臺灣彰化地方法院九十年度簡上字第一九二號

台灣彰化地方法院民事判決　九十年度簡上字第一九二號

上訴人

生耀興業股份有限公司

法定代理人

乙○○

上訴人

丙○○

訴訟代理人

王俊凱律師

被上訴人

德保有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

丁○○

右當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於中華民國九十年八月九日本院彰化簡易庭

第一審判決（八十六年度彰簡字第二一九號）提起上訴，本院於九十三年六月九日辯

論終結，判決如左：

主文

事實及理由

一、本件被上訴人於起訴及本審主張：

㈠被上訴人所創之「隔熱浪板結構改良」產品新穎實用，業經中央標準局（經濟部智慧財產局《簡稱智財局》之前身）核准取得新型專利在案（新型第一０六二七三號專利），按專利法第一百零三條第一項規定：新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，故新型專利權人除可排除他人未經同意之製造、販賣外，並可排除使用者使用侵害其專利物品之權。上訴人生耀興業股份有限公司（簡稱生耀公司）於坐落彰化縣伸港鄉○○段一０三六地號，門牌號碼彰化縣伸港鄉曾家村三─一號，如原判決附圖一所示面積一四一六平方公尺之建物屋頂上所使用之隔熱浪板，及上訴人丙○○於坐落彰化市○○○段番社口小段三、三─一、二五０地號，門牌號碼彰化市○○路○段二五三號，如原審判決附圖三所示面積０．二六一五公頃之建物屋頂上所使用之隔熱浪板，均為仿冒被上訴人公司專利權之產品，故上訴人所使用之隔熱浪板已侵害被上訴人前開新型專利權，迭經催告，渠等均仍繼續使用，依前揭專利法之規定，被上訴人得排除其使用請求拆除之。

㈡上訴人已自承生耀公司建物屋頂上所使用之隔熱浪板，為訴外人喬利鋼鐵工業股份有限公司（簡稱喬利公司）所承做的，上訴人丙○○部分則為訴外人吉誠工業有限公司（簡稱吉誠公司）所承做的，上開二家公司所生產之隔熱浪板產品均曾經被上訴人送請高雄市發明人協會及中國機械工程學會進行鑑定，鑑定結果均與被上訴人之新型第一０六二七三號申請專利之構造、特徵範圍完全相同，故訴外人喬利公司及吉誠公司所生產之隔熱浪板確已涉及仿冒侵權之事實，故上訴人等使用之隔熱浪板產品，亦屬侵害被上訴人所有專利權之產品，系爭專利權雖曾經遭人舉發成立，惟經提起行政訴訟後，業經行政法院撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分，故被上訴人之專利權並未遭撤銷仍有效存在。

㈢被上訴人之新型第一０六二七三號專利權範圍，雖經修正後申請更正，惟係依專利法第六七條第三款在專利範圍實質不變情形下，就有不明瞭之記載加註之更正案，並非如上訴人所言縮小專利權範圍，雖行政法院之判決所依據之高雄市發明人協會及中國機械工程學會鑑定報告書，係依更正前之專利權予以鑑定，但台灣南投地方法院保全證據事件，向製造廠商喬利公司所取得保全證據製成品，經被上訴人於九十年二月二十四日再送請國立中興大學鑑定結果，亦證明屬侵害被上訴人專利權之產品，此乃依八十九年五月一日更正後之專利權進行鑑定，更能證明本案專利權在更正案前後係實質不變，被上訴人第一０六二七三號專利權雖受有舉發案，惟至今均未有舉發成立案之存在，證明專利權乃完整持續擁有無疑。再上訴人稱被上訴人之系爭專利與生亞公司或某專利範圍相同，但此乃經濟部智慧財產局專利核准之專責權，既經核准專利即證明與其他專利不同，有實用性、進步性、新穎性，況生亞公司申請之專利案於本專利公告時即依法提出異議且不成立，另訴外人曾妙年之產品雖經送金屬中心鑑定並無侵害被上訴人之專利權，惟不同工廠所生產之產品，自不可同一而論，且上訴人亦無法舉證渠所使用之產品與曾妙年之產品係完全相同。

㈣被上訴人分別持有新型第四二一八二號及新型第五六三八三號專利權隔熱浪板產品，深受市場廣用，八十三年間就共同產銷合作理念，與浪板業者簽定產銷合作契約，共同設立登記統穎鋼品股份有限公司（簡稱統穎公司），推由謝見情為負責人，並將專利權售予統領公司得製造該專利產品，吉誠公司亦為股東之一，與被上訴人簽立合作契約，並獲有專利之授權及技術轉移等相關事宜，詎股東見有利可圖，竟私下暗中進行買賣，從中獲利，嚴重影響公司及股東權益，導致八十三年十月間統穎公司宣告解散，吉誠公司非但不守誠信，又惡性舉發，足證所製造之隔熱浪板應已侵害被上訴人之專利權，上訴人丙○○所使用之隔熱浪板，既係由訴外人吉誠公司所承製，則上訴人丙○○亦有侵害被上訴人之專利權無訛。另上訴人生耀公司所使用之隔熱浪板係由訴外人喬利公司所承製，該喬利公司於八十四年間派實際負責人黃明利經理加入「中合豐鋼品股份有限公司」（簡稱中合豐公司）成立產銷合作公司並為股東，約定被上訴人擁有的專利權產品授權給喬利公司生產，因喬利公司不履行合約，且中合豐公司因未申請營利事業登記證而未營業，致未達成合作之前即宣告解散，然其嗣後仍大量生產隔熱浪板販售圖利，被上訴人即逕向台灣南投法院聲請保全證據裁定准予在案，並於九十年二月二十四日將保全證據之隔熱浪板實物相片送請國立中興大學作專利侵權鑑定，鑑定結果亦係有侵權之情形無訛，是上訴人生耀公司所使用之隔熱浪板自亦有侵害被上訴人之專利權，應可認定。

㈤被上訴人所有之第00000000號「隔熱浪板結構改良」專利案（新型第一０六二七三號專利權）之申請專利範圍，為一種隔熱浪板結構改良，係將第00000000號「防滲隔熱浪板之結構」（新型第五六三八三號專利權）加以改良成形。系爭專利案之申請專利範圍於更正前之主要特徵為：鋼板設有多處高起緣之左右兩側導引槽及搭接方便之預留置留空間及搭接部，可使本創作之搭接為一體，可防止水分滲透而由導引槽排出，達到一種可節省施工期間及減少材料浪費及防止水分滲透產生滴水之功效。專利權申請範圍之主要特徵於更正後增加：「而該搭接部之兩側頂　緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」等文字，中國機械工程學會之鑑定報告書係以更正前之系爭專利案之申請專利作為鑑定依據。被上訴人更正專利案之申請專利範圍，係原說明書及圖示有「申請專利範圍過廣及不明瞭之記載」之情事，故增加文字限縮，依專利法第一０五條準用第六七條之規定，在未變更實質之前提下，於八十六年五月二十日向中央標準局（現改為智慧財產局）申請更正專利案說明書、申請專利範圍及圖示，嗣該局審查，於八十七年十月八日以（八七）台專（陸）０五０一字第一三四０一五號函為該申請更正案應予不准之處分。本件被上訴人不服，訴經經濟部以八十八年五月三日經（八八）訴字第八八六三二０九二號訴願決定書，將原處分撤銷，責由原處分機關另為適法之處分。案經智慧財產局重為審查，仍認該案更正之說明書、申請專利範圍及圖示已變更實質內容，於八十九年九月十五日以（八八）智專（三）０六一二字第一三三二０五號函為應不准更正之處分。上訴人不服再提訴願，經濟部復以八十九年一月四日經（八九）訴字第八九０八五０四二號訴願決定書，將原處分撤銷，由於原處分機關另為適法之處分。嗣智慧財產局遂依該訴願決定書意旨，重為審定，於八十九年三月三十一日以（八九）智專二（三）０六０一一字第０八九二一００００六七號函，通知本件被上訴人准予更正，更正事項將依法公告，準此，被上訴人更正系爭專利案之申請專利範圍，顯非上訴人所稱因被舉發撤銷。上訴人所爭執之中國機械工程學會鑑定報告係以更正前之申請專利範圍所為，惟上訴人等所使用之隔熱浪板與原告更正後之申請專利範圍相同，仍構成侵害，其搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，與上揭原告更正後之申請專利範圍：搭接部之兩側頂緣分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接部之扣接結構之特徵相同。故上訴人等所使用之隔熱浪板仍構成對被上訴人系爭專利權之侵害，此事實不因中國機械工程學會之鑑定報告係針對更正前之申請專利範圍所為而受影響等情，爰依專利法之規定求為命上訴人分別拆除上開所使用隔熱浪板之判決。原審為被上訴人勝訴判決，並依聲請為供擔保之假執行宣告，被上訴人於本院為駁回上訴之聲明。

二、上訴人則以：

㈠被上訴人據以提出本件訴訟主張之新型第一０六二七三號「隔熱浪板結構改良」專利權，業已於八十九年三月三十一日以（八九）智專二字（三）０六０一一字第０八九二一００００六七號申請准予更正縮小其專利權範圍，並經同年五月一日公告在案，是本件原審判決所採中國機械工程學會之鑑定報告係以專利申請更正前較大申請專利範圍作為判決基礎，並非以更正後縮小之專利權範圍作為判決、鑑定基礎，是既未就上訴人之產品與更正後之申請範圍予以鑑定果否侵害專利權，原審判決與法未合，自有違誤。按供鑑定樣品與專利案之專利申請範圍之技術範圍進行異同時，倘供鑑定樣品缺少（專利案）一個或一個以上必要技術構成，則供鑑定樣品與申請專利範圍即不相同；換言之，有上開情形即不構成專利侵害。本件上訴人所有之新型第一０六二七三號「隔熱浪板結構改良」專利權，前因遭訴外人李幸修、林薇芬、王游芳及謝文松等人在八十五年五月十三日對其新型專利權予以舉發，並由經濟部中央標準局於八十六年四月廿二日認為舉發成立，足證被上訴人之專利權未具有功效上之增進，應撤銷其專利權，至為灼然。另有訴外人奇遠實業有限公司於八十五年十一月廿八日對德保公司之系爭專利權提出舉發，亦經智慧財產局於八十八年四月十七日審定舉發成立，應撤銷其專利權」，上開舉發成立，截至目前為止，此舉發成立之審定，並未經訴願撤銷，被上訴人眼見系爭專利權遭李幸修等人舉發成立，乃立刻於八十六年五月十五日申請更正其權利範圍，嗣智財局礙於被上訴人訴願成功，乃於八十九年三月卅一日准予更正被上訴人縮小其專利權範圍，並即認為訴外人李幸修等人及陳嘉欽之舉發不成立，惟對於舉發四（No.4）奇遠公司之舉發成立之審查，迄今未予處理審定，是被上訴人之專利權業經舉發成立，其專利權是否存在更值斟酌。何況舉發五（No.5）訴外人曾妙年舉發被上訴人之專利權，足證被上訴人之專利權是否存在，更有疑義。依行政法院七十三年判字第二七四號判例「專利保護對象以申請專利說明書之請求專利部分所聲請之範圍為限」，原審逕依被上訴人更正前所申請之專利範圍為基準而為判決，卻未依照更正後之專利權範圍予以再行鑑定，亦即原審未再委託其他鑑定機關就更正後之專利範圍與待鑑定物比對，自有違誤，所採認證據與認定事實不相適合之違法。系爭專利權既經更正，且原審判決所依據之中國機械工程協會之鑑定報告所描述之申請專利範圍，並非依據更正後之申請專利範圍予以鑑定，且其鑑定報告時間乃八十六年一月十五日，是該報告毫無參考之必要。

㈡被上訴人於專利公報上刊載專利權之主要特徵：「鋼板設有多處高起緣之『左右兩側導引槽』及搭接方便之預留空間及搭接部，而『該搭接部之二個頂緣則分別設有圓形凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構』，可使本創作之搭接為一體。」惟上訴人二人之浪板成品，僅顯示高緣起之「一側」有摺孔（即所謂導水槽），而另一側則無明顯之摺孔（只形成重合狀），與被上訴人之專利權所強調之「兩側導引槽」不符，是被上訴人之產品與上訴人二人之產品不同。換言之，兩者之產品依專利法上「全要件」之理論，並不相同。又被上訴人固提出「中國機械工程學會」之鑑定報告指稱：「主張被告產品浪板疊接部分延伸至高起緣之底部，二者相互搭接後可形成二密閉之導引槽…。」，該鑑定意見乃是參照被上訴人於八十九年五月一日更正前之專利權範圍所出具之鑑定意見，並非針對八十九年五月一日公告更正後之專利權範圍加以鑑定，是該鑑定意見實質上形同是「未經鑑定」之結果；再者，揆諸該鑑定意見似以「全要件」認為兩者產品相同，惟如前述，被上訴人之專利權產品為「兩側」導引槽，上訴人之產品則僅有一側導引槽，兩者產品明顯不同，是「全要件」截然不同。退步言之，縱依所謂「均等論」理論觀察點觀察，認為兩者產品構造特徵相同時，亦未見該報告分析產品如何相同，抑且未分析「禁反言原則」於本案是否適用，是該鑑定意見書毫無參考價值；更何況，該鑑定意見書乃被上訴人自行委託鑑定之機構，其立場自有偏頗之虞，當不足採。是兩者產品既不相同，亦無侵害被上訴人之專利權。上訴人丙○○部分為訴外人吉誠公司所作，惟吉誠公司之隔熱浪板早已於八十一年七月一日取得新型第一八六八三九號專利，取得專利權之時間遠較被上訴人早，且吉誠公司早已於西元一九九二年二月十日第二期建材與設備刊載銷售，是吉誠公司售予上訴人之產品為具有專利權之產品，足證上訴人並未侵害被上訴人之專利權。

㈢再退步言之，縱認依「均等論」觀點觀察，認為上訴人二人之產品特徵與被上訴人產品相同時，此時應依「禁反言原則」審查，其結果無異禁止被上訴人援引所謂「均等論」觀察，而應依「禁反言原則」優先之理論，故本案已無均等理論之適用，充其量僅能依「全要件」理論，判斷兩者產品是否相同，故兩者產品既不相同，並無侵害專利權之可言。被上訴人八十二年六月二十九日提出專利申請案時曾陳稱：「本創作乃係指一種將00000000號『防滲隔熱浪板之結構』加以改良，而00000000號係於浪板一側高起緣內側設一導水凹槽，使水由此導水槽流走，不會滲入內層....。」，是證當產品烤漆浪板僅設有一側導水凹槽時，此部份乃自訴人於申請專利權時，明示表示放棄之權利，於本件訴訟並不得再依「均等論」之理論，主張「二側」與兩側之產品特徵之相同，此即禁反言原則之涵義所在，是本件上訴人產品如前所述，乃於浪板高起緣僅有一個導引槽，另一側是重合狀並無導水凹槽存在，此時，被上訴人不得再依「均等論」主張兩者產品特徵相同，反而應依「禁反言原則」，不得再主張上訴人之產品有何侵害被上訴人之專利權。且被上訴人之專利權範圍為兩側導水凹槽及預留搭接之二側設有圓弧凹槽形成扣接結構，此專利技術早已揭露於被上訴人之00000000號之專利權及八十二年九月十一日之第00000000號專利權及生亞公司之專利權。蓋所謂兩側導水凹槽與被上訴人之00000000號之專利權及八十二年九月十一日公告之00000000號「專利權」均設有左右兩側導引槽，範圍相同，因於是案專利已揭示「每一高起緣頂端兩側接具有導水凹槽」。其次，所謂二側設有圓弧凹槽形成扣接結構亦與生亞公司第00000000號「金屬浪板之新穎結構」相同，蓋該項專利案之接合座，足以使兩鋼板搭接成一體，形成防滲槽，防止水分滲入，足見被上訴人之專利權未見新穎性，更無進步性，應撤銷其專利權。又訴外人曾妙年遭被上訴人以系爭專利權提出自訴，亦經本院刑事庭委由財團法人金屬中心鑑定無侵害被上訴人之專利權，且訴外人曾妙年之機器與喬利公司使用之機器皆由陳嘉欽所製造，此事被上訴人知之甚稔，衡諸論理法則，兩者產品結果相同，自無侵害其專利權。再退萬步言之，最高法院八十四年台上第二０八六號判決指出，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第八八條第一項定有明文。此項規定依同法第一０五條規定亦準用於新型專利。惟被上訴人所主張其有新型專利權之防滲漏隔熱浪板既已使用於上訴人所有鐵架房屋而為房屋之構成部分，該浪板如經拆除已不得再為使用而成為廢物，於上訴人有損而於被上訴人無益，自與損害賠償應以填補債權人所受損害及所失利益之立法意旨有違，其是否為排除侵害之適當方法，非無研榷之餘地。被上訴人請求上訴人拆除，其依據何在？與行使債權之誠信原則則是否無違？即值推求。

㈣第三人無論是喬利公司或吉誠公司，皆未曾交付任何浪板予被上訴人，亦無任何證據足資佐證被上訴人提供予中國機械工程學會進行鑑定之照片中所示浪板為第三人喬利公司或吉誠公司所生產，更何況照片中之浪板與上訴人所有房屋屋頂使用之浪板是否為完全相同，被上訴人更未舉證以實其說，據原審疏未釐清亦未注意被上訴人之專利權範圍已於八十九年五月一日更正，遽援用該會依據被上訴人更正前之專利範圍所作之鑑定報告而為不利於上訴人之判決，其判決顯屬違背法令。被上訴人亦自認系爭專利權於八十六年五月二十日始向智慧財產局申請更正，經智慧財產局二次不准更正，認為屬於實質變更，經被上訴人一再訴願，智慧財產局方於八十九年五月一日准予更正，並增加「搭接部之兩側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構」，則上訴人之屋頂浪板有無具備圓弧凹槽？有無於搭接處形成扣接結構？有無如被上訴人之專利權圖示形成二側排水孔，皆未揭露於中國機械工程學會之報告，更何況上開報告所引之照片及物件根本不是喬利公司與吉誠公司之產品，該機構與中興大學、中山大學皆曾私下受被上訴人之委託，其公正性自有疑問，並無證據力可言，且本案之屋頂浪板係於八十四年間興建使用，惟被上訴人於八十九年五月一日始取得更正後之專利權，另系爭專利權於八十五年五月十三日由訴外人李幸修向中央標準局提出舉發，於八十六年四月二十二日舉發成立而撤銷至八十八年五月二十日即行政法院判決之時，於經濟部智慧財產局在八十九年五月一日核准被上訴人更正專利範圍審查並認舉發不成立前，被上訴人本件專利是否已有新穎性及進步性，實仍處於不確定之狀態，則被上訴人之屋頂於此段期間上訴人專利權既處於不確定狀態時興建，上訴人顯無故意、過失之行為侵害被上訴人之專利權。

㈤末查，被上訴人復提出中興大學之鑑定報告，並提出保全證據之照片為證，欲證明上訴人之屋頂浪板有侵害專利權之情，惟如前所述上開照片均非上訴人之屋頂浪板，自不得作為上訴人有無侵害上訴人專利權之依據，且中興大學用以鑑定之照片乃八十九年十二月間始取得，與上訴人興建之屋頂浪板相距六年以上，喬利公司亦可能因市場需要而改良不同，是被上訴人對喬利公司所保全之證物，與本件上訴人之屋頂浪板之特徵是否相同，既未經證實即不得單憑中興大學之報告即認上訴人有何侵權行為，再上訴人之產品根本未有於搭接後之二側導水槽，更無所謂「扣接結構」，中興大學之報告並未派員實際至現場鑑定，且鑑定所憑之照片根本未有搭接部分，是上開報告自不足取，是上訴人之屋頂浪板根本與被上訴人之專利權產品不同，因上訴人之屋頂浪板乃浪板高起緣僅有一側導引槽，另一側重合狀並無導水凹槽，且無扣接結構，原審判決未慮及此實有違誤等語，資為抗辯，而聲明廢棄原判決（除確定部分外），駁回被上訴人第一審之訴及假執行之聲請。

三、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第二百七十七條定有明文。經查，被上訴人主張訴外人林宗慶所創作之「隔熱浪板結構改良」產品，向智財局之前身經濟部中央標準局申請新型專利，經編為第00000000號審查，於公告期滿後中央標準局核准發給新型第一０六二七三號專利證書，由被上訴人取得該新型專利權，專利權期間自八十三年九月一日起至九十四年六月二十八日止，而八十三、八十四年間上訴人生耀公司曾向訴外人喬利公司購買隔熱浪板產品，並安裝於生耀公司坐落彰化縣伸港鄉○○段一０三六地號，門牌號碼彰化縣伸港鄉曾家村三─一號建物屋頂上，如原審判決附圖一所示面積一四一六平方公尺之位置，另上訴人丙○○亦向訴外人吉誠公司購買隔熱浪板產品，安裝於上訴人丙○○坐落於彰化市○○○段番社口小段三、三─一、二五０地號，門牌號碼彰化市○○路○段二五三號建物屋頂上，如附圖三所示面積０．二六一五公頃之位置等情，此有被上訴人提出之專利證書及專利公報為證，並經原審會同和美及彰化地政派員至現場測量勘驗屬實，製有勘驗筆錄及和美地政事務所八十五年十二月六日複丈成果圖、彰化地政事務所八十六年三月十二日複丈成果圖附卷足憑，亦為上訴人等所不爭執，被上訴人此部份之主張堪信為真實。

四、又查，被上訴人之系爭第一０六二七三號專利權曾經訴外人李幸修、謝文松等人（共十四人）以不符合新型專利要件向智財局提出舉發案共十二件，其中舉發一案（舉發人李幸修、謝文松）該局舉發不成立之審定經台北高等行政法院判決維持原處分，舉發二（舉發人陳嘉欽）、舉發三（舉發人乙維工業股份有限公司）、舉發七（舉發人蕭景豐）、舉發八（舉發人張聖域）等案該局舉發不成立之審定，因當事人未提訴願而告確定，舉發四案（舉發人奇遠實業有限公司《簡稱奇遠公司》）該局舉發不成立之審定經台北高等行政法院判決維持原處分，舉發五案（舉發人曾妙年、魏春榮）該局審定舉發不成立，業經經濟部訴願決定維持，因當事人未提起行政訴訟而告確定，舉發六案（舉發人蘇滄培）該局審定舉發不成立，業經經濟部訴願決定維持，惟當事人已提起行政訴訟，舉發九（舉發人陳南毓）、舉發十一案（舉發人許加慶）該局審定舉發不成立，惟當事人得提起訴願，舉發十案（舉發人蕭景豐）准予撤回舉發申請，舉發十二案（舉發人郭全河）該局刻正進行審查中等情，此有經濟部智慧財產局九十一年九月三十一日（九一）智專一㈠14006字第０九一一一０一九０二九號函及九十二年六月二十三日（九二）智專三㈢05025字第０九二二０六一二九五０號函暨台北高等行政法院九十年度訴字第二八五四號（原告即舉發人李幸修、謝文松）、九十一年度訴字第三七五六號判決（原告即舉發人奇遠公司）在卷可稽。依上開台北高等行政法院九十一年度訴字第三七五六號判決書理由欄第三項第一款之說明，系爭第一０六二七三號專利權被上訴人曾於八十六年五月十五日提出申請更正說明書及圖式，請求修正系爭案之申請專利範圍（八十七年二月二十五日復依智財局指示在修正部分劃線而重新提出），智財局固以八十七年十月八日（八七）台專（陸）０五０五一字第一三四０一五號函復不准更正，並就奇遠公司之舉發案公告內容審查，而以八十八年四月十七日（八八）智專判五０二０字第一一０五二０號專利舉發審定書為舉發成立之處分，但智財局前揭不准更正之處分，業經被上訴人另案訴由經濟部以八十八年五月三日經（八八）訴字第八八六三二０九二號訴願決定書撤銷在案，雖該更正案復經智財局重為審理結果，以八十八年九月十五日（八八）智專（三）０六０一二字第一三三二０五號函認為本案更正之內容，其中在於搭接部 (12)再標示211之圓弧凹槽，而原說明書之圖式並無圓弧凹槽之相同形狀，因所謂「圓弧凹槽」在圖中應無折痕之線，但圖式中已有折線，並非圓弧凹槽，仍為不准更正之處分；然查經濟部前揭訴願決定書已明白指出本案更正之圖式內容，僅在於搭接部 (21)再標示圓弧凹槽 (211)，因於原說明書之圖式（圖２）已有圓弧凹槽 (211)相同之形狀，故就構造而言，本案更正之圖式並無變更實質。且原說明書之圖式（圖２）已有圓弧凹槽相同之形狀，只是未於原專利說明書及申請專利範圍說明圓弧凹槽之形狀及作用，則在更正之專利說明書及申請專利範圍，將圓弧凹槽之形狀及作用再描述清楚，應不屬實質變更。經濟部乃以「該修正之圖式內容究有無變更實質，因事涉本件舉發案審查之標的，為審查之前提，本件應有由被告就前同修正案之結果究明後再為處理」為由，於八十八年十一月十日以經（八八）訴字第八八六三四九四二號訴願決定書，將前揭舉發成立之處分撤銷，由智財局重為審查後另為適法之處分（按智財局第二次所為不准更正之處分，復經經濟部以八十九年一月四日經（八九）訴字第八九○八五○四二號訴願決定書撤銷在案）。智財局乃於八十九年三月三十一日函覆參加人（即被上訴人）核准其更正系爭案之說明書、圖示及申請專利範圍，並於八十九年五月一日公告，即依更正本審查（見原處分二卷九四至一○一頁），於九十一年五月二十七日以（九一）智專０六００一字第０九一八九００一三一一號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。舉發人奇遠公司提起訴願時，對於智財局核准德保公司（即被上訴人）更正系爭案之說明書、圖示及申請專利範圍乙節，並未加以爭執，僅爭執諸引證案之證據力，及主張系爭案修正前後之申請專利範圍特徵，皆與諸引證案具有相同之特徵與構造云云（見訴願卷六至十三頁），提起本件行政訴訟時，其起訴意旨亦然，則奇遠公司在台北高等行政法院審理中始於九十三年一月九日具狀及於最後行言詞辯論時以言詞爭執：「被告（即智財局）在八十九年五月一日准參加人（即德保公司）修正，這部分涉及變更實質」云云，既未經訴願程序，揆諸前開說明，即不能以之作為行政訴訟之標的，自非該院所應斟酌，並以該案原告即舉發人奇遠公司無法證明德保公司之系爭專利權不具新穎性及進步性為由，認舉發人請求撤銷訴願決定及原處分，求命智財局為舉發成立之處分為無理由，而駁回其訴等語可知，被上訴人所擁有之系爭第一０六二七三號新型專利權，雖於遭他人舉發後曾於八十六年間提出更正專利權範圍之申請，惟其所為之修正業經經濟部以不屬於實質變更為由而准予更正在案，則更正前後之專利權應仍屬同一，且其是否具備新型專利之申請要件，此為行政機關及行政法院之審定權限，在被上訴人之系爭專利權未經舉發成立撤銷確定以前，於該專利權有效期間內與更正前後專利權範圍相同之產品，恐均涉有違反專利法規定之情事存在，洵堪認定。

五、另查，被上訴人主張其曾於八十五年間將吉誠公司及喬利公司所生產之隔熱浪板產品，與其所有第一０六二七三號新型專利送請高雄市發明人協會鑑定，鑑定結果為該二家公司之產品與被上訴人所申請之上開新型專利權申請專利之範圍完全相同，此有被上訴人於原審所提出該協會八十五年五月八日（）高發協（進）字第０一九號函暨發明創作技術鑑定專用稿紙、同年六月十八日（）高發協（進）字第０二三號函暨發明創作技術鑑定專用稿紙附卷可考，另被上訴人於八十六年間復將吉誠公司及喬利公司所生產之防滲隔熱浪板實物照片，送中國機械工程學會鑑定，鑑定結果為該二家公司產品已牽涉到仿冒被上訴人之第一０六二七三號專利權之事實等情，亦有被上訴人於原審所提出該學會八十五年十一月十一日及八十六年一月十五日專利侵害鑑定報告在卷足稽，又被上訴人於八十九年曾向台灣南投地方法院聲請對喬利公司保全證據，經該院准予對喬利公司製作「壁紙包含發泡材料於浪板製造機結構」所製造之機械設備暨各部零組件及以該機械設備所製造之現場成品等予以拍照記明筆錄存證，被上訴人則自行將上開現場製成品之照片送國立中興大學與系爭第一０六二七三號專利鑑定，鑑定結果為喬利公司現場製成品與第一０六二七三號隔熱浪板結構改良之專利範圍幾乎相同，有侵害專利權行為等情，復有台灣南投地方法院八十九年度全字第七號聲請保全證據民事裁定及國立中興大學九十年二月二十四日機鑑（）字第０二六號鑑定報告書附卷可憑，惟上訴人固對於生耀公司使用之前述隔熱浪板係向喬利公司所購買，及丙○○使用之前述隔熱浪板係向吉誠公司所購買一節不予爭執，惟否認被上訴人上開各次自行送請鑑定之產品即係吉誠公司及喬利公司所生產，且上訴人等所使用之產品與被上訴人所送請鑑定之吉誠、喬利公司之產品係屬相同等語。

六、經查，依被上訴人所述其於八十二、八十三年間與部分浪板業者合作共同設立登記統穎公司，被上訴人並授權統穎公司得生產其系爭專利權產品，吉誠公司亦加入統穎公司為股東之一，但約定其所生產之系爭專利權產品需由統穎公司負責對外銷售，嗣統穎公司因不履約於八十三年十月間宣告解散，另八十四、八十五年間訴外人喬利公司委派黃明利經理加入成為「中合豐鋼股份有限公司」之股東，與被上訴人公司成立產銷合作關係，約定被上訴人擁有之專利權產品授權給喬利公司生產，需由中合豐公司負責銷售，但喬利公司不履約自行製造產品，且中合豐公司雖有設立登記但未申請營利事業登記證而未營業，後雙方同意解除原合作契約，中合豐公司即宣告解散，被上訴人所自行送請上開高雄市發明人協會等鑑定之吉誠公司及喬利公司所製造之隔熱浪板產品，均係在被上訴人公司與吉誠、喬利公司商談合作事宜尚未解約以前，其向該二家公司所拿取之樣品，目的係為瞭解參與合作之公司所生產之產品，是否符合統穎公司或中合豐公司之要求，以統一產品之品質等語，並有被上訴人所提出統穎公司與德保公司簽訂之合作契約書及中合豐公司、統穎公司設立登記事項卡暨董事、監察人名單、股東名簿等為證，基此被上訴人向吉誠及喬利公司所拿取渠等所製造，爾後被上訴人用以送請鑑定之隔熱浪板產品，既係該二家公司為與被上訴人公司合作而製作符合該公司所要求之品質之產品，則必定與被上訴人系爭專利權之產品完全相同，自不待言，惟於合作關係宣告終止以後，吉誠及喬利公司是否仍然繼續製造原告系爭專利權範圍之產品，則未據被上訴人提出任何具體事證以明之，且證人吉誠公司法定代理人謝文松亦到庭證稱：其與德保公司（即被上訴人）自八十一、八十二年起即有訴訟糾紛，吉誠公司及其個人與統穎公司或德保公司並無任何合作生產專利權產品之合約關係；吉誠公司除生產第五六三八三追加一號專利權（此專利權已遭撤銷）產品外，偶爾因趕訂單會向他公司調貨（關於浪板之產品），該公司應無生產第五六三八三號專利權產品（依被上訴人所述系爭第一０六二七三號專利產品係改良自第五六三八三號專利，兩者係屬獨立不同之專利權），其不確定被上訴人生耀公司或丙○○所使用之浪板產品是否為吉誠公司所生產，因吉誠公司為製造廠，不會直接售予消費者，中間尚透過中盤商及零售商銷售，吉誠公司並沒有申請過專利權，惟其姪子謝榮裕曾經申請過浪板新型專利權，但後遭異議成立而未取得；其從未提供任何吉誠公司之浪板產品予德保公司，德保公司於八十四年間曾會同警方至其公司搜索，但該次搜索之標的係製造浪板機器並非隔熱浪板，也未取走任何浪板產品；所有參與統穎公司合作事宜者均係各公司之法定代理人以個人名義參加，當時其不願參與，係因德保公司之專利權快被異議成立而不存在，且其與該公司又有訴訟糾紛，故其並未授權其兄謝文昌代表吉誠公司參與上開合作事宜，亦未同意謝文昌以吉誠公司名義參與，其完全不知道被上訴人法代曾至吉誠公司拿取任何其公司之產品，如被上訴人稱係其大哥謝昭男（已死亡）將吉誠公司產品交予伊，請被上訴人舉證，被上訴人自稱私下向他人拿取產品再自行送請鑑定，該鑑定既非經由法院所囑託，則鑑定結果自無證明力等語在卷，核以被上訴人復自承其所送請鑑定之吉誠公司產品，係其至吉誠公司由謝文松之大哥謝昭男所交付，而統穎公司與德保公司所訂契約係由證人之兄謝文昌代表吉誠公司參加合作事宜，謝文昌還擔任統穎公司監察人等語，顯然證人謝文松所稱吉誠公司未曾由其合法代表參與統穎公司之合作事宜，及交付該公司所生產之隔熱浪板產品予被上訴人等情，非無可採，因此被上訴人自行送請鑑定之待鑑產品是否確屬吉誠及喬利公司所生產，已有可議，亦為上訴人所否認，再參以喬利公司於八十年十月十四日經核准設立，其所營事業範圍即包含不銹鋼浪板、烤漆浪板及各種隔熱材料買賣在內，另吉誠公司於七十七年五月五日經核准設立，其所營事業範圍亦有防熱ＰＵ浪板、防火板、隔音耐熱板之製造買賣等項目，此有吉誠、喬利公司之公司基本資料查詢附卷足考，及吉誠公司亦曾取得隔熱浪板之專利權（專利公告：186839），雖嗣後因遭舉發成立而撤銷不存在，此為兩造所不爭執，因此衡上各情被上訴人主張吉誠及喬利公司僅製造生產其擁有之第一０六二七三號專利權產品一節，尚無可採，縱使嗣後於九十年間喬利公司經台灣南投地方法院裁定准予保全證據遭扣得之產品，被上訴人自行以實物照片委託國立中興大學鑑定結果與系爭專利權範圍相同，亦難認定八十四、八十五年間吉誠及喬利公司分別售予上訴人生耀公司及丙○○之隔熱浪板，即與被上訴人自行送請高雄市發明人協會、中國機械工程學會及國立中興大學鑑定時，所提出之吉誠及喬利公司之待鑑產品係屬同一，因此僅憑被上訴人所提出之三份上開鑑定報告結果，逕謂上訴人所使用於屋頂上如原審判決附圖一、附圖三所示之隔熱浪板，必與鑑定報告中所指侵害被上訴人系爭專利權之產品為相同，而認上訴人之使用行為有侵害被上訴人系爭專利權之情事，殊嫌率斷，是上訴人辯稱被上訴人主張渠等所使用之隔熱浪板已侵害其第一０六二七三號之專利權，實未盡其舉證之責尚非無據。

七、綜上所陳，被上訴人主張上訴人未經其同意使用仿冒其系爭第一０六二七三號專利權之隔熱浪板產品，已侵害被上訴人之專利權，洵無足採。從而，被上訴人請求上訴人生耀公司應將坐落彰化縣伸港鄉○○段一０三六地號，門牌號碼彰化縣伸港鄉曾家村三─一號建物屋頂上，如原審判決附圖一所示面積一四一六平方公尺之隔熱浪板拆除，及上訴人丙○○應將坐落彰化市○○○段番社口小段三、三─一、二五０地號，門牌號碼彰化市○○路○段二五三號建物屋頂上，如原審判決附圖三所示面積０．二六一五公頃之隔熱浪板拆除，顯無理由，應予駁回，其就該部分為假執行之聲請，亦失所附麗，應併予駁回，則上訴人上訴意旨指摘原審判決（除確定部分外）不當求予廢棄改判，為有理由，爰依法將原判決此部份廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴及假執行之聲請。

八、結論：上訴人之上訴為有理由，依民事訴訟法第四百三十六條之一第三項、第四百五十條、第七十八條，判決如主文。

民事第二庭~B審判長法官 何志通~B法官　廖國佑~B法官　黃倩玲

~B法院書記官　林憲男