臺灣嘉義地方法院92年度重智字第3號

臺灣嘉義地方法院民事判決　　　　　　　 92年度重智字第3號

原告

德保有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

黃文力 律師

被告

欣興石棉工業股份有限公司

被告

兼法定代理 乙○○

被告

人及下一人

訴訟代理人

被告

丙○○

被告

巨益機械有限公司

被告

巷9

兼法定代理人

丁○○即黃明模

上列當事人間損害賠償事件，本院於民國95年8月14日言詞辯論終結，茲判決如下：

主文

事實及理由

一、民事訴訟法第170 條規定：「當事人喪失訴訟能力或法定代理人死亡或其代理權消滅者，訴訟程序在有法定代理人或取得訴訟能力之本人，承受其訴訟以前當然停止。」又同法第175 條規定：「第168 條至第172 條及前條所定之承受訴訟人，於得為承受時，應即為承受之聲明。他造當事人，亦得聲明承受訴訟。」本件被告巨益機械有限公司（下稱巨益公司）之原法定代理人為黃明模，嗣於訴訟程序進行中死亡，並變更為丁○○，被告巨益公司於95年6 月23日以書狀聲明承受訴訟，並無不合，自應准許之。

二、再按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；又被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第3 款、第2 項分別定有明文。又原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部。但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，亦為同法第262 條第1 項所明定。本件原告於刑事訴訟程序附帶提起民事訴訟，依侵權行為之法律關係提起本訴，並聲明 (一)被 告黃明模、丁○○、丙○○及乙○○等4人應連帶給付原告新臺幣（下同）166,452,000 元； (二)被告應將置於嘉義縣水上鄉柳林村50之3 號侵害原告所有新型第105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之機器及製成品拆除並銷燬，嗣後不得再裝設使用。併陳明願供擔保請准宣告得假執行。嗣經本院刑事庭裁定移送本院民事庭審理後，追加欣興石棉工股股份有公司（下稱欣興公司）及巨益公司為共同被告，暨追加民法第179條不當得利之法律關係，並減縮請求為1,664,520元，及撤回上開聲明之第 (二)項部分。被告對前揭訴之追加及聲明之減縮均無異議而為本案之言詞辯論，且原告撤回上開聲明第 (二)項亦已於本院93年4月29日準備程序中得被告同意，依上開法條規定均無不合，應准許之，併予陳明。

三、本件原告訴請被告損害賠償之法律依據為舊專利法第105條準用第88條、89條（按專利法修法後應為第108條準用第84條、85條）、民法第184條、第185條、公司法第23條、民法第179條。而於93年度簡上字第17號案件，原告所主張者，係依專利法第108條準用第84條前段之損害賠償請求，與同條中段之「請求排除其侵害」，2案件為不同之訴訟標的。又93年度簡上字第17號案件之被告為欣興公司、乙○○、巨益公司及丁○○等4人；然本件之被告除上開4人外，尚有丙○○，是而當事人亦非同一，故本件與93年度簡上字第17號案件並非同一事件，先予敘明。

四、原告起訴主張：

(一)伊係新型第105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，依法專有該製造機結構之製造、販賣及使用之權。

(二)置於嘉義縣水上鄉柳子林50之3 號被告欣興公司工廠內之浪板製造機結構（下稱系爭機器）侵害伊前揭專利權，經伊於民國88年11月間聲請鈞院以88年度聲全字第1號保全證據，並將保全證據所拍攝之照片分別送請中國機械工程學會及國立臺灣大學慶齡工業研究中心鑑定，鑑定結論均認系爭機器與伊之新型專利第105185號『壁紙包含發泡材料浪板內層之浪板製造機結構』（專利申請案第00000 000 號）專利請求範圍內容實質相同」，是則系爭機器有侵害伊之專利權，應可認定。且按鑑定人應由法院選任，不得私請鑑定，詎鈞院91年度嘉簡字第444 號排除侵害等事件之承審法官，不採伊所囑託鑑定之鑑定報告，竟以被告私請之臺灣省機械技師公會之鑑定報告為依據，違反民事訴訟法第326 條、340 條之規定，實難令伊折服。

(三)依鈞院保全證據卷記載：「乙○○在場表示該機械設備與聲請人擁有專利權者不同，並未侵害聲請人之專利權，乙○○並表示該機械設備是向丁○○所承租，目前尚未收取任何租金，該機械設備是84年間運抵欣興公司，由欣興公司使用該機械設備，製造浪板．．．」然查，系爭機器長約10公尺，整體結構甚為龐大，應係運載至欣興公司後始組裝完成，至組裝於何處、如何組裝，均應聽從被告欣興公司之法定代理人許英鈺、乙○○之指示。另查被告丁○○為巨益公司之營業負責人，亦為系爭機器之組裝人。由於系爭機器之零件係由巨益公司生產製造，而實際利用該機器投入生產，並予販賣，欣興公司均有參與，且系爭機器之所有權誰屬，因被告說詞反覆，爰追加巨益公司及欣興公司二人為共同被告。且本件被告等均係共同侵害伊之專利權，應負連帶損害賠償責任。

(四)被告乙○○於訴訟上自認系爭機器仍有在生產，則伊所受之損害自屬不斷發生，是而伊之請求權時效亦應漸次開始進行，並未完全罹於時效消滅。為此，爰依侵權行為及不當得利之法律關係提起本訴。並聲明：被告應連帶給付原告新台幣1,664,520元，及自追加書狀繕本送達被告之翌日起至清償日止，按年息百分之5計算之利息。併陳明願供擔保請准宣告得假執行。

五、被告則以：原告雖為系爭機器之專利權人，而本件原告訴請伊賠償，亦是以有無侵害原告前揭專利權為前提要件，然於鈞院91年嘉簡字第444號判決已認定「系爭機器實質並無落入原告之上開105185號新型專利權之申請專利範圍內，系爭機器不構成對該專利權之侵害」。退步言，原告於88年間聲請保全系爭機器，然原告於92年始提起本件訴訟，其請求權亦已罹於時效消滅，原告之訴應為無理由等語，資為置辯。並聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回。併陳明如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。

六、原告主張其為新型第105185號專利「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」之專利權人，系爭機器置放於欣興公司營業處所內之事實，業據其提出中央標準局之新型第105185號專利證書為證，復為被告所不爭執，勘信為真實。本件被告是否侵害原告之專利權而應對原告負損害賠償責任，首應審究者厥為：系爭機器是否侵害原告之專利？原告主張被告侵害專利權，並提出台灣大學慶齡工業研究中心之鑑定報告為據，惟為被告否認侵害專利權，並提出台灣省機械技師公會之專利鑑定評估報告為證。

七、按92年2月6日修正公布前專利法第97條規定：「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良。」。次按「全要件原則係決定待鑑定物是否落入專利案專利範圍之相同字面限定範圍，需就專利案每一構成元件是否與待鑑定物對應元件數目、構成及目的、功效是否皆相同作認定，如果全部相同則待鑑定物適用全要件原則，此時再認定其是否有消極均等論之適用，亦即待鑑定物是否係以不同於系爭專利方法或技術手段所製成，如無消極均等論之適用，再認定其是否有禁反言之適用，如不適用則可認定其與專利案專利範圍相同；反之，如果待鑑定物未落入全要件原則，則進一步認定其是否有均等論適用之情事，此時係就專利案與待鑑定物對應元件表面上不相同之處，審究其構成、目的及功效是否實質相同，如果認定實質相同，還必須注意其是否有禁反言之適用，如不適用，則待鑑定物落入專利案專利均等範圍」，有經濟部智慧財產局90年度智專字第9023000190號函附於本院93年度簡上字第17號卷宗可參，亦即在符合全要件原則時，再進一步認定是否有消極均等論及禁反言原則之適用；而在不符合全要件原則時，則適用均等論，如不符合均等論，則待鑑定物與申請專利範圍不同，若符合時，再視有無適用禁反言原則。再按，均等論之運用原則為「ａ實質上為同一技術或方法，同一作用，且產生同一結果時，兩者為均等物（即置換可能性）；ｂ兩者中有等效置換性，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，兩者為均等物。（即置換容易性）」，又「缺少一個或一個以上必要技術構成」或「有一個或一個以上必要技術構成不相同」者，待鑑定物與申請專利範圍不相同。上述有經濟部中央標準局85年6月所編之「專利侵害鑑定基準」乙書第65、66、63、64四頁可佐。

八、經查本件專利係屬新型專利，而所謂新型係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，換言之，是針對物品之形狀、構造或裝置之創作。再者，壁紙包覆發泡材料之浪板產品於81年間即原告專利期間起始即83年9月21日之前即已存在，亦有被告所提81年10月份建材與設備雜誌第18頁附於本院93年度簡上字第17號卷內可稽，是本專利之關鍵技術在於創作浪板製造機之形狀、構造及裝置，以使該種機器更便於產業上所利用，而非僅在於依據本專利所製成之機器，其實際運轉後有產生摺邊及使輸送皮帶得以保持行進確切方向之功能或效用，亦即不可僅以物品是否有產生摺邊及使輸送皮帶得以保持行進確切方向之功能或效用，決定是否有均等論之適用，主要應是在於物品之形狀、構造及裝置方面是否使用不同之技術思想。

九、查依照慶齡中心之鑑定報告，原告專利之主要關鍵技術在於適當地產生壁紙之摺邊，並將壁紙予以導入上、下輸送皮帶之中，以及控制上、下輸送帶位置以配合浪板與壁紙之位置。其目的在使壁紙適當產生摺邊，以包覆發泡材料，及控制上、下輸送帶之運行，避免產生搖晃。而與上述之功效相關之技術與特徵如下：ａ藉裝置於支架上之成形槽之設置，以產生壁紙之摺邊。ｂ利用支輪將壁紙予以導入上、下輸送皮帶之中。ｃ以導槽架限制並導引上輸送帶二端之定位皮帶之進行方向，再配合於下輸送帶內端設置輸送帶導輪，可使浪板之輸送穩定。再參照原告申請專利之創作摘要說明，本專利之主要創作重點在於製造多層式隔熱浪板即依序為壁紙、發泡材料及浪板相結合之產品時，令壁紙與發泡劑結合之際，壁紙可自動包覆發泡劑於金屬浪板底端，發泡劑不外溢，並形成一平整側邊，且於輸送帶一端設置一卡合結構以卡合輸送皮帶，使製造過程更為穩定以獲得更好之品質。準此，足認本專利之主要技術在於浪板製造機結構之成形槽、支輪、導槽架及輸送帶導輪之形狀、構造或裝置之創作改良。茲將系爭機器與本件專利之異同，分述如左：

㈠根據慶齡中心之鑑定報告，系爭機器與本件專利之專利申請範圍有4項差異：

⒈系爭機器未見有壁紙導輪。

⒉本專利中之支輪係為可調整，而系爭機器之支輪皆為不可調整。

⒊系爭機器未見有固定架、導槽架，而是以導引滾輪裝置予以控制上輸送皮帶之定位皮帶之進行方向。

⒋系爭機器係以一橫跨連接左右支架之橫架，橫架下方設置一呈凹入之ㄥ形成形槽（即成形板）裝置，分設於兩側，壁紙經導引進入此一成形板裝置，產生摺邊，而非在二座板上以凹入設置具預設深度之成形槽。

㈡依據臺灣省機械技師公會93年2月11日之鑑定說明，系爭機器與本件專利相同之處為：

⒈於浪板製造機之輸送機架上端架體前端緣處向上凸起設置左、右支架。（構造相同）

⒉於架體上端視需要設置之數個壁紙架。（位置相同）

⒊於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪。

十、本件之爭點在於系爭機器是否落入原告專利之申請專利範圍，茲參酌慶齡中心鑑定報告、臺灣省機械技師公會之專利鑑定評估報告及鑑定人之鑑定說明，分析如下：

㈠查系爭機器與原告專利之申請專利範圍有前揭4點之差異，本件並不適用全要件原則，是重點在於有無適用均等論。

㈡本件專利之必要技術在於成形槽、壁紙導輪、支輪、導槽架及輸送帶導輪方面，已如前所述，爰分別探討與系爭機器是否有有置換可能性及置換容易性：

⒈成形槽部分：

⑴系爭機器之ㄥ形成形板與本專利之成形槽之差異為：ａ缺少本專利之4個對向座板。ｂ僅1組成形板，本專利則需有4個大小、形狀不同之成形槽。ｃ成形板固定於機組本體，本專利之成形槽則固定於4個對向座板。ｄ成形板與本專利成形槽之形狀差異頗大。而由上述4項明顯差異，可判斷二者不具置換可能性，且形狀、構造及裝置之明顯差異，並缺少本專利之必要元件，可判斷非同業容易推知等情，有臺灣省機械技師公會之鑑定說明第1、2頁可稽。

⑵雖鑑定人即台大慶齡中心劉霆於本院93年度簡上字第17號案件勘驗時證稱：「編號21之成形槽原專利無橫架而被上訴人之機器有橫架，成形槽之形狀與功能與原專利均相同」（見本院93年度簡上字第17號案件93年7月7日勘驗筆錄），惟查被告採用壁紙係由成形導板入口端下方進入，通過成形導板兩側之壁紙摺邊鉤，強迫產生摺紙之功能，而造成兩側緣向上之翻摺之效果，且成形導板尚提供壁紙攤平通過之功效；是兩者無論在「形狀」已有相當大之差異，且在結構上根本是完全不相同之結構，所採用之技術手段亦不相同，縱然均有將壁紙兩側上摺之功能，但使用之技術手段不同、結構不同，摺紙之功能與效果也不相同，不能以系爭機器同樣產生摺紙功能，即稱被告侵害原告之專利權。

⒉壁紙導輪部分

⑴原告之專利權之所以設「壁紙導輪」乃因在支架頂端之4個成形槽在摺紙之過程中，因4個成形槽中有「中空狀部分」，倘無壁紙導輪時，則會造成壁紙下垂，因而有壁紙導輪之設置，反觀，被告之機器並無壁紙下垂之問題，因被告之機器是1個成形板，並非4個成形槽，並無中空狀，故毋需壁紙導輪，二者構造及裝置明顯不同。

⑵原告雖稱壁紙導輪之功能為輔助支撐壁紙材料，防止壁紙下垂干擾輸送帶之運行。又壁紙則是利用該導輪使壁紙能夠平整順利的導入「成形槽」，故若缺少「壁紙導輪」則無法穩定的將壁紙材料導入進行摺邊的動作，故認本件系爭機器確實設置有壁紙導輪，惟查系爭機器構造上與原告之機器不同，且台大慶齡中心之報告亦認被告之機器並無壁紙導輪，而被告之系爭機器如何壓平壁紙，已如前述，實難以原告之機器設有壁紙導輪，即推認被告之機器亦設有壁紙導輪。

⒊支輪部分

⑴本專利有上、下2個支輪，且是可調整，本專利如缺少該2個可調整之支輪，勢必產生壁紙彎摺處無法壓平，且壁紙刮擦成形槽下緣，如角度過大，壁紙可能破裂，可知該支輪為本專利之必要技術構成之情，有臺灣省機械技師公會之專利鑑定評估報告第5頁可佐，反觀系爭機器2個支輪之設置位置與本專利不同，且均為不可調整，亦有慶齡中心鑑定報告第五頁及所附照片1及3可參，足認二者構造及裝置明顯不同。

⑵原告雖主張本件系爭機械固然將「支輪」焊接鎖固，倘遇有再須調整亦可分解後實施調整，待調整完成後再將之焊固，其外觀上雖為「固定式」，實則仍可調整，只是欲調整之方式不同而已，惟查系爭機器之構造上，支輪若屬有調整功能，在設計上即不可能將之固定，在實務上，亦無可能設計故意將支輪固定，等須調整時再將之分解再予銲固之理，故系爭機器與上訴人之機器在支輪上之構造及功能上顯然不相同。

⒋導槽架部分：

⑴本專利中固定架上裝置導槽架是以一板狀之導引結構與上輸送皮帶之定位皮帶之內側邊緣相接觸，使上輸送皮帶得以保持行進的確切方向；而系爭機器未見有固定架、導槽架，而是以導引滾輪裝置予以控制上輸送皮帶之定位皮帶之進行方向。上情有慶齡中心鑑定報告第6頁可憑。惟系爭機器之導引滾輪（即惰輪）係一般之機械原理，廣泛存在於機械教科書與設計便覽，屬常用之機械原理或原則，為眾人均可實施之自由技術，故不適用均等論等情，亦有臺灣省機械技師公會之專利鑑定評估報告第7頁可證。

⑵鑑定人劉霆於本院93年度簡上字第17號案件勘驗時亦證稱：「三、原專利有導槽架，但被上訴人於該部分是以滾輪代替此一功能」（見本院93年度簡上字第17號卷93年7月7日勘驗筆錄），顯見兩者之構造完全不相同，雖原告以此質疑若如證人吳洲平所稱該滾輪只是調整增加皮帶張力之功能，則何以於該機器內部之導輪槽會沒有可上下調整之功能（即無法調整鬆緊）？此一部分雖經本院93年度簡上字第17號案件當場勘驗屬實，惟查被告未設有導槽架已是不爭之事實，而其用滾輪替代此一功能，已與原告之機器構造上不同，不能稱與原告製造出相同摺邊之物品，即稱兩者所使用之機器即相同，全屬侵害原告專利權，此舉已違反法律賦予新型專利之立法意旨。

５.輸送帶導輪部分：於下輸送帶內端配合設置數輸送帶導輪之必要技術，為系爭機器及本專利均具備，然只要是輸送帶皆需輸送帶導輪，此屬習知技術等情，亦有臺灣省機械技師公會之鑑定說明第2頁可憑，而鑑定人劉霆於本院93年度簡上字第17號案件93年7月7日勘驗時，亦未提出不同意見，僅表示：「成形槽與導槽架是上訴人（即原告）主要的專利技術」。

㈢據上，系爭機器與本專利之前述成形槽、上下可調整之支輪及導槽架3項必要技術構成不同，且欠缺壁紙導輪裝置，系爭機器之成形板、固定下支輪與本專利之相應物品之形狀、構造及裝置不具置換可能性，亦非同業容易推知，另系爭機器之導引滾輪及輸送帶導輪則分屬常用機械原理及習知技術，揆諸前揭說明，不符合均等論。

十一、綜上所述，系爭機器實質並無落入原告之上開第105185號新型專利權之申請專利範圍內，系爭機器不構成對該專利權之侵害。從而，原告主張其專利權被侵害，請求被告負損害賠償責任或返還不當得利，均屬於法無據，應予駁回。

十二、本件系爭機器未侵害原告之專利權，已如前述，原告請求傳訊證人劉霆協同本院到現場履勘系爭機器，非屬必要，附此敘明。又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，核與本判決無影響，爰不一一論述。

十三、據上論結，本件原告之訴為無理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。

民一庭法　官　 劉瓊雯