智慧財產及商業法院100年度行商訴字第76號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 08 月 25 日
• 法官: 陳忠行、熊誦梅、曾啟謀
• 當事人: 鄧中平、經濟部智慧財產局

智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第76號民國100年8月4日辯論終結原 告　鄧中平
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）住同上
訴訟代理人　江小燕
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國100 年3 月28日經訴字第10006097930 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，行政訴訟法第111 條第1 項、第2 項定有明文。查原告起訴時訴之聲明為撤銷訴願決定及原處分，嗣於民國100 年7 月25日當庭更正訴之聲明為「撤銷訴願決定及原處分，被告應就本件商標為准予註冊之處分。」（見本院卷第155 頁），被告對於上開訴之追加並無異議，而為本案之言詞辯論（見本院卷第162 至164 頁），且其請求之基礎事實同一，依首揭規定，原告訴之追加，自應准許。
貳、實體方面：
一、事實概要：原告前於98年9 月11日以「北平田園」商標（下稱本件商標，如附圖一所示），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第43類之餐廳、牛肉麵店、餡餅粥飲食店、蒸餃小吃店、空廚服務，向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣上之「北平」係大陸地區北京市之舊名，不具識別性，且本件商標圖樣與據以核駁註冊第136085號「田園及圖」商標（下稱據以核駁商標，如附圖二所示）圖樣相較，均有相同中文「田園」，應屬構成近似之商標，復所指定使用之服務間應屬存在相當程度之類似關係，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應不准註冊，乃以99年8 月23日商標核駁第325591號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，並於訴願階段向被告提出縮減本件商標指定服務項目之申請，僅限使用於「牛肉麵店」1 項，嗣經經濟部以100 年3 月28日經訴字第10006097930 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，被告應就本件商標為准予註冊之處分。並主張：
㈠據以核駁商標圖樣主要以傳統古式「扇形外框」所架構，線條粗黑設計占整體圖樣二分之一，相當顯目、堅硬之形象，傳統外框富古色古香風情以經營「民俗茶藝館」；相較於本件商標以臺北市中心專賣「牛肉麵之食尚專家」予人印象迥然不同；在名稱唱呼上字首之「北平」通常較語尾名稱易記且印象深刻，而判斷二商標是否近似，應以商標圖樣整體為觀察，而非割裂為「北平」及「田園」分別呈現。是以，異時異地隔離觀察，兩造商標圖樣整體設計意匠、觀念及讀音各異，並無使人混淆誤認之虞，自無違反商標法第23條第1
項第13款之規定。
㈡原告已向被告提出縮減本件商標指定服務項目之申請，並僅限使用於「牛肉麵店」乙項，經減縮後之指定服務項目與據以核駁商標實際經營係「民俗茶藝館」顯有區隔，非屬類似，則訴願決定所依據事實既有變更，該訴願決定之正當性即失其附麗。
㈢商品分類係為便於行政管理及檢索之用，判斷商標是否用於類似商品，並不受商品分類之限制，而本件商標與據以核駁商標雖同屬第43類服務項目，惟據以核駁商標實際使用於傳統民俗茶藝館，與本件商標係臺北市中心專賣「牛肉麵之食尚專家」之現代時尚形象迥異，尤其時下消費者對臺灣美食之講究趨勢俱增，通常施與特別之注意，依一般社會通念及市場交易情形加以判斷，本件商標與據以核駁商標應無致消費者混淆誤認之虞。
㈣本件商標開始使用時間源自於蔣緯國時代，至民國84年正式向臺北市政府申請登記，其登記日期仍早於據以核駁商標申請日期為88年。顯見二商標在市場上已併存多年，且消費者對系爭商標熟悉之事實並無改變，訴願決定據此訴願駁回，殊屬誤會。
㈤「混淆誤認之虞」審查基準第5.6 關於併存商標之保護，其是否使用及是否為消費者所認識，取決於商標使用之廣泛程度，並未限定使用時該商標已登記之情形，訴願決定適用法令顯屬違誤。本件商標申請人即「北平田園小吃店」創始人之子，傳承本件商標「北平田園」已深受多年忠實主顧族群之喜愛，並積極推廣並創新品牌形象以延伸年輕族群，復向被告申請註冊商標，實為善意先使用商標，且善意申請註冊商標者，況且對來臺觀光客群而言，本件商標代表市府臺北牛肉麵節之冠亞軍，核准本件商標之註冊，係給予廣大消費者具體辦明商標品牌之權益。
三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯：
㈠本件商標圖樣係由未經設計之單純中文橫書「北平田園」所構成，其中「北平」為大陸地區北京市之舊稱，現今仍為國人習知之大陸地區地名，並非指示與區別商品或服務來源的標識，故本件商標整體予消費者印象係以中文「田園」為其主要識別部分；而據以核駁商標圖樣，係於古式扇形外框內書中文橫書「田園」2 字所組成，二商標圖樣相較，均有予人寓目印象明顯之相同中文「田園」2 字，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，可能會誤認二服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。
㈡本件商標指定使用於「餐廳、餡餅粥飲食店、蒸餃小吃店…」等服務，嗣縮減指定服務項目限使用於「牛肉麵店」乙項，與據以核駁商標所指定之「飲食店、小吃店、餐廳…」等服務相較，二者皆提供「餐飲服務」，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般服務消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之服務間應屬存在相當程度之類似關係。
㈢原告於99年10月18日訴願書中主張其於第29類及第30類已核准註冊第01398789號「北平田園」商標，該商標係指定使用於第29類之「蔬菜湯、蕃茄濃湯」及第30類之「餡餅、湯包、鍋貼、煎餃、小籠包、蔥油餅、韭菜盒子、餡料、荷葉餅、水餃、冷凍水餃、蒸餃。」等商品，與本件係指定使用於「牛肉麵店」服務，二者一為指定使用於商品，一為指定使用於服務，且商標圖樣有別，案情並非相當，加以註冊第01398789號商標與本件據以核駁商標相較，二者指定使用之商品╱服務未若本件二商標均指定使用於餐飲等服務之類似程度高，依商標審查個別拘束原則，尚難比附援引。又原告主張其早在民國84年間經臺北市政府核准設立登記「北平田園小吃店」，早於據以核駁商標之申請日期88年9 月10日云云，惟該行號負責人係鄧慶瑜，並非本件原告鄧中平，何況營利事業登記由商業登記法所規範，與商標法分屬不同法規範疇，此部分主張對本件之准駁處分不生影響。另原告舉證商標資料檢索查詢結果，不乏以「田園」2 字為主要部分或字首，而字尾聲明不專用之商標併存註冊於4302組群，查附件2 之圖樣文字查詢資料雖有40筆，惟歸納後可知目前仍有效存在於4302組群之註冊商標僅有第01137814號「田園漢堡設計圖」（「漢堡」不專用）、第01143093號「田園阿田伯」、第01263754號「田園花語及圖」、第01267645號「綠創意田園」、第01334023號「田園蔬坊及圖」、第01366881 號
「田園蜜芋」（「蜜芋」不專用）及第01373237號「佶美田園及圖」商標等寥寥7 筆，其商標態樣與本件迥異，且案情各不相同；註冊第00122427號、00000000號及00000000號商標專用權均已消滅；第095010371 號及096001960 號商標申請案雖經核准審定，實則分別於96年3 月14日及97年1 月4
日公告失效，並未完成註冊；其餘案例多註冊於第30、32或33類，原告前述主張與事實顯有出入。又原告雖檢送使用證據主張本件商標經其長期使用已具相當知名度，應無致相關消費者產生混淆誤認之虞云云。惟按「混淆誤認之虞」審查基準，判斷一商標之註冊是否有致相關消費者混淆誤認之虞，應參酌具體個案中商標識別性強弱、商標是否近似及近似之程度、商品或服務是否類似及類似之程度、先權利人有無多角化經營之情形、相關消費者對各商標之熟悉程度、商標之申請人是否善意以及其他混淆誤認等因素，且個案案情不同，對各項參酌因素之強弱要求可能有所不同，且因立法意旨有別，商標法各條款所著重之參酌因素因之有異。就本件所適用之商標法第23條第1 項第13款規定而言，認定混淆誤認之虞之必要因素為「商標近似」及「商品或服務類似」，至於相關消費者對於兩商標熟悉之程度等，僅係判斷混淆誤認之虞之輔助因素之一，並非本件所涉條款應審酌之必要因素。
㈣原告稱其另案註冊的0000000 號，註冊日期是99年2 月16日，而本件據以核駁商標是90年1 月1 日註冊，中間已經延展過一次，所以目前的註冊期日是109 年12月31日，既然有延展就代表還在使用，所以不見得它沒有知名度。消費者對兩造商標的熟悉程度，只是判定混淆誤認之虞不定因素，並不是必要的審酌因素，商標法的必要審酌因素是商標是不是近似和商品是不是類似，本件有符合這兩項。原告雖然在99年5 月24日時有減縮過，減縮過後的服務名稱變在牛肉麵項，和據以核駁商標還是屬於類似的餐飲服務。另外聲明不專用的部分，即使聲明「北平」不專用，但是「北平田園」和「北平」還是一樣構成近似。另外原告所提呈的實際使用證據，它的使用態樣是和另外那一件29、30類是比較接近的，跟本件之註冊申請態樣是不一樣的，且其提出之實際使用證據大部分是集中在最近兩、三年，所以都是在據以核駁商標註冊之後。
四、本件原告於訴願階段聲明本件商標圖樣上之「北平」不在專用之列，兩造同意本件之爭點僅在於本件商標是否有商標法第23條第1 項第13款之適用（見本院卷第156頁）。
五、本院得心證之理由：
㈠按商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」不得註冊，為商標法第23條第1 項第13款本文所規定。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品／服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
㈡復按判斷商標之近似與否，固以總括全體隔離觀察為原則，惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年判字第1144號判決意旨）。經查，本件原告申請註冊之「北平田園」商標圖樣，係由單純之由左至右橫書中文「北平田園」所構成。其中「北平」為大陸地區北京市之舊稱，現今仍為國人習知之大陸地區地名，並非指示與區別商品或服務來源的標識，故本件商標整體予消費者印象係以中文「田園」2 字，為其商標之主要識別部分；而據以核駁之「田園及圖」商標圖樣，係由古式之傳統「扇形外框」，內書橫書之中文「田園」2 字所組成。二商標圖樣相較，均有予人寓目印象明顯之相同中文「田園」2 字，整體外觀、觀念及讀音均相彷彿，異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標。
㈢又服務類似係指二個不同的服務，在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標顯相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個服務間即存在類似的關係（審查基準5.3.1 參照）。本件商標原聲請指定使用之餐廳、牛肉麵店、餡餅粥飲食店、蒸餃小吃店、空廚服務，與據以核駁商標指定使用之冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、茶室、餐廳、咖啡廳、啤酒屋、民俗茶藝館服務，二者均為滿足消費者餐飲需求之服務，依一般社會通念及市場交易情形，其服務之性質、內容、對象及提供者應有共同或關聯之處，應屬同一或類似之服務。嗣原告雖然在99年5 月24日減縮服務名稱限縮在「牛肉麵店」1 項，惟其與據以核駁商標還是屬於類似的餐飲服務。
㈣衡酌本件商標與據以核駁商標之近似程度高，及指定使用服務同一或高度類似等因素綜合判斷，相關消費者極有可能誤認二商標之服務係來自同一來源，或二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而有混淆誤認之虞。
㈤原告雖檢送使用證據主張本件商標經其長期使用已具相當知名度，應無致相關消費者產生混淆誤認之虞云云。惟按依「混淆誤認之虞」審查基準，判斷一商標之註冊是否有致相關消費者混淆誤認之虞，應參酌具體個案中商標識別性強弱、商標是否近似及近似之程度、商品或服務是否類似及類似之程度、先權利人有無多角化經營之情形、相關消費者對各商標之熟悉程度、商標之申請人是否善意以及其他混淆誤認等因素，且個案案情不同，在各項參酌因素的強弱要求上有可能不同，而商標法不同的條款也可能因為立法意旨之不同，所著重的參酌因素亦不一樣。就本件所適用之商標法第23條第1 項第13款規定而言，其認定混淆誤認之虞之必要因素為「商標近似」及「商品或服務類似」，至於相關消費者對於兩商標熟悉之程度等等，僅係判斷混淆誤認之虞之各項輔助因素，並非本件所涉條款之必要因素。因此若二商標構成近似，且指定使用商品或服務構成類似，後商標之註冊導致消費者混淆誤認之虞的機率必然極大。又原告於本件訴訟所提出之附件二至五係2010年臺北國際花卉博覽會紀念商標、附件六至八係本件商標2005年至2010年間之參加臺北牛肉麵節及大陸新聞報導資料、附件九、附件十三為2011年資料、附件十至十二分別為2008年、2009年之資料、附件十四、十五為民國99年資料、附件十七、十八之資料或無日期標示或標示2006年、2008年之日期、附件十九分別為96年、97年、98年之感謝狀、附件二十無日期標示或為97年12月28日之感謝狀、附件二十一之標示日期為97年1 月8 日、附件二十二、二十三為2009年1 月4 日之網路資訊、附件二十四亦無日期標示，均係晚於或無法證明早於據以核駁商標申請日（即88年9 月10日）之證據資料，無法證明其於據以核駁商標申請日前已使用，且本件商標之使用資料大多係近3 年之資料，其餘於本件商標申請日即98年9 月11日之資料亦不足以證明其於申請時已具有相當知名度，縱然如原告所稱本件商標經其長期使用已具知名度，然其與註冊在先之據以核駁諸商標構成近似，指定商品復屬同一或類似，相關消費者亦有因本件商標之知名度而誤認據以核駁諸商標之商品或服務係來自於原告之疑慮，仍難謂無混淆誤認之虞，故原告所訴核無可採。
㈥雖原告主張其另案申請「北平田園」商標，指定使用於第29類及第30類之餡餅、湯包、鍋貼及煎餃等商品已獲准註冊第1398789 號商標；另舉以「田園」2 字作為商標主要部分獲准商標註冊之諸案例（如訴願附件二）等語。惟查，所舉上述商標圖樣與本件不盡相同，案情自屬有別，屬另案是否妥適之問題，依商標審查個案拘束原則，尚不得比附援引，執為本件商標應准予註冊之論據。
㈦原告固主張其早在民國84年間經臺北市政府核准設立登記「北平田園小吃店」，早於據以核駁商標之申請日期88年9 月10日云云，惟該行號負責人係鄧慶瑜，並非本件原告鄧中平，何況營利事業登記由商業登記法所規範，與商標法分屬不同法規範疇，此部分主張對本件之准駁處分不生影響。
六、綜上所述，本件商標有商標法第23條第1 項第13款規定不得註冊之情形。被告所為本件商標註冊應予核駁之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就本件商標應為核准註冊之處分，核無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100 　年　　8 　　月　　25　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳忠行
法 官　熊誦梅
法 官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　25　　日書記官　劉筱淇