智慧財產及商業法院100年度行商訴字第122號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 11 月 30 日

智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第122號民國100年11月17日辯論終結原 告　莊頭北工業股份有限公司
代　表　人　廖學誠
訴訟代理人　黃珊珊律師
王中騤律師
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　林政憓
參 加 人　雅適國際股份有限公司
代　表　人　張宗明
訴訟代理人　余惠如律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國100 年6 月22日經訴字第10006100740 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
參加人雅適國際股份有限公司之前手臺灣櫻花股份有限公司前於民國98年3 月31日以「臺灣櫻花公司標章㈠」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第37類之機器安裝修理，電氣設備安裝修理，家電產品安裝修理，防盜器材安裝修理，儀器安裝修理，消防器材安裝修理，熱水器安裝修理，瓦斯爐、排油煙機安裝修理，淨水設備安裝修理，家具、碗櫥之安裝修理，衛浴設備之安裝修理，廚房設備之安裝修理服務，向被告申請註冊，經被告審查，於98年11月16日准列為註冊第01386492號商標，權利期間自98年11月16日至108 年11月15日止。嗣原告於99年1 月29日以系爭商標有違商標法第23條第1 項第14款之規定，對之提起異議。系爭商標於99年2 月1 日經前手臺灣櫻花股份有限公司移轉登記予參加人雅適國際股份有限公司，並變更商標名稱為「雅適公司標章㈠」，並公告於99年4 月16日第37卷第8 期之商標公報，雅適國際股份有限公司復於99年4 月14日聲明承受前手之地位續行異議程序。案經被告審查，以100 年2 月18日中台異字第G00990075
號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於100 年6 月22日以經訴字第10006100740 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定。原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人雅適國際股份有限公司獨立參加本件訴訟。
二、原告聲明求為判決：㈠原訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告應撤銷第01386492號「雅適公司標章㈠」商標註冊。並主張：
㈠係爭商標之圖樣為「紅色阿拉伯數字5 ，並在該5 字右側設有呈彎弧伏出由小而大，且由深藍、淺藍、深藍、淺藍相互排列構成之圖形所組成」，與原告據爭商標「5 年保固」圖樣相較，二者設色相仿，復均有數字5 及由深藍及淺藍雙色構成之圓弧圖形，近似程度甚高，且在系爭商標申請註冊日98年3 月31日前早有先使用據爭商標於面盆、馬桶、馬桶配件…等之安裝修理等服務之事實，加上兩造商標指定使用之服務為同一或類似服務及兩造具有其他及同業競爭之關係，故綜合該等相關因素加以判斷，商標權人無合理理由，復未徵得原告之同意，而遲於其後始以構圖意匠如出一轍之系爭商標申請註冊，並指定使用於前述之服務，衡酌客觀事證，參加人註冊系爭商標之目的即在防止原告使用據爭圖樣，應係以不正競爭行為搶先申請註冊，系爭商標之註冊應有商標法第23條第1 項第14款規定之適用，依法應予撤銷。
㈡原處分理由既已指明據以異議圖樣所謂「5 年保固」，僅係附於瓦斯公會『TGAS』認證安全標誌及「莊頭北」商標之下，欠缺單圖使用據以異議圖樣之證據，充其量僅給予消費者該產品具有5 年保固說明性質之印象，不具商標識別來源之功能，並非商標使用。則系爭商標亦使用於熱水器安裝修理，亦僅用以表示商品或服務之相關說明，無法符合商標法第5 條第2 項具識別性之要件，顯已構成商標法第23條第1 項第1 、2 款不得註冊之事由云云，系爭商標之註冊應予撤銷。
三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：
㈠本件系爭商標，係由紅色數字5 結合深藍及淺藍雙色所構成之圓弧圖形組合而成，與原告稱其先使用之商標相較，二者設色相仿，復均有數字5 及由深藍及淺藍雙色構成之圓弧圖形，如標示在相同或類似之商品或服務上，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，有可能會誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，二者固應屬構成近似，且近似程度不低。
㈡據以異議圖樣係於數字5 之右下方佐以「年保固」等字樣構成其整體，實際貼附於熱水器商品上時則多置於瓦斯公會認証的『TGAS』安全標誌之上，消費者對此應會產生該產品係經瓦斯公會所認證且具有5 年之保固期，熱水器右上方較為顯著之「莊頭北」等字顯然才是消費者識別來源之部分。再參商品型錄第31頁中間位置，在據以異議圖樣下方即並列有「5 年保固。免費服務」等字樣，是據原告所舉，充其量僅可證明原告有使用據以異議圖樣在熱水器商品上，惟予消費者之印象顯具產品5 年保固之說明性質，尚無法使消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，不具商標識別來源之功能，並非商標使用。揆諸前揭規定與說明，系爭商標自無商標法第23條第1 項第14款規定不得註冊之情形。
㈢至於原告主張系爭商標另已構成商標法第23條第1 項第1、2款之情形，其商標註冊應予撤銷一節。經查原告於99 年1月29日提起本件異議案時，僅主張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第14款之規定，原告自100 年3 月22 日 提出訴願書起，主張系爭商標另已構成商標法第23條第1項 第1
、2 款之情形，距本件系爭商標註冊公告之日（98年11月16日）起已逾3 個月，其主張顯非適法，非原處分審究之範疇。
四、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並主張：
㈠據爭「5 年保固」圖樣未經註冊登記，原告自始亦未有將據爭「5年保固」圖樣作為商標使用之意圖。
㈡原告並未將據爭圖樣單獨使用於商品或服務上，而係搭配「莊頭北」商標加以使用，綜合觀察原告往年之行銷資料足以證明據爭「5 年保固」圖樣無法單獨作為表彰特定保固來源之依據。
㈢「5 年保固」之服務在各種產品中比比皆是，據爭「5 年保固」圖樣單獨觀察給予消費者整體印象僅係表彰供特定期間保固之說明性文字，無從單獨作為指向原告服務來源之標示。
㈣商標法第6 條規定，商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標者而言。觀諸本件原告提出據以異議之證據，客觀上確無從據以認定據爭「5 年保固」圖樣業經原告使用且在交易上已成為其商品之識別標識，並得藉以與他人相同之「5 年保固」服務相區別，原告亦未有將據爭「5 年保固」圖樣作為商標使用之主觀意圖，原告據說明性文字提出本件異議確無理由。
五、本件爭點與本院之判斷：
㈠按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊；但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」商標法第23條第1 項第14款定有明文。次按「本法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。」同法第6 條亦定明文。
㈡原告使用據爭圖樣之型態並不足以使相關消費者認識其為商標：
⒈經查註冊第1386492 號「雅適公司標章㈠」商標，係由紅色數字5 結合深藍及淺藍雙色所構成之圓弧圖形組合而成，與原告主張先使用之5 年保固圖樣相較，固幾近相同。然原告所刊登廣告使用據爭圖樣之型態（詳本院卷第25頁），係於數字5 圖樣之右下方佐以「年保固」字樣，黏貼於標示有「莊頭北」商標之熱水器左下方，以及熱水器上所標示瓦斯公會認証『TGAS』安全標誌之上方，並於廣告之下方列有「5
年保固免費服務」字樣，依一般社會通念及相關消費者之普遍認知，係說明提供「莊頭北」廠牌熱水器5 年保固之說明性文字，且原告復未舉證證明將據爭圖樣單獨使用於商品或服務之事實，自難謂據爭圖樣得使消費者認識其係作為表彰商品或服務來源之標識，而得視為商標之使用。
⒉原告雖主張：參加人註冊系爭商標之目的係在防止原告使用據爭圖樣，應屬以不正競爭行為搶先申請註冊云云。惟查原告使用據爭圖樣之態樣（於數字5 之右下方佐以「年保固」字樣），係屬提供「莊頭北」廠牌熱水器5 年保固之說明性文字，並非作為商標使用，且係先於系爭商標使用，參酌商標法第30條第1項第1、3款規定：「下列情形，不受他人商
標權之效力所拘束：一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」於系爭商標註冊登記後，原告仍得依原有方式繼續使用據爭圖樣。又參加人如於系爭商標附加「年保固」字樣，亦將使系爭商標成為說明性文字，參酌商標法第57條第1 項第5 款規定：「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：商標實際使用時有致公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之虞者。」將構成得廢止系爭商標之事由。可見系爭商標註冊後原告仍得按原有方式繼續使用據爭圖樣，而系爭商標如欲於其下方附加「年保固」字樣，則會構成廢止商標事由，亦無法利用於系爭商標後方附加「年保固」之字樣與原告從事不公平之競爭行為。核原告此部分之主張，顯無可採。
⒊綜上所述，據爭圖樣既非作為商標使用，系爭商標之註冊自無違反商標法第23條第1 項第14條所規定：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊之情形。
㈢系爭商標並無商標法第23條第1 項第1 、2 款所規定不得註冊之情事：
⒈程序部分：
①按「商標之註冊違反第23條第1 項或第59條第4 項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3 個月內，向商標專責機關提出異議。」商標法第40條定有明文。又「利害關係人提出異議，只須將其據以異議之基礎事實提出即為合法，並不以將其所違反之法條一併列出為必要。…本件被告機關既認定，據以異議之商標申請在先，為有利害關係之人，若兩商標構成近似，依上說明，自可不受原告所引法條之拘束，逕依商標法第26條前段規定，予以處理，而為異議成立之審定，始為正辦，」行政法院77年度判字第851 號判決著有明文。
②次按商標異議僅須提出基礎事實，並不以將違反之法條一併列出為必要，且法院如就應適用之法條採取異於原告之法律見解，亦不受原告所引法條之拘束，仍應依職權適用應適用之法條。蓋異議人就相同之基礎事實僅有一異議權，基於相同基礎事實之異議權僅為一訴訟標的，關於應適用何種法條乃法律見解之陳述，並非訴訟標的之本身，自不能謂其引用之法條不同即有數異議權存在，而准許其提起數個訴訟。至於數異議權則須以不同之基礎事實存在為前提，如商標異議提出之基礎事實不同，縱使援引相同之法條，亦屬不同之訴訟標的，仍應准許其提起，法理至為明確。
③經查原告業已提出異議之基礎事實，且歷經商標異議、訴願及行政訴訟程序均未更異，雖原告於異議時僅援引商標法第23條第1 項第14款規定，然參酌前揭行政法院判決與訴訟法理，自仍得適時提出其他法條，縱未提出，法院亦應依職權適用，自不生原告新提出之法條未經原處分機關審酌，即非屬訴願所得審究之範疇問題。則原告於訴願與本院訴訟程序時追加援用商標法第23條第1 項第1 、2 款之規定，於法並無不合，仍為本院審酌之範疇。
⒉實體部分：
①按「商標有下列情形之一者，不得註冊：不符合第五條規定者。表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」商標法第23條第1 項第1 、2 款定有明文。又「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」同法第5 條亦定明文。
②次按單純之數字，因不具特別顯著性，固不得申請註冊為商標使用，應不得註冊，但若予以藝術化或特殊設計，且已具特別顯著性之要件，自應認已具有識別性而得准予註冊。經查註冊第1386492 號「雅適公司標章㈠」商標，係由紅色數字5 結合深藍及淺藍雙色所構成之圓弧圖形組合而成，並非單純之數字，且深藍及淺藍雙色所構成之圓弧圖形組合已具有特別之顯著性，系爭商標結合數字5 與前開具有顯著性之圖形組合，係屬數字與圖形之組合，自具有識別性，符合於商標法第5 條之規定，且非用以表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明，自無違反商標法第23條第1 項第1 、2 款之規定。核原告主張系爭商標違反商標法第23條第1 項第1、2款之規定，顯無可採。
六、綜上所述，系爭註冊第01386492號「雅適公司標章㈠」商標並無商標法第23條第1 項第1 、2 、14款所規定應予撤銷商標之情事。從而，被告機關為異議不成立之處分，洵無不合，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　11　　月　　30　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李得灶
法 官　汪漢卿
法 官　何君豪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　11　　月　　30　　日書記官　張君豪