智慧財產法院行政判決

101年2月9日辯論終結

原告

伊澤田國際股份有限公司

代表人

湯沃鳴

訴訟代理人

桂齊恆律師

複代理人

江郁仁律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

林政憓

參加人

上野百貨有限公司

代表人

鄭富糧

訴訟代理人

張澤平律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國100 年7 月26日經訴字第10006102360 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國95年3 月15日以「K'free」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「睡衣褲、泳衣、背心、Ｔ恤、內衣褲、洋裝、大衣、夾克、雨衣、女裝、成衣、鞋子、鞋底、鞋墊、鞋面、圍巾、領帶、帽子、服飾用手套、服飾用皮帶」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1236905 號商標（下稱系爭商標），商標權利期間自95年11月16日起至105 年11月15日止。嗣參加人提出據以評定「K-FREE」、「K-FREE（琦三）」商標等（下稱據以評定商標）為證，於99年11月8日主張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第14款規定，對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第14款規定，以100 年3 月18日中台評字第990322號商標評定書為商標註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本件原告主張：

㈠有關系爭商標與據以評定商標「琦三K-FREE及圖」整體圖樣設計明顯有別，已非構成近似部分：被告以參加人提出之商品型錄廣告、中華服裝網報導、獲獎證書等資料，認為大陸上野服裝公司已有先使用據以評定商標於衣服及相關服飾商品之事實。惟大陸上野服裝公司主要使用之「琦三K-FREE及圖」商標係以中文「琦三」置於小熊圖形之正中央，整體下方置橫書外文「K-FREE」所共同組成，其與系爭商標之單純外文「K'free」相較，不僅圖形及中文一有一無，可立即加以分辨，尤其據以評定「琦三K-FREE及圖」商標係以右手持一朵小花之可愛小熊圖形吸引消費者目光，主要引人注意之部分在於小熊圖形及置於身體中央部位之中文「琦三」，外文「K-FREE」既置於小熊圖形下方，相關消費者根本不可能僅就該外文單獨審視。另由參加人之99年12月15日評定申請補充理由書可知，小熊圖形( 即「琦三熊」) 方為據以評定商標主要表彰之部分，則以二商標整體圖樣設計差異顯然，予人寓目印象大不相同，實無致相關消費者發生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標，自無商標法第23條第1 項第14款規定之適用。

㈡有關以單一英文字母結合外文「FREE」之文字組合在衣服及相關服飾商品之識別性較弱部分：任何人利用Google搜尋外文「KFREE 」，均可得知「KFREE 」早已被採用作為人名、或部落格名稱、或作為公司名稱、或電腦程式指令者，足見「KFREE 」實屬習見之字母組合，另由檢索商標註冊資料可知，以外文「FREE」作為商標主要表彰部分獲准註冊於衣服及相關服飾商品者，所在多有，且其中不乏以單一英文字母作為起首結合外文「FREE」作為商標經被告核准註冊者，足見外文「KFREE 」並非獨創之字母組合，若有偶同，亦非源自抄襲，且「FREE」經常由不同業者註冊於衣服及相關服飾商品之商標文字，亦為國人普遍常見，而以單一英文字母結合外文「FREE」之文字組合顯非參加人所獨創。詎被告之原處分未考量兩造所爭執之文字本為衣服及相關服飾商品中常見之商標文字組合，其識別性較弱，僅以近似一點為主要理由，逕認系爭商標有以不正當競爭行為搶先申請註冊之情事，顯有違誤，自不足採。

㈢有關系爭商標實出自原告一系列商標之連續註冊保護，絕無抄襲據以評定商標之故意部分：原告自民國86年起即陸續以「iki 」、「KINAZ 」、「LK設計圖」、「K'free」商標申請註冊，經被告核准列為中華民國註冊第933958、943668、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號商標，各該商標並迄今有效存在。又字母「K 」為原告品牌之重要元素，為呈現全新之「FREE STYLE」，乃思以相同之「K 」字母結合字體較為細小之外文「free」作為系爭商標圖樣申請註冊，其中「K 」字母利用明顯之大寫方式呈現，藉以吸引消費者注意，足見系爭商標確出自原告一系列商標之連續註冊保護，絕無抄襲據以評定商標之故意。況原告之產品透過多元並進之方式進行銷售，就原告早已申請註冊系列商標、在台灣建立之知名度、產品風格、訴求對象等因素加以考量，均難謂系爭商標係因原告知悉據爭商標在中國大陸先使用於服飾等商品，始加以抄襲搶註，故被告之推斷實有違一般經驗法則。

㈣有關商標法第23條第1 項第14款規定之「其他關係」不包括範圍廣泛且難以具體認定之同業關係部分：

⒈被告認為系爭商標有商標法第23條第1 項第14款規定不得註冊之情事。然所謂「其他關係」係指得以具體明確其關係者，舉凡親屬關係，投資關係（股東、代表人等），不包括範圍廣泛且難以具體認定之同業關係，且「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，此有最高行政法院93年度判字第1366號、98年度判字第1039號判決意旨及司法院99年度智慧財產法律座談會行政訴訟類相關議題第4 號意旨足資參照。

⒉參加人未就原告如何因與其間具有契約、地緣、業務往來等類似關係，而知悉據以評定商標存在之事實檢證釋明，被告僅據原告之公司網頁載有「K'free採購團對每到季節交換時節，總是搶著皮箱到處找貨，搜羅全球具有潛力和賣相的商品」等語及「商標權人不難從同業所刊登之雜誌廣告或網站資訊上，得知據爭商標在中國大陸先使用於服飾等商品之事實」為由，即推斷系爭商標有以不正當競爭行為搶先申請註冊之情事，認有商標法第23條第1 項第14款規定之適用，顯有違誤。

㈤有關參加人提供之使用資料不足證明據以評定商標之知名度已跨海及於台灣部分：被告於原處分認為參加人自94年10月起即獲大陸上野制衣公司之授權，在台灣銷售大陸上野制衣公司之據以評定商標「K-FREE」等品牌服飾。然參加人之設立日期為94年12月13日，已在授權日期之後，被告未就此詳加斟酌，自有疏誤。另參加人提出各國註冊資料僅表示據以評定商標「琦三K-FREE及圖」等於該地區取得商標權之事實，並不必然等於商標使用已達著名之程度。且由參加人所提出之證據可知，據以評定商標之知名度僅侷限於大陸上野服裝公司及其關係企業所在之廣州市，未跨海及於台灣，被告推斷原告可藉由「同業所刊登之雜誌廣告」或「網站資訊」得知據以評定商標在中國大陸先使用於服飾等商品之事實，顯不足採。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：

㈠有關商標是否近似暨其近似程度部分：系爭商標「K'free」與據以評定商標「K-FREE」、「K-FREE（琦三）」等相較，兩者之外文引人注意者均有「K 」、「FREE」，僅有「' 」及「- 」記號之微差，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，應屬構成近似之商標，且近似程度高。

㈡有關據以評定商標是否有先使用事實部分：由參加人於申請評定階段提出西元2002年至2003年「K-FREE」服飾型錄、授權委託證明書、出貨單2 份等證據可知，大陸地區廣州市上野服裝有限公司（下稱大陸上野服裝公司）早於西元2002年至2004年即已製作彩色商品型錄銷售據以評定諸商標之商品，其關係企業大陸地區深圳市上野制衣有限公司（下稱大陸上野制衣公司）於94年12月15日授權參加人在我國銷售據以評定商標「K-FREE」等品牌服飾，授權期間自2005年12月15日起至2015年12月14日止，而大陸上野制衣公司自94年10月起即出貨予我國進口商即訴外人汪國壽銷售據以評定商標之服飾，堪認大陸上野服裝公司於系爭商標申請註冊日即95年3 月15日之前，已有先使用據以評定商標於衣服及相關服飾商品之事實。

㈢有關原告以不正當競爭行為搶先申請註冊部分：

⒈由參加人於商標評定階段提出日本之商標註冊證、中華服裝網報導資料、服飾型錄、各式榮譽證書及出貨單等證據可知，大陸上野服裝公司於西元2002年至2004年間印製服飾型錄行銷據以評定商標之衣服及相關服飾商品，復於2005年在日本取得據以評定商標「K-FREE」之商標權，且該公司及其關係企業大陸地區上野制衣公司之商品曾獲得大陸地區各式榮譽證書之肯定，並設有300 多間服飾專賣店，已於大陸地區具有廣泛行銷之事實，且可藉由網際網路輕易取得，而據以評定商標「K-FREE」之服飾商品於民國94年起進口至我國銷售，而為國內相關業者得以知悉。

⒉據以評定商標「K-FREE」、「K-FREE（琦三）」之外文組合，尚非普通習見，為大陸上野服裝公司先使用於衣服等相關商品之商標，經長期廣泛行銷，應具有相當之識別性。又據以評定商標之衣服商品於西元2003年起即在中國大陸各地廣泛行銷，且可藉由網際網路輕易查得，以原告經營相關服飾製造、批發、零售及國際貿易業務，自較一般人更加熟悉相關商品之流行資訊，原告不難從同業所刊登之雜誌廣告或網站資訊上，得知據以評定商標在中國大陸先使用於服飾等商品之事實。是原告於後始以高度近似之「K'free」作為系爭商標申請註冊，並指定使用於「睡衣褲、泳衣、背心、Ｔ恤、鞋子、鞋底、圍巾、領帶、帽子、服飾用手套、服飾用皮帶」等同一或類似商品，依一般經驗法則判斷，實難謂為偶然之巧合，顯有知悉據爭商標之存在，而以不正當競爭行為搶先申請註冊之情事，故系爭商標之註冊，應有商標法第23條第1 項第14款規定之適用。

㈣原告主張有以外文「FREE」作為商標主要表彰部分獲准註冊者，如註冊第1084313 、1154955 、1216919 號等商標，核其商標圖樣與本件商標圖樣有別，案情各異。原告主張其自86年起即陸續申准註冊多件商標，然中華民國註冊第933958、9436 68 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 、0000000 號等「iki2」、「kinaz&device」、「KL設計圖」、「KINAZ 」等商標與本件商標圖樣有別，案情不同；另註冊第1236696 、1309100 號「K'free」等件商標，其商標註冊申請日期均在95年之後，亦晚於據爭商標2003年先使用之日期，自不足執為本件商標應准註冊之有利論據。並聲明駁回原告之訴。

四、參加人主張：

㈠參加人於本件商標評定階段提出證據4 （即大陸上野制衣公司之「K-FREE」商標註冊證）、證據16（即「K-FREE」之日本註冊商標證明）、證據17（即「K-FREE」之香港註冊商標證明）、證據18（即「K-FREE」之WIPO註冊商標證明）等為證，主張於原告申請系爭商標註冊前，據以評定商標「K-FREE」已在其他國家取得商標註冊。又原告主張據以評定商標為「K-FREE及圖（琦三）」，惟本件商標評定申請書第7 頁置放據以評定商標之欄位為空白，是原告主張據以評定之商標為「K-FREE（琦三）」，顯不足取。

㈡原告主張任何人利用Google搜尋外文「KFREE 」可得知「KFREE 」早已被採用作為人名、或部落格名稱、或作為公司名稱、或電腦程式指令者，顯見「KFREE 」實屬習見之字母組合。惟參加人主張之據以評定商標係「K-FREE」，而非「KFREE 」，倘以「K-FREE」或「K FREE」在Google搜尋，則搜尋前十筆資訊中，有四筆為參加人之資訊，而有三筆為原告之資訊，足見以「K-FREE」或「K FREE」為商標者主要仍為參加人及原告，是原告之主張並不足採。至原告主張系爭商標出自原告一系列商標之連續註冊保護，則屬臨訟編造之辭。

㈢最高行政法院99年度判字第1012號、99年度判字第412 號等判決均認為「競爭同業」得適用商標法第23條第1 項第14款規定，是原告主張商標法第23條第1 項第14款規定之「其他關係」不包括範圍廣泛且難以具體認定之同業關係，實與上開判決意旨不符。又參加人於原告申請系爭商標註冊前，已在台北地區販賣「K-Free」服飾，原告與參加人均於台北地區營業，有地緣上之關係，且同為服飾業之競爭同業關係，此等事實均符合商標法第23條第1 項第14款規定之「契約、地緣、業務往來或其他關係」情形。而據以評定商標係「K-Free」源自大陸上野制衣公司，該公司所在之中國大陸深圳市有為數眾多之台灣廠商，而中國大陸深圳市與原告所在之台灣台北同屬東亞南方，具有相當之地緣關係，是原告主張本件不符商標法第23條第1 項第14款規定，亦不足採。並聲明駁回原告之訴。

五、兩造之爭點為：系爭商標是否有商標法第23條第1 項第14款規定之適用？茲分述如下：

㈠按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」不得註冊，為商標法第23條第1項第14款本文所規定。

㈡經查，本件原告前於95年3 月15日以「K'free」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「睡衣褲、泳衣、背心、Ｔ恤、內衣褲、洋裝、大衣、夾克、雨衣、女裝、成衣、鞋子、鞋底、鞋墊、鞋面、圍巾、領帶、帽子、服飾用手套、服飾用皮帶」商品，向被告申請註冊，就系爭商標之設計意匠而言，乃係單純以未經特殊設計之大寫「K 」及小寫「free」外文文字組合而成，而就比例上而言，則「K 」字顯然較「free」字體明顯大許多，另在「K 」字與「free」字之間，則另有「' 」符號分隔（參附表附圖1 所示）。而參加人主張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第14款規定，對之申請評定，主要係提出「K-FREE」、「K-FREE（琦三）」等商標為證。經查，參加人所提上開據以評定商標，主要係於中國註冊，而指定使用在服飾類商品。茲審酌據以評定商標「琦三K-FREE及圖」之圖樣，其係以中文「琦三」置於小熊圖形之腹部正中央，而小熊圖形之右手則執一朵花，另於小熊圖形下方橫書外文「K-FREE」所共同組成（參附表附圖2 所示）。茲比較兩者，系爭商標係單純由外文文字組成，而據以評定商標除外文文字之外，另由一右手執花、無下肢之描線小熊圖形所構成，兩者相同之處，在於均使用「K 」「FREE」外文字，惟就相同之「K 」「FREE」文字而言，原告系爭商標係以大寫之「K 」字搭配小寫之「free」，而在兩字之間綴以「' 」符號，成為「K'free」，據以評定商標則係使用純大寫之外文字，而在「K 」字與「FREE」之間另綴以「- 」符號，成為「K-FREE」。是以就近似程度分析，兩者並非毫無區別。惟因將「K 」字與「FREE」字組合使用，尚非習見，由字面意義以觀，亦無特殊含意，以外文字母數量有二十六個，以及英文單字達數萬字之夥，若非特殊情形，此種相同組合之機率可謂極低。而系爭商標既僅係單純外文商標，自以整體文字為引人注意之處，其所使用之商標與據以評定商標使用之外文字相較，縱非完全相同，亦已臻高度近似，是以，就整體而言，系爭商標與據以評定商標二者整體之近似程度應達中等以上。

㈢系爭商標係指定使用在商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第25類之「睡衣褲、泳衣、背心、Ｔ恤、內衣褲、洋裝、大衣、夾克、雨衣、女裝、成衣、鞋子、鞋底、鞋墊、鞋面、圍巾、領帶、帽子、服飾用手套、服飾用皮帶」等商品，而據以評定商標則係指定使用在服飾類商品，兩者可謂同一或高度類似，其銷售管道、市場以及消費者可謂高度重疊，換言之，消費者可能在相同之銷售場所目睹系爭商標指定使用之服飾類商品，與據以評定商標指定使用之服飾類商品併排陳列，對消費者而言，確有可能使消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，致生混淆誤認。

㈣按原告系爭商標係在95年3 月15日申請註冊，而參加人據以評定商標則早在西元2002年（91年）即有使用於服飾類商品之事實，復於2005年在日本取得據以評定商標「K-FREE」之商標權，其關係企業大陸地區深圳市上野制衣有限公司於94年12月15日並授權參加人在我國銷售據以評定商標「K-FREE」等品牌服飾，又大陸上野制衣公司自94年10月起即出貨予我國進口商即訴外人汪國壽銷售據以評定商標之服飾，堪認大陸上野服裝公司於系爭商標申請註冊日即95年3 月15日之前，已有先使用據以評定商標於衣服及相關服飾商品之事實。原告就據以評定商標有先使用之事實並未爭執，僅爭執據以評定商標未臻著名程度，而其與參加人之間亦無商標法第23條第1 項第14款規定之因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在之情形，並主張系爭商標係其一系列使用商標之一，並無搶註情形云云。惟查，如前所述，本件參加人據以評定商標係指定使用在服飾類商品，而原告系爭商標亦係指定使用在高度類似之商品，兩者實為競爭同業關係。而參加人據以評定商標指定使用之商品，早在原告系爭商標申請註冊前，即有在大陸地區及台灣地區銷售之事實，以兩岸人民往來旅遊頻繁，以及原告與參加人均為競爭同業之情形下，原告實有高度可能性知悉據以評定商標存在之事實，若佐以前述系爭商標與據以評定商標所使用之「K 」「free」等外文字之組合，不論在國內外均屬罕見之因素，益證原告因經營業務關係知悉據以評定商標存在之可能性。至原告主張系爭商標乃其一系列使用商標演化而來，並以其所有之「iki2」、「kinaz&device」、「KL設計圖」、「KINAZ 」等商標為佐證云云。惟查，原告所提上開商標彼此間並無脈絡可循之演變關係，其究竟如何衍生出系爭商標之創作，亦無從由上開商標之設計意匠得其所以，是原告前開主張，並非可採。至原告所稱據以評定商標並不著名部分，查商標法第23條第1 項第14款規定，並不以先使用之商標已臻著名為其要件，本件據以評定商標既使用在先，且原告與據以評定商標間因同業競爭關係而有知悉據以評定商標存在之高度可能性，以及系爭商標與據以評定商標兩者近似，復指定使用在同一或高度類似商品等要件以觀，即已該當該條款規定之意旨，是原告前揭主張，亦非有據。本件原告系爭商標之註冊，應有商標法第23條第1 項第14款規定之適用。

六、綜上所述，被告依首揭規定，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭