智慧財產及商業法院100年度行商訴字第151號

• 裁判案由: 商標廢止
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 05 月 31 日

智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第151號民國101年5月10日辯論終結原 告　洪以芳
訴訟代理人　林志剛律師（兼送達代收人）
黃闡億律師
複 代 理人 吳婷婷律師
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）
訴訟代理人　林雅淳

上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國100 年9 月27日經訴字第10006104110 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：訴外人耿昌貿易有限公司（下稱耿昌公司）於民國82年5 月6 日以「耿昌LUNA及圖」商標，作為其註冊第158309號「耿昌JADD IN 」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第6 類之「各種化粧品、化粧水、髮油、粉餅、粉撲、爽身粉、香水、眼影、潤膚膏、眉筆、面霜、乳液、口紅、指甲油、防曬膏、腮紅、護手膏、古龍水、化粧棉」商品，向被告申請註冊。經被告審查，核准列為註冊第619829號聯合商標（下稱系爭商標），權利期間自82年11月16日起至90年8 月31日止。嗣訴外人耿昌公司將系爭商標移轉登記予訴外人上宏大國際有限公司（下稱上宏大公司），並由其申准延展註冊，並仍指定使用於前揭商品，權利期限至100 年8 月31日止。又現行商標法於92年11月28日修正施行，依現行商標法第86條第1 項規定，該聯合商標視為獨立之註冊商標。另由原告之前手上宏大公司提出附件2
之訴外人上宏大公司於99年1 月5 日及同年月6 日向訴外人禮星塔國際股份有限公司（下稱禮星塔公司）購買玻尿酸原液之統一發票、附件3 與附件6 之訴外人上宏大公司於99年1 月8 日委由虎力威商行印製產品目錄之統一發票及標示有系爭商標之產品目錄、附件4 與附件5 之訴外人上宏大公司於99年1 月8 日向濟安堂藥局與鴻益藥局購買系爭商標商品之收據（收據品名欄載有「luna護唇膏」及「luna耿昌玻尿酸」等）、附件8 之標示有系爭商標之玻尿酸原液商品實物及其包裝盒等，可知原告之前手上宏大公司於參加人申請廢止之99年1 月21日前三個月內，確有整體使用系爭商標於玻尿酸原液、護唇膏等化粧品商品上之事實，而有商標法第57條第1 項第2 款規定之情事，遂於99年1 月21日向被告申請廢止其註冊。被告審查期間，系爭商標再經申准移轉登記予原告。而該申請案經被告審查，核認該商標應有商標法第57條第1 項第2 款規定之情事，於100 年5 月2 日以中台廢字第990027號商標廢止處分為其商標註冊應予廢止之處分。訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。二、本件原告主張：
㈠有關系爭商標並無商標法第57條第1 項第2 款規定之適用部分：由原告之前手上宏大公司於99年1 月5 日及99年1 月6
日向訴外人禮星塔公司購買玻尿酸原液之相關統一發票、原告之前手上宏大公司於99年1 月8 日委託訴外人虎力威商行印製系爭商標「天然玻尿酸原液」產品目錄之統一發票、虎力威商行所印製之系爭商標「天然玻尿酸原液」產品目錄、訴外人虎力威商行所印製之系爭「耿昌LUNA及圖」商標「天然玻尿酸原液」產品目錄、99年1 月8 日濟安堂藥局銷售系爭商標「天然玻尿酸原液」產品所開立之免用統一發票收據、99年1 月9 日宏益藥局銷售系爭商標「天然玻尿酸原液」產品所開立之免用統一發票收據、系爭商標「天然玻尿酸原液」產品實物及其包裝盒等資料可知，原告之前手上宏大公司於本案申請廢止日即99年1 月21日前向訴外人禮星塔公司購買玻尿酸原液，製成系爭商標「天然玻尿酸原液」玻璃瓶裝產品，經由濟安堂藥局及宏益藥局於市場上行銷販售，並委託訴外人虎力威商行印製系爭商標「天然玻尿酸原液」產品目錄以促銷該商品，該產品實物於包裝紙盒正面上方顯眼處及上方紙蓋均清楚標示系爭商標，其內之玻璃瓶上亦以極大字體標示系爭商標，且於產品目錄上清楚標示系爭商標，足見原告之前手上宏大公司主觀上確以系爭商標作為指示及區別商品來源之標識使用，且客觀上消費者亦得清楚認識系爭商標確為表彰原告之前手上宏大公司之信譽及產品品質之識別標識。另由該產品包裝紙盒及目錄上之說明可知該「天然玻尿酸原液」商品係敷於臉上，其功能在於臉部皮膚之吸水保濕，應與化粧水、潤膚膏、乳液等具有相同性質，屬系爭商標所指定使用之「各種化粧品」商品，足證原告之前手上宏大公司確於本案申請廢止日前三年內使用系爭商標於其指定商品。
㈡有關被告就本件有無商標法第57條第3 項規定不予廢止其註冊之適用部分：
⒈被告認定原告之前手上宏大公司應係知悉參加人將申請廢止其商標權，或僅為辨理延展之需要，乃於申請廢止日前三個月內始開始使用系爭商標商品，足見原告之前手上宏大公司使用系爭商標之行為，目的在於迴避系爭商標被廢止註冊或本局不准該商標之延展註冊而失效，難認原告先前未使用系爭商標之狀態業經補正，而有商標法第57條第3 項規定不予廢止其註冊之適用。惟原告之前手上宏大公司收集系爭商標之使用證據時，因當月份資料最易收集，且因其未刻意保留過去之使用證據，故僅提出99年1 月之資料，然此與原告前手於收受本案廢止申請書前是否知悉本案申請廢止人將申請廢止，並無任何關聯性。詎被告竟以原告之前手提出之行銷事證日期集中於99年1 月之事實為由，遽認原告之前手上宏大公司於收受本案廢止申請書前即知悉參加人將申請廢止之理由，其認定顯已違背論理及經驗法則。
⒉受託調查他人商標使用情形之徵信公司調查員與商標權人訪談時，不可能透露委託人有意提出廢止申請，否則即違背保密義務，詎被告竟以原告之前手上宏大公司於99年1 月4 日曾與申請廢止人之調查員面談之事實，遽認定原告之前手上宏大公司於收受本案廢止申請書前即知悉參加人將申請廢止之理由，顯屬無稽。又原告之前手上宏大公司向鋪貨藥局購回產品，係為申請延展註冊之需要所為之證據收集行為，與原告之前手上宏大公司於收受本案廢止申請書前是否即知悉參加人將申請廢止，並無任何關聯性，詎被告竟以該事實作為其認定原告之前手上宏大公司於收受本案廢止申請書前即知悉參加人將申請廢止之理由，亦屬無稽。另被告在無法證明原告之主張為虛偽，逕認其未符合一般商業交易習慣，且原告之前手上宏大公司僅為辦理延展之需要，乃於申請廢止日前三個月內始開始使用系爭商標商品，已違背行政程序法第36條規定。
㈢訴願機關以尚難認原告之前手上宏大公司於本案申請廢止日前三年內有實際使用系爭商標於其指定商品之事實為由，駁回原告之訴願。惟由原告之前手上宏大公司提出統一發票、免用統一發票收據上既已記載「luna目錄影印」、「luna耿昌玻尿酸」或「luna耿昌玻尿酸原液」等足以特定其指涉者為系爭商標「天然玻尿酸原液」產品目錄及系爭商標「玻尿酸原液」商品之文字，已符合一般商業交易習慣，再與系爭商標「天然玻尿酸原液」產品目錄、實物及其包裝盒等其他證據相互勾稽，應足以確認原告之前手上宏大公司於本案申請廢止前三年內有使用系爭商標之事實，是訴願機關之認定已違反行政程序法第43條規定。又原告之前手上宏大公司提出系爭商標「天然玻尿酸原液」產品目錄雖無日期之標示，惟其委託虎力威商行印製系爭商標「天然玻尿酸原液」產品目錄之相關統一發票已載明其日期為99年1 月8 日，兩者相互勾稽，自得以確認該產品型錄為99年1 月8 日印製。
㈣原告就系爭商標確於本案申請廢止前三年內有使用之事實，本件並無商標法第57條第1 項第2 款規定之適用，原處分及訴願決定認事用法實有違誤。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。
三、被告則以：
㈠由原告之前手上宏大公司提出附件2 之上宏大公司於99年1
月5 日、同年1 月6 日向禮星塔公司購買玻尿酸原液統一發票、附件3 與附件6 之上宏大公司於99月1 月8 日向訴外人虎力威商行印製產品目錄統一發票及載有系爭商標之產品目錄、附件8 之標示系爭商標之玻尿酸原液商品實物及包裝盒（包裝盒上載有製造日期為西元2010年1 月6 日）、附件4
與附件5 之上宏大公司於99年1 月8 、同年1 月9 日向訴外人濟安堂藥局、宏益藥局購得系爭商標商品之收據（其收據品名欄載有「luna護唇膏」、「luna耿昌玻尿酸」字樣）及原告提出上開業務往來之商行、藥局等負責人出具之證明書等可知，縱認原告等人於系爭商標申請廢止日即99年1 月21日有整體使用系爭商標於玻尿酸原液、護唇膏等化粧品商品上，惟原告之前手上宏大公司自99年1 月5 日起至同年1 月9 日數日間，購進前揭商品原料、印製產品目錄及向訴外人濟安堂藥局、宏益藥局購回其產製之商品，除檢送之行銷事證日期均在99年1 月之外，同時期內向渠等購回其產品用以證明行銷使用系爭商標之事實，顯未符合一般商業交易習慣。
㈡由原告之前手上宏大公司之99年6 月30日答辯書及原告之代理人即上宏大公司之代表人鄭勝議於99年9 月21日答辯書可知，原告之前手應知悉參加人將申請廢止其商標權，或僅為辦理延展之需要，乃於申請廢止日即99年1 月21日之前三個月內開始使用系爭商標商品，足證原告之前手使用系爭商標之行為，目的在於迴避系爭商標被廢止註冊或被告不准該商標之延展註冊而失效，難認原告先前未使用系爭商標之狀態業經補正，而有商標法第57條第3 項規定不予廢止其註冊之適用。又原告提出附件7 之西元2008年9 月5 日製造之護唇膏商品實物、附件9 之未標示日期之手提紙袋僅記載「luna及圖」而非系爭商標之整體使用，尚不足認定原告於本案申請廢止日前三年內，已合法使用系爭商標於其指定使用「各種化粧品、化粧水、髮油、粉餅、粉撲、爽身粉、香水、眼影、潤膚膏、眉筆、面霜、乳液、口紅、指甲油、防曬膏、腮紅、護手膏、古龍水、化粧棉」商品之情事，是系爭商標有迄未使用或繼續停止使用已滿三年之事實足堪認定。至原告於訴願階段提出其於97年12月5 日向訴外人禮星塔公司進口玻尿酸原液之匯款單據，僅得證明雙方有交易往來事實，無法證明有使用系爭商標商品，不足為本案有利之論據。
㈢原告主張系爭商標之註冊申請代理人為聖島事務所，則聖島事務所代理提出本案廢止之申請，已違反律師法及律師倫理規範，核屬他法所規範，與本件系爭商標是否有商標法應予廢止其註冊之適用係屬二事，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。
四、參酌上開當事人之陳述，可知本件主要之爭點為：原告就系爭商標是否於關係人申請廢止商標前三年內有使用之事實，亦即本件是否有商標法第57條第1 項第2 款規定之適用？茲分述如下：
㈠按商標註冊後「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3
年者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊；及「有第1 項第2 款規定之情形，於申請廢止時該註冊商標已為使用者，除因知悉他人將申請廢止，而於申請廢止前3 個月內開始使用者外，不予廢止其註冊。」分別為商標法第57條第1 項第2 款及第3 項所明定。又「商標專責機關應將廢止申請之情事通知商標權人，並限期答辯。」、「第57條第1
項第2 款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實。」，復為同法第59條第1 項及第2 項所規定。而所稱商標之使用，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，為同法第6 條所明定。至商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，同法第59條第3 項亦有明文。
㈡經查，訴外人耿昌公司前於82年5 月6 日以「耿昌LUNA及圖」商標，作為其註冊第158309號「耿昌JADD IN 」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條第6 類之「各種化粧品、化粧水、髮油、粉餅、粉撲、爽身粉、香水、眼影、潤膚膏、眉筆、面霜、乳液、口紅、指甲油、防曬膏、腮紅、護手膏、古龍水、化粧棉」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第619829號聯合商標，權利期間自82年11月16日起至90年8 月31日止。嗣耿昌公司將系爭商標移轉登記予訴外人上宏大公司，並由上宏大公司申准延展註冊，仍指定使用於前揭商品，權利期限則至100 年8 月31日止。嗣關係人韓商愛敬產業股份有限公司以系爭商標有無正當理由迄未使用或繼續停止使用達三年之事實，遂於99年1 月21日向被告申請廢止系爭商標，於被告審查期間，系爭商標再經申請移轉登記予原告。是本件應予審究者，乃原告所受讓之系爭商標於申請廢止之99年1 月21日前三個月內，是否有整體使用於玻尿酸原液、護唇膏等化粧品商品上之事實。據原告主張，其前手上宏大公司於關係人申請廢止系爭商標前之三個月內，即98年10月21日至99年1 月20日之間，曾有使用系爭商標於指定商品之事實，並提出上宏大公司於99年1 月5 日及同年月6 日向訴外人禮星塔公司購買玻尿酸原液之統一發票（附件2 ）、於99年1 月8 日委由虎力威商行印製產品目錄之統一發票及標示有系爭商標之產品目錄（附件3 與附件6 ）、於99年1 月8 日向濟安堂藥局與鴻益藥局購買系爭商標商品之收據（附件4 與附件5 ）、標示有系爭商標之玻尿酸原液商品實物及其包裝盒（附件8 ）等資料為證。
㈢惟查，本件原告固然提出其前手上宏大公司於99年1 月5 日及同年月6 日向訴外人禮星塔公司購買玻尿酸原液之統一發票、於99年1 月8 日委由虎力威商行印製產品目錄之統一發票及標示有系爭商標之產品目錄、於99年1 月8 日向濟安堂藥局與鴻益藥局購買系爭商標商品之收據及標示有系爭商標之玻尿酸原液商品實物及其包裝盒等資料用以佐證系爭商標於關係人申請廢止日前三個月內確有使用之事實，然上宏大公司既係於99年1 月8 日始委由虎力威商行印製產品目錄及標示有系爭商標之產品目錄，其如何在同一天即得已向濟安堂藥局與鴻益藥局購買含有系爭商標之商品及標示有系爭商標之玻尿酸原液商品？濟安堂藥局與鴻益藥局究係何時向原告之前手上宏大公司進貨？原告又係在何時將其所印妥之產品目錄交付各藥局？濟安堂藥局與鴻益藥局又何以願意在毫無商品目錄之情形下，向上宏大公司進貨銷售？原告就上開疑問，均未提出任何證據說明，例如其內部向各藥局鋪貨之出貨證明、各藥局向上宏大公司進貨之付款憑證、以及上宏大公司因此出具予各藥局之統一發票等，是究竟上開藥局是否確曾在98年10月21日至99年1 月20日之間向上宏大公司購買標示有系爭商標之商品，非無疑問。至原告所提上宏大公司於99年1 月5 日及同年月6 日向訴外人禮星塔公司購買玻尿酸原液之統一發票，其上並未註記任何品牌名稱，自不能據此證明系爭商標確有使用之事實。
㈣原告並不否認其前手上宏大公司於99年1 月4 日曾與申請廢止人之調查員面談之事實，姑不論該調查員是否曾經洩漏有人提出商標廢止申請之情事，上宏大公司自該日起已知悉有人關注系爭商標之使用情形，乃不爭之事實，倘上宏大公司向來均有使用系爭商標之事實，自得輕易提出自98年10月21日以來使用系爭商標之證據資料，詎上宏大公司所提出之證據資料，均係在面談日之後之證據，諸如於99年1 月5 日及同年月6 日向訴外人禮星塔公司購買玻尿酸原液之統一發票、於99年1 月8 日委由虎力威商行印製產品目錄之統一發票及標示有系爭商標之產品目錄、於99年1 月8 日向濟安堂藥局與鴻益藥局購買系爭商標商品之收據及標示有系爭商標之玻尿酸原液商品實物及其包裝盒等資料，足見上宏大公司上開所謂使用系爭商標之證據資料，均係因知悉（含推測而知）他人即將對系爭商標申請廢止後，而於申請廢止前3 個月內始開始使用，依商標法第57條第3 項之除外規定，自不能認為有使用之事實，是原告上開所謂使用系爭商標之證據，均無法證明其在申請廢止前三個月內有使用系爭商標之事實，依首開規定，系爭商標既無使用，自應予以廢止。至原告辯稱其所以無法提出99年1 月4 日前之使用資料，係因當月份資料最易收集，且因其未刻意保留過去之使用證據，故僅提出99年1 月之資料云云。惟原告上開辯詞，與會計實務未合，亦不符稅務機關要求保留進銷存原始憑證之交易習慣，自非可採，併予敘明。
五、綜上所述，被告依首揭規定，為商標註冊應予廢止之處分，並無不合。訴願決定予駁回，亦無違誤，均應予以維持。本件原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　5　　 月　　31 　 日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李得灶
法 官　林欣蓉
法 官　汪漢卿
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。
如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　101 　年　　6 　　月　　7 　　日書記官　邱于婷