智慧財產及商業法院100年度行商訴字第60號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 08 月 25 日
• 法官: 李得灶、王俊雄、林欣蓉
• 法定代理人: 張立業、王美花
• 原告: 英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司法人
• 被告: 經濟部智慧財產局

智慧財產法院行政判決
100年度行商訴字第60號民國100年8月4日辯論終結原 告　英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司
（O2 Micro International Limited）
代　表　人　張立業
訴訟代理人　劉彥汶律師
被 告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花（局長）住同上
訴訟代理人　黃意倩
江亮頡
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國100 年3 月16日經訴字第10006097190 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：緣原告前於民國98年10月15日以「BALANCING ONDEMAND」商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第9類之「晶片、半
導體、積體電路、充電器、管理電源用之積體電路即供膝上型電腦或筆記型電腦之管理/轉換電源及充電用之積體電路
、電源供應器、不斷電電源供應器、電流控制器、電源保護品」商品及第12類之「電動自行車、自行車及其零組件、電動汽車、二輪電動車代步機車、三輪電動代步車、四輪電動代步車、汽車及其零組件、機車及其零組件」商品，向被告申請註冊，經其審查，認系爭商標圖樣上之外文「BALANCING ON DEMAND」，有依要求提供平衡、達到平衡要求之意，
為一般性描述用語，以之作為商標圖樣，指定使用於前揭商品，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具識別性，以99年12月29日商標核駁第328683號審定書為應予核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部100年3月16日經訴字第10006097190
號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：
㈠系爭商標「BALANCING ON DEMAND」具有不特定或多重含義
，於指定商品領域之相關市場及消費者，具有相當之識別性：
⒈對於系爭商標所指定使用商品類別所屬相關事業而言，無論業界或其他第三人，在原告之前均未曾使用「BALANCING ONDEMAND」技術之詞形容類似技術，亦無將之用以形容「晶片、半導體、積體電路、充電器、管理電源用之積體電路即供膝上型電腦或筆記型電腦之管理/轉換電源及充電用之積體
電路、電源供應器、不斷電供應器、電流控制器、電源保護器」，以及「電動自行車、自行車及零組件、電動汽車、二輪代步機車、三輪電動代步車、四輪電動代步車、汽車及其零組件、機車及其零組件」商品，此有原告以搜尋引擎檢索「BALANCING ON DEMAND」之網路資料可資參考。原告首開
先例，以「BALANCING ON DEMAND」作為商標，在指定商品
所屬相關市場及消費者而言，應具有其特殊性及識別性，自不待言。
⒉原告為一晶片IC設計業及零組件IC供應商，多年投入可觀之人力及物力致力於晶片之研發，光在台灣即有超過100個以
上之專利獲准頒證，由於原告產品之優越，久為相關業界所共知，相關客戶均為國際知名大廠，例如：IBM、Sharp 、
Sony、NEC等等。原告之交易相對人（亦即系爭商標所使用
之商品或服務之相關消費者）主要為上游相關電子專業業者，例如：代工廠、系統廠等，而非一般消費者，其購買時由於技術及數量因素，其注意之程度遠較一般消費者為高，當不至於構成混淆誤認。
⒊原告領先業界研發出新一代應用於晶片及相關裝置之技術，透過晶片之技術，讓電池在放電的時候能將剩餘電力完全放出，讓電池在充電時可以更完全，不致有所減損；再者，若同時有多個電池時，也可以藉由事先設定的指令讓電量不致有高低相差懸殊的情況發生，如此一來，就可以讓電池的壽命增長，減少消費者需要購買新電池的頻率，由於該技術的特殊性，故原告將之首先命名為「BOD，Balancing on Demand」技術，由於原告技術領先業界，因此對於相關消費者以及市場具有相當之識別性，並業經美國及中國商標主管機關准予註冊在案。
㈡本件系爭商標非屬於描述性用語或描述性商標：
⒈系爭商標係由「Balancing」以及「on Demand」共同組成，系爭商標所指定使用之商品主要為「晶片、半導體、積體電路、電源控制器、自行車、電動自行車」等，無論係「Balancing」或「on Demand」均非用以描述上述商品品質、特徵或是功用之用詞。單自系爭商標「Balancing on Demand」
觀之，相關消費者極難從前開商標中，直接與指定「晶片、半導體、積體電路、電源控制器、自行車、電動自行車」等類商品產生聯想，而必須利用一定程度之想像力、思考及推理，方能領會系爭商標與指定商品類別之相關性，應具有相當之識別性，自不待言。另依維基百科中對於「晶片、半導體、積體電路、充電器、電源控制器、電源保護器、自行車、電動自行車」等類別，均未見將所謂「平衡要求」或「Balancing on Demand」視為系爭商標所指定商品功能特性之
描述，足見被告機關所謂「相關商品常保平衡狀態，或達到平衡要求」云云，顯屬被告臆測之詞。
⒉被告前所提出之相關查詢資料，僅有「Balancing（商品）
」、「on Demand（商品）」或「平衡（商品）」，與商標
識別性審查基準有關「必須以組合字的整體作為考量」之規定不符。惟縱自被告前述資料觀之，亦無任何證據顯示系爭商標為描述「晶片、半導體、積體電路、充電器、電源控制器、電源保護器、自行車、電動自行車」等指定商品之用語。復自被告提出有關系爭商標「Balancing on Demand」，
透過Google搜尋引擎搜尋結果可知，目前並無與系爭商標「Balancing on Demand」相同之用詞或商標，充其量僅有「
Balancing demand and Supply…」；且在搜尋結果中，亦
未出現系爭商標所指定使用「晶片、半導體、積體電路、充電器、電源控制器、自行車、電動自行車」等商品類別，足見目前未曾有以系爭商標「Balancing on Demand」描述「
晶片、半導體、積體電路、充電器、電源控制器、自行車、電動自行車」。原告以「Balancing on Demand（商品）」
為關鍵字，在Google查詢結果中，亦未曾出現完全相同或類似系爭商標之用語，或用之於描述指定商品或服務之功能、品質或特徵，此可見系爭商標具有相當識別性，並非如被告所認定之描述性用語，足證系爭商標足以使購買者與其他相同類別（第9及12類）產品相區別。
㈢縱使構成系爭商標之「個別」部份或有描述性，然自系爭商標「整體」觀之，應屬於「暗示性描述」。組成系爭商標之「BALANCING」及「ON DEMAND」等詞均非原告商品之說明，而有關「BALANCING」之涵義，經查閱字典可知其定義為「
平衡、均衡」、「協調、和諧」或「平靜、鎮定」、「結存、結餘」、「平衡物」、「抵銷因素」等等；而「ON DEMAND」則為「一經要求、承索」或「來取即付」等意義，均與
系爭商標欲指定類別之商品項目無涉。有關個別「BALANCING」、「ON DEMAND」已各有數種意義已如前述，致使「BALANCING ON DEMAND」亦因此具不特定或多重含義。此已與「
商品描述或說明應具有一定或特定意義」（如指定商品名稱、指定商品內容之名稱）有間，故系爭商標至多僅生對指定商品內容之間接暗示，而無足使相關消費者直接對其內容產生聯想，顯非「指定商品之說明」。
㈣原告於申請美國商標時，業已獲得美國專利暨商標局之核准而順利獲得註冊，美國之商標法較我國先進，且在申請時就需要提供使用證明以確認此商標係已確實於市面上使用、得為公眾所知悉之商標。在原告已經廣泛使用此商標並欲讓消費者認清品牌之來源時，被告卻不欲承認較先進之美國專利暨商標局之認定，實讓原告無所適從。
㈤縱認系爭商標「Balancing on Demand」就第12類「電動自
行車、自行車以及其零組件、電動汽車…」有些許描述性意味，被告亦可透過行政指導方式使原告指定使用商品或服務的範圍予以減縮，而非直接核駁。被告應選擇對於原告損害最少之方式，參酌商標法施行細則第27條以及混淆誤認之虞審查基準第7條之精神，例如：主動要求原告減縮指定使用
之商品或服務範圍，而非將「晶片、半導體、積體電路」等無疑慮部分一併核駁，始符合行政程序法之要求。
㈥並聲明：⒈原行政處分及訴願決定均撤銷；⒉上開撤銷部分，被告機關應准予申請案號000000000號，商標名稱為「Balancing on Demand」註冊；⒊訴訟費用由被告負擔。
三、被告辯稱：
㈠原告於行政訴訟起訴狀中列舉以搜尋引擎檢索「BALANCING
ON DEMAND」之網路資料，指稱無論業界或其他第三人，在
原告之前均未曾使用該技術之詞形容類似技術或指定之商品，原告首開先例以其作為商標，並舉組成系爭商標之「BALANCING」及「ON DEMAND」等詞經查閱字典已各有數種意義，致使「BALANCING ON DEMAND」亦因此具不特定或多重含義
，非指定商品之說明，具相當之識別性。再者，由系爭商標已獲美國專利暨商標局之核准註冊一事，益證系爭商標已確實於市面上使用、得為公眾知悉之商標云云，惟查前揭網路資料無原告於我國使用系爭商標之態樣查詢結果，復無於我國其他行銷廣告、商標使用網頁、銷售數量、金額等證據資料可資佐證，自難遽認系爭商標業經原告長期廣泛使用，在交易上已成為其商品之識別標識。又商標之識別性應就商標整體觀察，應以我國相關消費者的認知為準。「BALANCING
」及「ON DEMAND」個別雖各有數種意義，惟以我國具普通
知識經驗消費者所具備外文程度，多會以「BALANCING ON DEMAND」三個外文之通常字義直譯為「達到平衡要求」或「
經要求之平衡」，予消費者寓目印象為商品之一般性描述用語，尚不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，自不具識別性。
㈡另美國與我國國情不同、法制有別，商標因具屬地性，欲於我國申請商標註冊，自須符合我國商標法之規定，系爭商標雖於美國有使用事實，但係以「BATTERY BALANCING ON DEMAND 」於美國取得輔助註冊，且與本件「BALANCING ON DEMAND 」內容不同，復無於我國使用於指定商品的實際使用證據資料，證明「BALANCING ON DEMAND 」商標已因使用而使我國相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而得以成為商品來源之識別標誌，尚不得以系爭商標在美國取得註冊，認為在我國亦具識別性應准予註冊之有利論據。
㈢並聲明：⒈駁回原告之訴；⒉訴訟費用由原告負擔。
四、按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第5條所規定。又「商標不符
合第5條規定者」，不得註冊，亦為商標法第23條第1項第1
款所明定。而「．．有不符合第5條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」復為同法第23條第4項所規定。換言之，
未具有先天識別性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。本件爭點在於，系爭商標是否具識別性（是否符合商標法第5條第2項之規定）？是否取得商標第二層意義具有後天識別性（有無商標法第23條第4項規定之適用）？茲析述
如下：
㈠按商標的主要功能在於識別商品或服務之來源，倘標識無法指示及區別所指定之商品或服務之來源，即不具商標功能，自不得核准註冊。而標語是用來宣傳服務或商品的詞句，通常簡短、精練、容易記憶，常用以表達業者的經營理念或商品、服務的特色，業者也常藉創意的標語吸引消費者的注意，建立產品形象。對一般消費者而言，通常需要在標語經過相當期間的使用後，才會認識到該標語與一定的商品或服務的來源有關，此時標語才具有區別來源的功能，而具有識別性。因此除非高度創意性的標語，消費者在第一印象上即得將之作為區別來源的標識，否則應證明取得後天識別性，始得准予註冊。
㈡查系爭商標圖樣係由單純未經設計之橫書外文「BALANCING
ON DEMAND」所構成，而外文「BALANCING」有保持平衡、均衡、協調、和諧之意，外文「ON DEMAND」則有一經要求或
請求之意，此有原告所呈奇摩字典附卷可按（見本院卷第27、28頁），惟外文「ON DEMAND」已廣泛為我國各種不同業
者使用於指示其商品或服務之性質係隨客戶各別之要求或指定而提供，例如：Video On Demand（VOD，即隨選視訊）即指消費者可依照個人之喜好，透過網際網路隨心所欲的欣賞各類數位影音或視訊檔案，而不受播放權限、時間之約束，隨選影片服務（MOD，Movies On Demand，即隨選影片）係
指消費者可依個人喜好觀賞影片，此有網路查詢資料附卷可參，又Article On Demand（即隨選文章）係指消費者不須
購買整本書，而得僅購買書本中之單篇單章（見核駁卷第29、30頁），此外，更有Advertise On Demand（即隨選廣告
）、Fax On Demand（即隨選傳真）、Games On Demand（即隨選遊戲）、News On Demand（即隨選新聞）等服務（見核駁卷第30頁），是以系爭商標之「BALANCING ON DEMAND」
指定使用於第9類之「晶片、半導體、積體電路、充電器、
管理電源用之積體電路即供膝上型電腦或筆記型電腦之管理/ 轉換電源及充電用之積體電路…」等商品及第12類之「電動自行車、自行車及其零組件、電動汽車、二輪電動車代步機車…」等商品，依其整體觀之，其予人之印象僅係用以宣傳及表彰商品特色之用語，非經相當期間之使用，消費者實無從認識到該標語與一定之商品或服務的來源有何關連性，自不具有先天識別性。
㈢況原告亦自承「BALANCING ON DEMAND」係用以說明其所研
發之新一代應用於晶片及相關裝置之技術，而使電池在放電的時候能將剩餘電力完全放出，讓電池在充電時可以更完全，不致有所減損，若同時有多個電池時，也可以藉由事先設定的指令讓電量不致有高低相差懸殊的情況發生，如此一來，就可以讓電池的壽命增長，減少消費者需要購買新電池的頻率（見本院卷第255頁），而平衡充電確可延長電池壽命
，亦有被告所呈網路資料附卷可參（見本院卷第89、92頁），益徵上開語句確係用以表彰其商品之特色，而不具先天識別性。
㈣另原告於訴願階段雖提出系爭商標實際使用於產品包裝照片10幀，主張系爭商標業經其使用已成為表彰其商品之識別標識，符合商標法第23條第4項規定，自應准予註冊等語，惟
查，系爭商標係印製於貼紙上而黏貼於產品包裝外盒，而貼紙本身並無日期之標示，復無其他行銷廣告或銷售數量、金額等證據資料可資佐證，自難認系爭商標業經原告長期廣泛使用，在交易上已成為其商品之識別標識，而取得後天識別性，故系爭商標自無法依商標法第23條第4項規定，排除同
法第1項第1款規定之適用。
㈤至原告雖主張系爭商標已於美國及大陸地區獲准註冊，故系爭商標具識別性應准予註冊乙節。查原告雖曾向美國專利商標局申請註冊「BATTERY BALANCING ON DEMAND」指定使用
於第9類商品（見本院卷第25頁），惟上開商標係註冊於輔
助註冊簿（見本院卷第138頁反面），並因上開商標僅係用
以描述其商品之特徵、功能或用途，而經拒絕註冊於主要註冊簿（見本院卷第141至142頁），原告自不得援引上開在美國獲准註冊案例而主張本件應為其有利之認定。至於系爭商標雖於大陸獲准註冊商標，然我國與大陸之商標法制及審查基準仍有差異，原告所舉在大陸獲准註冊案例，尚難執為系爭商標應准予註冊之論據。
五、綜上所述，系爭商標指定使用於上述商品，不具先天識別性，應不准註冊。從而，被告所為核駁之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，及請求被告應作成准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。
六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1
項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　25　　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官 李得灶
法　官　王俊雄
法　官 林欣蓉
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　31　　日書記官 周其祥