智慧財產法院行政判決

103年2月19日辯論終結

原告

曾記貿易有限公司

代表人

林幸嬉

訴訟代理人

曾耀聰律師

複代理人

鄧雅旗律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

孫重銘

參加人

上岱實業有限公司

代表人

楊榮統

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國102 年6 月18日經訴字第10206103130 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國89年2 月17日以「鯊魚圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之「衣服、褲子、外套、夾克、西裝、領帶、內衣、Ｔ恤、冠帽、服飾用手套、腰帶、服飾用皮帶、襪子、毛襪、圍巾」商品，向原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第971696號商標（商標權期間：90年11月16日至100 年11月15日，復延展至110 年11月15日，下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人上岱實業有限公司（下稱上岱公司）於94年10月21日以其所有註冊第539914、491494、829085、951237、951238、951239號等商標，主張系爭商標有違註冊時商標法第37條第7 款、第12款、第14款及92年11月28日修正施行商標法（下稱修正前商標法）第23條第1 項第12款、第13款、第14款之規定，對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標與參加人所有註冊第951237、951238、951239號等商標構成近似，有違註冊時商標法第37條第12款及修正前商標法第23條第1 項第13款之規定，以99年4 月21日中台評字第940408號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱前次處分）。原告不服，提起訴願，案經經濟部審議，認系爭商標申請註冊時，該據以評定之註冊第951237號、第951238號及第951239號「PUNCH & SHARKPUNCHSHARK 及圖」等3 件商標均尚未核准註冊，是該3 件據以評定商標尚不得據以主張系爭商標有違註冊時商標法第37條第12款之規定，故原處分並不符修正前商標法第91條第2 項之規定等理由，以99年11月1 日經訴字第09906064510 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定（下稱前次訴願決定）。被告遂依經濟部訴願決定意旨重新審查，以本案仍屬現行商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，又系爭商標所涉註冊時商標法第37條第7 、12、14款，業經修正為商標法第30條第1 項第11、10、12款，以註冊時及修正施行後法條規定均為違法事由為限，始得撤銷其註冊，乃核認系爭商標與據以評定之註冊第491494號、第539914號商標構成近似（如附圖二、三所示），復均指定使用於衣服及襪子等類似商品，有致相關消費者混淆誤認之虞，應有註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第30條第1 項第10款規定之適用，以102 年1 月25日中台評字第990357號商標評定書為第971696號「鯊魚圖」商標之註冊應予撤銷之處分；又系爭商標既應依前揭法條規定撤銷其註冊，其是否尚有違註冊時商標法第37條第7 、14款之規定及現行商標法第30條第1 項第11、12款規定，即無庸論究。原告不服，提起訴願，經經濟部以102 年6 月18日經訴字第10206103130 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）本件參加人上岱公司係以註冊第539914、491494、829085、951239、951238、951237號等商標對系爭商標申請評定，而被告機關於前次處分時係認系爭商標與註冊第951237、951238、951239號商標構成近似而撤銷系爭商標之註冊，足見被告機關認定系爭商標與註冊第539914、491494、829085號等商標不構成近似，否則何以前次處分並未論及該等商標？今被告機關卻於本件原處分認系爭商標與註冊第539914、491494號商標構成近似，自違反行政自我拘束原則及禁反言原則，故本件原處分確有違法之處。

（二）經比較系爭商標與據以評定商標，系爭商標圖樣為一鯊魚圖，頭部係朝左偏上；據以評定註冊第539914號商標係以一劍魚圖置於上方，並以與魚圖同比例之字體於下方加「好魚」之中文字；據以評定註冊第491494號商標則係以一塗滿墨色之劍魚圖置於橄欖形框內，橄欖形框內上方及下方各分別有「GOOD LUCK 」及「GLADIUS 」等英文字，橄欖形框外下方則有與圖樣同比例大小「上岱」之中文字。因此，系爭商標與據以評定商標於圖形外框、中文文字、外文文字、文字位置，皆有所不同。又，據以評定商標圖樣均分為上下二部分，下部均係以中文「上岱」、「好魚」二字與上部之圖形所共同組合構成，中文部分約占商標圖樣一半之比例，復為國人即一般消費者最熟悉之中文，外文字體極小，自較易吸引一般消費者注意，是據以評定商標之主要部分自難認係魚圖形。原處分僅抽離據以評定商標之魚形圖與系爭商標為比較，進而認定兩商標構成近似，實有悖判斷商標近似之整體觀察原則。

（三）原處分雖謂系爭商標與據以評定商標二者均為具有相同頭部朝左、具有背鰭、腹鰭及尾鰭等魚特徵之魚圖形云云，然原處分所述兩商標之相似特徵均係自然界之魚常見樣貌，並非商標獨特意匠之設計，實難憑此而認定兩商標近似，而有混淆之虞。況兩商標彼此設計上有上述差異，而足以彰顯各自之特徵、構圖及意匠，其中據以評定商標所使用之劍魚圖形，其吻部為平扁的劍狀突出，且顯著延長，復搭配橄欖形框及中英文字，明顯與系爭商標有所區隔，經異時異地隔離觀察，相關消費者應可自二者魚圖形之外觀、圖樣外框及外文部分，區辨兩商標之差異處，兩商標給予消費者之整體印象，應非近似。

（四）末者，參加人前以本件據以評定商標主張原告另項註冊第1074718 號商標（下稱另案商標）與據以評定商標構成近似，業經本院98年度行商訴字第181 號行政判決認定兩商標不構成近似。雖另案商標與本件系爭商標不同，然另案商標與系爭商標構造亦類似（差別者為另案商標於鯊魚圖下方列有「Tigershark」之英文字，此為系爭商標所無），故二案件之情形應屬類似，基於「相同之案件，應為相同之處理」之法理，本件自應為相同之認定，即系爭商標與據以評定商標不構成近似，始為允當。

（五）並聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告抗辯：

（一）本件依「混淆誤認之虞」審查基準（下稱審查基準）之相關因素審酌如下：

１、商標是否近似暨其近似之程度：系爭商標係由一頭部朝左之魚形圖所構成，而據以評定註冊第539914號「好魚及圖」商標，係由一頭朝左之魚圖形並在圖形下方置有中文「好魚」所組成；據以評定註冊第491494號「上岱及圖GOOD LUCK GLADIUS 」商標，係由一頭朝左之魚圖形並在圖形上下處分別置有圖形化之外文「GOOD LUCK 」與「GLADIUS 」共同置於略呈橄欖形框內，橄欖形框底下方再置有中文「上岱」所組成，兩商標整體圖樣予人寓目深刻印象者為引人注意之魚形圖，而為其商標圖樣上主要識別部分之一，二者雖在魚之細部特徵上略有差異，然均為具有相同頭部朝左、具有背鰭、腹鰭及尾鰭等魚特徵之魚圖形，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察之際，尚不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。又據以評定商標既均有一明顯魚形圖之設計作為其商標主要識別部分之一，且與系爭商標之魚形圖之外觀設計極其相近，縱據以評定商標之魚形圖下方尚有中文「好魚」、「上岱」字樣之差異，仍無礙兩商標圖樣整體予相關消費者之認知，均為以一相彷彿之魚圖形為主要構圖設計，而構成近似商標之印象。又兩商標之魚形圖細微比對固可見其差異，然一般消費者皆憑著對商標未必清晰完整之印象，在不同時間或地點作消費選購行為，而非隨時手執兩商標以併列比對之方式選購，故兩商標圖樣上細微部分之差異，在消費者印象中難以發揮區辨之功能，自難執此即謂兩商標不構成近似。

２、商品是否類似暨其類似之程度：系爭商標指定使用之「衣服、褲子、外套、夾克、西裝、領帶、內衣、Ｔ恤、冠帽、服飾用手套、腰帶、服飾用皮帶、襪子、毛襪、圍巾」商品，與據以評定註冊第539914號商標指定使用之「各種男女服裝、童裝、襯衫、外套、內衣」、據以評定註冊第491494號商標指定使用之「冠帽、領帶、日常用手套、襪子、褲襪」商品相較，二者商品均為供人體穿戴、保暖、美觀等用途，經常相互搭配使用，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同之來源，應屬構成類似之商品，且類似程度極高。

３、商標識別性之強弱：查本案據以評定之魚圖，為習見之自然界動物圖形，固非參加人所首創，惟與據以評定商標指定使用之商品並非相關，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之標識，應認具有相當之識別性。

４、本件衡酌兩商標構成近似程度不低，指定使用商品性質同一或類似程度極高，及據以評定商標具有相當之識別性等因素，客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標與據以評定商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

（二）被告前次處分認註冊第951239、951238、951239號商標已足以作成系爭商標應予撤銷之處分，對於其餘三件據以評定註冊第539914、491494、829085號等商標，於前次處分時並未加以審酌，是並無原告所稱兩案處分認定不一致之情形。另原告所舉本院98年度行商訴字第181 號判決案例，核其該案所涉商標圖樣與本件系爭商標不同，案情各異，應屬另案問題，尚不得比附援引，執為本件二商標不構成近似之論據，併予敘明。

（三）並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人部分：

（一）系爭商標與據以評定商標是否近似暨其近似之程度：１、系爭商標與據以評定商標相較，雖魚形圖魚之嘴部、背鰭及腹鰭數與形狀之細部特徵略有差異，然二者均為具有相同頭部朝左、具有背鰭、腹鰭及尾鰭等魚特徵之魚圖形應屬構成近似之商標，且近似程度不低。原告固稱據以評定商標之「好魚」、「上岱」二字約占商標圖樣一半之比例，而難認據以評定商標之主要部分係魚圖形云云，然系爭商標並未搭配任何文字，自無從以文字部份與據以評定商標做文字上之比較，按據以評定商標既均有一明顯魚形圖之設計作為其商標主要識別部分之一，其與系爭商標之魚形圖之外觀設計極為相近，縱據以評定商標之魚形圖下方尚有中文「好魚」或「上岱」等字樣之差異，仍無礙兩商標整體予相關消費者之認知，均為以一相彷彿之魚圖形為主要構圖設計，而構成近似商標之印象。

２、次者，原告固指稱「鯊魚」為自然界之魚常見樣貌，並非商標獨特意匠之設計云云，惟其與據以評定商標指定使用之商品並非相關，消費者會直接將其視為指示及區辨來源之標識，應認具有相當之識別性。

３、再者，原告自稱據以評定商標圖樣為「劍魚」，而系爭商標為「鯊魚圖」，故二者不近似云云，惟註冊第539916、410630、539915、491494號商標皆呈現有「SHARK 」字樣，無疑地乃在說明據以評定商標圖形乃為「鯊魚圖」，其與系爭商標所呈現之鯊魚圖是相同的，實則就消費者之立場，亦僅會聯想到鯊魚圖，根本不會與「劍魚」產生聯想，故原告稱據以評定商標為「劍魚」應不足採。

４、參加人曾對於原告所註冊第1177874 號及註冊第1181542號商標提出評定，皆經被告機關審查認為該等商標與據以評定商標屬近似商標而撤銷在案，因此，原告主張系爭商標不近似於含有「中文」之各據以評定商標，顯不足採。

（二）參加人之據以評定商標，於業界而言頗負盛名，原告顯然以不公平競爭之目的，以非出於原告自創之系爭商標申請註冊，衡酌一般客觀事實，尚難謂無使相關消費者對其商品來源及產製主體發生混淆誤認誤信而購買之虞，尤以原告曾是參加人「鯊魚圖」之被授權廠商，一直以來使用參加人「鯊魚圖」於衣服產品行銷，當其獲得系爭商標鯊魚圖之註冊後，即不再與參加人談論授權事宜，反於市場上行銷鯊魚圖之衣服產品，對參加人造成莫大損失。綜上，系爭商標「鯊魚圖」商標與據以評定商標註冊第539914號及491494號相較，皆有極近似之「鯊魚圖」，系爭商標實有違註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第30條第1項第10款之規定，應不得核准註冊，原告之訴應無理由。

（三）並聲明求為判決：駁回原告之訴。

五、上開事實概要欄所述之事實，為兩造所不爭執，並有系爭商標商標及據以評定商標註冊證（見評定卷㈠第16頁、第21至22頁）、商標評定書、訴願決定書（見本院卷第23至31頁）在卷可稽，堪認為真正。

六、按「本法100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響」，商標法第106 條第1 項定有明文。次按商標圖樣「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」，不得註冊，亦分別為系爭商標註冊時商標法第37條第12款及現行商標法第30條第1 項第10款本文所規定。而所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455 號判決參照）。故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關公眾、消費者產生混淆誤認之虞。

七、查本件係商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，而系爭商標所涉註冊時商標法第37條第12款，業經修正為商標法第30條第1 項第10款，無論修正前後均為違法事由，是以本件兩造爭點為：系爭商標是否有違反註冊時商標法第37條第12款與現行商標法第30條第1 項第10款，而有不應准予註冊之事由。茲依上開混淆誤認之判斷標準，分述如下：

（一）商標識別性之強弱：

１、按商標識別性越強，相關消費者就商品或服務之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起相關消費者產生混淆誤認。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性較弱。

２、本件據以評定註冊第539914號商標為一魚圖形下置「好魚」文字所構成，該魚圖形固為習見之自然界動物圖樣，然其指定使用於「各種男女服裝、童裝、襯衫、外套、內衣」商品，與所指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其特性全然無關，消費者會直接將之視為指示及區辯來源之標識，而為任意性商標，自具有相當之識別性。

（二）商標是否近似暨其近似之程度：

１、按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。又按二商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院91年度判字第1559號判決參照），惟若商標圖樣中之一定部分特別引人注意，有此部分而商標之識別功能特別顯著者，自可就此部分加以比較觀察，以判斷兩商標是否近似，此與單純將商標割裂分別比較者不同（最高行政法院73年判字第1144號判決意旨參照），亦即商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品或服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分，故主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品或服務之消費者的整體印象。

２、查系爭商標係由一頭部朝左之魚形圖所構成，而據以評定註冊第539914號商標則為一頭部朝左之魚形圖、圖形下方置中文「好魚」二字所構成，兩商標整體圖樣予人寓目深刻印象者為引人注意之魚形圖，而為其商標圖樣上主要識別部分之一。再者，兩商標魚形圖均係以簡單之魚身加上魚的背鰭、腹鰭及尾鰭等魚的主要特徵呈現魚形圖案，且魚的頭部均朝左，整體外觀予人寓目印象極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察之際，尚不易區辨，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。原告固稱據以評定註冊第539914號商標為吻部平扁劍狀突出之劍魚圖形，與系爭商標有所區隔等語，然查，兩商標之魚嘴形狀、背鰭與腹鰭之數量雖略有差異，惟消費者於選購商品時，係以對商標之整體概略印象為區辨商品來源之依據，而非手執兩商標商品以併列比對之方式為之，因此縱兩商標之魚圖形有上開細微之差異，於消費者之印象中尚無從產生區辨之功能，是原告上開主張委無足採。原告又稱據以評定註冊第539914號商標尚有「好魚」二字，足以與系爭商標區別云云，查據以評定註冊第539914號商標除魚形圖外固另以「好魚」二字作為其識別商品來源之一，然系爭商標僅有一單純魚形圖，並無其他文字或圖樣作為識別，而系爭商標擷取據以評定註冊第539914號商標中之魚形圖案作為其商標，且其商標圖案與據以評定註冊第539914號商標之魚形圖案高度近似，則相關消費者見系爭商標，即容易誤以為與據以評定註冊第539914號商標有所關聯，僅係省略「好魚」二字，自有使相關消費者混淆誤認之虞，是縱據以評定註冊第539914號商標較系爭商標多了中文文字，亦無礙於兩商標整體予相關消費者極為近似之認知，原告上開所稱亦不足取。

（三）商品或服務是否類似暨其類似之程度：

１、按商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。又商品或服務類似與否之認定，並非絕對受商品或服務分類之限制，同一類商品或服務不一定是類似商品或服務，而不同一類的商品或服務也可能是類似商品或服務。

２、查系爭商標指定使用於「衣服、褲子、外套、夾克、西裝、領帶、內衣、Ｔ恤、冠帽、服飾用手套、腰帶、服飾用皮帶、襪子、毛襪、圍巾」商品，與據以評定註冊第539914號商標指定使用之「各種男女服裝、童裝、襯衫、外套、內衣」相較，兩商品均為服飾或其相關配件，而具有供人體穿戴、保暖、美觀等相同用途，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，或透過相同之行銷管道及販賣場所進行銷售，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同之來源，應屬構成類似之商品，且類似程度極高。

（四）本院審酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度等因素，認據以評定註冊第539914號商標具有相當之識別性，系爭商標與據以評定註冊第539914號商標近似程度不低，兩商標所指定使用之商品類似程度極高，經本院綜合判斷後，應認系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標與據以評定商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。

（五）至原告雖稱被告於前次處分已認定系爭商標與註冊第539914、491494、829085號等商標不構成近似，故本次處分違反行政自我拘束原則及禁反言原則，且本件應與本院98年度行商訴字第181 號判決為相同之認定云云，然查：１、參加人雖以註冊第539914、491494、829085、951239、951238、951237號等商標對系爭商標申請評定，然被告於前次處分時僅論以註冊第951239、951238、951239號商標與本件系爭商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，而作成系爭商標應予撤銷之處分，對於其餘三件註冊第539914、491494、829085號等商標，於前次處分中並未審酌等情，有前次處分書附卷可參（見評定卷㈠第1 至3 頁），原告主張被告於前次處分已認定系爭商標與註冊第539914、491494、829085號等商標不構成近似云云，顯有誤會，其據此主張被告違反行政自我拘束原則及禁反言原則，亦屬無據。

２、參加人另案雖曾以本件據以評定註冊第491494號、第539914號商標對原告另案註冊第1074718 號商標申請評定，經本院審理後認兩商標不構成近似等情，有本院98年度行商訴字第181 號判決附卷可參（見本院卷第32至39頁），然該案原告註冊第1074718 號商標圖樣為一頭部朝左、全身為墨色之魚圖形與外文「Tiger Shark 」上、下分置所組成，不僅商標圖樣與本件系爭商標不同，其魚圖形之圖樣也與本件系爭商標略有差異，是該案之案情與本件有異，應屬另案之問題，尚不得比附援引，執為本件系爭商標與據以評定註冊第539914號商標不構成近似之論據，併予敘明。

八、綜上所述，系爭商標近似於參加人同一或類似商品之據以評定註冊第539914號商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，而有註冊時商標法第37條第12款與現行商標法第30條第1 項第10款規定之適用。從而，被告所為「第971696號『鯊魚圖』商標之註冊應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

九、本件事證已明，是據以評定註冊第491494號商標是否可證明系爭商標違反註冊時商標法第37條第12款與現行商標法第30條第1 項第10款規定，暨兩造及參加人之其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭