智慧財產法院行政判決

民國104年3月12日辯論終結

原告

尤鉦嶧

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

江亮頡

參加人

陳慶鴻

訴訟代理人

陳鎮宏律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國103 年7 月16日經訴字第10306106930 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

壹、程序事項：查原告起訴聲明原為：「經濟部智慧財產局所核准註冊第01502646號商標，應予撤銷。」（見本院卷第8 頁），嗣於民國103 年10月17日具狀變更為：「被告之訴願決定及原處分均予以撤銷。」、「被告應就第01502646號商標為異議成立之處分。」經被告無異議，而為本案之言詞辯論（見本院卷第36之1 、165 頁），依行政訴訟法第111 條第1 、2 項規定，自應允許。

貳、程序事項：

一、事實概要：參加人陳慶鴻於99年12月20日以「雨傘王及圖UmbrellaKing」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「旅行袋、皮夾、購物袋、洋傘、自動傘、傘套、拐杖傘、遮陽傘、雨傘、傘骨、海灘傘、皮箱、鞋袋、高爾夫球傘、傘頭、傘柄、傘」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1502646 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告於101 年4 月30日以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 、3 款及第13款之規定，對之提起異議。被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原異議主張之前揭條款業經分別修正為商標法第29條第1 項第3 、1 、2 款及第30條第1 項第10款規定。經被告審查，核認系爭商標並未違反前揭規定，以102 年10月21日中台異字第1010446 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以103 年7 月16日經訴字第10306106930 號為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起本件行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）系爭商標之「雨傘」、「Umbrella」一詞係指提供遮蔽之「雨傘」，又商品名稱上加上「王」、「King」字，係業者常用來強調商品品質或專業性的自我標榜表現方式；另外「王」字依教育部國語字典之定義，具有「第一名」、「最好的」、「優勝的」等含義，是參加人以中文「雨傘王」、外文「Umbrella King 」及「傘圖形」作為商標圖樣，指定使用於附圖一所示商品，予相關商品消費者之整體印象及文義觀念，乃為該商品係「品質程度居同業之冠」、「業者為『雨傘』的專家且屬佼佼者」、「標榜雨傘商品是最好的廣告標語」之意，為所指定商品品質之專業自我標榜性描述性用語及所指定商品之圖形，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品之商標，並得藉以與他人之商品相區別。

（二）系爭商標圖樣首字「雨傘」、「King」應為識別之主要部分，並為「雨傘商品」之「通用名稱」，而該「傘圖形」即為「雨傘商品」之「通用標章」，因此，系爭商標圖樣文字及圖形既然為通用名稱、通用標章，其已無法再使用而取得識別性。

（三）系爭商標與註冊第1394357 號「雨傘公主」商標（下稱據以異議商標，如附圖二所示）相較，二者引人注意之主要部分「雨傘」、「Umbrella」在外觀、觀念、讀音上相同、相彷彿，系爭商標圖樣置於圖樣中央且呈放大具長柄及傘尖之「雨傘圖形」，與據以異議商標圖樣置於圖樣中央且呈放大具長柄及傘尖之「雨傘圖形」，二者在外觀、觀念上相同，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。另兩商標指定使用之商品相同或相似，依一般社會通念及市場交場情形，一般消費者極有可能誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他近似關係，而產生混淆誤認情事。

（四）至被告所稱之新聞報導及節目宣傳影片等資料，僅有三部新聞報導提到雨傘王三字，其餘僅提到雨傘業者或雨傘達人，又參加人就系爭商標商品之年銷售額縱為新台幣（下同）1,000 萬元，然其市場規模與榮雙國際公司、富雨洋傘有限公司年營業額動輒好幾千萬相較，其營業額其實非常小，以上均無法證明系爭商標已取得後天識別性。而參加人所提之新浪網造訪人次資料，其上並無系爭商標圖樣，且其統計之時間點為96年8 月22日至100 年8 月29日，然系爭商標係於99年12月20日取得註冊，在此之前之統計資料不能作為系爭商標之資料。臺灣係雨傘王國，若貿然使參加人取得「雨傘王」之專用權，將使臺灣未來雨傘製造業歷史進程蒙上「雨傘王等於陳慶鴻」之奇怪烙印，故系爭商標之註冊應予撤銷，或將「雨傘王」及「UmbrellaKing」聲明不專用，始為妥適。

（五）聲明求為判決：⑴被告之訴願決定及原處分均予以撤銷。

⑵被告應就第01502646號商標為異議成立之處分。

三、被告則辯以：

（一）被告於系爭商標申請階段，即以系爭商標圖樣上之「雨傘王」、「Umbrella King 」屬商品相關說明，不具識別性，以核駁先行通知書函，請參加人提出意見書。參加人申復函以，系爭商標於96年創立迄今，持續使用，並廣為新聞媒體、電視節目大量且密集報導、宣傳，已取得後天識別性，經被告審酌參加人所提之各項使用證據資料，應足堪認系爭商標經參加人使用且在交易上已成為參加人商品之識別標識，而依系爭商標註冊時商標法第23條第4 項之規定核准其註冊，是本件系爭商標自無註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 款及現行商標法第29條第1 項第3 、1款規定之適用。

（二）系爭商標係由中文「雨傘王」、外文「Umbrella King 」及一雨傘設計圖所組成，其中、外文係由「雨傘」及「Umbrella」分別各加一「王」及「King」而成，整體組合文字所表達之概念，與「雨傘」及「Umbrella」有所不同，予人之印象已非商品本身名稱之意義或單純商品本身形狀，而係具有標榜所販售該商品具有最好品質之意，並非傳達商品名稱之意念，難認係屬所指定商品之通用標章或名稱，復無系爭商標已在同業間被普遍共同使用之具體事證可供參酌，本件系爭商標自無註冊時商標法第23條第1項第3 款及現行商標法第29條第1 項第2 款規定之適用。

（三）系爭商標係將中文「雨傘王」、外文「Umbrella King 」置於一雨傘設計圖之上所組成，而據以異議商標係由一雨傘圖及中文「雨傘公主」與外文「UMBRELLA PRINCESS 」、「MALI VOGUE」，外圍並裝飾有線條設計圖所構成，兩者相較，其整體圖樣予人之外觀寓目印象、觀念認知均有所別，雖兩者同有「雨傘」、及「UMBRELLA」，然「雨傘」、及「UMBRELLA」不具識別性，缺乏識別來源的功能，非消費者關注或者事後留其印象中較為顯著部分，況兩者其後分別加有「王」、「KING」或「公主」、「PRINCESS」，其整體組合後之文字所表達之概念各有不同，予人之印象有異，又兩者之傘圖設計各異，外觀予人之印象不同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯來源之可能性低，應屬構成近似程度低之商標；又兩商標指定使用之商品，就系爭商標指定使用於旅行袋、皮夾、購物袋部份，與據以異議商標並不構成近似，然就系爭商標指定使用於洋傘等商品，則與據以異議商標指定使用之商品屬同一或類似程度高之商品；另兩商標各自表達不同之概念，所呈現予相關消費者之印象，各具有不同之識別功能；系爭商標之使用情形，已如上所述，而據以異議商標之使用情形，原告並未提出相關證據以供審認，是以應足認定相關消費者較為熟悉系爭商標。從而，本件兩商標指定使用之商品或有屬同一或類似者，或屬非類似商品，再綜合兩商標構成近似程度低，產生誤認可能性低，又各具有不同之識別功能，相關消費者亦較為熟悉系爭商標等因素判斷，相關消費者應不致誤認二商標之商品為同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。是本件系爭商標之註冊，自無註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

（四）又商標法中並無針對「聲明不專用」部分提出異議，且考量商標得否註冊及排他權之判斷，均以商標整體為觀察，縱商標圖樣中包含不具識別性或功能性部分，亦不影響商標整體取得註冊之權利，是原處分洵無違誤。

（五）並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人援引被告之答辯，並補充陳述略以：

（一）商標後天識別性的判斷標準，是以一般消費者認知為斷，並非依同業競爭業者邏輯而定，被告是綜合參加人所提的證據資料來審酌系爭商標後天識別性，並非只有新聞報導，而參加人所提的網路網頁攫取畫面，並不等同於新聞報導內容的全部，又雨傘王部落格建置之瀏覽人數在西元2007年至2011年共有170 萬人次造訪，單日瀏覽量最多高達7 千多人，況系爭商標申請之前已經先使用多年，本件原告本來有意經銷參加人的雨傘王商品，惟因條件談不攏而作罷，不料原告卻提出TV雨傘王、好傘王、男傘王、女傘王等多件商標申請，其有搭參加人商譽的便車之情況，甚為顯然。

（二）並聲明求為判決：駁回原告之訴。

五、本院得心證之理由：

（一）按「本法中華民國100 年5 月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」101 年7 月1 日施行之商標法第106 條第1 項定有明文。查本件系爭商標之申請日為99年12月20日，核准公告日為101 年2 月1 日，而原告提起本件異議日為101 年4 月30日，被告於102 年10月21日作成處分，是本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件。而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 、3 款，業經修正為商標法第29條第1 項第3 、1、2 款，另註冊時商標法第23條第1 項第13款則經修正為商標法第30條第1 項第10款，且均為違法事由，故本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，應依商標註冊時有效之99年8 月25日修正公布、同年9 月12日施行之商標法（下稱註冊時商標法），及100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法（下稱現行商標法）併為判斷。是本件爭點厥為：系爭商標之註冊，是否有違註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 、3 、13款及現行商標法第29條第1 項第1 、2 、3 款、第30條第1 項第10款之規定。

（二）關於系爭商標違反註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 款及現行商標法第29條第1 項第3 、1 款規定部分：

１、按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」、「商標不符合第5 條規定者，不得註冊」、「商標表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊」，系爭商標註冊時商標法第5 條第2 項、第23條第1項第1 款、第2 款定有明文；復按「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。

三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」現行商標法第29條第1 項第1 、3 款亦有規定。惟「有第1 項第2款規定之情形或有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」、「有前項第1 款或第3 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」分別為註冊時商標法第23條第4 項、現行商標法第29條第2 項所明定。因此，不具先天識別性之商標若經申請人長時間之反覆使用，在交易上已成為申請人之商品識別標識，使該商標圖樣於原本意義之外，另產生表彰商品來源之意義（第二層意義），即得准許註冊，此即為商標後天識別性。

２、系爭商標圖樣係由中文「雨傘王」、外文「UmbrellaKing」置於一雨傘設計圖上所聯合組成，其中「雨傘」、「Umbrella 」文字及雨傘設計圖為商品之說明，而「王」、「King」屬自我標榜性質的稱謂，故「雨傘王」、「Umbrella King 」均給予消費者表示商品品質或專業性的自我標榜印象，屬商品的相關說明，其指定使用於第18類「洋傘、自動傘、傘」等商品，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，自不具先天識別性，然依參加人所提雨傘王維修服務單（見申請卷第20至24頁）、門市據點名單（見申請卷第26頁）、門市據點實際照片（見申請卷第26至58頁）、大眾傳播媒體之新聞報導及節目宣傳影片（見申請卷第59至74）、部落格網友對系爭商標之正面評價（見申請卷第75頁）、系爭商標商品相關合約書、報價單（見申請卷第76至101 頁）、營業銷售額與稅額申報書（見申請卷第102 至115 頁）等證據資料，可知系爭商標係於96年起即開始使用迄今，參加人不僅於商品之塑膠袋、紙箱、吊牌、貼紙、門市名片、維修服務單、招牌、營業場所告示牌、平面媒體廣告上均使用系爭商標行銷商品，並經新聞媒體、電視節目大量報導、宣傳，且系爭商標商品平均每年銷售額高達千萬元，由以上證據綜合觀之，應認系爭商標因參加人長期、持續使用，已足使相關消費者區辨其為表彰商品或服務來源之標識，而取得後天識別性，揆諸前揭說明，系爭商標自無註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 款及現行商標法第29條第1 項第3 、1 款規定之適用。

３、原告雖主張參加人所提之新聞媒體報導，僅有三則報導畫面上有標示系爭商標圖樣，其餘均無，又年銷售額達千萬元並不高，自難認系爭商標已取得後天識別性云云。然查，本件並非僅以新聞報導及年銷售額之單一證據認定系爭商標取得後天識別性，而係依上開所有證據綜合認定之，原告僅以單一因素否認系爭商標之後天識別性，並不足採，且參加人接受台視新聞、民視新聞、非凡新聞、民視交通台、中天新聞台、三立新聞台、八大綜合台、中視新聞台、公共電視台等等新聞媒體專訪時，畫面上確實有系爭商標「雨傘王」（見本院卷第100 頁、109 頁、114 頁、118 頁、129 頁、130 頁、135 頁、137 頁、138 頁、第135 至153 頁），復參以相關網友留言謂：「如果週遭有朋友想買晴雨兩用傘的話，我還是很推薦雨傘王的產品以及維修服務。」、「我推薦如果想買傘，不妨直接走一趟雨傘王挑把好傘。」、「我要稱讚我的雨傘，雨傘王，你好棒。」、「雨傘王的傘是很有保障的」、「期待已久的雨傘王終於寄到了。」、「他要推薦雨傘王。」、「走著走著後來發現了前陣子新聞網路大幅報導的雨傘王。」、「雨傘王真強，果然沒給他NG。」、「請去雨傘王買一隻，超威的。」（見申請卷第75頁、75頁背面），足見相關消費者已以系爭商標作為識別商品或服務來源的標識，系爭商標確實已取得後天識別性無誤，原告上開所述委無足採。

（三）關於系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第3 款及現行商標法第29條第1 項第2 款規定部分：按商標有所指定商品或服務之通用標章或名稱者，不得註冊；商標僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者，不得註冊。註冊時商標法第23條第1 項第3 款及現行商標法第29條第1 項第2 款分別定有明文。復按通用標章係業者就特定商品或服務所共同使用之標誌，通用名稱則是業者通常用以表示商品或服務名稱，因其等對消費者而言均為一般業者用來表示或指稱商品或服務本身，缺乏識別來源的功能，且若由一人取得排他專屬權將影響公平競爭，故不得取得註冊。經查，系爭商標圖樣係由中文「雨傘王」、外文「Umbrella King 」置於一雨傘設計圖上所聯合組成，整體組合設計成一具有獨特印象之圖案，與單純之中、外文「雨傘」、「Umbrella」及雨傘設計圖有所不同，予人之印象已非商品本身名稱之意義或單純商品本身之形狀，原告復未提出「雨傘王」3 個字已在同業間被普遍共同使用之具體事證，況系爭商標圖樣亦非僅由「雨傘王」3 個字所構成，自難認系爭商標係屬所指定商品之通用標章或名稱，系爭商標之註冊自無商標法第23條第1項第3 款及現行商標法第29條第1 項第2 款規定之適用。

（四）關於系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定部分：按商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455 號判決參照）。又判斷兩商標有無混淆誤認之虞，應參酌(1) 商標識別性之強弱；(2) 商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品／服務是否類似暨其類似之程度；(4) 先權利人多角化經營之情形；(5) 實際混淆誤認之情事；(6) 相關消費者對各商標熟悉之程度；(7) 系爭商標之申請人是否善意；(8) 其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。經查：

１、商標是否近似暨其近似之程度：系爭商標係由中文「雨傘王」、外文「Umbrella King 」置於一雨傘設計圖之上所組成，而據以異議商標係由一雨傘圖及中文「雨傘公主」與外文「UMBRELLA PRINCESS 」、「MALI VOGUE」，外圍並裝飾有線條設計圖所構成，異時異地隔離整體觀之，兩商標予人之外觀寓目印象、觀念認知均有所別，讀音亦不相同，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯來源之可能性低，應屬構成近似程度低之商標。原告雖謂兩商標均有「雨傘」、「Umbrella」及置於圖樣中央之雨傘圖形，因此構成近似云云，惟按兩商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院91年度判字第1559號判決參照），本件兩商標整體構圖完全不同，外觀、觀念、讀音均有差異，原告將兩商標中之「雨傘」、「Umbrella」及雨傘圖樣抽離比對，顯然違反整體觀察原則，其所述自不足採。

２、商品／服務是否類似暨其類似之程度：系爭商標指定使用之「旅行袋、皮夾、購物袋」商品與據以異議商標指定使用之「紙傘；陽傘；童傘；傘頭；傘骨；傘把；自動傘；拐杖傘；海灘傘；遮陽傘；露營傘；高爾夫球傘；雨傘；傘；傘套；傘環」商品相較，前者為盛裝物品之用，以皮革、布類或多元材質製成，後者則為遮陽擋雨用具，多以防水材質製成，兩者於功能、材料、產製者或其他因素上具有之共同或關聯處並不多，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯來源之可能性極低，應非屬同一或類似之商品。另系爭商標指定使用之「洋傘、自動傘、傘套、拐杖傘、遮陽傘、雨傘、傘骨、海灘傘、皮箱、鞋袋、高爾夫球傘、傘頭、傘柄、傘」商品與據以異議商標指定使用之「紙傘；陽傘；童傘；傘頭；傘骨；傘把；自動傘；拐杖傘；海灘傘；遮陽傘；露營傘；高爾夫球傘；雨傘；傘；傘套；傘環」商品相較，兩者於功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處多，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬同一或類似程度高之商品。

３、相關消費者對各商標熟悉之程度：系爭商標因參加人長期、廣泛之使用，已建立相當之識別性而為相關消費者所知悉，而據以異議商標之使用情形，異議人並未提出相關證據以供審認，應認定相關消費者對系爭商標較為熟悉。

４、承上所析，本院審酌商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似之程度、相關消費者對各商標熟悉之程度，認本件兩商標指定使用之商品或有屬同一或類似者，或屬非類似商品，惟兩商標近似程度不高，相關消費者對系爭商標較為熟悉等因素，經本院綜合判斷後，應認系爭商標之註冊並不會使消費者誤認與據以異議商標來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源而產生混淆誤認之虞，是本件系爭商標之註冊，自無前揭註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定之適用。

（五）至原告主張系爭商標中之「雨傘王」及「Umbrella King」應聲明不專用等語，惟按現行聲明不專用制度，僅是於商標申請註冊審查程序中就可能發生商標權爭議的情形，預作防範的行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，並非日後判斷該事項是否具識別性的唯一依據，若未依規定為不專用之聲明，核准商標註冊者，考量商標得否註冊及排他權之判斷，均以商標整體為觀察，縱商標圖樣中包含不具識別性或功能性部分，亦不影響商標整體取得註冊之權利，本件已就系爭商標是否有原告所指不得註冊之事由詳為論述如上，至原告所指聲明不專用部分，非本件商標異議事件所得審究之範圍，附此敘明。

六、綜上所述，系爭商標之註冊並無註冊時商標法第23條第1 項第1 、2 、3 、13款及現行商標法第29條第1 項第1 、2 、3 款、第30條第1 項第10款規定之適用，從而，被告就系爭商標異議案所為異議不成立之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標之註冊為應予撤銷之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭