智慧財產法院行政判決

民國103年10月2日辯論終結

原告

美商．耶羅巴克斯公司

代表人

泰瑞 陳(總裁）

訴訟代理人

桂齊恆律師

訴訟代理人

林美宏律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

袁月美

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國103年4月1日經訴字第10306102630號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國101 年10月5 日以「YELLOWBOX anddevice（in Black & White）」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第25類之「海灘鞋、靴、靴鞋、涼鞋、鞋」商品，向被告申請註冊。案經被告審查以102 年10月30日商標核駁第350928號審定書為核駁之行政處分（下稱原處分）。原告不服原處分，向經濟部提起訴願，經濟部以103 年4 月1日經訴字第10306102630 號訴願決定（下稱訴願決定）駁回，原告不服訴願決定，為此向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨被告就系爭商標應為准予註冊之處分，並主張略以：

㈠商標法第30條第1 項第10款規定之「近似」，應依「混淆誤認之虞」審查基準5.2.3 所示，就商標圖樣整體為觀察，係因商標呈現在商品之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。系爭商標與據以核駁之註冊第1134422 號「艾莉詩服飾股份有限公司標章」商標（下稱據以核駁商標，如附圖2 所示）雖均以「向日葵」為構圖，但以自然界習見之花朵為商標者，其識別性較低，消費者斷不可能單憑該識別性低之圖形聯想至特定主體，且本案二商標整體構圖、組成元素及予人寓目印象皆有顯著差異，足使人輕易加以分辨，並無致生混淆誤認情事，被告僅據此等識別性較低之圖形，率斷二商標構成近似，忽視整體圖樣差異，明顯違反「混淆誤認之虞」審查基準，更忽略相關消費者之認知經驗，難謂妥適。

㈡被告未考量系爭商標與據以核駁商標整體圖樣尚有差異，其構成近似之程度較低，系爭商標已有具體且廣泛行銷至世界各國之事實，為相關消費者所熟悉等因素，僅以近似為主要理由為核駁處分，與審查基準之明示有違，理由如下：

⒈二商標整體圖樣明顯有別，並未構成近似：

⑴系爭商標包含顯著之外文「YELLOWBOX 」，且該文字與花朵圖形併置於黑色底圖上，予人完整不可分割之印象，消費者於觀察時，自不可能忽略文字部分，僅就圖形為觀察而與單純花朵圖案之據以核駁商標產生混淆，尤其系爭商標圖樣上之外文「YELLOWBOX 」即原告公司名稱主要部分，相關消費者足以據之輕易辨識商品來源，實無致生混淆誤認之虞。縱單就圖形部分而論，系爭商標係以抽象不規則形狀之花瓣，搭配圓弧形網格及點狀圖案組成之花蕊設計，呈現花朵盛開之美感，亦與以單純網格構成花蕊之據以核駁商標圖樣大相逕庭，再加上原告獨創之外文「YELLOWBOX 」，二商標整體外觀、組成元素之差異顯著，要無相互混淆誤認情事，自未構成近似，被告刻意將系爭商標圖樣加以割裂，逕就圖形部分與據以核駁商標進行比對，明顯有違商標整體觀察原則。⑵系爭商標與據以核駁商標雖巧合均以向日葵為構圖，但以習見之花朵圖案為主題設計商標，圖形特徵多半難以脫離其真實樣貌，自不能因部分特徵偶同即主觀認定二者構成近似，此一見解已經本院99年度行商訴字第207 號判決明示在案，故不能僅以類此自然界習見花朵之偶同，即謂有造成混淆誤認之情事，原處分及訴願決定刻意忽略此一事實，逕謂二商標構成近似，自不足維持。

⑶另經原告檢索商標註冊資料發現，在類似之鞋子、靴鞋商品及靴鞋零售批發服務上，已有諸多花朵圖形商標獲准並存註冊，如註冊第1067229 號、第1311186 號、第1067160 號、第1398851 號等商標均包含綻放花朵圖形，設計觀念相仿，且圖形特徵並未脫離真實樣貌，其中註冊第1067160 號商標雖已過專用期限，然與註冊第1398851 號商標之圖形部分相較，二者皆為左半邊花瓣加上中間花蕊呈圓點狀之設計，構圖相仿，當時仍經被告核准註冊，足證縱然商標主題偶同，只要整體圖樣有所差異，消費者均得據以辨知其商品來源不同，仍非不得併存，則系爭商標與據以核駁商標縱均包含向日葵花朵圖形，然二者文字之有無，已顯現極大差異，整體構圖亦大不相同，較諸上揭各商標間之差異更大，系爭商標更無不准並存註冊之理。

⒉系爭商標經實際使用及宣傳，足使消費者辨知商品來源：系爭商標為原告在1998年創用之女鞋品牌，使用迄今已有長達14年以上之歷史，由於品牌所標示之商品設計兼具機能性及時尚元素，深受女性消費者喜愛。原告除在美國多家獨立精品店、流行女裝店、特色商店及百貨公司設立專櫃，亦與Amazon、Belk、Buckle、Cavender's、OnlineShoes. com等網路虛擬商店合作，使全球消費者皆可透過網路輕易選購商品，原告更架設官方網站及FACEBOOK專屬網頁，積極廣告、宣傳，並提供商品訊息，基於網路資訊流通快速，臺灣相關消費者對系爭商標必有相當程度之認識，自無與他人商品產生混淆誤認之虞。反觀據以核駁商標經檢視商標權人「艾莉詩服飾股份有限公司」網頁，並未看到任何相關訊息，二商標予消費者之印象及熟悉度截然不同，確無致生混淆誤認之可能，系爭商標自應准予註冊。

三、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

㈠依商標法第30條第1項第10款規定所謂有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使消費者混淆而誤認商品／服務之來源，包括誤認來自不同來源的商品／服務以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。而判斷是否有混淆誤認之虞，「混淆誤認之虞」審查基準列有各項相關參考因素。其中商標近似及商品／服務類似二項因素為必須具備之要件，其他參酌因素則視個案中是否存在而為斟酌。本件存在相關因素審酌如下：

⒈商標是否近似暨其近似之程度：商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，其判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察，系爭商標圖樣係由向日葵花朵圖形內嵌外文「YELLOWBOX 」所構成，其外觀予人關注主要部分為「向日葵花朵圖形」，與據以核駁商標相較，二者「向日葵花朵圖形」幾近相同，在外觀、構圖意匠上高度近似，予人系列商標之印象，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

⒉商品／服務是否類似暨其類似之程度：系爭商標指定使用之「海灘鞋、靴、靴鞋、涼鞋、鞋」商品與據以核駁商標所指定之「衣服、內衣、睡衣、泳裝、襯衫、西服、褲子、裙子、運動服、民俗服裝、靴鞋、襪子」商品相較，二者皆為服飾、靴鞋商品，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之商品間應屬存在高度之類似關係。

⒊商標識別性之強弱：本件據以核駁商標係任意性商標，具相當識別性，系爭商標以幾近相同之向日葵花朵圖形申請註冊，自易對其表彰來源或產製主體產生誤認。

㈡綜合判斷商標在圖樣近似及商品與服務類似之程度、識別性等因素，系爭商標與據以核駁商標近似程度高、指定商品類似程度高、且據以核駁商標具相當識別性，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第30條第1 項第10款及第31條第1 項規定，應予核駁。

㈢至原告指出以綻放花朵圖案作為商標之全部或一部獲准註冊者不乏其例一節，經查其圖形樣態、構圖、外觀，與本件案情並不相同；另所稱原告於1998年創用系爭商標女鞋品牌使用至今，已廣為相關消費者所知悉，反觀據以核駁商標之商標權人公司網頁，並未看到任何相關訊息，是不致與據以核駁商標產生混淆一節，據其檢送之官網、FACEBOOK及網購商店資料以觀，其銷售範圍係以美國為主，亦無其他使用系爭商標於指定商品之銷售營業額、廣告量、廣告費用、銷售區域、市場占有率等證據資料以為佐證，尚難遽以認定系爭商標已廣為消費者所熟悉，且能與據以核駁商標加以區辨，而無致消費者產生混淆誤認之虞，自不得執為系爭商標亦應核准註冊之論據。至原告稱未於據以核駁公司網頁看到據以核駁商標資訊一節，在其商標權尚屬有效存在期間，自有排除他人以近似商標使用在類似或相同商品之效力，若認據以核駁商標有未使用之可能，核屬另案得否廢止註冊之問題。

四、本院得心證之理由：

㈠查系爭商標係於101 年10月5 日申請註冊，被告於102 年10月30日為「不得註冊，應予核駁」之審定，本件於103 年10月2 日辯論終結，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法為斷。故本件爭點為系爭商標是否違反同法第30條第1 項第10 款規定（本院卷第74頁之準備程序筆錄）？

㈡按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，商標法第30條第1 項第10款本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⒈商標識別性之強弱；⒉商標是否近似暨其近似之程度；

⒊商品／服務是否類似暨其類似之程度；⒋先權利人多角化經營之情形；⒌實際混淆誤認之情事；⒍相關消費者對各商標熟悉之程度；⒎系爭商標之申請人是否善意；⒏其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈢系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣之近似程度高：

⒈系爭商標圖樣係以正面向日葵花朵圖形內嵌外文「YELLOWBOX 」組成。據以核駁商標圖樣係由一朵單純墨色向日葵花朵正面圖形所構成。二者均有正面包含網格狀花蕊及墨色花瓣之花朵圖形，外觀上幾近相同，雖系爭商標之向日葵花朵圖形中疊置有墨色外文「YELLOWBOX 」，然該外文字體線條表現並非突出，大部分字母與該墨色向日葵之花蕊及花瓣圖形重疊，僅首2 字母「YE」與尾2 字母「OX」逸出花瓣圖形之外，該外文部分在構圖上並不明顯，是「向日葵花朵圖形」屬消費者關注或事後留在其印象中較為顯著之主要部分，系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣相較，除上揭不明顯之外文微差外，兩者外觀相仿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認系爭商標商品與據以核駁商標商品為來自同一來源之系列商品，或雖不相同但有關聯之來源，系爭商標與據以核駁商標之近似程度高。

⒉原告雖主張系爭商標包含顯著外文即公司名稱主要部分「YELLOWBOX 」，與據以核駁商標圖樣整體外觀、組成元素差異顯著，無相互混淆誤認情事，被告將系爭商標圖樣加以割裂，逕就圖形部分與據以核駁商標進行比對，有違「混淆誤認之虞」審查基準之整體觀察原則云云（本院卷第8 頁）。惟「混淆誤認之虞」審查基準第5.2.3 點規定：「判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。此乃係由於商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂『主要部分』觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品／服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。所以，主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品／服務之消費者的整體印象。是以，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸」，依其規範意旨，判斷商標是否近似，固以整體觀察為原則，然因商標構成之文字、圖形、記號等標識之中，如有較為顯著之部分者，事後留在消費者印象中者即為該較顯著之部分，此即為商標之主要部分，因商標之主要部分較易影響消費者對商標之整體印象，故採通體觀察並比較其主要部分之方式，以判斷商標是否近似，與商標整體觀察原則並無牴觸（最高行政法院103 年度判字第111 號判決可資參照）。系爭商標外文「YELLOWBOX 」部分疊置於向日葵花朵圖形上，在構圖上並非明顯，整體外觀較顯著者應為「向日葵花朵圖形」，對消費者而言，其寓目印象以向日葵花朵較為顯著，與據以核駁商標圖形相較，兩者整體外觀構圖意匠極相彷彿，系爭商標確與據以核駁商標高度近似，原告此部分主張，並不可採。

⒊原告另舉本院99年度行商訴字第207 號判決、與自然界動植物相關圖形商標，主張系爭商標與據以核駁商標均以向日葵構圖以習見之花朵圖案為主題設計商標，圖形特徵多半難以脫離真實樣貌，不能以此類自然界習見花朵之偶同，主觀認定構成近似，且有諸多自然界動植物圖形商標獲准並存註冊等情（本院卷第9 至20頁、第77至87頁）。惟審諸據以核駁商標之向日葵花朵圖形係以抽象不規則形狀花瓣及網格狀花蕊構成，其型態、構圖與配置均有所設計，並非僅以寫實方式呈現，尚難謂為欠缺識別性之圖案，核與本院99年度行商訴字第207 號判決所示以自然界中習見之動植物外觀寫實方式呈現之個案情節不同。另原告提出之其他商標整體商標圖樣與系爭商標、據以核駁商標圖樣有別，所指定使用之商品或服務不盡相同，是以個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品或服務類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然有所不同，基於商標審查個案拘束原則，自難比附援引為本件應准註冊之論據。

㈣系爭商標與據以核駁商標之指定使用商品類似程度高：系爭商標指定使用之海灘鞋、靴、靴鞋、涼鞋、鞋等商品，與據以核駁商標所指定之衣服、內衣、睡衣、泳裝、襯衫、西服、褲子、裙子、運動服、民俗服裝、靴鞋、襪子等商品相較，二者皆為服飾、靴鞋商品，其商品原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般消費者誤認其商品為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，兩商標指定商品間應屬存在高度之類似關係。

㈤商標識別性之強弱：本件據以核駁商標為正面向日葵花朵圖形，與指定使用衣服、內衣、睡衣、泳裝、襯衫、西服、褲子、裙子、運動服、民俗服裝、靴鞋、襪子等商品並無關聯性，為任意性商標。而系爭商標亦非其所指定使用海灘鞋、靴、靴鞋、涼鞋、鞋等商品之相關說明文字，亦屬任意性商標，相較於據以核駁商標，系爭商標圖形雖於向日葵花朵圖形中疊置墨色外文「YELLOWBOX 」，然該外文部分並非明顯，系爭商標與據以核駁商標均具有相當識別性。

㈥相較於系爭商標係於101 年10月5 日始申請註冊，據以核駁商標於93年4 月20日申請註冊，於94年1 月1 日註冊公告，是據以核駁商標之申請、獲准註冊均早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義及先申請主義，應賦予據以核駁商標較大之保護。

㈦相關消費者對各商標熟悉之程度：原告雖主張系爭商標經實際使用及宣傳，足使消費者辨知商品之來源，據以核駁商標經檢視商標權人網頁，並未看到相關訊息等情，並提出原告網站資料、商標商品銷售資料、據以核駁商標之商標權人網站資料為證（本院卷第10頁、第21至46頁）。惟觀諸原告提供之網頁資料，其中有部分僅單純標示外文「Yellow Box」（本院卷第24至37頁），與系爭商標圖樣並不相同，已難認該部分屬系爭商標之使用證據資料，且原告提出之官網及網購商店等外文資料，僅能證明原告有於美國等國外行銷商品之事實，本件尚乏系爭商標於指定商品在我國之銷售營業額、廣告量、廣告費用、銷售區域、市場占有率等相關資料佐證，實難遽認系爭商標業經原告長期廣泛行銷使用於其指定之商品，已廣為我國相關消費者所熟知。而原告提供據以核駁商標之商標權人公司網頁資料（本院卷第45至46頁），亦難佐證據以核駁商標之實際使用情形，而認定系爭商標較據以核駁商標為我國相關消費者所熟知，且足與據以核駁商標相區辨，而無致使消費者混淆誤認之虞。

㈧衡酌系爭商標與據以核駁商標雖均具有相當識別性，惟系爭商標與據以核駁商標之圖樣高度近似，且系爭商標與據以核駁商標之指定使用商品高度類似，又據以核駁商標申請、獲准註冊均早於系爭商標。綜合前開商標圖樣近似程度、指定使用商品類似程度、申請註冊與准許註冊時間等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之商品與據以核駁商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，原告亦未經據以核駁商標之所有人同意申請系爭商標之註冊，是系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第10款本文規定。

五、綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1 項第10款所定不得註冊之情形。從而，被告所為系爭商標不得註冊之處分，並無違法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並為系爭商標准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭