智慧財產法院行政判決

民國103年10月9日辯論終結

原告

大腕影像股份有限公司

代表人

林哲民（董事長）

訴訟代理人

曾允斌律師

訴訟代理人

徐志明律師

輔佐人

林慶茂

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

孫重銘

參加人

東岳傳播股份有限公司

代表人

王 鈞（董事長）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國103 年5 月6 日經訴字第10306103860 號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國99年10月4 日以「大腕BULKY ANIMATION STUDIO」商標（如附圖1 所示，圖樣內之「ANIMATION STUDIO」不在專用之列），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「航海、攝影、電影、計重、計量、救生之裝置及儀器；電力傳導、開關、轉換、蓄積、調節或控制之裝置及儀器；聲音或影像記錄、傳送或複製用器具；磁性資料載體、記錄磁碟；自動販賣機及投幣啟動設備之機械裝置；現金出納機、計算機、資料處理裝置及電腦；滅火裝置」商品及第35類之「廣告；企業管理；企業經營協助；文字處理、打字、速記、影印。廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；廣告企劃、廣告設計、報章廣告設計、雜誌廣告設計、網路廣告設計、各種廣告招牌設計、廣告美術設計、型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系設計、廣告模型設計、為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務、廣告版面設計、戶外廣告、電視廣告、電視商業廣告、電台廣告、電台商業廣告、郵購型錄廣告、廣告製作、廣告促銷模型製作、廣告資料更新、各種廣告招牌製作、廣告專欄製作、廣告稿撰寫、廣告代理、傳播媒體廣告時段租賃、廣告宣傳、樣品分發、張貼廣告、廣告宣傳品遞送、為他人促銷產品服務、電腦網路線上廣告、商品現場示範、廣告宣傳本出版、為他人提供促銷活動、為零售目的在通訊媒體上展示商品、商店櫥窗裝飾、商店擺設設計」、第40類之「材料加硫處理、紙張處理、影像處理；底片沖洗、照相底片沖洗、電影底片沖洗、相片放大、圖案轉印處理、數位相片列印、影像合成處理、照片護貝」、第41類之「教育；實地訓練（示範）；娛樂；舉辦運動及文化活動」、第42類之「電腦動畫設計、電腦繪圖；產品外觀設計、圖像藝術設計；工業分析及研究服務；電腦硬體、軟體之設計及開發；工業產品外觀設計、工業產品外觀造型設計、電腦硬體外觀設計、包裝設計、平面圖案設計、名片設計」等服務，向被告申請註冊，核准列為註冊第1465458 號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第13、14款之規定，對之提起異議。被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原異議主張之前揭條款業經修正為現行商標法第30條第1 項第10、12款規定。經被告審查，以102 年3 月29 日 中台異字第G01000667 號商標異議審定書為「系爭商標指定使用於第9類之『聲音或影像記錄、傳送或複製用器具』商品部分、第40類之『影像處理；底片沖洗、照相底片沖洗、電影底片沖洗、相片放大、圖案轉印處理、數位相片列印、影像合成處理、照片護貝』部分服務之註冊應予撤銷」之處分（下稱原處分），並於處分理由記載系爭商標指定使用於其他商品或服務之註冊無違前揭商標法規定。參加人僅就原處分所指系爭商標指定使用於第42類中「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務之註冊，無違註冊時商標法第23條第1 項第13、14款及現行商標法第30條第1 項第10、12款規定之部分表示不服，經經濟部以102 年8 月1 日經訴字第1020610459 0號訴願決定書為系爭商標指定使用於「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務部分之處分撤銷，由被告另為適法之處分。經被告重為審查，以同年10月24日中台異字第G01020619 號商標異議審定書，認系爭商標指定使用於該服務部分之註冊，違反註冊時商標法第23條第1 項第13款及現行商標法第30條第1 項第10款規定，為應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部103 年5 月6 日經訴字第10306103860 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明求為判決：撤銷原處分及訴願決定。並主張：

㈠系爭商標與據以異議之商標（如附圖2所示）不構成近似：

⒈據以異議商標為一特殊人形設計圖及英文（THE ONE ）、中文（大腕），與系爭商標之單純由中文字（大腕）及英文字（BULKY ANIMATION STUDIO) 組合之商標比較，據以異議商標標籤型人形設計圖，已足以作為識別的主要依據，加以「THE ONE 」與「BULKY ANIMATION STUDIO」之差異明顯。且系爭商標「大腕BULKY ANIMATION STUDIO」與據以異議商標「大腕THE ONE 」，雖商標中文文字相同，惟兩者均各另有商標英文文字可資區別，兩者商標之文字、字數及所欲呈現之意義，顯有不同。

⒉系爭商標其中文文字「大腕」所佔篇幅在二分之一以上，且以「行草」字體為之，並註明「BULKY ANIMATION STUDIO」，而無其他圖樣；而據以異議商標，其「人字型」圖樣所佔篇幅即在二分之一以上，「THE ONE 」之面積次之，「大腕」之中文字（字體為細明體）所佔篇幅僅佔據以異議商標篇幅約八分之一，顯見據以異議商標中，「大腕」並非其主要部分，亦非相關消費者所藉以辨別其所表彰之商品或服務來源者。

⒊系爭商標之外文為「BULKY ANIMATION STUDIO」及據以異議商標外文「THE ONE」並非既有詞彙，亦不具特定意涵，均為識別性較高之創意性商標。

㈡系爭商標與據以異議商標之指定使用服務並不類似：根據被告之「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所分的45 類之中，據以異議商標指定使用者屬009 類中之0933電影片、錄影帶、唱片、錄音帶小類組，其內容包含「影碟、電視影片、卡式錄影帶、電視節目錄影帶、電影片、錄影帶、錄影帶盒、空白錄音帶、卡式錄音帶、錄音帶、唱片、唱片套、錄音帶盒、影音光碟、伴唱帶、卡通片、動畫片、已曝光電影膠卷、已曝光電影片、磁頭清洗帶、數位影音光碟、光碟、錄音載體、聲音記錄器具、影像記錄器具」而其備註欄則指出：「電影片、錄影帶、唱片、錄音帶」組群所有商品需檢索091701「電腦硬體、電腦軟體」小類組中之「電子出版品」商品及091703「電腦應用產品（此標題涵義廣泛，不可列為商品名稱）」小類組中之「從網際網路下載之音樂」、「可下載之音樂檔案」、「從網際網路下載之影片」、「可下載之影像檔案」商品及4106「娛樂」組群中之「提供線上音樂欣賞服務、提供線上影片欣賞服務」服務及4109「影片錄影片碟影片之製作、電視娛樂節目之策劃製作」組群所有服務。而從備註欄可知，「電影片、錄影帶、唱片、錄音帶」組群所有商品以及服務並不包含4206「電腦動畫設計、電腦繪圖」可證，從而系爭商標指定使用於第42類之「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務和據以異議商標所指定使用之「影片製作，電視育樂節目之製作，錄影帶編輯，演藝節目製作」之服務，二者實非類似服務。

三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠系爭商標與據以異議商標商標圖樣近似：

⒈系爭商標圖樣，係由較大字體直書之中文「大腕」及右下方較小字體之外文「BULKY 」、「ANIMATION STUDIO」上下排列所組成，其中「ANIMATION STUDIO」為其指定使用於第42類服務相關之說明，業經原告聲明不在專用之列；而據以異議商標之商標圖樣，則由一抽象線條人形圖、外文「THE ONE 」、中文「大腕」自上而下排列組成。系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣上之「大腕」僅佔其整體圖樣八分之一，均為主要識別部分，且中文為國人慣用文字，商標圖樣係圖形、外文及中文組成時，消費者初見此商標圖樣，首先映入其眼簾者，自是所熟悉之中文字「大腕」並以之唱呼，在外觀、觀念及讀音上極相彷彿，應構成近似之商標，且近似程度高。

⒉服務類似：系爭商標指定使用之「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務，係指利用電腦設備，幫他人之商品或產品創作、製作動畫或繪圖之服務；而據以異議商標所指定使用之「影片、唱片、錄音帶、錄影片、碟影片、伴唱帶等製作及發行，電台及電視育樂節目之策劃、製作，錄影帶編輯，配音製作，演藝節目製作」服務，或據以異議「大腕」、「大腕及圖」商標先使用之「節目製作」服務，依一般電影、電視節目製作之習慣，大多會在錄製完成後經「後期製作」程序，在片頭或片尾利用電腦設備加上生動之電腦動畫、字幕或繪圖等；況且，若係卡通動畫節目或電影，依現行相關業者之運作方式，其節目影片本身即係以「電腦動畫、電腦繪圖」所製成，故二者服務之性質應具關聯性，難謂非屬類似服務，且類似程度高。

⒊商標識別性之強弱：據以異議商標為抽象線條人形圖、外文「THE ONE 」、中文「大腕」，上下排列所組成，在構圖設計上具有創意性，且與其所指定使用商品並無直接關係，具有相當識別性。

㈡衡酌系爭商標與據以異議商標均有相同中文「大腕」2 字，構成近似且近似程度高，又系爭商標指定使用之「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務與據以異議商標指定使用之「影片製作，電視育樂節目之製作，錄影帶編輯，演藝節目製作」等服務復屬類似程度高之商標，及據以異議商標具相當識別性等因素綜合判斷，系爭商標與據以異議商標會產生混淆誤認之虞。

四、參加人雖經本院命其獨立參加，合法通知（本院卷第55、67、84、92、93頁），惟並未到庭陳述，亦未提出任何書狀以供本院斟酌。

五、兩造不爭執事項及爭點（本院卷第75至78頁）：

㈠兩造不爭執事項：系爭商標申請指定使用於：

⒈第9 類「航海、攝影、電影、計重、計量、救生之裝置及儀器；電力傳導、開關、轉換、蓄積、調節或控制之裝置及儀器；聲音或影像記錄、傳送或複製用器具；磁性資料載體、記錄磁碟；自動販賣機及投幣啟動設備之機械裝置；現金出納機、計算機、資料處理裝置及電腦；滅火裝置。」，被告於102 年3 月29日中台異字第G01000667 號異議審定書，針對指定使用於第009 類之「聲音或影像記錄、傳送或複製用器具」商品部分之註冊為應予撤銷之處分（即原處分），原告提起訴願，經經濟部102 年7 月24日經訴字第10206102830 號訴願駁回，此部分於此確定。

⒉第35類「廣告；企業管理；企業經營協助；文字處理、打字、速記、影印。廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送；廣告企劃、廣告設計、報章廣告設計、雜誌廣告設計、網路廣告設計、各種廣告招牌設計、廣告美術設計、型錄設計、商標設計、產品簡介設計、企業識別體系設計、廣告模型設計、為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務、廣告版面設計、戶外廣告、電視廣告、電視商業廣告、電台廣告、電台商業廣告、郵購型錄廣告、廣告製作、廣告促銷模型製作、廣告資料更新、各種廣告招牌製作、廣告專欄製作、廣告稿撰寫、廣告代理、傳播媒體廣告時段租賃、廣告宣傳、樣品分發、張貼廣告、廣告宣傳品遞送、為他人促銷產品服務、電腦網路線上廣告、商品現場示範、廣告宣傳本出版、為他人提供促銷活動、為零售目的在通訊媒體上展示商品、商店櫥窗裝飾、商店擺設設計。」，被告於102 年3 月29日中台異字第G01000667 號異議審定書未作成應予撤銷之處分，參加人對此未提起訴願，此部分於此確定。

⒊第40類「材料加硫處理、紙張處理。影像處理；底片沖洗、照相底片沖洗、電影底片沖洗、相片放大、圖案轉印處理、數位相片列印、影像合成處理、照片護貝。」智慧局102 年3 月29日中台異字第G01000667 號異議審定書，針對指定使用於第040 類之「影像處理；底片沖洗、照相底片沖洗、電影底片沖洗、相片放大、圖案轉印處理、數位相片列印、影像合成處理、照片護貝」部分服務之註冊為應予撤銷之處分，原告提起訴願，經經濟部102 年7 月24日經訴字第10206102830 號訴願駁回，此部分於此確定。

⒋第41類「教育；實地訓練（示範）；娛樂；舉辦運動及文化活動。」，被告於102 年3 月29日中台異字第G01000667 號異議審定書未作成應予撤銷之處分，參加人對此未提起訴願，此部分於此確定。

⒌第42類「電腦動畫設計、電腦繪圖；產品外觀設計、圖像藝術設計；工業分析及研究服務；電腦硬體、軟體之設計及開發；工業產品外觀設計、工業產品外觀造型設計、電腦硬體外觀設計、包裝設計、平面圖案設計、名片設計。」，被告於102 年3 月29日中台異字第G01000667 號異議審定書未作成應予撤銷之處分（即原處分），參加人對「電腦動畫設計、電腦繪圖」部分服務提起訴願，經濟部102 年8 月1 日經訴字第10206104590 號決定為原處分關於系爭註冊第1465458 號「大腕BULKY ANIMATION STUDIO」商標指定使用於「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務部分之處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分（異議卷第144頁）。

⒍被告於102 年10月24日中台異字第G01020619 號異議審定書為：第42類之「電腦動畫設計、電腦繪圖」部分服務之註冊應予撤銷之處分（發文字號（102 ）智商40052 字第10280517390 號，異議卷第131 、137 頁反面），原告提起訴願，經經濟部103 年5 月6 日經訴字第10306103860號訴願駁回（異議卷第200 、201 頁、訴願卷第140 頁），於此部分仍未確定，即為本件行政訴訟。

㈡本件爭點：系爭商標就指定使用於第42類之「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務之註冊部分，是否與據以異議商標相同或近似，有無違反99年8 月25日修正公布之商標法（下稱註冊時商標法）第23條第1 項第13款、及100 年6 月29日修正公布之商標法（下稱現行商標法）第30條第1 項第10款規定？

六、本院得心證之理由：

㈠查系爭商標係於99年10月4 日申請註冊（見申請卷第1 頁），於100 年7 月16日核准註冊，嗣參加人於100 年10月11日，以系爭商標註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第13、14款規定，對之提起異議，於被告審查期間，商標法於101 年7 月1 日修正施行，本件原異議主張之前揭條款業經修正為第30條第1 項第11、12款規定，依修正後第106 條第1 項規定，本件異議案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。

㈡按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，註冊時商標法第23條第1 項第13款本文及現行商標法第30條第1 項第10款本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：1.商標識別性之強弱；2.商標是否近似暨其近似之程度；3.商品／服務是否類似暨其類似之程度；4.先權利人多角化經營之情形；5.實際混淆誤認之情事；6.相關消費者對各商標熟悉之程度；7.系爭商標之申請人是否善意；8.其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈢系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣構成近似：

⒈系爭商標圖樣（如附圖1 所示）係由經設計之狀似草體連續書寫之墨色粗體直書中文「大腕」及外文「BULKY 、ANIMATION STUDIO」自上而下排列所構成，其中「ANIMATION STUDIO」字體較小，雖經原告聲明不在專用之列，仍屬商標整體圖樣之一部，為商標近似與否之判斷對象。因「大腕」之字體略經設計，且位於字首，相較於接續其後、字型較小之「BULKY 、ANIMATION STUDIO」，予相關消費者關注或事後留在其印象中的，應是其中較為顯著之「大腕」部分。而據以異議商標圖樣（如附圖2 所示）係由經設計之一抽象線條人形圖案及未經設計之墨色橫書外文「THE ONE 」及墨色橫書中文「大腕」上下分置3 排所所構成。系爭商標與據以異議商標相較，前者之主要識別部分「大腕」與據以異議商標中之「大腕」，均為獨創之中文文字組合，識別性高，雖兩商標圖案中，前者有外文「BULKY 、ANIMATION STUDIO」，後者有抽象線條人形圖案及外文「THE ONE 」之差異，然因中文為國人習用之語言，整體圖樣引人注意之主要識別部分應均為商標圖樣中文「大腕」，在外觀及讀音上極相彷彿，就此二商標圖樣外文，相關消費者於異時異地隔離觀察及實際消費連貫唱呼之際，尚不易區辨。是系爭商標與據以異議商標相較，均有識別性高之中文「大腕」2 字，應屬構成近似之商標。

⒉至原告所陳據以異議商標圖樣上之「大腕」僅佔其整體圖樣八分之一，非主要識別部分云云，惟查，中文為國人慣用文字，當商標圖樣係圖形、外文及中文組成時，消費者初見此商標圖樣，首先映入其眼簾者，自是所熟悉之中文字「大腕」並以之唱呼且判斷兩商標是否構成近似，應就該商標圖樣客觀上所呈現予相關消費者之寓目印象為依據，所占比例並非主要因素。是原告此部分主張，委無可採。

㈣系爭商標與據以異議商標指定使用服務類似：

⒈系爭商標指定使用之「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務，，因電腦動畫設計、電腦繪圖服務係指利用電腦設備，幫他人之商品或產品創作、製作動畫或繪圖之服務，而據以異議商標指定使用於「影片製作，電視育樂節目之製作，錄影帶編輯，演藝節目製作」服務，則因「節目製作」服務，依一般電影、電視節目製作之習慣，大多會在錄製完成後經「後期製作」程序，在片頭或片尾利用電腦設備加上生動之電腦動畫、字幕或繪圖等；若係卡通動畫節目或電影，依現行相關業者之運作方式，其節目影片本身即係以「電腦動畫、電腦繪圖」所製成，本質上均係以「電腦動畫、電腦繪圖」所製成，即據以異議商標指定使用之電視、電影製作策劃與「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務，二者具有相輔之功能，通常二者亦互相搭配以呈現完整之電視電影風貌，二者性質密切相關。是依一般社會通念及市場交易情形，於功能、用途、產製者、消費族群、行銷管道等因素上具有共同或關聯之處，應屬類似服務。

⒉原告以「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」系爭商標指定使用之「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務與據以異議商標所指定之「影片製作，電視育樂節目之製作，錄影帶編輯，演藝節目製作」服務非屬類似組群云云。惟按「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」固為商標主管機關（即被告）所訂定之商品或服務分類，係為便於商標註冊申請人填寫類別之參考，並供行政管理及檢索之用，類似商品或服務之認定，不受此商品或服務分類之限制（商標法第19條第6 項規定參照），且「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」（102 年7 月編印）之「前言」亦載明上開意旨。因此，原告逕以系爭商標與據以異議商標上開指定使用服務之類別作為服務類似與否判斷之依據，自有未洽。

㈤系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣之識別性：系爭商標與據以異議商標均為經設計之圖樣，兩者在構圖設計上具有創意性且與其所指定使用服務並無直接關係而為原告、參加人獨創之語詞，均具有相當識別性，他人稍有攀附即有誤認之可能。

㈥相較於系爭商標係於100年10月4日始申請註冊，於100年7月16日註冊並公告，而據以異議商標早於93年3月5日即申請註冊，93年11月16日註冊並公告，其申請及獲准註冊早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義，應賦予據以異議商標較大之保護。

㈦其他混淆誤認因素：原告與參加人所經營之業務範疇多有重疊之處，兩者均將系爭商標及據以異議商標使用於一般電影、電視節目製作，分別有原告及參加人所提出之使用證據附卷可參（分別見異議卷第48至54頁及第21至31頁），該使用證據分別為系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣之主要識別部分「大腕」，是系爭商標及據以異議商標之主要識別部分「大腕」，均經原告及參加人使用於攝影、音效、影片製作之電腦特效、電腦繪圖等娛樂相關服務，依原告及參加人使用證據所呈現之情形，系爭商標確有致相關消費者混淆誤認之虞。

㈧衡酌系爭商標與據以異議商標雖各具識別性，惟系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣近似，指定使用關於「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務亦屬類似，又據以異議商標早於系爭商標申請註冊，並獲准商標註冊。綜合前開商標圖樣近似程度、指定使用服務類似程度、申請註冊與准許註冊時間、識別性、實際使用情形等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之服務與據以異議商標之服務為同一來源之系列服務，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，原告亦未經據以異議商標之所有人同意申請系爭商標之註冊，是系爭商標之申請註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第13款本文、及現行商標法第30條第1 項第10款本文規定。

七、綜上所述，系爭商標就指定使用於「電腦動畫設計、電腦繪圖」服務部分，系爭商標圖樣有近似於他人同一或類似服務之註冊商標（即據以異議商標）情形，原告亦未經參加人同意申請系爭商標，而有註冊時商標法第23條第1項第13款本文、及現行商標法第30條第1項第10款本文所定不准註冊之情事。從而，被告以據以異議商標所為系爭商標指定使用於「電腦動畫設計、電腦繪圖」部分服務之註冊應予撤銷之處分，並無違法。訴願決定予以維持，並無不合，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭