智慧財產及商業法院103年度行專訴字第94號

• 裁判案由: 發明專利舉發
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 104 年 04 月 30 日

智慧財產法院行政判決
103年度行專訴字第94號民國104年4月9日辯論終結
原　　　告　慶達科技股份有限公司
代　表　人　蔡雪紅
訴訟代理人　趙家光　律師
鄭鈞懋　律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　王美花
訴訟代理人　江國塼
參　加　人　國家釘子股份有限公司
代 表 人 史考特‧貝克(W.Scott Baker)
訴訟代理人　黃靜嘉 律師
李孟融 律師
劉鎮瑋 律師
張全成 律師
上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國103 年9 月3 日經訴字第10306108310 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：主 　　 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、事實概要：
原告前於民國99年10月25日以「螺絲」向被告申請發明專利，申請專利範圍共1 項，經被告編為第99136370號審查後核准專利並發給發明第I361861 號專利證書（下稱系爭專利）。參加人嗣以原告非系爭專利之申請權人向被告提起舉發。案經被告審查，認系爭專利之技術特徵及設計目的，均與參加人所提之證據實質相同，且系爭專利之技術於參加人委託原告代工製造期間已完成，爰以103 年1 月22日(103) 智專三㈠05026 字第10320091310 號專利舉發審定書為請求項1
舉發成立應予撤銷之行政處分。原告不服提起訴願，經濟部於103 年9 月3 日以經訴字00000000000 號訴願決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
貳、原告聲明請求訴願決定與原處分均撤銷。並主張略以：
一、系爭專利與US681臨時申請案之專利技術非實質相同：
(一)US681臨時申請案螺絲設計未將螺牙延伸至與切削刃相接：
US681 臨時申請案（下稱US681 臨時案）雖記載：鑿形刃亦包含一部分之螺紋，其直接接鄰於鑿形刃端緣；鑿形刃向外延伸超出內部直徑一段距離。此距離一般與直接接鄰之部分即最後之螺紋一致；此部分螺紋可形成其中一斜面之至少一部分，並位處在相同平面形成其中一斜面。惟螺紋一部分與鑿形刃接鄰，文義應代表兩者間仍有間隙，其與直接相接有別。鑿形刃固有向外延伸之距離，然因兩斜面於成型過程被夾壓而擴展，始有超出桿徑而形成該距離之可能性，無法將螺紋延伸至鑿形刃之端緣處。而螺紋可為斜面之一部，應指US681 臨時案之專利中螺紋是相接至傾斜面，而非連結於鑿形刃。準此，被告認US681 臨時案中之螺絲設計，已將螺牙延伸至與切削刃相接，顯有誤認。
(二)系爭專利與US681臨時案設計目的不同：
系爭專利之目的係將螺牙延伸至切削刃以快速進入工作體，而US681 臨時案為避免螺絲之桿體與螺牙太快進入工作件。依照原告與參加人於2010年2 月11日電子郵件之內容，可知范登堡於上開郵件係認原告於2010年2 月5 日寄出之螺絲樣品，應將鑿形刃之頂點或端點開始延伸之牙紋開設至端部之前即可，以減緩螺絲旋入之速度，益徵兩者之設計目的自不相同。
二、原告與參加人之來往郵件未提出相關實體螺絲資訊：
由原證4 之內容可知，參加人要求原告提供圖檔等資料，供其參考以尋求合作，參加人至此僅處於與原告磋商討論之階段，尚未能提出具體之實體螺絲或概念。嗣經原告於2010年2 月5 日寄出螺絲實體予參加人，嗣於同年月11日收受，參加人未提供任何實品螺絲及相關資料予原告，此有臺灣高雄地方法院（下稱高雄地院）智字第1 號損害賠償案件102 年5 月9 日言詞辯論筆錄在卷可稽。足認參加人與原告簽訂系爭保密協議時，尚未能提出具體之概念及螺絲實體等資訊。況范登堡於2010年年2 月5 日之電子郵件，僅提供對樣品之看法，並未揭露將螺紋延伸至鑿形刃之概念予原告，或附帶相關實體螺絲原型及螺絲導引工具之圖說。
三、參加人與原告簽訂NDA時未揭露相關螺絲資訊：
原告與參加人間固簽有NDA 保密協定，惟觀諸NDA 所載之簽訂日期有經過修改，被告逕認系爭NDA 係原告於2010年1 月21日與參加人簽訂，顯屬率斷。縱NDA 於2010年1 月21日簽訂，然依NDA 所載，保密標的僅為安裝螺絲用之工具及特定螺絲之幾何結構，惟未明確揭露特定螺絲之幾何結構為何，參加人亦未能舉證該公司有揭露相關之螺絲資訊予原告。復觀諸原告與參加人往來之電子郵件內容，參加人固於初始即稱其欲尋求與原告合作之螺絲為專有螺絲，惟其自始未於電子郵件提供相關具體之螺絲概念、圖說或提出實體螺絲等相關資訊。至於參加人主張EMR 公司及RMI 公司均與其簽訂與原告同一形式之NDA ；范登堡於另案復主張與該等公司簽訂NDA 時，亦曾揭露系爭螺絲之相關資訊，惟均未舉證以實其說。
四、系爭專利之發想源自原告95年與98年間之研究計畫：
原告就系爭專利螺絲之發想，源於原告前身來享股份有限公司（下稱來享公司），其於95年間持以向國稅局提交之產品研發計畫書，其中研究目的在於將鑽尾與木螺絲結合，並設計特別形式之鑽尾，對木材纖維作切削之動作，以達防裂之功能。由計畫書所附之研究案，可知原告於研發期間，發現螺絲於鑽取木材時，會產生木屑無法順利排出，造成割尾部分阻塞之問題，並於計畫結論提出改善方法，分別於95年9
月16日及同年10月23日作成案號RDH06002及RDH06004之研究案，研究人員楊宗翰並建議原告螺絲輾牙之位置，應儘可能延伸至接近切削刃處。原告嗣後基於前揭研究案之研究成果持續研發改進，以尋求螺絲進入鑽孔時，得順利排出木屑之方法。原告復參酌臺灣錳鋼公司專利M0000000之治具及研究人員楊宗翰前揭建議，嗣於98年9 月21日提出將牙延伸至切削面，始能使螺絲一邊鑽孔，一邊將螺紋導入木頭，而不致有空轉之狀況修正意見，以利木屑之排出，並將研發結果繪成圖面。因認螺絲樣品經實驗後效果未達完美，始再將螺牙延伸至與切削刃，並作成實體螺絲樣本，原告始於99年2 月5 日將實體螺絲樣本提供予參加人參考。職是，原告係於95年與98年間之研究計畫為本，進而取得系爭專利。
參、被告聲明原告之訴駁回，並答辯略以：
一、系爭專利與US681臨時案之專利技術實質相同：
(一)系爭專利請求項1之分析：
系爭專利請求項1 記載一種螺絲，其包含有一桿體，依設於桿體一端之螺頭，一設於桿體另一端之鑽鎖部，暨複數螺絲還設於桿體上之螺牙；其特徵在於鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且二切削面相接處形成有一切削刃，同時複數環設於桿體上之螺牙延伸至該切削刃，且與切削刃之其一端緣相接。
(二)US681臨時案揭露系爭專利請求項1之技術：
依US681 臨時案之記載：鑿刃或鑿型刃(156) 稍微延伸超出螺桿(130 )外徑(132) 。鑿型刃一般呈V 形，其斜面斜交成上述任何角度。而鑿型刃亦包含一部分之螺紋，其直接接鄰於該鑿型刃端緣如圖8 及圖10所示。鑿型刃向外延伸超出內部直徑一段距離(137) 。此距離一般與直接接鄰之部分即最後之螺紋(146) 一致。此部分螺紋可形成其中一斜面(154)
之至少一部分，並位處在相同平面形成其中一斜面。依據斜面角度，部分最後段螺紋可形成該斜面之一部。準此，US681 臨時案揭露最後螺紋係直接相接鑿形刃並形成斜面之一部分，代表最後螺紋確接至斜面而延伸至鑿形刃之端點，揭示最末段螺紋延伸至鑿形刃端點。
(三)US681臨時案與系爭專利技術內容與設計目的實質相同：
US681 臨時案所揭示之具鑿形刃與螺紋之螺絲，利用螺絲鑿形刃尾端到削工作件之材料，預先鑽出一孔以利其餘螺絲部分旋入，且螺紋可從洞中將被鑿起之材料鑽挖出，確保螺絲其餘部分進入孔中時，具有足夠之空間，使鑽孔周邊之工作件不致裂開或損傷。US681 臨時案亦揭露一種安裝工具，包括把手及工具襯套導引或導件，可將具鑿形刃之螺絲，在物體上校準至所需位置，導件亦可防止螺絲在工作件上過度晃動，以便螺絲可順利由工作件表面旋入。據US681 臨時案之發明，鑿形刃螺絲可從某一角度輕鬆旋入工作件，包含鑿形刃螺絲之螺紋，可從螺絲鑿出孔洞將被鑿起之材料鑽挖出，以增進螺絲旋入效率，並防止鄰近鑽孔與螺絲之工作件，發生裂開之損害，其與系爭專利所涵蓋之技術內容「末段螺紋延伸至鑿形刃端點之螺絲」及設計目的為「使切屑得以經該切削面，順利進入螺牙間之排屑通道快速加以排除」，兩者實質相同。
二、系爭專利於參加人委託原告代工期間完成：
依據參加人員工范登堡與原告自2009年12月2 日起至2010年10月18日止之雙方往返電子郵件、范登堡於2009年12月2 日寄予原告之電子郵件，暨Sabina Kao於2009年12月3 日回覆，並要求范登堡提供螺絲之詳細資訊及藍圖給Roger ，可知范登堡於電子郵件提及參加人有一螺絲，將取得專利保護，故要求原告需保密。復於2010年2 月5 日電子郵件向原告展示螺絲原型及導引工具；而依雙方於2010年2 月11日、同年4 月21日及同年5 月13日電子郵件所討論之螺絲特色，為具有一鑿形刃，且最末端螺紋需延伸至鑿形刃端點等情。可知參加人於2009年12月2 日要求原告保密之螺絲，係一具鑿形刃且末段螺紋延伸至鑿形刃端點之螺絲。參加人亦於與原告往來之電子郵件，揭露技術內容，況以具鑿形刃與末段螺紋延伸至鑿形刃端點之技術內容，充分確實揭露於參加人於2010年1 月13日在美國申請之US681 臨時案。準此，系爭專利技術於參加人委託原告代工關係期間內完成。
三、保密協議係於2010年1月21日簽訂：
原告固稱不應僅由往來電子郵件及雙方會面日期，即認定簽訂保密協議之時間云云，惟原告並未提出其他事證佐證之。審酌參加人員工范登堡於2010年1 月17日入境臺灣，並於同年1 月23日出境，范登堡並於2010年1 月13日寄予原告員工Sabian電子郵件。可知范登堡曾於2010年1 月21日與原告員工Jack等人在臺南市會面，足認保密協議於2010年1 月21日簽訂。
四、系爭專利之發想非源自95年與98年間之研究計畫：
原告固稱系爭專利基於來享公司於95年之研究發展計畫建議書之研究成果，持續研發改進，並參酌臺灣錳鋼公司專利M0000000之治具，前於98年9 月21日提出「將牙延伸至切削面，使螺絲一邊鑽孔，一邊將螺紋導入木頭而不會空轉之狀況」修正意見，並將研發結果繪成圖面，始得於2010年2 月5
日將實體螺絲樣本提供予參加人參考云云。惟原證6 內容無法得知有關切削刃之敘述或圖式，案號RDH06001研究案重點在於螺絲尺寸改善、牙外徑不變、牙底徑縮小、材料強度增加及減少對木材產生之擠壓作用，並維持螺釘原有強度與咬合力。案號RDH06002研究案中雖具切削面，然其切削面凝聚形成尖頭狀尾端之螺絲，研究重點在增加切削作用。案號RDH06004號研究案亦僅見類似尖尾螺絲，研究重點重在將木工用鑽尾應用在木螺絲，以達防裂之效果。原證7 具有切削面之螺絲僅見其具尖頭狀尾端之螺絲之側視圖，暨將牙紋延伸到切削面之描述，均無法據以聲稱其確已揭露任何有關具切削刃之螺絲。原證8 圖面之螺絲端視圖顯示末端螺紋，未延伸至鑿型刃端點。反之，倘具有末段螺紋延伸至鑿形刃端點之螺絲，其端視圖應如原證3US681圖10所示。職是，原告之主張，不足採信。
肆、參加人聲明駁回原告之訴，並答辯略以：
一、系爭專利與US681臨時案之專利技術實質相同：
(一)US681臨時案揭露系爭專利之技術特徵：
系爭專利請求項所主張之技術特徵：鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且二切削面相接處形成有切削刃，同時複數環設於桿體上之螺牙延伸至切削刃，且與切削刃之其中一端緣相接螺紋延伸至鑿形刃端點。依US681 臨時案說明書第47段記載，可知鑿形刃亦包含最末段螺紋之一部，即螺紋緊鄰於鑿形刃如附圖第8 與10圖中所示。同時亦揭露依傾斜面之傾斜角度，部分最末段螺紋可形成傾斜面之一部。職是，系爭專利之螺絲特徵有關環設於螺絲桿體之螺牙，其與鑽鎖部之切削刃其中一端緣相接之特徵，涵蓋於US681 臨時案說明書所載之技術範圍，亦見於US681 臨時案第10與11圖，清楚得見最末段螺紋亦與其中一傾斜面融合而形成交接部位。
(二)鑑定報告與另案判決均認定兩者實質相同：
參加人前已委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱臺經院）作成鑑定報告，認定系爭專利在其申請專利範圍內所主張之權利範圍與US681 臨時案所揭露之內容構成實質相同。關於螺絲、螺身主體、螺絲頭、底端v 字型底部、螺旋紋路、鑿刃及鑿刃與螺旋紋路之相對關係，經比對結果，兩者均屬相同。況本院103 年度民專上字第16號民事判決亦肯認US681 臨時案揭露與系爭專利請求項1 實質相同之技術特徵。
二、參加人與原告簽訂保密協議時揭露相關螺絲資訊：
(一)參加人與原告於2010年1月21日簽訂保密協議：
參加人於研發螺絲後，為得以量產，嗣於2009年12月2 日寄發電子郵件予原告接洽相關事宜，且告知螺絲將會取得專利，希望能保密合作。原告員工Sabina於2009年12月3 日要求參加人提供螺絲之藍圖與相關細節，使其能預先準備。參加人公司員工范登堡並來臺與原告員工會面，參觀原告與簽訂保密協議後，即現場揭露螺絲之特徵。范登堡於2010年1 月17日入境，而保密協議於2010年1 月21日簽訂。觀諸雙方往來之電子郵件內容，可知Jack乃原告之負責人，亦為保密協議之簽訂人，足證雙方於2010年1 月21日會面與簽訂保密協議。
(二)參加人具體揭露相關螺絲資訊予原告：
觀諸參加人於101年4 月11日遞呈之專利舉發理由書所附證
據4 顯示之雙方書信往來紀錄，參加人員工范登堡自2009年12月2 日起，均直接與原告員工Roger Su即蘇勇价多次進行聯繫。范登堡於2009年12月2 日之電子郵件，直接向Roger
Su提及參加人有螺絲將取得專利保護，希望能進行合作。嗣范登堡多次指示Roger Su，就系爭螺絲之切削面角度或螺紋延伸位置進行修改。在范登堡於2010年4 月19日寄予原告員工Franca、Roger Su之電子郵件，范登堡表示其為螺絲之工程師及設計者。就全部過程觀之，雙方於2009年12月2 日就螺絲展開合作洽談，參加人於2010年1 月13日就螺絲提出臨時申請案，並於2010年1 月21日簽訂保密協議，嗣經多次有關螺絲設計之書信往來後，參加人於2010年10月25日隨即就螺絲提出美國專利申請，期間無其他螺絲之討論或申請，足證雙方簽訂保密協議及電子郵件所討論之螺絲，應為本件系爭螺絲。
三、系爭專利技術內容非原告所發想：
(一)原告無法證明原證6與原證7之真實性：
原告固稱其係延續來享公司研究發展計畫建議書及98年研發課研究案，獨立發想而完成系爭專利云云。惟前揭文件未經相關製表、確認及審核人員為簽章，並非正式之文件，是否真正已有可疑。參諸原告於本院103 年度民專上字第16號之民事訴訟程序，曾傳喚原告公司員工楊宗翰、蘇勇价到庭作證，渠等到庭時均證稱：審核、確認是主管負責簽核，研究結論會蓋章確認。證人蘇勇价雖謂提呈予法院之文件並非正本，然就正本所在及保存方式之證述，不符常理。就95 年
研發計畫建議書而言，縱正本已提交國稅局另作他用，衡諸常理，公司內部亦當留存一定之影本或副本，並同樣顯示主管簽章。就98年研發案以觀，證人雖陳稱該份報告正本並未提交國稅局而留存於公司。惟觀諸原告提出之95年研發計畫建議書及98年研發課研究案等文件，亦非文件之正本或影本，顯有可疑處。
(二)參加人前於2010年2月5日知悉系爭專利之技術特徵：
原告與參加人自2009年12月2 日起至2010年10月18日止之往來電子郵件，均係討論本件系爭螺絲，並未見其他型式之螺絲，且系爭螺絲早由參加人於2010年1 月13日提出申請，揭露與系爭專利申請範圍第1 項實質相同之技術特徵，自無可能係參加人收受原告於2010年2 月5 日寄出之樣品螺絲後，始知悉該技術特徵。
(三)原告非系爭專利之真正發明人：
原告之95年研究發展計畫建議書內容所提解決方式如後：A.將整支螺絲割邊；B.牙面作成鋸齒狀或；C.新式夾尾，使兩側形成刀鋒觀之。均無記載二切削面相接處形成有一切削刃之技術，未記載系爭專利「鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且二切削面相偕處形成有一切削刃」及「同時複數環設於桿體之螺牙延伸至切削刃，且與切削刃之其一端緣相接」技術特徵。案號RDH06002之切削面，仍凝聚成一尖頭狀尾端之螺絲；案號RDH06004之圖片亦僅有類似之尖尾螺絲。而98年研發案之記載及其圖示，並無相關試驗數據或資料佐證，亦未有系爭專利「同時複數環設於桿體上之螺牙延伸至切削刃，且與切削刃知其一端緣相接」技術特徵。縱使前揭研究計畫建議書及研發案為真，然細繹其內容，兩者均是針對尖尾狀螺絲所做之改進，並未說明可認為與一字形之切削刃有關。蘇勇价雖為原告之研發主管，並自稱主導系爭螺絲之研發過程。惟對於系爭螺絲是否需要相關鑽鎖工具配合，均無知悉，顯見系爭專利非由原告所發想。
伍、本院得心證之理由：
一、整理當事人爭執與不爭執事項：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。行政訴訟法第132 條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第160 至162 頁之104
年2 月10日準備程序筆錄、第176 頁之104 年3 月10日之準備程序筆錄）。
(一)不爭執事項：
原告前於99年10月25日以「螺絲」向被告申請發明專利，申請專利範圍共1 項，經被告編為第99136370號審查後，核准系爭專利，並發給發明第I361861 號專利證書。參加人嗣以原告並非系爭專利之申請權人向被告提起舉發。案經被告審查結果，認系爭專利之技術特徵及設計目的與參加人所提之證據實質相同，且系爭專利之技術於參加人委託原告代工製造期間完成，爰以103 年1 月22日(103) 智專三㈠05026 字第10320091310 號專利舉發審定書，作成請求項1 舉發成立應予撤銷之行政處分。原告不服提起訴願，經濟部於103 年9 月3 日以經訴字第10306108310 號決定駁回，原告不服訴願決定，遂向本院提起行政訴訟。
(二)主要爭執事項：
1.系爭專利與US681 臨時案所揭露之專利技術是否實質相同？有無違反系爭專利審定時專利法第67條第1 項第3 款，具有應撤銷專利之事由?
2.參加人是否已於雙方往來文件與簽訂NDA 時，提出具體之螺絲概念、圖說或提出實體螺絲等相關資訊予原告? 此事涉原告是否為系爭專利之發明人。
3.系爭專利是否為原告源於95年與98年之研究計畫，經原告修正後之發想，並持之向被告申請系爭專利，並非參加人之專利?
二、判斷系爭專利是否具應撤銷事由之基準：
按發明專利權人為非發明專利申請權人者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷。99年8 月25日修正公布之專利法第67條第1項第3款定有明文。系爭專利申請日為99年10月25日，被告於101年2月24日審定准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之99年8 月25日修正公布、99年9 月12日施行之專利法規（下稱修正前專利法）為判斷基準。職是，本院首就系爭專利與證據之技術為分析比對，繼而認定系爭專利與參加人之專利技術有無實質相同，而有違反修正前專利法第67條第1 項第3 款之規定。申言之，參加人是否於與原告往來電子郵件及簽訂DNA 期間，揭露予原告相關螺絲資訊？系爭專利是否源自原告95年與98年之研究計畫，經修正後之發明？
三、系爭專利與證據技術分析：
(一)系爭專利技術分析：
1.系爭專利技術內容：
系爭專利之發明螺絲，主要在於鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且二切削面相接處形成有一切削刃，同時複數環設於桿體上之螺牙延伸至切削刃，其與切削刃之其一端緣相接。故鎖合過程配合切削刃及切削面輔助，以使切屑得以經切削面順利進入螺牙間之排屑通道快速加以排除，不致造成大量切屑囤積現象，有效降低鎖合扭力與提昇鎖合速度，同時鎖合後，螺絲得以沉埋於鎖合物件內，有利於鎖合物件後續併接施工之進行（參照系爭專利摘要）。
2.系爭專利請求項分析：
系爭專利申請專利範圍共1 項請求項，系爭專利主要圖式，如附圖1 所示。系爭專利請求項1 為一種螺絲，其包含有一桿體，一設於桿體一端之螺頭，一設於桿體另一端之鑽鎖部，而複數螺旋環設於桿體上之螺牙。其特徵在於鑽鎖部形成有二傾斜之切削面，且二切削面相接處形成有一切削刃，同時複數環設於桿體上之螺牙延伸至切削刃，而與切削刃之其一端緣相接。
(二)證據之技術分析：
1.證據2與5之技術內容：
證據2 為2010年1 月13日申請之美國第61/294681 號專利臨時申請案，其申請日早於系爭專利申請日99年10月25日，可作為系爭專利專利權人是否為專利申請權人之適格證據，圖式如附圖2 所示。證據2 為一種螺紋緊固件、相關安裝工具及其使用方法，說明書記載本發明是有關於一種上緊螺絲之工具，特別是關於一種具有傳動尾端(driving end) 螺絲，一相關安裝器械及其相關使用方法，如圖7 至11為第一備選實施例之螺絲(110) 。鑿刃(156) 稍微延伸超出螺桿(130)
外徑(132) 。鑿刃一般呈V 形，其斜面斜交成上述任何角度。而鑿刃亦包含一部分之螺紋，其直接接鄰於該鑿刃如圖8
及圖10所示。鑿刃向外延伸超出內部直徑一段距離(137) 。此距離一般與直接接鄰之部分，即最後之螺紋(146)一致。
此部分螺紋可形成其中一斜面(154) 至少一部分，並位處在相同平面形成其中一斜面。依據斜面角度，部分最後段螺紋可形成斜面之一部。再者，證據5 為系爭專利、證據2 ，與證據3之技術比對一覽表，併證據2、3審查之。
2.證據3之技術內容：
證據3 為2010年10月20日申請、申請號12/908549 ，2011年7 月14日公開之美國公開第2011/0000000A1號專利案，係將證據1 併入之申請案，其申請日係早於系爭專利申請日，可作為系爭專利專利權人是否為專利申請權人適格之證據，圖式如附圖3 所示。證據3 為一種具鑿刃端之固定件，其在工件上預先鑽出一孔洞，以防止固定件鑽入前進時，造成工件之損傷。固定件可包含一頭部、軸桿及一形成於軸桿部尾端之鑿刃制動端。鑿刃制動端可包含第一與第二相對傾斜面，鄰近鑿刃制動端處可具有一螺紋，螺紋並形成一傾斜面或一鑿刃端緣之延伸部位。鑿刃制動端可在預鑽孔時，刮削工件之材料。材料可被轉移至螺紋，繼而送入螺絲，並排出該預先鑽好之孔洞。鑿刃制動端亦可選擇性延緩固定件鑽入工件之進度。同時亦提供安裝固定件之方法。再者，證據3 之說明書第8 頁記載：鑿刃(156) 亦可稍延伸超出螺桿(130) 外徑(132) ，如第15圖與第16圖所示之距離(137) 。第9 頁段記載：一或以上之傾斜面可與延展至或與最末段螺紋(146)
融合。導引部(148) 可完全延伸至鑿刃，或其可終止於緊鄰傾斜面(154) 或傾斜面(152) 。
3.證據4之技術內容：
證據4 為參加人國家釘子股份有限公司（National Nail Corp. ，下稱NN公司）與慶達科技股份有限公司（Taiwan Shan Yin International Co.,Ltd. ，下稱TSY 公司）於2009年
12月2 日起至2010年10月18日止之往返通信E-mail內容，內含編號為第1 至20號信件，證據4 早於系爭專利申請日，可作為系爭專利專利權人是否為專利申請權人適格證據；證據4A 為 證據4 中關鍵信件內容之節錄摘要一覽表，併證據4
審查之；證據4B為證據4 中具有附件或圖片之關鍵信件，亦併證據4 審查之。
4.證據6與7之技術內容：
證據6 為參加人NN公司與原告TSY 公司於2010年1 月21日簽署之保密協議（Confidentiality and Non-disclosure Agreement，下稱NDA ），早於系爭專利申請日，可作為系爭專利專利權人是否為專利申請權人適格之證據，其中有原告TAIWAN SHAN YIN INT'L CO,LTD. 之JACK SU 之簽署；證據6A為證據6 之中譯本，併證據6 審查之。再者，證據7為參加
人NN公司與原告TSY 公司於簽署證據6 後之當日，NN公司羅傑．范登堡先生(Mr.Roger Vandenberg) 提供予TSY 公司之螺絲製造樣本照片及備忘短箋，早於系爭專利申請日，可作為系爭專利專利權人是否為專利申請權人適格證據。
5.證據8至14之技術內容：
證據8 至14之技術內容依序如後：⑴證據8 為顯示鑿形端(chisel point)NN公司之螺絲樣品。⑵證據9 為原告先前有關螺絲技術之相關專利或申請案，包含編號C01 至C04 為原告申請之專利與申請案，暨編號S01 至S08 為原告以來享公司提出申請之專利案。⑶證據10為本件證據，除證據8 螺絲樣品實體外之電子記錄檔。⑷證據11臺經院針對與系爭專利內容完全相同，且亦由原告申請核准之新型專利案M422611 ，依證據作成之專利權鑑定研究報告書。⑸證據12為NN公司范登堡先生於2010年1 月19日與兩家製造商分別簽訂之保密協議影本，各坐落臺南市之精法精密工業（Essence Method Refine Co.Ltd. ，下稱EMR ）及臺中市之Rote Mate Industry Co.Ltd 。⑹證據13為NN公司范登堡自2010年2 月9 日起至2 月12日止之期間，其與EMR 公司之Christina 往返信件。⑺證據14為范登堡自2010年至2013年間之出入境記錄之護照影本。
6.證據15至20之技術內容：
證據15至20之技術內容依序如後：⑴證據15為NN公司之工作室內之各式儀器設備照片、系爭新穎具鑿形刃螺絲之處理流程概要說明圖片，如附圖4 所示。⑵證據16為NN公司於2010年4 月10日申請之美國臨時申請案第61/320,128號（下稱US'128）標題為「Threaded Fastener,Related InstallationTool,And Related Method Of Use」之申請案說明書，早於系爭專利申請日，可作為系爭專利專利權人是否為專利申請權人適格證據。⑶證據17為美國2010年10月20日申請之第12/908531 號（下稱US'531），為「Fastener,Installation
Tool and Related Method of Use」申請案，早於系爭專利申請日，可作為系爭專利專利權人是否為專利申請權人之適格證據。⑷證據18為高雄地院智字第1 號損害賠償事件於101 年10月4 日及102 年2 月21日之言詞辯論筆錄。⑸證據19為原告於高雄地院101 年度智字第1 號民事準備狀四所附原證22，即雙方關鍵往來email 之中譯內容繕本，早於系爭專利申請日，可作為系爭專利專利權人是否為專利申請權人之適格證據。⑹證據20為參加人NN公司與原告於2010年1 月21日所簽訂之保密協議NDA 之雙方簽名之原始文件，同證據6
所示。
四、系爭專利違反修正前專利法第67條第1項第3款：
原告雖主張系爭專利與US681 臨時案所揭露之專利技術，兩者實質不同云云。然被告與參加人均抗辯稱系爭專利違反審定時專利法第67條第1 項第3 款，具有撤銷系爭專利之事由等語（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。經查：
(一)系爭專利請求項1之技術特徵要件
系爭專利請求項1 之技術特徵可分要件A 至C ，如附表所示，茲說明如後：1.要件A 為一種螺絲，其包含有一桿體，一設於桿體一端之螺頭，一設於桿體另一端之鑽鎖部，而複數螺旋環設於該桿體之螺牙。2.要件B 之特徵在於鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且二切削面相接處形成有一切削刃。3.要件C 為同時複數環設於桿體上之螺牙延伸至切削刃，且與切削刃之其一端緣相接。
(二)證據2揭露與系爭專利請求項1之實質相同之技術特徵：
1.證據2揭露對應之系爭專利請求項1要件A之技術特徵：
證據2 第7 圖之螺絲揭露：一種螺絲(110) ，其包含有一桿體(130) ，對應系爭專利之桿體(31)，一設於桿體一端之螺頭，一設於桿體另一端之鑽鎖部及複數螺旋環設於桿體之螺牙(140) ，對應系爭專利之螺牙(34)。職是，證據2 揭露對應系爭專利請求項1要件A 之技術特徵，如附表所示。
2.證據2揭露對應之系爭專利請求項1要件B之技術特徵：
證據2 第10圖及第11圖揭露該鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，對應系爭專利之切削面(331) ，且二切削面相接處形成有一鑿刃(156) ，對應系爭專利之切削刃(332) 。準此，證據2 揭露對應系爭專利請求項1 要件B 之技術特徵，如附表所示。
3.證據2揭露對應之系爭專利請求項1要件C之技術特徵：
證據2 說明書記載：鑿刃(156) 稍微延伸超螺桿(130) 外徑(132) 。鑿刃一般呈V 型，其斜面斜交成上述任何角度。而，鑿刃亦包含一部分之螺紋，其直接接鄰於鑿刃如圖8 及圖10所示。如圖所示，鑿刃向外延伸超出內部直徑一段距離(137) 。此距離一般與直接接鄰之部分，最後之螺紋(146) 一致」，其中「鑿刃亦包含一部分之螺紋，其直接接鄰於鑿刃」，對應系爭專利之請求項1 「螺牙延伸至切削刃，且切削刃之其一端緣相接」技術特徵。再者，因證據2 之螺絲具有同時複數環設於桿體上之螺牙(140) 、鑿刃包含一部分之螺紋，其直接接鄰於鑿刃，故證據2 揭露對應系爭專利請求項1要件C 之技術特徵。
4.證據3揭露系爭專利請求項1要件C之技術特徵：
綜上所述，系爭專利請求項1 之整體技術特徵，均見於證據2 ，故證據2 揭露與系爭專利請求項1 實質相同之技術特徵。參諸證據3 為證據2 之正式申請案，其圖式第15至16圖確顯示桿體(130) 之螺紋(146) 延伸至鑿刃(156) ，且鑿刃亦包含一部分之螺紋，揭露系爭專利請求項1 要件C 之技術特徵。職是，益徵證據2 揭露與系爭專利請求項1 實質相同之技術特徵。
5.證據2之螺紋延伸鑿刃端緣與相接至斜面：
原告雖主張US681 臨時案之申請案說明書記載：鑿形刃亦包含一部分之螺紋，其直接接鄰於鑿形刃端緣，螺紋一部分與鑿形刃接鄰，因接鄰之文義代表兩者仍有間隙，有別於直接相接之意。鑿形刃向外延伸超出內部直徑一段距離。此距離一般與直接接鄰之部分，即最後之螺紋一致，鑿形刃雖有向外延伸之距離，然因兩斜面於成型過程被夾壓而擴展，始有超出桿徑而形成距離之可能性，無法稱螺紋延伸至鑿形刃之端緣處。此部分螺紋可形成其中一斜面之至少一部分，並位處在相同平面型呈其中一斜面，螺紋可為斜面之一部，應指系爭US681 號專利之螺紋是相接至傾斜面，而非連結於鑿形刃。準此，系爭US681 號專利申請案之說明，就螺紋是否確與鑿形刃相接部分未明確，被告逕認US681 臨時案之螺絲設計將螺牙延伸至與切削刃相接，顯有誤認云云。然證據2明
確記載：鑿刃包含一部分之螺紋，其直接接鄰於鑿刃端緣，鑿刃向外延伸超出內部直徑一段距離。此距離一般與直接接鄰部分，即最後螺紋可形成其中一斜面之一部，並位處在相同平面形成其中一斜面。準此，原告上開主張，不足為憑。6.臨時案說明書有不同實施例：
原告固主張參諸US681 臨時案說明所述：端部之刮除動作亦可避免螺絲之桿體及螺牙太快進入工作件中，顯與原告之螺絲專利將螺牙延伸至切削刃，係為快速進入工作體之目的不相符合；復觀原告與NN公司2010年2 月11日電子郵件之內容，可知另一發現或想法，牙紋恰以鑿形刃之頂點或端點開始延伸，此令牙紋可銜接至端部，可否將角度切成約莫90度反轉，以使螺牙不致使那麼快帶入，或許可將牙紋開設置端部之前。堪認NN公司於系爭US681 號專利之設計目的，其與原告之系爭專利系為使螺絲快速進入工作體，兩者之目的自不相同云云。惟臨時申請案說明書有不同實施例，說明書之說明圖6 ，其螺紋本無有延伸至切削刃，原告將螺紋未延伸至切削刃之內容與系爭專利相比，而謂兩者目的不相同云云，自屬未當。
五、參加人於往來電子郵件與簽訂NDA揭露相關螺絲之資訊：
原告固主張其為系爭專利之發明人云云。惟被告與參加人均主張參加人於原告往來文件與簽訂NDA 時，提出具體之螺絲概念、圖說或提出實體螺絲等相關資訊予原告等語（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。經查：
(一)原告與參加人之電子郵件及保密協議討論證據2之螺絲：
參加人員工范登堡於2009年12月2 日寄發電子郵件予原告員工Roger Su及Sabina，表示參加人有專有螺絲，將取得專利保護，要求需與參加人保密合作，原告員工Sabina於98年12月3 日以電子郵件回覆表示請參加人提供更多專案之詳細資料及藍圖（見舉發卷一第62頁之證據4A之編號1 、2 ）。雙方嗣於2010年1 月21日簽訂保密協議，約定參加人揭露或準備揭露其有關「安裝螺絲用之工具與夾具」、「特定螺絲之幾何結構」及「其他與此相關之獨佔資訊等特定機密」，且原告對參加人所提供或獲悉含有具體資訊的物品，包括圖片、照片、樣品、工作模型及原型等，負有保密之義務（見舉發卷一第42頁之證據6 ）。準此，參加人擁有包括機密資訊中所有智慧財產權，參加人並無意轉讓有關專利、專利申請案、發明或其他權利予原告。而證據2 為參加人於99年1 月13日所提出之美國第61/294681 號專利臨時申請案，其與參加人98年12月2 日電子郵件所述有專有螺絲，將取得專利保護之條件相合，時間僅相隔1 月，時間點相互契合，原告與參加人亦未討論其他型式之螺絲。足認原告與參加人之上開電子郵件及保密協議所討論之螺絲，即為證據2 之螺絲。
(二)參加人將證據2 技術特徵之螺絲揭露予原告：
原告員工Roger Su於2010年2 月5 日以電子郵件表示螺絲樣本已完成並寄出，期待參加人測試後之意見。參加人員工范登堡於2010年2 月11日回覆認為90度之鑿形尖端太尖銳，因螺絲會太快拉入木材或者複合板，需要螺絲多旋轉，且慢點鑽入以向外移除或鑽切粉屑及切屑，認為將傾斜角由90度增加至約135 度，應可達到此效果，且牙紋恰以鑿形刃之頂點或端點開始延伸，此令牙紋恰可銜接至端部（見舉發卷一第61頁之4A編號5 ）。參加人員工范登堡於同年4 月19日以電子郵件表示是該螺絲之工程師及設計者。嗣於2010年4 月21日以電子郵件表示螺絲之螺牙由鑿形部之中心線開始延伸，操作效果佳，且鑿形端及螺牙設計正是螺絲所需要之設計（見舉發卷一第56至58頁之4A編號22、23）。原告員工Franca於2010年5 月13日電子郵件表示，倘參加人同意，其會將每張圖作成新之樣品。復於2010年10月18日電子郵件表示已告知，參加人已發展一種專利申請中之新螺絲（見舉發卷一第52至54頁之4A編號29）。職是，參加人於電子郵件表示螺絲螺紋應延伸至切削刃，並為螺絲之工程師及設計者。而原告之繪圖樣品應經參加人同意確認，在參加人之指示代工製造，原告知悉參加人之新螺絲已申請專利中，足認參加人業已將證據2 技術特徵之螺絲揭露予原告。
(三)參加人與原告簽訂NDA時揭露螺絲之資訊予原告：
1.保密協議於2010年1月21日簽訂：
原告雖承認與參加人簽訂有保密協定，然否認協定於2010年1 月21日簽訂云云。惟審視參加人員工范登堡之2010年至2013年之出入境記錄，可知出入境記錄顯示參加人員工范登堡於2010年1 月17日入境臺灣，並於同年1 月23日出境，可知參加人員工范登堡應於前揭期間簽訂保密協定（見舉發卷二第171 至172 頁之證據14）。再者，參加人員工范登堡於2010年1 月13日寄給原告員工Sabian之電子郵件內容，可證參加人員工范登堡曾於2010年1 日21日與原告員工Jack Su 即蘇國材先生在臺南碰面（見本院卷第42頁背面之原證4 ）。可推定原告與參加人之保密協議，係於2010年1 月21日所簽訂。原告固主張NDA 所載之日期，係經過修改云云。然未舉證證明保密協議非於2010年1 月21日簽訂，是原告主張，不足為憑。
2.參加人揭露相關螺絲資訊予原告：
審視原告與參加人自2009年12月2 日起至2010年10月18日止之往來電子郵件及2010年1 月21日簽訂之保密協議，可知原告與參加人所討論之螺絲，應為證據2 之螺絲，且參加人於雙方往來文件，已提出具體之螺絲概念、圖說或提出實體螺絲等相關資訊予原告，參加人原告簽訂NDA 時，並揭露相關專有螺絲之資訊予原告。
六、系爭專利不足證係由95年與98年之研究計畫修正後之發明：原告雖主張系爭專利為原告源於95年與98年之研究計畫，經原告修正後之發想，並持之向被告申請系爭專利，並非參加人之專利云云（參照本院整理當事人爭執事項3 ）。然本院審究原告所提95年研究發展計畫建議書與98年研發案，認無法證明系爭專利為原告源於95年及98年間之研究計畫，為經修正後之發明，而非參加人之專利。茲論述如後：
(一)原告95年研究發展計畫建議書未有系爭專利之技術特徵：
1.原告95年研究發展計畫建議書之內容：
原告95年研究發展計畫建議書主持人為楊宗翰，其中案號RDH06002主題為「割尾螺絲木屑無法排出問題改善」，其解決方式包括：A.將整支螺絲割邊讓木屑能夠順利排出；B.牙面作鋸齒狀增加切削作用；C.新式夾尾，使兩側形成刀鋒利於切斷纖維。再者，案號RDH06004主題為「新式木螺絲鑽孔測試」，其改善方式為：由本次試驗得知，一般木螺絲之螺牙均有出尾，故在鑽孔時，會順利鑽入木材，而鑽尾螺絲是先進行尾端之切削作用，再由螺牙引導螺絲鑽入木材。因本次新式木螺絲輾牙後，接近尾端的第一牙離切削面距離過大，造成木螺絲空轉現象，倘輾全牙會導致鑽尾之部分變形而無法鑽孔，故建議改變輾牙位置，或者在尾端之部分作割尾之處理以利木屑能夠順利排出，使螺牙能夠切進木材內部（見本院卷第47至52頁之原證6）。
2.無系爭專利請求項1要件B與C之技術特徵：
參諸95年研究發展計畫建議書所提解決方式：A.將整支螺絲割邊；B.牙面作鋸齒狀或C.新式夾尾，使兩側形成刀鋒觀之。可知均無記載二切削面相接處形成有一切削刃之技術，其未有系爭專利「鑽鎖部上形成有二傾斜之切削面，且二切削面相接處形成有一切削刃」及「同時複數環設於桿體之螺牙延伸至切削刃，且與切削刃之其一端緣相接」技術特徵，如附表所示。
(二)原告98年研究發展案未有系爭專利之技術特徵：
1.原告98年研發案之內容：
原告98年研發案主題為「參考專利M0000000之治具，研發設計螺絲之構想」，報告人為蘇勇价，其記載：參考本公司研發於2006年研究報告RDH06002/RDH06004 ，此螺牙牙堅有2
斜尖角，使2 側型成刀鋒利於切斷纖維，在當時之改善方式中，牙因為離切削面距離過大，造成螺絲牙無法咬到木頭與空轉現象，所以必須將牙延伸到切削面，始能使螺絲一邊鑽孔，一邊將螺紋導入木頭而不會空轉之狀況（見本院卷第53頁之原證7）。
2.無系爭專利請求項1要件C之技術特徵：
本院審視98年研發案之記載及其上圖式，並無相關試驗數據或資料佐證，亦未有系爭專利「同時複數環設於桿體上之螺牙延伸至切削刃，且與切削刃之其一端緣相接」技術特徵。職是，原告98年研發案未揭示系爭專利請求項1 要件C 之技術特徵，如附表所示。
七、本判決結論：
綜上所述，US681 臨時案揭露與系爭專利請求項1 實質相同之技術特徵，而系爭專利有違修正前專利法第67條第1 項第3 款之規定。參加人已於原告往來文件中與簽訂NDA 時，提出具體螺絲概念、圖說或實體螺絲相關資訊予原告，且依原告95年與98年之研究計畫，亦無法證明系爭專利為前揭計畫經修正後之發明。職是，本院認被告之請求項1 舉發成立應予撤銷之審定處分，洵屬適當合法。職是，被告以系爭專利違反修正前專利法第67條第1 項第3 款之規定，所為舉發成立之審定，其於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，均為無理由，應予駁回。
八、毋庸審究部分之說明：
因本件事證已明確，雖原告有聲請傳喚證人陳川恒到庭訊問，惟於前次準備程序期日及辯論期日均未到庭，且經原告表示倘再次傳喚未到庭即捨棄傳喚之，暨兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　104 　年　　4 　　月　　30　　日智慧財產法院第一庭
審判長法　官　陳忠行
法　官　李維心
法　官　林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人　 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　104　 年　　4　　 月　　30　　日書記官　蔡文揚