智慧財產及商業法院105年度行專訴字第90號

• 裁判案由: 發明專利申請更正
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 106 年 06 月 08 日
• 法官: 李維心、熊誦梅、蔡如琪
• 法定代理人: 丸山寿、洪淑敏
• 原告: 日商日立化成股份有限公司法人
• 被告: 經濟部智慧財產局

智慧財產法院行政判決
105年度行專訴字第90號原　　　告　日商日立化成股份有限公司（HITACHI Chemical
Company, LTD. ）
代　表　人　丸山寿（Maruyama, Hisashi）
訴訟代理人　陳寧樺律師
陳軍宇律師
複 代理人　李懷農律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人 葉献全
上列當事人間因發明專利申請更正事件，原告不服經濟部中華民國105 年9 月14日經訴字第10506310170 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序事項：
原告原起訴就被告民國105 年2 月15日（105 ）智專三（五）01021 字第10520162070 號更正核駁審定書、經濟部105
年9 月14日經訴字第10506310170 號訴願決定、被告105 年7 月18日（105 ）智專三（五）01021 字第10520876040 號函、經濟部105 年9 月14日經訴字第10506310350 號訴願決定不服，提起本件訴訟，聲明「訴願決定及原處分均撤銷。」、「被告就第097126163 號『金屬用研磨液以及研磨方法』發明專利申請案應作成准予更正之審定。」（本院卷第6
頁）嗣於106 年3 月27日本院準備程序中，撤回對被告10 5年7 月18日（105 ）智專三（五）01021 字第1052087604 0號函及經濟部105 年9 月14日經訴字第10506310350 號訴願決定之不服部分（見本院卷第142 頁），復無礙於公益之維護，且被告亦未提出異議，依行政訴訟法第113 條第1 項、第4 項規定，自應允許，合先敘明。
貳、實體事項：
一、事實概要：
原告前於97年7 月10日以「金屬膜用研磨液以及研磨方法」申請發明專利，並以西元2007年7 月10日申請之日本第0000-000000 號專利案主張優先權，經被告編為第97126163號審查，原告旋於101 年10月12日修正發明名稱為「金屬用研磨液以及研磨方法」並修正說明書及申請專利範圍，復於102
年6 月3 日及103 年10月2 日兩次修正申請專利範圍，經被告再審查准予專利，並發給發明第I471364 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於104 年4 月17日依專利法第67條第1 項第3 款規定，向被告申請更正系爭專利請求項1 ，被告於104 年5 月22日通知原告申復，原告於104 年7 月24日提出申復理由書，案經被告審查，以105 年2 月15日（105 ）智專三（五）01021 字第10520162070 號專利更正核駁審定書為「本案應不准更正」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於105 年9 月14日以經訴字第10506310170 號訴願決定駁回，原告猶仍不服，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告主張：
㈠原告於97年7 月10日，即向被告提出系爭專利之申請書、外文本、以及國際優先權證明文件（下稱系爭專利申請資料），該等資料於100 年3 月1 日起已可於智慧局官方網站中查得，是一般大眾已可得知當時系爭專利之外文本第[0051]段記載「…就容易抑制蝕刻、且可形成良好的反應層的觀點而言，將金屬膜用研磨液的總量設為100wt%時，金屬防蝕劑的調配量較好的是大於等於0.001wt%…」。嗣原告分別於2012年10月12日、2013年6 月3 日提出系爭專利修正說明書（下分別簡稱2012年版修正、2013年版修正），其中2012年版修正說明書第17頁、第49頁，及2013年版修正說明書第48頁，仍均記載「金屬防蝕劑的調配量較好的是大於等於0.001wt%」，上開資料並已公開於被告官方網站中。
㈡被告於收受原告2013年版修正書後，於103 年6 月27日寄發再審審查意見通知函予原告，其上記載「（二）本案申請專利範圍第1 項…(d) 應載明組成比例於實施例所能合理支持的範圍…」，因此一般大眾可輕易知悉，被告係要求原告將2013年版修正說明書之請求項9 併入請求項1 ，是原告即於103 年10月2 日再次向被告提出系爭專利之補充修正理由書與修正專利說明--無劃線替換頁（下稱2014年版修正），將請求項9 併入請求項1 中，惟撰寫時出現誤寫誤繕之瑕疵，而將原本第9 項金屬防蝕劑之範圍「大於等於0.001wt%」於併入請求項1 時誤載為「大於等於0.01wt% 」。因原告自始即以「金屬防蝕劑的調配量是大於等於0.001wt%」提出申請，被告在審查過程中亦未指摘此部分為先前技術所揭露，原告於2014年版修正時自無修正金屬防蝕劑範圍之理，且原告2014年版修正書第1 頁第6 行亦記載「將請求項9 併入請求項1 」而非減縮金屬防蝕劑之範圍，顯見此部分為誤記，原告於發現錯誤後旋即於104 年4 月17日依專利法第67條第１項第3 款規定提出申請更正。
㈢現行專利法第67條係參考日本特許法第126 條而來，係在平衡「財產權公示效力」與「專利權人之財產權保障」，而由日本特許法第126 條第2 、4 項規定，可推知只要更正的範圍在「申請書中附帶的說明書、申請專利範圍或圖式」之範圍內，即不屬於實質擴大或變更請求項範圍，再參酌土地法規定，可知公示無絕對效力，仍應給與財產權人更正之空間。此外，原告所提之系爭專利申請資料、修正歷程，均為公開資訊，一般大眾可輕易得知該等誤記情事之發生原委，因此准予本件更正之行政成本不但甚屬有限，更不會對公益造成影響，而應准許。爰聲明求為判決：⑴原處分及訴願決定均撤銷。⑵被告就系爭專利申請案應作成准予更正之審定。三、被告則以下列等語抗辯：
㈠系爭專利之更正審查係依專利法第67條第1 項第3 款「誤記事項之訂正」及第2 項、第4 項之規定審查，與原告所稱系爭專利申請程序是否公開及一般大眾是否知悉並無涉。
㈡原告雖強調系爭專利揭露「金屬防蝕劑的調配量較好的是大於等於0.001wt%」之內容，然說明書所揭露之完整內容應為「將金屬膜用研磨液的總量設為100wt%時，金屬防蝕劑的調配量較好的是大於等於0.001wt%，更好的是大於等於0.01wt% ，…」，顯然原告有意隱瞞「金屬防蝕劑的調配量更好的是大於等於0.01 wt%」之事實。再者，系爭專利2014年版修正書記載「申請人將請求項5 、9-11、14記載的技術方案以及請求項12的部分技術方案併入獨立請求項1 並且依據說明書第12頁第13至16行以及第27頁第17至18行的描述，對獨立請求項1 進行修改，其中包括限定各組成比例的範圍。」並非原告所指僅係單純將附屬項技術方案併入請求項1 ，更非原告所略稱將請求項9 併入請求項1 時所生之誤繕。又就系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式內容而言，並不能察覺請求項1 所記載之「金屬防蝕劑的調配量是大於等於0.01wt% 」有任何明顯錯誤或反常不合理之情形，故本件不符合專利法第67條第1 項第3 款「誤記事項之訂正」之規定，縱使符合前揭規定，其更正後之涵義較原來為廣，亦已實質擴大核准公告之申請專利範圍，不應准予更正。
㈢爰聲明求為判決：原告之訴駁回。
四、本院得心證之理由：
㈠原告於97年7 月10日以「金屬用研磨液以及研磨方法」向被告申請發明專利，並主張日本2007年7 月10日0000-000000
號優先權，經被告編為第97126163號專利申請案予以審查。案經被告於101 年12月4 日核駁審定不予專利，原告嗣於102 年2 月4 日申請再審查，被告於103 年6 月27日以審查意見通知函通知原告提出修正或申復說明，原告於103 年10月2 日提出申復說明並修正申請專利範圍，被告遂於103 年10月15日審定准予專利。嗣原告於104 年4 月17日依專利法第67條第1 項第3 款規定向被告提出本件更正申請，欲將系爭專利請求項1 記載「金屬防蝕劑」的調配量大於等於「0.01wt% 」更正為「0.001wt%」，被告於105 年2 月15日審定駁回原告之更正申請，是本件原告申請更正系爭專利請求項1
應否准許，應以更正審定時(105年2 月15日) 所適用之103
年3 月24日施行之專利法為斷（下簡稱審定時專利法）。
㈡按「( 第1 項) 發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。（第2 項）更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。（第3 項）依第25條第3 項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。（第4 項）更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」審定時專利法第67條定有明文。又所謂誤記事項，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據其申請時的通常知識，不必依賴外部文件即可直接由說明書或圖式的整體內容及上下文，立即察覺有明顯錯誤的內容，且不須多加思考即知應予訂正及如何訂正以回復原意，該原意必須是說明書或圖式已明顯記載，於解讀時不致影響原來實質內容者，因此，誤記事項經訂正後之涵義，應與訂正前相同（最高行政法院102 年度判字第755 號判決參照）。又說明書、申請專利範圍或圖式之更正理由即使符合誤記之訂正，依審定時專利法第67條第4 項規定，仍不可實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，否則仍不應准許更正。
㈢系爭專利係一種金屬膜用研磨液，其核准公告之申請專利範圍共計13項，其中請求項1 內容如下：
一種金屬用研磨液，用以研磨具有被研磨膜的基板，該金屬用研磨液含有：
(a)將該金屬用研磨液的總量設為100wt%時大於等於9.0wt%且小於等於20 wt%的金屬的氧化劑，且該金屬的氧化劑是選自過氧化氫、過硫酸銨、硝酸鐵、硝酸、過碘酸鉀、次氯酸以及臭氧水中的至少一種；
(b)水溶性聚合物，其重量平均分子量大於等於180,000 且小於等於1,000,000 ，且該水溶性聚合物是選自聚羧酸、聚羧酸鹽以及聚羧酸酯中的至少一種；
(c)氧化金屬溶解劑，且該氧化金屬溶解劑是選自有機酸、有機酸酯、有機酸的銨鹽、無機酸以及無機酸的銨鹽中的至少一種；
(d)金屬防蝕劑，且該金屬防蝕劑是選自具有三唑骨架的化合物、具有嘧啶骨架的化合物、具有咪唑骨架的化合物、具有胍骨架的化合物、具有噻唑骨架的化合物以及具有吡唑骨架的化合物中的至少一種；
(e)水；以及研磨粒，其二次粒子的平均粒徑小於等於100nm ；該金屬用研磨液會使矽基板上積層有厚度大於等於500 nm的銅箔的晶圓於25℃下經浸漬12小時而形成反應層，該反應層的厚度大於等於110 nm，將該金屬膜用研磨液的總量設為100 wt% 時，該水溶性聚合物的調配量是大於等於0.01 wt%且小於等於10 wt%，將該金屬用研磨液的總量設為100 wt% 時，該氧化金屬溶解劑的調配量是大於等於0.001 wt% 且小於等於10 wt%，將該金屬用研磨液的總量設為100 wt% 時，該金屬防蝕劑的調配量是大於等於0.01 wt%且小於等於2.0 wt% ，將該金屬用研磨液的總量設為100 wt% 時，該研磨粒的調配量是大於等於0.01 wt%且小於等於1.0 wt% 。
㈣原告申請更正系爭專利公告本請求項1 ，欲將其所記載之「該金屬防蝕劑的調配量是大於等於『0.01 wt%』且小於等於2.0 wt% 」，更正為「大於等於『0.001 wt% 』」。然，觀之系爭專利說明書中有關「金屬防蝕劑」的調配量，其記載「就容易抑制蝕刻、且可形成良好的反應層的觀點而言，將金屬膜用研磨液的總量設為100 wt% 時，金屬防蝕劑的調配量較好的是大於等於0.001 wt% ，更好的是大於等於0.01wt% ，進而更好的是大於等於0.02 wt%。若調配量過多，則有對金屬膜表面的保護膜變得過於強固而無法獲得實用水平的研磨速度的可能性，因此，此種情形時，較好的是，相對於金屬膜用研磨液的總量100 wt% ，金屬防蝕劑小於等於2.0
wt% 」（見本院卷第59頁第9 至16行），由此可知，系爭專利說明書已明確記載，「金屬防蝕劑」調配量的上限數值為「2.0 wt% 」，而下限數值可為「0.001 wt% 」、「0.01wt% 」或「0.02 wt%」，準此，「0.001 wt% 」或「0.01 wt%」均為調配「金屬防蝕劑」的適當下限數值，原告雖一再主張系爭專利公告本請求項1 記載之「0.01wt% 」為「0.001wt%」之誤記云云，惟「0.001 wt% 」或「0.01 wt%」既均為系爭專利所界定調配「金屬防蝕劑」的適當下限數值，則發明所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利說明書的整體內容，實無法得知系爭專利請求項1 所記載之「0.01wt%
」有何明顯錯誤可言，且若依原告主張訂正為「0.001 wt%
」，顯已與原來的「0.01wt% 」涵義完全不同，揆諸上開有關「誤記事項訂正」之說明，原告所為之更正，顯不符審定時專利法第67條第1 項第3 款「誤記事項訂正」之規定。再者，原告申請將「金屬防蝕劑」調配量的下限數值由「0.01wt% 」更正為「0.001 wt% 」，將使得「金屬防蝕劑」的調配量由「0.01 wt%～2.0 wt% 」成為「0.001 wt% ～2.0wt%」 ，明顯已擴大請求項原記載之數值範圍，而已實質擴大公告時之申請專利範圍，其更正不符審定時專利法第67條第4 項之規定，自不應准許。
㈤原告雖稱：原告自始即以「金屬防蝕劑的調配量是大於等於0.001wt%」提出系爭專利申請，被告在審查過程中亦未指摘此部分為先前技術所揭露，且被告103 年6 月27日再審審查意見通知函係通知原告將原請求項9 所記載「金屬防蝕劑」之組成比例併入請求項1 ，原告自無自行減縮金屬防蝕劑範圍之理，公告本之記載實因將請求項9 併入請求項1 時誤記所致云云。惟查，原告所提2013年版修正書，其請求項1 記載：「一種金屬用研磨液，用以研磨具有被研磨膜的基板，該金屬用研磨液含有：...(c)氧化金屬溶解劑，且該氧化金屬溶解劑是選自有機酸、有機酸酯、有機酸的銨鹽、無機酸以及無機酸的銨鹽中的至少一種；(d) 金屬防蝕劑，且該金屬防蝕劑是選自具有三唑骨架的化合物、具有嘧啶骨架的化合物、具有咪唑骨架的化合物、具有胍骨架的化合物、具有噻唑骨架的化合物以及具有吡唑骨架的化合物中的至少一種；... 」、請求項9 記載「如申請專利範圍第1 項或第2 項所述之金屬用研磨液，其中將該金屬用研磨液的總量設為100 wt% 時，含有大於等於0.001 wt% 的該金屬防蝕劑。」（見本院卷第77頁反面、第78頁反面），經被告審查後，於103 年6 月27日寄發審查意見通知函予原告，該函說明欄四記載「㈡本案申請專利範圍第1 項... 另(c )及(d) 應載明組成比例於實施例所能合理支持的範圍……」（見本院卷第80頁反面），由上可知，被告之審查意見係要求原告應將請求項1 之「氧化金屬溶解劑」及「金屬防蝕劑」載明組成比例於實施例所能合理支持的範圍，並非如原告所述要求原告將請求項9 併入請求項1 ，原告此部分之主張並不可採。再者，依系爭專利說明書之實驗例1 ，其係記載「0.08 wt%的1,2,4-三唑」（見本院卷第66頁反面），其中之「1,2,4-三唑」即為「金屬防蝕劑」，且觀之實驗例2 至12（見本院卷第67至68頁），至多僅將「1,2,4-三唑」改為「苯並三唑」（實驗例3 、4 ），並未改變「金屬防蝕劑」之調配量，故「0.01 wt%」相較於「0.001 wt% 」，事實上是較為接近實驗例記載之「0.08 wt%」，因此，原告於2014年版修正書修正請求項1 時，增加「將該金屬用研磨液的總量設為100wt%時，該金屬防蝕劑的調配量是大於等於『0.01 wt%』且小於等於2.0wt % 」之記載，確有可能係依照被告審查意見通知函的內容，以實施例所能合理支持的範圍為修正，而減縮金屬防蝕劑的調配量範圍，並非如原告所稱，係單純將原請求項9 併入請求項1 時所生之誤記，原告上開主張，顯不足信。㈥原告又稱：參酌日本特許法第126 條第2 、4 項規定，應認為只要更正的範圍在「申請書中附帶的說明書、申請專利範圍或圖式」之範圍內，即不屬於實質擴大或變更請求項範圍，應准予更正，且參酌土地法規定，我國對於財產權之公示效力未必給予絕對保護，應給予財產權人更正之空間云云（見本院卷第154 頁背面）。經查，我國專利法所定之專利更正程序，即係指於專利公告之後，對於說明書、申請專利範圍或圖式所為之更動，因此我國專利制度並非完全未給予專利權人對於誤記事項更正之權限。再者，由92年1 月3 日公佈之專利法第64條第2 項（即審定時專利法第67條第2 項）之立法理由，可知該規定係參考日本特許法第126 條規定而來，而日本特許法第126 條規定：「（第1 項）專利權人，除了專利異議案或第123 條第1 項的審判案之情況外，得對申請書中附帶的說明書、申請專利範圍或者圖式的請求更正，但更正僅以下列記載事項為限。⑴縮小專利請求的範圍。⑵誤記或誤譯之更正。⑶不明瞭記載的釋明。（第2 項）前項的說明書、申請專利範圍或者圖式的更正，必須在申請書附帶的說明書、申請專利範圍或者圖式（在同項但書第2 款的情況下，是申請書中最初附帶的說明書、申請專利範圍或圖式（若為外文書面文件申請的專利，則為外文書面文件）記載的事項範圍內進行。（第3 項）第1 項的說明書、申請專利範圍或者圖式的更正不得實質擴大或變更專利請求的範圍。」（見本院卷第136 頁）由上開規定可知，日本誤記事項之更正，除必須在說明書、申請專利範圍或圖式內記載的事項範圍內進行外，更正結果亦不得實質擴大或變更專利請求的範圍，此與我國審定時專利法第67條第2 項規定：「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」、第4 項規定：「更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。」相同，原告稱依日本特許法第126 條規定，只要更正範圍在申請書中附帶的說明書、申請專利範圍或圖式之範圍內，即不屬於實質擴大或變更請求項範圍云云，顯與日本特許法上開規定不符，亦與我國審定時專利法第67條規定不同，原告據此錯誤解讀進而主張我國專利法應為相同解釋云云，顯不足採。
㈦至原告又稱：系爭專利之申請歷程均為公開資訊，一般大眾可輕易得知該等誤記情事之發生原委，准予更正不會對公益造成影響，應予准許云云。然本件更正是否應予准許，應依專利法有關更正之規定審酌之，與系爭專利之申請歷程是否公開無關。再者，由系爭專利說明書可知，「0.001wt%」或「0.01 wt%」均為調配「金屬防蝕劑」的適當下限數值，原告在收受被告103 年6 月27日再審審查意見通知函後，將系爭專利請求項1 之「金屬防蝕劑」下限數值修正為大於等於「0.01wt% 」，通常知識者並無法察覺其為明顯錯誤或有任何矛盾、不合理之處，而依審定時專利法第67條第2 項規定可知，更正本來就應在申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍內為之，原告僅以金屬防蝕劑「0.001wt%」之數值曾揭露在系爭申請時之說明書、申請專利範圍中，即謂一般民眾均可輕易發現系爭專利公告本請求項1 「0.01wt %」為「誤記」，係刻意忽略系爭專利說明書已明確記載該數值，實不可採。
五、綜上所述，原告申請更正系爭專利請求項1 ，非屬申請專利範圍之誤記事項之訂正，且已實質擴大公告時之申請專利範圍，是被告以系爭專利之更正申請有違審定時專利法第67條第1 項第3 款、第4 項規定，而為「本案應不准更正」之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利請求項1 為准予更正之審定，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　106　 年　　6　　 月　　8　　 日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　李維心
法 官　熊誦梅
法 官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 師為訴訟代理人　│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 者，亦得為上訴審│ 。 ││ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　106 　年　　6 　　月　　19 　日書記官　邱于婷