智慧財產及商業法院105年度行商訴字第11號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 105 年 11 月 07 日

智慧財產法院行政判決
105年度行商訴字第11號原　　　告　日盛金融控股股份有限公司
代　表　人　黃錦瑭（董事長）
原　　　告　日盛證券股份有限公司
代　表　人　唐承健（董事長）
共 同
訴訟代理人　蔡銘書律師
王皓正律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　盧耀民
陳美穗
參　加　人　日盛國際租賃股份有限公司
代　表　人　許玉樹（董事長）
訴訟代理人　張東揚律師
廖嘉成律師
鄭耀誠律師
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國104 年11月24日經訴字第10406317150 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定准許參加人聲請參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
被告之原代表人王美花於民國105 年7 月1 日任新職，由洪淑敏接任局長並具狀聲明承受訴訟，有聲明承受訴訟狀及經濟部函文在卷可稽（本院卷二第235 至236 頁），核無不合，予以准許。
貳、實體方面
一、事實概要：參加人前於100 年3 月1 日以「日盛租賃及盛圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第37類之「建築工程設備租賃、建築設備租賃、汽車修理服務、洗車、消防器材安裝維修服務、防盜設備器具之保養及安裝、防盜器材安裝修理、保全器材安裝修理、火災警報器安裝修理」服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第1500689 號商標（下稱系爭商標）。嗣原告日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）於101 年4 月12日以系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第12至14款規定，對之提起異議。被告審查期間，適商標法於101
年7 月1 日修正施行。依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原異議主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1 項第11款、第10款及第12款規定。案經被告審查，認系爭商標之註冊並無前揭商標法規定之適用，以103 年10月30日中台異字第G01010375 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告日盛金控公司不服，提起訴願，經濟部以104 年11月24日經訴字第10406317150 號決定駁回，原告日盛金控公司遂與日盛證券股份有限公司（下稱日盛證券公司）共同向本院提起行政訴訟。本院認為本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依參加人聲請准其獨立參加本件被告之訴訟（本院卷一第78至79頁）。
二、原告聲明請求撤銷訴願決定及原處分，被告對系爭商標異議事件，應作成異議成立，註冊應予撤銷之處分。主張略以：㈠原告日盛證券公司及有相同利害關係之日盛金控公司必須合一確定，依最高行政法院93年9 月份庭長法官聯席會議決議與最高行政法院102 年度裁字第63號裁定意旨，日盛證券公司得逕行依行政訴訟法第5 條規定起訴，且依最高行政法院101 年度判字第942 號判決比附援引於本件，據以異議商標既包括日盛證券公司之註冊第36936 號及第101987號二商標（如附圖二編號1 、2 所示，下稱據以異議商標1 、據以異議商標2 ），且系爭商標是否具有撤銷事由應屬一致，不得為相異之判斷，就此部分訴訟標的應有合一確定之必要，日盛證券公司依法起訴並無疑問。
㈡被告已審認據以異議商標1 、2 均為著名商標，關於註冊第1200673 號據以異議商標（如附圖二編號3 所示，下稱據以異議商標3 ）是否有應廢止註冊事由尚在訴訟中而未確定，據以異議商標使用多年，早於系爭商標申請之前即廣為大眾所熟知，據以異議商標3 與據以異議商標1 、2 同樣經大量使用於原告與關係企業發行使用之存摺外觀、金融卡之行號說明、營業處所之外觀設計、店招使用及各式書類文件等足以彰顯據以異議商標之相關物品當中，迄今未有任何中斷使用之情形，雖原告於100 年起有新商標之創設使用，然目前仍有近百萬客戶持續持有使用據以異議商標之存摺及金融卡，據以異議商標不存在應受廢止之事由。原告所創設之新商標僅在表彰自我企業形象之提升，並無取代據以異議商標之意，而係以新創商標搭配據以異議商標併同作為企業標章使用。
㈢被告已認定系爭商標與據以異議商標二者構成近似，而系爭商標與原告所申請註冊「日盛」文字或「盛」圖等商標，在本院101 年度行商訴字第5 、6 、7 號事件中，業經認定該案商標與據以評定商標即本件據以異議商標，有使相關公眾誤認為同一來源而產生混淆誤認之虞，本件亦同，況被告於訴外人日盛證券投資信託股份有限公司之商標評定事件，認定該事件之商標與據以評定商標皆有主要識別部分之「日盛」文字及「盛」圖，屬近似程度極高之商標，本件二者商標近似程度等事實與上開案件雷同，有致相關公眾混淆誤認之虞。
㈣商標法第30條第1 項第10款與第11款之法律要件有異，審查時應採不同審查標準或基準，被告審查第11款致相關公眾混淆誤認之虞要件時，仍全數引用混淆誤認之虞基準之審酌因素，即屬違法。依據著名商標保護審查基準，已對著名商標相關因素為審酌，而為杜絕他人攀附著名商標，企圖引發相關公眾混淆誤認其來源與著名商標相同，應無考量系爭商標之註冊申請是否為善意之必要。被告就本件審查所考量因素及結論有以下錯誤：⒈據以異議商標是否為著名商標之認定中，被告已判斷商標識別性之強弱，無須再為審查。⒉實質掌控參加人公司之ＯＯＯ安排參加人等公司申請包括系爭商標在內攀附「日盛」商標文字或「盛」圖之商標，已使相關公眾產生混淆誤認情事。ＯＯＯ退出日盛金控公司之經營前，主導安排使其投資掌控之公司註冊商標，或取得日盛金控公司之商標，得以繼續使用「日盛」商標文字或「盛」圖，於原告經營權易手後，再將其所投資之公司以「日盛集團」稱之，自稱「日盛企業集團總裁」等歷程觀之，參加人申請系爭商標有繼續攀附使用「日盛」商標文字或「盛」圖之意圖，ＯＯＯ所為目的在混淆社會大眾，仍可與原告聯想成同為日盛集團之同一來源具備關聯性，參加人不具善意。⒊被告已先審查二者商標構成近似，卻於審查有無致相關公眾混淆誤認之虞時，認二者商標於外觀、觀念或讀音上足資消費者區辨二者服務來源不同，近似程度不高，其判斷與事實狀況不符。⒋原告提出委託財團法人中華工商研究院製作之商標權市場調查研究報告書（下稱系爭市場調查報告書），縱僅有20.2％、13.2％相關公眾會產生聯想或誤認，其造成公眾混淆誤認之可能性即已存在，且平均有高達85％以上消費者對二者商標有混淆誤認為同一公司或相關企業之情事。又原告提出103 年4 月18日媒體報導「日盛集團下的日盛國際租賃公司疑竄改車籍文件，向銀行詐貸……」之證據，已使相關公眾包括該新聞事件報導之媒體，實際發生誤認二者商標間存在關係企業、授權加盟或其他類似關係。原告為減少商標信譽被減損之狀況，亦積極主動對於媒體報導「日盛國際租賃公司為日盛集團旗下子公司」之內容有異議而發布重大訊息予以澄清。
㈤系爭商標有減損原告據以異議之著名商標信譽之虞，由系爭市場調查報告書可知有極高比例之相關公眾有混淆誤認之情事，參以前揭媒體報導之負面事件，導致系爭商標之使用對原告所經營之金融相關事業信譽嚴重減損。本院及最高行政法院有類似案例，縱認二者商標使用之商品服務類別差異甚大、毫無關聯性，仍不影響本款後段之適用。當二造商標之商品或服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能使據以異議商標之識別性或信譽遭受損害，此即為商標淡化保護所要解決的問題，系爭商標已使據以異議商標之識別性或信譽有可能受損之情事，原處分未予斟酌，顯有違誤。
三、被告聲明請求駁回原告之訴。答辯略以：
㈠商標異議制度係採公眾審查，即任何人均獨立提出異議，其合一確定關聯性並不緊密，亦無一同起訴之必要，且商標異議程序有雙方當事人，倘於訴訟階段始為原告，案經法院判決撤銷原處分回到未為處分狀態時，該增加之原告在現行商標異議之地位如何，後續程序之進行會延伸諸多問題，原告日盛證券公司未依法提出異議並進行訴願前置程序，應不得作為本件訴訟之原告。
㈡本件就系爭商標是否有商標註冊時商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，審查論述如下：
⒈據以異議商標是否著名：依原告於異議階段所檢送之證據資料，其係於西元2002年設立，經營金融業務相關事業，所屬集團之日盛證券公司係最早於西元1961年設立營運，迄今已有50多年，並自78年起陸續以其公司名稱特取部分作為商標圖樣之主要部分之一，申請取得據以異議商標1 、2 之註冊，另參酌本院103 年度民商訴字第45號民事判決中亦認定據以異議商標1 於85年為著名商標等情形，原告復持續使用據以異議商標，堪認於系爭商標申請註冊日前，據以異議商標1 、2 經原告所屬集團日盛證券公司長期廣泛使用於股票買賣業務及證券商業務，所表彰之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍知悉而臻著名。至於據以異議商標3 因原告並未提出具體使用證據資料，尚難認定其屬著名。
⒉商標是否近似：系爭商標與著名之據以異議商標1 、2 圖樣相較，均有引人注意之「圓形框內置盛字」設計圖及中文「日盛」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，二者商標圖樣構成近似。
⒊有無致相關公眾混淆誤認之虞：
⑴商標識別性之強弱：二者商標圖樣主要部分之「圓形框內置盛字」設計圖及中文「日盛」，含有日日昌盛之意，為國人投資創業所喜愛之吉祥字詞，並非原告所獨創使用，其他廠商以之作為商標之主要部分申准註冊於各類商品或服務，目前仍有效存在者眾多，堪認以「圓形框內置盛字」設計圖或中文「日盛」作為商標一部分獲准註冊者，除原告及參加人於證券、銀行、保險、保全、租賃等類服務外，尚有其他廠商於各類商品或服務併存註冊之情形，其識別性較弱。
⑵系爭商標之註冊申請是否善意：參加人之前身成立於70年，屬日盛集團之成員，經營各式客貨車輛、機械設備等分期付款銷貨及租賃相關之業務，自78年即取得註冊第38847 號「日盛及圖」商標，與原告所屬集團日盛證券公司所有之註冊第29775 號「日盛設計圖」及據以異議商標1 、2 併存註冊多年。嗣後參加人與原告基於企業集團之業務分工，於97年5 月20日簽訂商標轉讓協議書，由原告處移轉取得註冊第1291122 、1291207 、1291363 號「日盛集團JIH SUN GROUP
及盛圖」商標，亦與原告及所屬集團日盛期貨股份有限公司其後註冊之據以異議商標3 、第1323524 號「日盛期貨自動入金系統SMMA設計圖」、第1625823 號「日盛」等商標有併存之事實。是以自70年至98年間原告及其相關企業與參加人均屬於日盛集團，該等公司除長期共同使用「日盛及圖」、「日盛集團JIH SUN GROUP 及盛圖」等商標作為各公司識別標識之一部，併存註冊於各個不同營業項目之服務，且相互間亦有業務合作往來之情事，參加人應屬善意。又兩造於97年5 月20日所簽協議書內容僅為單純商標權利之移轉，參加人於分家後將「日盛集團」及「JIH SUN GROUP 」等文字除去，僅以墨色矩形底上反白之圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛租賃」作為系爭商標圖樣申請註冊，使消費者不致誤認其為日盛集團之成員，其申請註冊應屬善意，並無原告所稱有曲解、擴張雙方協議之情事。
⑶二商標近似之程度：系爭商標與著名之據以異議商標1 、2
圖樣固屬構成近似，惟系爭商標於中文「日盛」2 字右方尚結合具體可表彰其提供建築工程設備租賃、建築設備租賃服務之說明「租賃」2 字，與據以異議之「日盛及圖」諸商標相較，於外觀、觀念或讀音上，足資消費者區辨二者服務來源之不同，二商標構成近似程度不高。
⑷實際混淆誤認之情事：依原告提出103 年4 月18日媒體報導內容及原告發布重大訊息內容觀之，該案係原告對於媒體報導「日盛國際租賃公司為日盛集團旗下子公司」之內容有異議而發布聲明，並非有消費者因系爭商標之使用而發生混淆誤認之情事，而媒體報導後原告股價之漲跌變化，依原告所提現有證據資料亦難證與系爭商標之註冊使用相關。原告於訴願階段所檢送市調報告書，其市場調查結論之正確性、客觀性均有疑義，自難執為系爭商標之註冊有致消費者發生實際混淆誤認之情事。
⒋綜上所述，著名之據以異議商標1 、2 於證券服務固屬著名，且與系爭商標構成近似，惟衡酌其他廠商以中文「日盛」、「圓形框內置盛字」設計圖作為商標之全部或一部分，於各類商品或服務註冊者，所在多有，識別性較低，且兩造曾同屬日盛集團，長期共同於業務上合作及併存註冊使用「日盛及圖」等商標已有多年，系爭商標之申請註冊出於善意，系爭商標另結合「租賃」2 字，可供消費者辨識其來自不同之來源或營業主體，二者近似程度不高；且系爭商標指定使用之服務類別，與據以異議商標著名於證券服務之性質明顯有別，不具關聯性等因素綜合判斷，系爭商標之註冊，尚難認有致相關公眾誤認其與據以異議商標來自同一來源，或者誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之虞。又衡酌其他廠商以中文「日盛」、「圓形框內置盛字」設計圖作為商標之全部或一部分，於各類商品或服務註冊者，所在多有，識別性較低等因素，系爭商標指定使用於租賃、修理服務，並不會減弱或分散據以異議商標著名於證券服務在社會大眾心中的獨特印象，亦無使人對據以異議商標之信譽產生貶抑或負面之聯想，核無減損據以異議商標之識別性或信譽之虞，系爭商標之註冊無註冊時商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用。
四、參加人聲明請求駁回原告之訴。陳述略以：
㈠行政訴訟法第5 條第2 項規定並未如同法第4 條規定設有利害關係人擔任原告適格之規定，是以提起之課予義務之訴，必須為申請程序以及訴願程序之當事人，始具有當事人適格。本件依原告訴之聲明可知包含撤銷違法處分及課予義務，而原告日盛證券公司既未曾向被告依法提出申請，並非原處分及訴願決定之當事人，不得擔任本件訴訟之原告。
㈡參加人與原告雖非公司法上所定義之關係企業，但仍同屬原日盛集團之合作企業，過去合作非常緊密，參加人早於78年間即取得註冊第38847 號「日盛及圖」商標，指定使用於日用品、機器設備、儀器之租賃業務服務，並在原告日盛金控公司統合下，受讓註冊第1291122 號、第1291207 號、第1291363 號商標，而原告日盛金控公司自98年後確實經歷經營權變更。
㈢據以異議商標於系爭商標註冊時均已非著名商標，原告日盛金控公司於異議階段提出相關證據資料均為其他公司之得獎資料、或為證明力薄弱之資料、或為顯然無關之他案判決書等資料。在訴願階段中原告所提出之系爭市場調查報告之調查方法與內容顯有偏頗而無參考價值。且原告日盛金控公司於經營權移轉後，在99年更換其企業Logo圖樣，已停止宣傳使用據以異議商標圖樣，經參加人向被告申請廢止據以異議商標之註冊，其中據以異議商標3 已由被告作出廢止處分，原告日盛金控公司雖提起訴願，然未見提出任何補充使用資料。原告日盛金控公司就據以異議商標1 、2 所提使用資料，均未完整使用據以異議商標1 、2 圖樣，內容僅有寥寥數紙早年發行之證券存摺影本，或其他公司發行之銀行存摺或金融卡影本，完全無一般消費者所能共見共聞之公開積極行銷廣告證據，難認於系爭商標申請註冊日前有積極使用據以異議商標1 、2 之主觀意圖及客觀行銷事實。本院103 年度民商訴字第45號判決僅認定據以異議商標1 係於85年為著名，原告並未補充任何足以佐證該商標於系爭商標申請註冊時為著名商標之證據。
㈣本件商標爭議源自於原告日盛金控公司之經營權變動，導致原告日盛金控公司及旗下子公司與原日盛集團中合作企業之合作關係生變，衍生集團內各公司長期共同以「日盛」及「盛」字商標行銷之事實橫生爭議，在此種多數主體共同使用相同或極為近似商標之情形下，消費者在參加人長年使用系爭商標下，應能依原告與參加人各自之區別標識辨識商品或服務來源。又據以異議商標1 、2 僅為特定服務相關消費者間之著名商標，系爭商標指定之服務與據以異議商標1 、2
所著名之股票買賣及證券商業務顯無關聯性，且系爭商標圖樣又加上「租賃」2 字足供區別，原日盛集團成員各公司皆共同使用日盛商標，並無混淆情事發生。又因「日盛」為國人喜愛之吉祥語，「日盛」或「盛」字設計圖之識別性不高，據以異議商標1 、2 僅達「為我國相關事業或消費者所普遍知悉」之低著名程度，尚未達到要求商標免於淡化保護之標準。另原告並未舉證說明據以異議商標1 、2 賦予社會大眾何等印象遭到貶損，原告日盛金控公司發布澄清聲明乙事，僅係其單方面之主觀陳述，尚非因系爭商標與商品或服務結合後產生不良印象所導致，且其股價漲跌與系爭商標之註冊合法與否毫無關聯，系爭商標之註冊無致相關公眾混淆誤認之虞，亦無減損據以異議商標識別性或信譽之虞。
五、本院之判斷：
㈠按現行商標法修正施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及該法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正施行後之規定辦理。但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響，現行商標法第106 條第1 項定有明文。本件參加人於100 年3 月1 日申請系爭商標註冊，並經被告於101 年1 月16日核准註冊公告（審定卷第1 頁、第24頁），原告日盛金控公司係於101 年4
月12日對之提起異議，被告則於103 年10月30日為異議不成立之處分（異議卷第23頁、第1 頁），是本件自屬現行商標法修正施行前，已受理而尚未處分之異議案件，依前揭規定，系爭商標之註冊有無違法事由，應以99 年8月25日修正公布、同年9 月12日施行之商標法（下稱修正前商標法）及現行商標法併為判斷。又被告係依原告日盛金控公司於異議理由之主張就修正前商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款及現行商標法第30條第1 項第11款、第10款、第12款之規定審查，為「異議不成立」之處分。原告日盛金控公司不服，提起訴願，僅主張系爭商標違反修正前商標法第23條第1 項第12款本文及現行商標法第30條第1 項第11款本文之規定，並確認據以異議商標為如附圖二所示3 件商標，至於異議階段所提出之其餘爭點則不再爭執（訴願卷第350 頁，本院卷一第113 頁）。本件之爭點即為：系爭商標之註冊是否有修正前商標法第23條第1 項第12款本文及現行商標法第30條第1 項第11款本文規定之適用（本院卷一第135 頁）。
㈡原告日盛證券公司不得提起本件課予義務之訴：
⒈按行政訴訟法第4 條規定：「（第1 項）人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾3 個月不為決定，或延長訴願決定期間逾2 個月不為決定者，得向行政法院提起撤銷訴訟。……（第3 項）訴願人以外之利害關係人，認為第1 項訴願決定，損害其權利或法律上之利益者，得向行政法院提起撤銷訴訟。」參照司法院院字第641 號解釋意旨，不服受理訴願機關之決定者，雖非原訴願人亦得提起撤銷訴訟，但以該訴願決定撤銷或變更原處分，致損害其權利或利益者為限。故利害關係相同之人，不得依前揭規定起訴，應自行提起訴願以資救濟，其未提起訴願，基於訴願前置主義，原則上不得逕行提起行政訴訟。惟於例外情形，如訴訟標的對於原訴願人及其他有相同利害關係之人必須合一確定者，則既經原訴願人踐行訴願程序，可認為原提起訴願之當事人，有為所有必須合一確定之人提起訴願之意，應解為與原訴願人利害關係相同之人得逕行依同法第4 條第1
項起訴（最高行政法院93年9 月份庭長法官聯席會議決議參照）。又基於同一法律上理由，上開決議亦得適用於行政訴訟法第5 條課予義務訴訟之情形（最高行政法院102 年度裁字第63號裁定參照）。而所謂訴訟標的對於數人必須合一確定，係指為訴訟標的之法律關係為數人所共有，不能分割，其訴訟之實施必須由全體成員共同參與始為合法，法院也必須對全體成員為相同之判決者而言（最高行政法院101 年度裁字第2052號裁定要旨參照）。至於當事人適格，係指於具體訴訟中具備為正當當事人之適格而得適法受本案判決者而言，此等要件是否欠缺，常須審酌當事人之實體上法律關係始能判斷，而當事人是否具有公法上請求權，亦然，均應以判決方式為之，較能對當事人之訴訟程序權為周全保障（最高行政法院90年度6 月份庭長法官聯席會議決議、最高行政法院96年度裁字第2181號裁定要旨參照）。
⒉本件依原告之主張應屬課予義務訴訟，被告所為異議不成立處分之相對人為原告日盛金控公司，訴願亦由原告日盛金控公司為之，原告日盛證券公司與日盛金控公司共同提起本件訴訟前，並未向被告為異議之提出，被告亦未對其作成否准之行政處分，亦未經過訴願程序，此有異議卷及訴願卷可參。而本件訴願決定係維持被告之原處分，原告日盛證券公司並無因訴願決定撤銷或變更原處分致權益受損而得提起課予義務訴訟情事。雖原告日盛金控公司以如附圖二所示商標為據以異議商標，對系爭商標提出異議，原告日盛證券公司亦以相同之商標主張系爭商標有相同之撤銷事由，可認原告日盛證券公司與日盛金控公司之利害關係相同，惟依現行商標法第48條第1 項規定，任何人均得依其主張就系爭商標獨立向被告提出異議，原告日盛證券公司就本件商標異議事件並無與原告日盛金控公司一同起訴之必要，本件訴訟對於原告日盛證券公司與日盛金控公司而言，並無必須合一確定情形，換言之，原告日盛證券公司並未因原處分否准系爭商標異議之成立，而有權利或法律上利益遭受損害之情形，原告日盛證券公司至多與原告日盛金控公司僅具經濟上或其他事實上之利害關係，實難認原告日盛證券公司與日盛金控公司等間，就本件訴訟標的之法律關係有不能分割而必須合一確定之情事。至於原告所舉最高行政法院101 年度判字第942 號判決（本院卷二第256 頁、第270 至272 頁），該案所述共同訴訟人已就請求撤銷所舉發之專利權的主張，共同提出舉發及訴願，核其案情與本件有別，自難比附援引為有利原告之認定。
⒊基上，原告日盛證券公司提起本件訴訟為當事人不適格，應予判決駁回之。
㈢按商標有相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第12款本文及現行商標法第30條第1 項第11款本文定有明文。本款所定不得註冊之要件有：⒈著名商標或標章之存在；⒉二者商標相同或近似；⒊有致相關公眾混淆誤認之虞者，或有減損識別性或信譽之虞。經查：
⒈據以異議商標1 、2 為著名商標，據以異議商標3 難認為著名商標：
⑴參諸原告日盛金控公司於異議階段所檢送之證據資料可知，原告日盛金控公司前於91年設立，經營業務內容，包括投資銀行業、票券金融業、信用卡業、保險業、證券業、期貨業、創業投資業等事業與金融業務相關之事業。其所屬集團包括原告日盛證券公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、日盛國際產物保險代理人股份有限公司、日盛證券投資顧問股份有限公司、日盛期貨股份有限公司、日盛人身保險代理人股份有限公司等。其中原告日盛證券公司早於50年即已設立營運，迄今已有50多年，並自78年起陸續以其公司名稱特取部分即「日盛」，作為商標圖樣之主要部分，申請取得據以異議商標1 、2 ，復持續使用迄今，並於100 年獲得數位服務標竿企業金融投資類第3 名（異議卷第44至51頁）。再參酌本院10 3年度民商訴字第45號判決亦認定據以異議商標1
於85年為著名商標（本院卷二第307 至308 頁）等情形，堪認據以異議商標1 、2 於系爭商標申請註冊日即100 年3 月1 日前，經原告日盛金控公司所屬集團之原告日盛證券公司長期廣泛使用於股票買賣業務及證券商業務，所表彰之識別性及信譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名程度。
⑵原告雖主張據以異議商標3 亦為著名商標，然據以異議商標3 已經被告於105 年2 月1 日以中台廢字第L01040607 號廢止處分書為其商標之註冊應予廢止之處分，此有中台廢字第L01040607 號廢止處分書在卷可參（本院卷一第105 至106
頁），雖該案尚在訴訟中而未確定，然被告係以據以異議商標3 有於註冊後迄未使用或繼續停止使用已滿3 年之情事為由而廢止其商標之註冊，顯見原告日盛金控公司於被告廢止處分前所提之使用證據，尚無從據以認定據以異議商標3 於申請廢止前3 年有使用之事實，該些使用證據是否足以證明據以異議商標3 於系爭商標申請時為著名商標，實屬有疑。原告日盛金控公司於本院雖提出原告及關係企業發行使用之存摺外觀、金融卡之行號說明、營業處所之外觀設計及各式書類文件等相關物品為證（本院卷一第289 至313 頁），觀諸前揭資料多數未見完整標示據以異議商標3 圖樣，相關物品照片無使用時間可資勾稽，數量不多，尚難據以認定據以異議商標3 業經原告日盛金控公司使用，廣為相關消費者所普遍認知而為著名商標。
⒉系爭商標與據以異議商標1 、2 是否近似暨其近似之程度：⑴系爭商標圖樣由墨色矩形底上反白之圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛租賃」左右排列所組成，其中「租賃」2
字為所指定使用建築工程設備租賃、建築設備租賃服務之說明，業經聲明不在專用之列。而據以異議商標1 、2 圖樣，或為圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛」左右排列所組成，或為墨色矩形底上反白之圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛」左右排列所組成，相較系爭商標與據以異議商標之圖樣，均有引人注意之圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛」，以具有普通知識經驗之相關消費者，而於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，二者商標圖樣構成近似。
⑵系爭商標文字部分之中文「租賃」2 字雖經聲明不專用，惟於判斷商標是否近似時，仍應就上開聲明不專用之部分為整體比對，而系爭商標將其服務類別之「租賃」2 字，作為商標整體設計之一部，使系爭商標於觀念上特定於租賃類之服務類別，自與據以異議商標1 、2 僅有單純中文「日盛」2
字產生觀念上之不同，又中文字數之不同而在讀音上即有「日盛租賃」及「日盛」之差異，是以二者商標雖有其近似處，惟仍有外觀、讀音及觀念上之差異，屬中等近似之商標。⒊系爭商標未致相關公眾混淆誤認據以異議商標1 、2 之虞：⑴按修正前商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞者」，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關公眾誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而就「混淆誤認之虞」的規範，現行商標法第30條第1 項第11款前段及同條項第10款均有規定，二者區別在於保護客體之不同，第11款前段規定保護之客體為著名商標，而第10款規定保護之客體為註冊或申請在先之商標。因此，基於同一用語同一內涵之法理，此二款規定在「混淆誤認之虞」的判斷上具一致性誠屬當然，故第30條第1 項第11款前段規定有關「混淆誤認之虞」的判斷，與同條項第10款規定「混淆誤認之虞」之判斷標準並無不同。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似與其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關公眾對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意，暨其他混淆誤認之因素等綜合判斷，是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。原告主張經著名商標保護審查基準相關因素審酌之著名商標，就有無致相關公眾混淆誤認之虞的要件，應與混淆誤認之虞審查基準的標準不同，無須再考量商標識別性、商標註冊申請是否為善意等因素云云，所為主張顯與前揭規定之規範意旨不符，亦有使著名商標權利人獲取不當利益，造成市場不公平競爭之虞，自不足採。
⑵二者商標所指定使用服務不類似：
系爭商標係指定使用於「建築工程設備租賃、建築設備租賃、汽車修理服務、洗車、消防器材安裝服務、防盜設備器具之保養及安裝、防盜器材安裝修理、保全器材安裝修理、火災警報器安裝修理」服務，據以異議商標1 、2 分別指定使用於「股票買賣業務之服務」、「證券商業務」服務，就服務取向、功能、提供者、教育訓練、消費者及行銷管道等因素以觀，難認具有共同或關聯處，所提供之商品或服務亦無法滿足相關消費者相同或類似之需求，則二者商標所指定使用服務間，非屬相同或類似之商品或服務，其市場有所區隔而無關聯。而二者商標使用之服務類別之差異，可經由系爭商標圖樣之設計，加入指定使用服務之類別即中文「租賃」二字之方式體現，而據以異議商標1 、2 之著名性僅侷限於所指定使用之股票買賣、證券業務等相關服務，與租賃類之相關業務無關，自難認會有致消費者混淆誤認之虞。
⑶商標識別性之強弱：
本件二者商標圖樣均有圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛」，含有日日昌盛之意，為國人投資創業所喜愛之吉祥字詞，屬任意性或暗示性商標，並非原告所獨創使用，其他廠商以之作為商標之主要部分申准註冊於各類商品或服務，目前仍有效存在者所在多有，例如以圓形框內置「盛」字設計圖作為商標者有：註冊第83960 號、第325304號「盛及圖」商標（指定於豆瓣醬等）、第128305號「盛」商標（指定於硫酸鹽等）、第166207號「日盛設計圖」商標（指定於搬家等服務）、第968268號「鴻盛國際行設計圖」商標（指定於天然石材等）等；而以中文「日盛」作為商標者有：註冊第73766 號「日盛SUN RISE及圖」商標（指定於公司帳務處理及有關之諮詢顧問業務等）、第145820號「日盛搬家」商標（指定於搬家業務等）、第171751號「日盛SUN RISE及圖」商標（指定於首飾及貴金屬零售等）、第178387號「日盛」商標（指定於眼鏡之零售服務）、第191958號「日盛及圖」商標（指定於不動產租售、買賣等）、第1116904 號「日盛」商標（指定於各種建築物之租賃等）、第464126號「日盛穩好」商標（指定於穀、麵粉等）、第473965號「日盛及圖」商標（指定於飼料）、第531532號「日盛」商標（指定於天然肥料等）、第590132號「日盛及槍形圖」商標（指定於鹽、調味用醬等）、第1065025 號「日盛」商標（指定於中西藥品、維他命等）、第1163486 號「日盛JIH SEN 」商標（指定於木工機械等）、第12 51177號「日盛」商標（指定於肉乾等）、第1307886 號「日盛SUNRISE 及圖」商標（指定於銀，翡翠，珍珠或珠寶飾品）、第1398232 號「日盛JSUN及圖」（指定於鹽薑、蔭瓜等）等，此有商標布林檢索結果註記詳表在卷可稽（異議卷第249 至258 頁；異議卷第259 至276 頁）。堪認以圓形框內置「盛」字設計圖或中文「日盛」作為商標一部分獲准註冊者，除原告及參加人於證券、金融及租賃等類服務外，尚有其他廠商於各類商品或服務併存註冊之情形，其識別性較弱。
⑷參加人善意申請系爭商標註冊：
①參加人其前身為「國穎企業股份有限公司」，成立於70年，於86年更名為「日盛國際租賃股份有限公司」，屬日盛集團之成員，經營各式客貨車輛、機械設備等分期付款銷貨及租賃相關之業務（異議卷第80頁、第173 至174 頁，本院卷二第13至16頁），自78年即取得註冊第38847 號「日盛及圖」商標，指定使用於日用品、機械設備、儀器之租賃業務服務等（異議卷第260 頁，本院卷一第119 頁），與據以異議商標1 、2 並存註冊多年。嗣參加人與原告日盛金控公司於97年5 月20日簽訂商標轉讓協議書（異議卷第61頁，本院卷一第232 頁），由原告日盛金控公司處移轉取得註冊第1291122 、1291207 、1291363 號「日盛集團JIH SUN GROUP 及盛圖」商標，指定使用於租賃相關服務（異議卷第269 頁及其反面，本院卷一第125 至127 頁），亦與原告日盛金控公司之據以異議商標3 等商標有並存之事實。可認自70年至98年間原告及其相關企業與參加人均屬於日盛集團，該等公司除長期共同使用「日盛及圖」及「日盛集團JIH SUN GROUP 及盛圖」等商標作為各公司識別標識之一部外，且並存註冊於各個不同營業項目之服務，相互間有業務合作之情形。參加人稱系爭商標之申請係屬善意乙節，並非無據，應屬可採。②原告雖稱依前揭協議書內容，雙方並無約定參加人得再申請註冊商標之權；實質掌控參加人之ＯＯＯ於退出原告日盛金控公司之經營前，主導安排其投資掌控之參加人等公司，取得日盛金控公司之商標，得以繼續使用「日盛」之商標文字或「盛」字設計圖，並於原告日盛金控公司經營權變更後，多次將參加人公司與日盛保全公司等非原告日盛金控公司之子公司或關係企業之事業，以「日盛集團」稱之，並自稱為「日盛企業集團總裁」，顯見參加人申請系爭商標，確有攀附據以異議商標之意圖等語（異議卷第191 至192 頁，本院卷二第262 頁反面至263 頁）。惟觀諸前揭協議書內容僅為單純商標權利之移轉，參加人將來得否以相同或近似圖樣申請註冊自應依商標法相關規定審查。又原告日盛金控公司為一股份有限公司，自有獨立之董事會，ＯＯＯ雖為原告日盛金控公司簽訂系爭協議書時之董事長，但移轉商標之決策是否得由ＯＯＯ一人獨斷獨行，洵有疑義，且參加人係將其原所有之註冊第38847 號「日盛及圖」商標稍作改變，在商標圖樣上已將受讓商標中之「日盛集團」、「JIH SUN GROUP
」等文字除去，以「盛」字設計圖及「日盛租賃」作為系爭商標圖樣申請註冊，使相關消費者不致誤認其為「日盛集團」成員，且指定使用之服務類別與據以異議商標1 、2 差異甚大，自難認參加人申請系爭商標之註冊有攀附據以異議商標1 、2 之意圖，原告前揭主張不可採。
⑸實際混淆誤認之情事：
原告雖主張系爭商標之使用確已造成混淆誤認，並提出相關媒體報導及原告日盛金控公司澄清說明之資料暨系爭市場調查報告書為據（異議卷第231 至232 頁，訴願卷65至274 頁之系爭市場調查報告書，本院卷一第242 至256 頁），觀諸相關報導雖有參加人為日盛集團旗下公司、參加人為日盛企業集團成員等內容，惟相關報導係指參加人方面之公司集團，或係基於參加人之公司名稱而有所誤認，亦或係基於系爭商標之使用方發生混淆誤認，光從系爭媒體報導尚無從得知，而原告之澄清說明亦僅為單方面之陳述，是難遽認系爭商標之使用確已造成混淆誤認。又就市場調查報告而言，市場調查公司之公信力（包含從事市場調查業務之久暫、營業量之多寡、曾做過之調查報告等）、實施調查之內容（如調查技巧、調查期間、調查方式、調查地區及範圍、調查對象等）、抽樣之方法（如母體之定義及決定受訪總樣本數等）、問卷內容之設計（如問卷之種類、題目之類型及區分、基本原則及結構安排等，是否針對預定達成之目標而設計）、內容與結論之關聯性（市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係）等是否公正客觀，均影響該市場調查報告之正確性。原告所檢送之系爭市場調查報告書，係原告自行委託財團法人中華工商研究院為之，系爭調查報告書未包含二者商標營業期間與營業數量、調查人員之素質、調查技巧、問卷種類、題目類型、題目區分、基本原則、結構安排、目標設計及因果關係等事項，自無法客觀呈現真正市場與消費者之消費與評價態樣，且其調查份數、有效樣本份數僅444 、360 份，問卷數量有限，顯難呈現市場之客觀情況，是該市場調查結論之正確性、客觀性均有疑義，無法執為系爭商標之註冊有致消費者發生實際混淆誤認之依據。
⑹據以異議商標1 、2 於系爭商標申請註冊時固屬著名商標，惟衡酌二者商標近似程度不高，所指定使用之服務不類似、二者商標長期並存使用、商標中之中文「日盛」及「盛」字設計圖之識別性較低、參加人善意申請系爭商標註冊、實際上難認有混淆誤認等情事，故消費者對二者商標指定使用之服務範圍、性質、來源或提供者，不致發生混淆誤認之虞，系爭商標之註冊並未違反修正前商標法第23條第1 項第12款本文前段及現行商標法第30條第1 項第11款本文前段規定。至於原告所引本院101 年度行商訴字第5 號、第6 號、第7
號行政判決（本院卷一第203 頁、第262 至284 頁，本院卷二第260 頁反面），核其系爭及據爭商標主張應為均指定使用於證券相關之服務，與本件二者商標分別指定於不同之服務類別相異，自難逕為比附援引，執為有利原告之論據。
⒋系爭商標未減損據以異議商標1、2識別性或信譽之虞：
在我國以圓形框內置「盛」字設計圖及中文「日盛」作為商標之主要部分，申准註冊於各類商品或服務，目前仍有效存在者所在多有，以之作為商標之識別性較弱。參以原告及其相關企業與參加人於98年以前均屬於日盛集團，長期共同使用「日盛及圖」及「日盛集團JIH SUN GROUP 及盛圖」等商標作為各公司識別標識之一部，且並存註冊於各個不同營業項目之服務，消費者尚難僅依圓形框內置「盛」字設計圖或中文「日盛」圖樣辨識商品或服務來源。且原告日盛金控公司曾與參加人簽立前揭商標轉讓協議書，對於移轉予參加人之商標指定使用於租賃相關服務等情，應知甚詳。而依原告於異議、訴願及本院審理時所提出之證據，僅可證明據以異議商標1 、2 於證券、金融等服務之相關事業或消費者間為著名商標，系爭商標指定使用於「建築工程設備租賃、建築設備租賃、汽車修理服務、洗車、消防器材安裝服務、防盜設備器具之保養及安裝、防盜器材安裝修理、保全器材安裝修理、火災警報器安裝修理」服務，與據以異議商標1 、2
所著名之前揭服務類別相距甚遠而無關聯，佐以系爭商標尚將所指定使用服務之類別即中文「租賃」2 字，加入整體商標設計之中，作為與其他商標之區辨，參加人持續使用系爭商標於租賃類之結果，當不致使據以異議商標1 、2 之識別性受到減損、貶值、稀釋或沖淡之危險。參加人使用系爭商標提供相關租賃服務，與據以異議商標1 、2 指定使用之服務，具有明顯之市場區隔，當不影響據以異議商標1 、2 之社會評價，原告所提前揭系爭市場調查報告書之正確性、客觀性存有疑義，相關報導難認與系爭商標之使用有關，均不足作為本件之論據。準此，本件二者商標並存，不會造成據以異議商標1 、2 之信譽受到減損或淡化，故允許系爭商標註冊，不致有減弱相關公眾對據以異議商標1 、2 於其原指定或實際使用之證券、金融等服務之著名性或其識別來源之關聯之虞，自無修正前商標法第23條第1 項第12款本文後段及現行商標法第30條第1 項第11款本文後段規定之適用。至於原告所舉其他著名商標識別性或信譽受到減損淡化之案例（本院卷一第170 至198 頁），核其案情與本件有別，自難逕予爰引為有利原告之認定。
六、綜上所述，原告日盛證券公司不得提起本件課予義務之訴，且系爭商標之註冊並無修正前商標法第23條第1 項第12款本文及現行商標法第30條第1 項第11款本文規定之適用。從而，被告就系爭商標為異議不成立之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求命被告應為撤銷系爭商標註冊之審定，為無理由，應予駁回。
七、本件事證已明，兩造及參加人之其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　105　 年　　11　　月　　7　　 日智慧財產法院第三庭
審判長法　官　林欣蓉
法　官　范智達
法　官　陳端宜
以上正本證明與原本無異。
訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 師為訴訟代理人　│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 者，亦得為上訴審│ 。 ││ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　105　 年　　11　　月　　7　　 日書記官　吳祉瑩