智慧財產法院行政判決

原告

緯聖鞋業有限公司

代表人

林阿發

訴訟代理人

桂齊恒律師

複代理人

蔣文正律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏

訴訟代理人

盧耀民

參加人

林子聰

訴訟代理人

郭峻誠律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國104 年5 月6 日經訴字第10406306350 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，並為104 年度行商訴字第77號行政判決，參加人對於判決結果不服，提起上訴，經最高行政法院106 年度判字第71號判決廢棄發回本院，本院更為判決如下：

主文

事實及理由

壹、事實概要：緣參加人前於民國100 年5 月10日以「跑天下」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「內衣、睡衣、汗衫、泳裝、襯衫、西裝、大衣、外套、運動服、鞋、圍巾、頭巾、領帶、領結、冠帽、襪子、服飾用手套、禦寒用手套、腰帶、吊褲帶」商品，向被告申請註冊，經被告審查核准列為註冊第1509439 號商標（下稱系爭商標，見附圖1 ）。原告於101 年5 月24日以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第12款及第14款規定，對之提起異議。經被告審查，於103 年11月24日以中台異字第1010497 號商標異議審定書（下稱原處分）為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，復為經濟部104 年5月6 日經訴字第10406306350 號決定（下稱訴願決定）駁回，原告仍未甘服，向本院提起行政訴訟，經本院104 年度行商訴字第77號判決「訴願決定及原處分均撤銷。被告對於註冊第1509439 號『跑天下』商標，應作成『異議成立，註冊應予撤銷』之審定。」參加人不服提起上訴，經最高行政法院106 年度判字第71號行政判決將原判決廢棄，發回本院更為審理。

貳、原告主張：

㈠系爭商標之註冊確有違註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款之規定：

⒈原告本於表彰自己為目的而使用據以異議商標於鞋類商品：

⑴據以異議「跑天下」系列商標（下稱據以異議諸商標，見附圖2 ）原屬訴外人伸欣企業有限公司（下稱伸欣公司）所有，原告原受伸欣公司委託代工生產「跑天下」商標之鞋類商品，雙方於十多年前即就標示有據以異議諸商標之相關鞋類商品合作，嗣88年間因伸欣公司經營不善倒閉，該公司負責人以書面及口頭允諾原告得繼續使用據以異議諸商標，以清償所積欠之債務，原告乃持續將「跑天下」、「POWTANSIA」鞋類商品行銷市場。

⑵原告於鞋盒及鞋子印有「跑天下」或「POWTANSIA 」字樣，在鞋子標籤上印有原告公司名稱，目的即在表明為商標之使用人。證人○○○、○○○、○○○104 年10月28日於前審之證詞，可證明原告確有生產標示據以異議諸商標之鞋盒及印製商標等事實，顯見據以異議之「跑天下」、「POWTANSIA 」商標在系爭商標申請註冊日前( 即100 年5 月10日) ，原告即已本於商標使用人之立場，以行銷之目的，實際先使用於鞋類商品，並持續製造、販售「跑天下」品牌之運動鞋，自符合商標法對於「使用」之認定。

⑶再觀原告於前審99年6 月24日、11月15日之訂單影本可知，原告皆係以自己之名義接單，前開訂單上之包裝明細欄位A:內盒及B:吊牌部分皆註明有「跑天下」或「POWTANSIA 」字樣，又原告於異議階段所提三聯複寫簿內亦有訂購「跑天下」鞋款之記載，其日期自100 年1 月3 日至同年3 月9 日，該複寫簿前後連續，符合交易習慣，顯見原告於99、100 年間持續以自己公司之名義製造、生產標示「跑天下」或「POWTANSIA」商標之鞋品，自為該等商標之使用人。

⑷又商標授權僅需商標授權人與被授權人口頭合意，即生授權之效果，其方式並不以書面為限，縱未向被告辦理登記，並不影響其授權之效力，更與原告確有使用據以異議諸商標之事實及行為不衝突。

㈡原告已有先使用據以異議「跑天下」、「POWTANSIA 」商標於鞋類等商品：

⒈觀原告於前審所提出之99年6 月24日、同年11月15日之訂單、原告於異議階段所提結峰印刷廠之三聯複寫簿、鞋盒照片等證據，已足以證明原告早於系爭商標申請註冊前，即有先使用據以異議「跑天下」、「POWTANSIA 」商標於鞋類等商品之事實。參加人於準備程序亦不否認早於系爭商標申請註冊日前，即因與原告間有業務上往來，而知悉原告有使用據以異議諸商標。則參加人於系爭商標申請日前即已知悉據以異議諸商標存在，卻仍以高度近似於據以異議諸商標之系爭商標申請註冊，並指定使用於同一或類似之商品，顯有違前開規定。

⒉至「跑天下」商標即使非原告自行創用，但相對於系爭商標既確屬在先使用之商標，參加人因事先知悉據以異議諸商標先使用之事實，進而搶註，自構成商標應撤銷註冊之情事。

㈢系爭商標之申請註冊明顯出自搶註：參加人自承係於100 年間委託原告製作鞋子，且於下單後，在100 年5 月初找伸欣老闆娘談商標買賣事宜，並談好過戶移轉系爭商標。惟由中區國稅局豐原分局函查之結果可知，伸欣公司營業稅最後一期申報至89年度11-12 月1 期止，顯見伸欣公司於90年起即無營業，且在100 年5 月初參加人找伸欣公司老板娘洽談之前，註冊於鞋類商品之「跑天下」等系列商標，均因專用期限屆滿已失效，故可推斷在100 年5月初，參加人對於伸欣公司已廢止登記，「跑天下」系列商標已過期失效，以及原告以自己名義先使用據以異議諸商標於鞋類等商品之事實，均十分清楚瞭解，惟竟仍以其找伸欣公司老闆娘洽談購買商標為由，推脫其搶註「跑天下」商標之事實，顯不足採信。

㈣並聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告對於註冊第1509439 號「跑天下」商標，應作成「異議成立，註冊應予撤銷」之審定。

參、被告之答辯：

㈠原告仍未證明於參加人申請系爭商標前已有先使用據以異議諸商標之事實：

⒈商標法第47條所規定之商標權當然消滅，並不包含公司法人解散或廢止登記等情形，是伸欣公司縱於94年廢止登記，其商標權自非當然消滅仍有效存在。

⒉又伸欣公司其所註冊之第904030號「跑天下」商標，指定使用於靴鞋等商品，其專用期間至99年8 月31日止，是原告前述使用行為是否屬合法使用行為，自有疑義。另原告亦未提出其他補強先使用之新事證，依現有證據資料，自無法證明原告於系爭商標申請前已有先使用據以異議諸商標之事實。

㈡依參加人所提上證12訊問筆錄可知，參加人係於接觸「跑天下」註冊商標權利人，並洽購「跑天下」商標後，其商標權因已期間屆滿而消滅，始申請系爭商標註冊，自無法認參加人係於知悉原告先使用據以異議諸商標後始搶註本案系爭商標。

㈢並聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人之答辯：

㈠原告自始為伸欣公司「代工」使用跑天下系列運動鞋，於89年起未經伸欣公司授權或同意，擅自生產販售仿冒之跑天下系列運動鞋，均非商標法使用之概念，亦非據以異議諸商標之先使用人：

⒈原告最初於88年間開始「代工生產」伸欣公司跑天下系列運動鞋，惟於89年間未經伸欣公司授權或同意，擅自生產販售仿冒之跑天下系列運動鞋。又伸欣公司最早於90年間即寄發存證信函制止原告仿冒行為，原告置之不理，繼續生產仿冒鞋款等情，堪認原告最初使用據以異議諸商標行為應屬「代工使用」，不符合商標使用之概念。

2.原告主張前審所提定單影本、鞋盒有「跑天下」或「POWTANSIA 」字樣，且三聯複寫簿內亦有訂購跑天下鞋款之記載，以及證人○○○、○○○、○○○之證詞欲證明本於自己目的而使用據以異議諸商標云云，惟最高行政法院發回判決已明白揭示前審判決對於上開證據之認定違反經驗法則，原告公司負責人並於另案台灣台中地方法院檢察署105 年度偵字第2223號中陳述：「我一直以為跑天下( 商標) 是伸欣的」，可證原告自89年以來即係為伸欣公司代工之意思，顯然非以「自己使用商標之意思」使用據以異議諸商標。

⒊至原告主張伸欣公司授權原告得繼續使用據以異議諸商標，以清償伸欣公司積欠原告之債務云云，伸欣公司老闆娘○○○已於前開所述之另案已否認此情，且原告代表人於前審證稱單子弄丟了，可證實原告主張欠缺實證，不足採信。

⒋況，本件原告自89年起未經伸欣公司授權或同意，擅自生產販售仿冒之跑天下系列運動鞋行為，係屬未經授權使用他人商標之「商標侵權行為」，依不潔之手法理及「惡意侵權行為不受保護」原則，原告並無「正當合法權利或先使用利益」值得保障，更不得主張本件「先使用」系爭商標之利益，遑論以其「先使用」系爭商標作為異議事由。

㈡參加人係依法申請系爭商標註冊，並非意圖仿襲不正競爭之行為，不構成「商標搶註行為」：

⒈參加人於100 年間因業務往來而知悉原告「侵權仿冒」系爭跑天下系列運動鞋後，即斷然拒絕再購買原告之仿冒商品，並與據以異議諸商標權利人洽購買斷據以異議諸商標，故參加人該嗣後依法申請系爭商標註冊行為，核屬與據以異議諸商標權利人合意購買系爭「商標申請權」之行為，並依據雙方上開合意依法申請系爭商標註冊，並非意圖仿襲不正競爭之行為，不構成商標搶註行為。

⒉原告固抗辯伸欣公司已廢止登記，法人人格已不存在，原告主觀上本於自己使用商標目的，將據以異議諸商標標示於商品上，符合商標法上使用商標行為云云。惟查，伸欣公司雖然辦理公司廢止登記，但於未完成公司清算前，依法伸欣公司仍得享有商標權，而參加人係獲得原商標權人伸欣公司同意，方將逾期失效之商標，重新申請註冊為據以異議諸商標，自無違反註冊時商標法第23條第1 項第14款或現行商標法第30條第1 項第12款「意圖仿襲而申請註冊」規定。

㈢並聲明：駁回原告之訴。

伍、本院之判斷：

一、本件原告原係以系爭商標註冊有違反註冊時商標法第23條第1 項第12、14款之情形，因而向被告提出異議。經被告審核後認異議不成立。嗣原告經訴願後，提起本件行政訴訟時，僅主張系爭商標註冊違反註冊時商標法第23條第1 項第14款之情形，未再爭執系爭商標註冊有同項第12款之情形，且因原告於101 年5 月24日提出異議後，商標法於101 年7 月1日修正施行，依修正後商標法第106 條第1 項規定，異議案件以註冊時及商標法修正施行後均為違法事由為限，始撤銷其註冊，因此本院前審及最高行政法院裁判，亦均僅就修正施行前之商標法第23條第1 項第14款及商標法第30條第1項第12款部分為論斷，是本件審理範圍及爭點僅限於系爭商標註冊是否有違反註冊時商標法第23條第1 項第14款及商標法第30條第1 項第12款（以下均合稱防止搶註條款）之事由，此亦經本院向兩造及參加人闡明確認無誤（見本院卷第168頁）。

二、防止搶註條款於101 年7 月1 日修正施行前之全文為：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得註冊。修正施行後之全文為：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。兩相比較，可知修正施行後，在文義上，增加「意圖仿襲而申請註冊」之要件。商標法第106 條第1 項既規定修正施行前已提出異議之案件，須以註冊時及修正施行後商標法規定，均為違法事由為限，始撤銷其註冊，而在本件中，修正施行後之規定，有較多之要件，已如上述，故本件即應以修正施行後之規定為原告之訴有無理由之論斷。根據修正施行後之防止搶註條款規定，商標異議乃至其後爭訟程序，商標註冊違反防止搶註條款之要件有三：第一，系爭商標相同或近似於據以異議商標；第二，據以異議商標為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標；第三，系爭商標之申請人因特定關係知悉據以異議商標存在，意圖仿襲而申請註冊；亦即，系爭商標之註冊申請，是否意在搶註。以下即分別說明本院對於以上三要件於本件之判斷結果及理由。

三、系爭商標是否相同或近似於據以異議諸商標？系爭商標係由「跑天下」三個字構成之文字商標，據以異議諸商標中，則為完全相同之「跑天下」或為「跑天下」英文譯音之「POWTANSIA 」，兩者若非完全相同，就是讀音高度近似，可認系爭商標相同或近似於據以異議諸商標。

四、據以異議諸商標是否為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標？

㈠原告主張：系爭商標原係伸欣公司所有，原告經營製鞋廠，雙方於十多年前，就系爭商標相關商品有何合作關係，由伸欣公司授權原告研發設計鞋款，進而製造、廣告、販賣（以上見原告於前審起訴狀第3 頁，本院前審卷第8 頁）。其後因伸欣公司積欠原告200 多萬，即同意原告可使用「跑天下」商標，原告已經使用10多年，當時伸欣公司有寫一張紙同意原告可以做「跑天下」的鞋子給全省中盤商，但此項表明同意之文書已經遺失。直到伸欣公司註冊之系爭商標屆時，原告都不知道，因而未申請註冊系爭商標（以上見本院前審言詞辯論筆錄第3-5 頁，本院前審卷第99-100頁）。

㈡參加人抗辯：原告於89年間未經伸欣公司同意，即違反代工合約，擅自生產仿冒之跑天下運動鞋。至100 年5 月間，伸欣公司之實際負責人○○○還打電話給原告，制止原告繼續做跑天下商標的鞋子（以上見參加人行政訴訟補充理由三狀第2-5頁，本院卷第189頁背面至第191頁）。

㈢相互比對上開原告主張及參加人抗辯，可知原告確實於100年5 月間仍然有使用跑天下之商標於其產製之鞋類商品，僅其究竟是先前就已獲得伸欣公司同意使用，還是根本未經伸欣公司同意之侵權使用，以及如原告係獲得伸欣公司同意使用，其究竟屬於自主使用，還是只是為伸欣公司使用，存有爭議。惟查：伸欣公司原先註冊之「跑天下」相關商標於96年12月31日、99年8 月31日屆期未展延，此於兩造及參加人間均無爭議，亦有相關商標查詢資料影本及參加人所列印智慧局商標註冊簿之該項商標資料可憑（異議卷第81、82頁、本院卷第195 頁）。既然如此，則於100 年5 月間原告使用據以異議諸商標，無論其主觀上之認知如何，客觀上即無侵權使用可言。且參加人已抗辯原告未獲伸欣公司同意使用系爭商標，原告亦表明其所稱經伸欣公司同意使用系爭商標之文書已經遺失，未能舉證以實其說，自難認原告係經伸欣公司同意而為伸欣公司使用系爭商標（此與本院105 年度民商訴字第36號民事判決為同一認定）。從而，應可認原告於100 年5 月間有自主使用系爭商標於鞋類商品。

㈣由於參加人申請註冊之時間即為100 年5 月10日，而原告於100 年5 月間有自主使用系爭商標於鞋類商品，已經認定如前，兩者究竟孰先孰後，仍難以判斷。惟據參加人所提出證人○○○於另案民事訴訟（本院105 年度民商訴字第36號事件）證述參加人向伸欣公司洽購「跑天下」相關商標事宜之證詞，○○○即明確指出：洽購時間大約在100 年5 月左右，洽購前就已發現林阿發（即指原告，林阿發為原告代表人）有在銷售使用系爭商標之鞋子（參加人行政訴訟補充理由三狀附件4 筆錄第26頁，本院卷第220 頁背面）。由此可以認定，原告自主使用系爭商標於鞋類商品之時間，應早於100 年5 月間。又系爭商標指定使用於包括鞋類在內之穿戴服飾，亦可見系爭商標審定卷。從而，據以異議諸商標為原告先使用於同一或類似商品，應可認定。

五、系爭商標之註冊申請，是否意在搶註？

㈠相較於前兩個要件，僅在確認是否有他人先使用於同一或類似商品之相同或近似商標，本要件之判斷涉及到防止搶註條款之最核心價值取捨，亦即：先使用或先註冊之同一或近似商標，孰應優先保護？防止搶註條款對此價值衝突，係以先註冊之商標申請人是否因特定關係知悉先使用之商標存在，而意圖仿襲來作為判別標準。此一判別標準又包含有以下三要素：第一，必須先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存在，如果先註冊之商標申請人根本不知悉先使用之商標存在，而僅因巧合或特殊機緣選用同一或近似商標，即應對先註冊者優先保護；第二，先註冊之商標申請人知悉先使用之商標存在，必須是法律明定之特定關係，如：契約、地緣、業務往來或其他關係。如無此特定關係，即使知悉先使用之商標而加以先註冊，仍應優先保護先註冊者。第三，先註冊之商標申請人基於法定特定關係知悉先使用之商標後，還必須是「意圖仿襲」而註冊，如果先註冊者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標之正當理由，即使因法定特定關係知悉先使用之商標，亦應優先保護先註冊者。

㈡承上說明可知，防止搶註條款對於先使用者之保護設下重重關卡，必所設三要素（因特定關係、知悉、意圖仿襲）均齊備之情況下，始優先保護先使用者，否則即應保護先註冊者，而應否定先使用者之異議。核其立法意旨，乃在於我國商標法採取商標註冊主義之立法，商標使用者即使是先使用者，仍須透過註冊，始能取得商標權，保護商標之排他使用，藉此以公示機制，更有規範地形成商標使用秩序。因此，對於商標之先使用者，並不是無條件地使其可以阻礙先註冊者之註冊，如無法符合上開法定所設三要素，商標先註冊者即可維繫其商標註冊。

㈢尤其本件所涉者，乃先前已經註冊之商標，於商標期間屆滿後之先使用與先註冊競合爭議。由於商標註冊於商標權期間屆滿日即當然消滅，任何人均得在再以相同之商標申請註冊，並指定使用於同一或類似之商品。此種註冊，自非商標搶註行為，此本為最高行政法院發回本件時闡述甚明之意旨（最高行政法院106 年度判字第71號判決第14頁倒數第1-4 行）。又因先前已經註冊之商標，其商標存在及使用效益應已公開周知，於商標期間屆滿後，商標權人既未依法予以延展，任何有意使用該商標者即得註冊取得商標權，本可逕行申請註冊，似已無再先使用以評估其使用效益之必要；此時，先使用者之使用，亦無創用可言（本為先前已經註冊後屆時未展延之商標），此時是否仍要准許先使用者干涉先註冊者之註冊，於我國商標法採取商標註冊主義之立法政策下，即不無疑問。如以防止搶註條款所設三要素加以檢驗，先註冊者對於商標之知悉，如非出自於先使用者，而是來自對於先前已有註冊之認識；其對於商標之選用，如出於認同先前已註冊之使用效益使然，而非對於先使用者之仿襲，凡此均不能認為符合防止搶註條款所設之要件，自不應准許先使用者之異議。

㈣經查：參加人已抗辯其係於100 年間因業務往來知悉原告「侵權仿冒」跑天下系列運動鞋後，為尊重合法商標權利人之正當權利，斷然拒絕再購買原告仿冒商品，並與據以異議諸商標權利人洽購買斷據以異議諸商標，嗣後申請註冊系爭商標（以上抗辯見參加人行政訴訟補充理由三狀第7-8 頁，本院卷第192 頁及其背面）等情，核此抗辯情節，與證人○○○於另案所證參加人向伸欣公司洽購「跑天下」相關商標事宜之過程可謂一致。根據○○○之證詞指出：○○○自己先前在伸欣公司工作，知道跑天下的品牌在伸欣公司手上，又因參加人是其中盤商，且發現林阿發在未經伸欣公司授權下，即使用「跑天下」相關商標，所以才介紹參加人來買；介紹當時並不知道購買的四個商標中，有三個商標已經過期，是請聖島商標事務所辦理過戶時，才知道過期等情（○○○於本院105 年度民商訴字第36號之證詞，見參加人行政訴訟補充理由三狀附件4 言詞辯論筆錄第24、25、26、32頁，本院卷第219 頁背面、第220 頁及其背面、第223 頁背面），可以合理推論：參加人本身就是鞋類商品之中盤商，所以基於同業關係，本來就應該知悉「跑天下」之相關商標存在，不必透過原告之先使用始能知悉，其於100 年間因業務往來所知悉者，係原告侵權仿冒使用「跑天下」相關商標（但實際上有部分已經屆期未延展而無商標權），而不是「跑天下」之相關商標本身。再者，參加人既然在申請註冊系爭商標前，事先有購買「跑天下」相關商標之情事，此亦顯示參加人是先認同系爭商標之使用效益，進而購買，並在發現購買之商標已經屆期未延展之情況下申請註冊，如此之註冊申請，顯然並非「意圖仿襲」原告先使用之結果。

㈤據上，系爭商標之註冊申請，並非意在搶註。

六、據上說明及判斷之結果，系爭商標註冊並無違反防止搶註條款之情事，原處分為相同認定，理由雖非完全相同，但結果並無二致，訴願決定予以維持，核均無違誤，原告求為撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。本件事證已明，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

七、依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段規定，訴訟費用由敗訴之原告負擔。

智慧財產法院第三庭