智慧財產法院行政判決

原告

美商‧諾菲斯服飾公司

代表人

赫南德茲 M 克里斯汀（副總裁）

訴訟代理人

林志剛律師

訴訟代理人

楊憲祖律師

訴訟代理人

陳奐君律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏（局長）

訴訟代理人

盧耀民

訴訟代理人

孫重銘

參加人

金弦貿易有限公司

代表人

沈淇銘（董事）

輔佐人

柯立偉

上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國106 年6 月8 日經訴字第10606306480 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：參加人於民國82年12月22日以「PRO ultra 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務分類表第41類之「運動鞋、球鞋、跑鞋、塑膠鞋、橡膠鞋、布鞋、田徑鞋、休閒鞋」商品，向被告（為前中央標準局，88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告審查，准列為註冊第648795號商標（下稱系爭商標，如附圖所示）。嗣原告以系爭商標有現行商標法第63條第1 項第2 款規定情事，於105 年4 月20日向被告申請廢止其註冊。案經被告審查，認系爭商標並無前揭商標法規定情形，以105 年11月30日中台廢字第1050159 號商標廢止處分書為「廢止不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部於106 年6 月8 日以經訴字第10606306480 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠參加人為單純貿易商，本件系爭商標產品是受沙烏地阿拉伯商委託後，於大陸地區製造、生產直接由大陸出口至沙烏地阿拉伯，與我國商標法第5 條輸出指「臺灣製造且從臺灣出口」並不相符，參加人僅賺取佣金，非產品產銷者，本件實際使用系爭商標者為阿拉伯商而非參加人，且系爭商標商品無論在製造地或產品提供廠商之記載均與臺灣無關，消費者無從將該產品與臺灣產生連結，均自無從證明原告有於廢止前3 年在臺灣使用系爭商標之事實。

㈡參加人所提望勝股份有限公司（下稱望勝公司）送貨單無法證明是否有實際交易存在，且其上所載之「PRO ultra 」與系爭商標圖樣不同，送貨單上亦未標示產品外觀，兩張送貨單相隔4 個月卻只相差2 個號碼，並不合理，無法證明系爭商標商品有在國內由望勝公司對外銷售。

㈢並聲明求為判決：⒈原處分及訴願決定均撤銷。⒉被告應作成系爭商標之註冊應予廢止之處分。

三、被告則以下列等語抗辯：

㈠依參加人於廢止階段所提附件1 型號「16272 」之鞋盒、包裝紙、運動鞋及其吊牌照片，附件3 發貨單、廠商基本資料對照、出口結匯證書相互勾稽，堪認參加人於西元2014年間有將型號「16272 」之系爭商標運動鞋商品銷售至沙烏地阿拉伯之事實，又依商標屬地主義，參加人將標示系爭商標之運動鞋銷售至沙烏地阿拉伯，即係在使用自己的系爭商標，原告僅以發票品名欄推論本件為阿拉伯商在使用參加人之註冊商標，並不可採。又「運動鞋」與系爭商標指定使用之「球鞋、跑鞋、塑膠鞋、橡膠鞋、布鞋、田徑鞋、休閒鞋」性質相同，是堪認參加人於本件申請廢止日前3 年內有使用系爭商標於附圖所示商品之事實。

㈡並聲明求為判決：駁回原告之訴。

四、參加人除援引被告答辯外，並補充陳述如下：

㈠參加人以外銷起家，於國內主要以公司陳列商品供買家來訪挑選，並提供部分產品給訴外人望勝公司寄賣或參與公益義賣活動。再者，阿拉伯商與參加人為長年合作之廠商，知悉系爭商標為參加人所有，參加人不僅以電子郵件提供系爭商標商品鞋款供其選購、於電郵中進行確認，且該阿拉伯商已來臺灣數次審視遴選包含系爭商標商品鞋款，可證明原告於廢止前3 年內確實有在國內使用系爭商標之事實。

㈡並聲明求為判決：駁回原告之訴。

五、本院得心證之理由：

㈠按商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」其立法理由載稱：「明定商標廢止案件法規適用之基準時點，以申請廢止時之規定為準。」查參加人於105 年4 月20日以系爭商標有違商標法第63條第1 項第2 款規定，向被告申請廢止其註冊，故本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時即100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法為斷。是本件爭點為：原告於參加人申請廢止日前三年內（即102 年4月19日至105 年4 月20日），是否有將系爭商標使用於「運動鞋、球鞋、跑鞋、塑膠鞋、橡膠鞋、布鞋、田徑鞋、休閒鞋」商品之事實。

㈡次按「（第1 項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一將商標用於商品或其包裝容器。二持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三將商標用於與提供服務有關之物品。四將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2 項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」商標法第5 條定有明文。查，依參加人於廢止階段所提之證據，其中附件1 為型號「16272 」商品之鞋盒、包裝紙、運動鞋及其吊牌照片（見廢止卷第67至85頁），附件3 為編號「FFC-140724」銷售確認書、發票、發貨單、出口結匯證實書（見廢止卷第99至103 頁），再依參加人於本院所提有關FFC140306 號之訂購單及電子郵件往來資料（見本院卷第53頁、第116 至118 號卷）相互勾稽，可知「F .F .C . BROTHERS TRADING CO . ,LTD」即參加人曾開立金額為「US＄117,659.50」之發貨單（INVOICE ）予沙烏地阿拉伯商「SPORTS GHORNATAH」，其品名欄載有「MEN'SSPIKE SHOES 」及產品編號（ITEM NO . ）「16272 」等文字，出口結匯證實書所載出口商為參加人、日期「00000000」、匯款地區國別「沙烏地阿拉伯」、押匯總額「USD117,659.50 」、發貨單編號「FFC-140724」及買受人「SPORTSGHORNATAH 」，另訂購單上亦標示有系爭商標圖樣等情，堪認參加人於103 年間有將標有系爭商標圖樣之型號「16272」運動鞋商品行銷至沙烏地阿拉伯之事實，足證參加人於申請廢止日（105 年4 月20日）前3 年內有使用系爭商標於其指定之運動鞋商品。又商標權人已檢送部分具體商品∕服務之使用證據，與之同性質之其他商品∕服務雖未檢送，亦可認為有使用。而所謂「同性質」之商品∕服務，可參考商品或服務分類6 碼之商品∕服務（組群未分類至6 碼者，以4碼為準），6 碼商品∕服務組群項下之商品∕服務名稱，原則上認定為性質相同。亦即，商標權人應檢送具體商品∕服務之證據，以證明其使用，惟所檢送之證據亦可作為「同性質」商品∕服務之使用證據，而商品∕服務間是否具相同性質，得以商品∕服務之分類組群作為判斷之基礎。查本件系爭商標有使用於「運動鞋」商品之事實，業如前述，其指定使用之「球鞋、跑鞋、塑膠鞋、橡膠鞋、布鞋、田徑鞋、休閒鞋」商品，與前揭「運動鞋」商品同屬被告編印之商品及服務分類暨相互檢索參考資料所列2503組群（該組群僅分類至4 碼），且其商品之性質相同，揆諸前揭說明，自亦堪認參加人於本件申請廢止日前3 年內有使用系爭商標於同性質之「球鞋、跑鞋、塑膠鞋、橡膠鞋、布鞋、田徑鞋、休閒鞋」商品之事實。

㈢至原告雖稱，系爭商標產品是受沙烏地阿拉伯商委託，於大陸製造、生產後直接由大陸出口至沙烏地阿拉伯，不符商標法第5 條「輸出」之要件，參加人並非使用系爭商標之人等語，無非係以發票品名記載「外銷佣金收入」而非「銷貨收入」，及商標法逐條釋義謂「行銷之地域，參酌商標法係國內法及採屬地保護原則之精神，固指我國領域而言，但除行銷於我國國內市場外，從我國領域出口者（標示註冊商標的商品於我國產製），仍屬我國領域有關之使用行為。但與我國完全無關之地域的使用則不屬之，例如於美國產製並行銷於日本，則非本條所稱行銷之地域所涵蓋……所謂『輸出』或『輸入』之行為，係指為行銷之目的，自外國運輸至本國或自本國輸出於外國而言」為據。然，由原告所提之上開逐條釋義內容可知，若商標權人係以從我國領域出口方式行銷商品，縱該商品無從為我國消費者所知悉，仍屬我國領域有關之使用行為，由此可知，只要商標權人在我國有使用商標之行為，並不以我國消費者得以知悉該商標為限，該使用行為仍屬在我國之使用。查，觀諸前開交易過程所示，本件所有訂購事項，皆由參加人於臺灣接洽所完成，參加人出具之訂購單不僅是由臺灣發出，且其上亦載有系爭商標圖樣，自足使參加人之交易相對人認知此為在我國之商標使用行為；再者，商標法第5 條商標之使用，並未限於「販賣」態樣，且在我國，系爭商標之商標權人為參加人而非訴外人阿拉伯商，參加人上開行為自屬使用自己系爭商標之行為，自難僅以發票上品名之記載，推論參加人非使用系爭商標之人，是原告上開主張均不足採。

六、綜上所述，依參加人所提之相關單據，應可證明其於申請廢止日（105 年4 月20日）前3 年內有使用系爭商標於所指定商品，並無商標法第63條第1 項第2 款規定情事，被告就系爭商標所為廢止不成立之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被告應作成「系爭商標之註冊應予廢止」之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張、答辯或未經援引之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭