智慧財產及商業法院106年度行商訴字第101號

• 裁判案由: 商標異議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 107 年 11 月 30 日

智慧財產法院行政判決
106年度行商訴字第101號原　　　告　峻能科技股份有限公司
代　表　人　張博勝（董事長）
訴訟代理人　馬潤明律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人　孫重銘
參　加　人　中富生物科技有限公司
代　表　人　彭建文（董事）住同上
上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國106 年6 月12日經訴字第10606306030 號訴願決定，提起行政訴訟。我們現在判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、爭訟概要：
一、原告於民國102 年10月16日以「金淬」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第3 類之「面霜、化粧水…等」商品及第35類之「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價、代理國內外廠商各種產品之投標…等」服務，向被告申請註冊，准列為第1689054 號商標（下稱系爭商標，詳如附圖1）。
二、參加人中富生物科技有限公司之前手魔法家有限公司（下稱魔法家公司，即異議人）以系爭商標指定使用於第3 類商品之註冊有違商標法第29條第1 項第1 款、第30條第1 項第8
款及第12款規定，提起異議。但異議經被告審查後，予以駁回。參加人便在受讓據以異議商標（下稱據爭商標，詳如附圖2 ）後，向經濟部提起訴願。訴願結果，獲得「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。
三、被告按照上述訴願結果重新審查後，認定系爭商標註冊違反商標法第30條第1 項第12款規定，並以105 年12月30日中台異字第1050748 號商標異議審定書做成系爭商標指定使用於第3 類商品之註冊應予撤銷的原處分。原告不服提起訴願後遭到駁回訴願，原告於是向我院提出行政訴訟救濟。
貳、原告主張及聲明：
一、系爭商標與據爭商標並不近似
㈠判斷商標是否近似，應以商標圖樣整體為觀察，而非割裂為各部分分別呈現。經濟部訴願決定書以二字首均為「金」字而為割裂認定，就不是整體觀察的結果。
㈡系爭商標「金淬」二字，與據爭商標「金粹妍」相較，字體大小、字形、字數皆不同，「金粹妍」商標的「妍」字又有特別放大，應為該商標之主要識別特徵，而且系爭商標並沒有「妍」字，顯有不同，使近似程度更為降低。
㈢相同市場上以相同讀音為商標註冊者，亦有「金翠」、「金萃」…等，如果讀音與參加人之商標全部或部分雷同，就不能取得商標權，可能有礙市場公平競爭及工商業發展，亦與商標法立法意旨不符。
二、本案之相關消費者對商標熟悉程度不得而知，且應無實際混淆誤認之情事
參加人對於據爭商標「金粹妍」未能提出實際混淆誤認之舉證，且相關消費者對據爭商標熟悉程度如何也不得而知。
三、系爭商標為原創商標，具識別性，且創作來源與原告與異議人之合作協議無涉
㈠原告早在與異議人合作前（約於102 年3 月間），已有若干可能之文字或圖形蘊釀，嗣後決定以「金淬」申請註冊，係與股東及員工腦力激盪所產生結果，決非原處分及訴願決定書所稱搶註。原處分及訴願決定不能沒有根據地說，原告跟異議人公司代表人林○○有投資關係，就能導出原告有搶註的嫌疑。況且，能用於表彰美容保養產品中文讀音及字形的文字本就有限，不得以時間及文字某部分偶然巧合，就否定原告的創意和公平競爭的機會。
㈡系爭商標中之「淬」字為水字邊，創作理念為，將古代天地萬物生生不息，金木水火土五行等循環於天地之間，以「水火併濟」才是自然界中的最高境界，由水來精淬，經過低溫、高溫、以產生化學變化之融合，以現代的生物科技技術來生產出最具精華品質的保養品代表─金淬；使產品結合中醫之最高技術與現代保養品之技術；參加人之商標則強調有如黃金般特殊精華之成分，兩者有明顯差異，應無使人有聯想的疑慮。
㈢102 年8 月間原告、林○○間共同投資「豐銀有限公司」乙事，與本案無關，且前述共同投資之協議，係成立於原告與林○○個人間，與魔法家公司及據爭商標受讓人即參加人無關。該協議書內容（異議卷第21頁），係原告以新台幣（下同）50萬元承受林○○於豐銀有限公司之股權；原告應卸下林○○所有「魔法家」字樣之大小招牌。顯見該項共同投資協議並未涉及魔法家公司之業務及營業項目，而係原告參與豐銀有限公司之經營，根本與本件商標爭議無任何關連。
四、聲明：
訴願決定及原處分均撤銷。
參、被告抗辯及聲明：
一、系爭商標指定使用於第3 類商品之註冊，應有商標法第30條第1 項第12款規定之適用，故不得註冊
㈠在異議申請書附件七（即訴願附件九，參加人訴願卷第57至76頁、異議卷第28至39頁）中，可以看到102 年3 月13日孟鄉生化科技股份有限公司（下稱孟鄉公司）開立給參加人前手魔法家公司之「金粹妍」面膜等商品之訂購確認單與同年4 月2 日之「金粹妍」面膜等商品之銷售發票、參加人同年6 月14日開立給豐銀有限公司之「金粹妍」面膜商品銷售發票等資料，可知魔法家公司曾於102 年3 月至6 月間委託孟鄉公司製造及經銷「金粹妍」面膜商品。因此可認為參加人於系爭商標同年10月16日申請註冊前，已有先使用據爭「金粹妍」商標於面膜等商品之事實。
㈡系爭商標與據爭「金粹妍」商標相較，二者首字均為「金」字，第2 字「淬」、「粹」讀音相同且字形相仿，整體圖樣於外觀及讀音均有相仿之處，以具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離觀察或實際交易連貫唱呼之際，不易區辨，應屬構成近似之商標。
㈢系爭商標指定使用之第3 類「面霜、化粧水…等」商品，與據爭「金粹妍」商標所指定使用之面膜等商品相較，二者皆為美容保養用品，於功能、材料、產製者、消費族群、行銷管道及場所等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬同一或高度類似之商品。
㈣原告與魔法家公司代表人林○○間曾有共同投資關係，又原告於申請系爭商標當日（102 年10月16日）另也申請註冊與據爭「金粹妍」商標高度近似之中文「金淬妍」作為商標，指定使用於與該據爭商標商品類似之面霜、面膜等商品向被告申請商標註冊。由此可認定，原告於系爭商標申請前，就因為與林○○間的投資經營等關係，知悉魔法家公司先使用據爭商標「金粹妍」的存在，卻進一步以近似於該商標的「金淬」作為系爭商標圖樣，並指定使用於與據爭商標商品同一或類似之商品，應該就是意圖仿襲而以不正競爭行為搶先申請註冊。
二、聲明：
原告之訴駁回。
肆、參加人經合法通知，並未於準備程序及言詞辯論中到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。
伍、我們的判斷理由：
一、本件行政爭訟最開始是魔法家公司以系爭商標註冊有違反商標法第29條第1 項第1 款、第30條第1 項第8 、12款的情形，向被告提出異議，經被告審核認異議不成立後，參加人提起訴願，訴願決定認系爭商標的註冊並無商標法第29條第1
項第1 款及第30條第1 項第8 款之適用，但有違反商標法第30條第1 項第12款（下稱防止搶註條款），因而作成撤銷異議不成立，另為適法處分的決定。後來經被告重新審定後，認為系爭商標註冊確實違反防止搶註條款，即作成原處分而撤銷系爭商標註冊，並沒有再判斷系爭商標註冊有無違反商標法第29條第1 項第1 款及第30條第1 項第8 款的情形。所以本件審理範圍及爭點僅限於原告註冊系爭商標是否有違反商標法第30條第1 項第12款的事由。這一點也經過受命法官在準備程序中向兩造闡明確認無誤（見本院卷第60頁）。
二、商標法有關防止搶註條款的全文為：申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務的商標，不得給予註冊。依據這項規定，商標註冊違反防止搶註條款的要件有三：第一，系爭商標相同或近似於據爭商標；第二，據爭商標為他人先使用於同一或類似商品或服務之商標；第三，系爭商標之申請人因特定關係知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊；也就是說申請人有搶註的意圖。以下即分別說明我們對於以上三要件於本件之判斷結果及理由。
三、系爭商標近似於據爭商標
⒈系爭商標相較於據爭商標「金粹妍」，雖然都有相同的「金」字，但有「淬」與「粹」的差別，另外系爭商標還少了據爭商標的「妍」字。由此可見，系爭商標與據爭商標並不相同。
⒉兩者雖非相同，但是否近似？這就涉及到商標是否近似的比較。而商標近似的態樣包括：外觀近似、觀念近似及讀音近似；在判斷上，應考量相關消費者施以普通注意、通體觀察及主要部分比較的原則，採取異時異地隔離觀察方法，加以比較（最高行政法院98年度判字第1505號判決意旨參照）。此因商標本是供相關消費者識別其所表彰商品或服務之來源，相關消費者在平時選購商品或服務而接觸商標之際，並無法像訴訟時，同時觀察比較兩項商標，僅能施以普通注意，通常並只能對先後異時異地接觸的商標，進行通體觀察，並就主要部分加以比較，所以在訴訟上判斷時，就應該以此相關消費者平時接觸商標的角度，來加以比較。
⒊系爭商標與據爭商標雖然有「淬」與「粹」字之不同，但「淬」與「粹」兩者讀音相同，外型也非常相似，如果消費者在不同時間、不同地點，以及沒有特別注意的情況下看到這兩個字，連同兩者都有的「金」字，還是很有可能將兩者互相誤認，即使兩者另外還有有無「妍」字的差別。原告就此雖然又主張據爭商標依參加人所強調，是有如黃金般特殊精華之成分，而系爭商標之「金淬」，因「淬」字為水部邊，與黃金尚屬有間，應無使人有如此聯想之處（原告行政訴訟起訴狀第6 頁，本院卷第11頁），但系爭商標與據爭商標其實都不是平常的生活用語，相關消費者在偶然接觸兩者商標時，如何能夠為如此的區別？所以這部分原告的主張，並不可採信。
⒋原告又稱：據爭商標之「妍」字特別放大，應為主要識別特徵，而系爭商標並無該字，兩者有顯著不同，使兩者相似程度更為降低（原告行政訴訟起訴狀第4 頁，本院卷第9 頁）。然而，據爭商標雖然有將「妍」字特別放大的情形，但就如原告所自承，這只是讓相似程度降低而已，不能排除兩者相似的認定。更何況，只是這樣的差別，還是有可能讓相關消費者認為兩者有系列商標或授權關係，仍然應該認為近似。
⒌據上，系爭商標應認定近似於據爭商標「金粹妍」。
四、據爭商標為他人先使用於同一或類似商品或服務
據爭商標由參加人先使用於面膜商品，兩造間對此都沒有爭執，而系爭商標係指定註冊於商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第003 類之「面霜、化妝水、潤膚液、防晒乳液、護膚乳液、身體用香水乳液、粉底霜、按摩霜、化妝品組、眼影霜、眼部化妝清除膏、防皺霜、護膚霜、刮鬍膏（泡沫）、潔膚乳、防曬乳液、面膜、美白護膚乳、美白化妝水、保養品」商品，其中面膜部分，兩者可謂完全相同，其餘系爭商標指定使用之「面霜」、「化妝水」、「潤膚液」，…，則均與面膜同屬美容保養的商品，可認據爭商標確為參加人先使用於同一或類似商品。
五、原告有搶註系爭商標的意圖
⒈相較於前兩個要件，僅在確認是否有他人先使用於同一或類似服務的相同或近似商標，本要件的判斷涉及到防止搶註條款的最核心價值取捨，也就是：先使用或先註冊的同一或近似商標，應優先保護誰？防止搶註條款對此價值衝突，是以先註冊的商標申請人是否因特定關係知悉先使用的商標存在，而意圖仿襲來作為判別標準。也就是說，原則上基於註冊主義，保護先註冊者；但如果先註冊者有搶註意圖，則例外保護先使用者。有關是否有搶註意圖，其判別標準又包含以下三要素：第一，必須先註冊的商標申請人知悉先使用的商標存在，如果先註冊之商標申請人根本不知悉先使用之商標存在，而僅因巧合或特殊機緣選用同一或近似商標，即應對先註冊者優先保護；第二，先註冊的商標申請人知悉先使用的商標存在，必須是法律明定的特定關係，如：契約、地緣、業務往來或其他關係。如無此特定關係，即使知悉先使用的商標而加以先註冊，仍應優先保護先註冊者。第三，先註冊的商標申請人基於法定特定關係知悉先使用的商標後，還必須是「意圖仿襲」而註冊，如果先註冊者並非意圖仿襲，而有註冊系爭商標的正當理由，即使因法定特定關係知悉先使用之商標，亦應優先保護先註冊者。
⒉有關以上三要素，於本件符合的情形可說明認定如下：
⑴原告曾與參加人前手魔法家公司代表人林○○簽訂有協議書（異議卷第21頁），根據該份協議書的內容可知雙方曾有共同投資豐銀有限公司的事實，而豐銀有限公司（下稱豐銀公司）曾於102 年6 月14日向參加人購買品名為「金粹妍面膜」的商品，數量達104 組，總價為24,564元，這有交易的統一發票可以證明（異議卷第37頁）。由此交易數量以及豐銀公司為法人而不是自然人，應可推論豐銀公司購買「金粹妍面膜」是為了另外銷售之用，而不是自用。由於原告是豐銀公司的投資方，按照上述協議書內容的約定，原告還在102
年8 月14日協議同意出資235 萬元將林○○的股權全部承受，這表示原告對於豐銀公司的經營介入甚深，對於豐銀公司採購「金粹妍面膜」用以銷售，自然就應該有所知悉。此外，就算原告沒有因為介入經營而知悉據爭商標「金粹妍」，但系爭商標的「金淬」兩字，並不是日常生活用語，原告既沒有特殊緣由（詳後第三要素所述），原告選用該兩字註冊為商標，也可以合理推論原告應該為了解與其投資有關的商品，而在市場上接觸過「金粹妍面膜」的商品，而知悉據爭商標「金粹妍」。
⑵上述因為投資關係因而知悉據爭商標「金粹妍」，可以認為是屬於間接業務往來而知悉（透過被自己投資的公司而有採購的業務往來）。但防止搶註條款對於業務往來並沒有限於直接或間接，所以解釋上間接業務往來，應該也包括在內。如果原告是因為為了解與其投資有關的商品，而在市場上接觸「金粹妍面膜」，這應該也屬於防止搶註條款中所規定的「其他關係」。因為「其他關係」法律並無明文規定有什麼限制，也就沒有必要特別限縮解釋，一般而言，以同業競爭關係來說，都可以認為符合「其他關係」。因投資關係而對於被投資方銷售市場的相關商品有所接觸、瞭解，這也應該屬於同業的一種。
⑶原告雖然說系爭商標是其股東與員工腦力激盪的結果，早在102 年3 月間已有若干可能的文字或圖形醞釀，但就此根本沒有舉證以實其說。為了這一點，受命法官在宣示準備程序終結時，還特別保留讓原告可以在10日內對於系爭商標的發想，提出攻防（本院卷第61頁），結果截至言詞辯論終結前為止，原告所謂「系爭商標是屬原創」的說法，還是沒有提出任何證據證明（既然是股東或員工腦力激盪發想，至少也應有參與發想的股東或員工可以證明），根本就是徒託空言而已。而系爭商標的「金淬」兩字，並不是日常生活用語，原告既沒有特殊緣由，卻選用該兩字申請註冊為商標，應該就可以認定有搶註的意圖（也就是意圖仿襲）。此外，訴願決定書也指出：原告在申請註冊系爭商標的同日，還另外註冊了「金淬妍」作為商標（訴願決定書第6 頁，本院卷第13頁背面），原告對此也未置一詞。如果原告真的沒有仿襲意圖，難道原告的股東、員工同時恰巧獨立發想出「金淬」與「金淬妍」兩商標以供申請註冊嗎？要採信這樣的事實，實在難以取信於社會大眾，不是嗎？
⒊據上，應可合理認定原告選用系爭商標申請註冊，並非恰巧有其合理之特殊淵源或正當理由，應是在接觸過據爭商標後，而有仿襲意圖所為。
六、據上說明及判斷的結果，系爭商標註冊確有違反防止搶註條款的情形，原處分為相同認定，理由雖非完全相同，但結果並沒有不同，訴願決定予以維持，也都沒有錯誤，原告請求撤銷訴願決定及原處分，並沒有理由，應該予以駁回。本件事證已經十分明確，兩造其餘攻擊防禦方法，經審核可認於判決結果都沒有影響，所以不再一一加以論述說明，一併在此敘明。
中　　華　　民　　國　　107 　年　　11　　月　　30　　日智慧財產法院第三庭
審判長法　官　蔡惠如
法　官　杜惠錦
法　官　蔡志宏
以上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人　 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　107 　年　　11　　月　　30　　日書記官 張君豪