智慧財產法院行政判決

原告

趙國勝

訴訟代理人

黃仕勳律師

被告

經濟部

代表人

沈榮津（部長）住同上

訴訟代理人

韓中誠

參加人

日商島野股份有限公司（Shimano Inc.）

代表人

島野容三（Yozo Shimano）

訴訟代理人

林志剛律師

　黃闡億律師

　陳奐君律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國106 年12月19日經訴字第10606314590 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要︰原告前於民國104 年5 月18日以「XTRM設計圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第12類之「自行車；…；自行車曲柄；電動自行車；自行車零組件；握把；…；自行車用坐墊；…；自行車坐墊；…；電動交通工具」及第25、28類「衣服；…；鞋；…；襪子；…；飛盤；…；玩具；…；釣竿；釣具」等商品，向原處分機關經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經該局准列為註冊第1745972 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣參加人以系爭商標指定使用於第12類之「自行車；競賽用自行車架；自行車方向指示器；自行車曲柄；電動自行車；自行車零組件；握把；自行車車架；自行車用坐墊；自行車握把套；兒童騎乘用自行車；自行車用護衣裝置；自行車用坐墊套；自行車坐墊；自行車專用掛袋；自行車用馬鞍袋；電動交通工具；手推車；高爾夫球用手推車；寵物手推車」商品部分，有違商標法第30條第1 項第10款及第12款之規定，而以註冊第1670465 號「XTR 」商標及第530592號「SHIMANO XTR 」商標對之提起異議（合稱時稱為據以異議諸商標，如附圖二至三所示，另據以異議商標或據以異議諸商標與系爭商標進行比對時，均簡稱「兩商標」）。案經原處分機關審查，核認系爭商標之註冊尚無上開規定之適用，以106 年5 月31日中台異字第G01050211 號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。參加人不服，提起訴願，嗣經被告審查，認系爭商標部分商品違反註冊時商標法第30條第1 項第10、12款規定，以106 年12月19日以經訴字第10606314590 號為「原處分關於註冊第1745972 號（訴願決定書誤繕為0000000 號）『XTRM設計圖』商標指定使用於『自行車；競賽用自行車架；自行車方向指示器；自行車曲柄；電動自行車；自行車零組件；握把；自行車車架；自行車用坐墊；自行車握把套；兒童騎乘用自行車；自行車用護衣裝置；自行車用坐墊套；自行車坐墊；自行車專用掛袋；自行車用馬鞍袋；電動交通工具』部分商品（下稱系爭商品）異議不成立之部分撤銷，由原處分機關於4 個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回。」原告就上開不利部分不服，向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定上開不利原告部分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠本件無商標法第30條第1 項第10款規定之適用：系爭商標外文係由字母X 、T 、R 、M 所構成，字體業經特殊設計，並未特別凸顯「XTR 」，自無從割裂為「XTR 」及「M 」二部分，而據以異議「XTR 」商標僅由X 、T 、R 所構成，並為印刷字體，另據以異議「SHIMANO XTR」商標尚結合外文「SHIMANO 」可資區辨，且「SHIMANO 」字樣為識別力較強的部份，兩商標外觀、觀念、讀音均完全不同，不構成近似；兩商標均與指定使用之商品無關，均具相當識別性；原告前以「EXTREME 」為理念註冊第1285397 號「XTRM」商標，然該商標之「X 」打印在自行車手把帶有其難度，需花費較多費用，於104 年間將該商標中「X 」變成與TRM 一般大小、顏色，才申請本件系爭「XTRM」商標，並無剽竊或攀附參加人據以異議諸商標之意圖，系爭商標之申請非出於惡意；系爭商標曾在多本雜誌刊物有刊登廣告，亦為消費者所熟識；兩商標指定使用之商品間固然存在類似關係，惟兩商標近似程度低，各具識別性，系爭商標之申請出於善意，此外，亦無事證可證明消費者有因實際使用而發生混淆誤認等相關情事，是系爭商標並無商標法第30條第1 項第10款規定適用。

㈡本件無商標法第30條第1 項第12款規定之適用：兩商標非屬近似商標，且參加人早於系爭商標申請註冊日前即獲准註冊據以異議諸商標，自無本條款立法意旨所揭示有遭商標權人搶先註冊之情事，故無本款規定之適用。

㈢並聲明求為判決：1.訴願決定撤銷原處分關於「系爭商標指定使用於『自行車；競賽用自行車架；自行車方向指示器；自行車曲柄；電動自行車；自行車零組件；握把；自行車車架；自行車用坐墊；自行車握把套；兒童騎乘用自行車；自行車用護衣裝置；自行車用坐墊套；自行車坐墊；自行車專用掛袋；自行車用馬鞍袋；電動交通工具』商品異議不成立之部分撤銷，由原處分機關於4 個月內另為適法之處分」之部分撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。

三、被告則以下列等語抗辯：

㈠系爭商標應有商標法第30條第1 項第10款規定之適用：兩商標皆有相同之外文「XTR 」，整體外觀予人寓目印象極其相似，僅字體有無設計或另結合其他文字之些微差異，應屬構成近似程度高之商標；兩商標指定使用之商品同屬「自行車、自行車零組件」組群商品，均為提供消費者交通通勤及健身之交通工具，或其修理或改裝用相關零件配備之商品，應屬同一或高度類似之商品；參加人自西元1991年起即將據以異議諸商標使用於自行車相關商品並製作型錄或於雜誌刊登廣告行銷，早於80年起即在我國先後申准據以異議諸商標之註冊，該等商標之自行車零組件商品並自2010年起持續進口至我國銷售，堪認據以異議諸商標所表彰之信譽，早於系爭商標註冊日前已為我國相關事業或消費者所熟知，反觀原告未檢送任何系爭商標使用事證，是據以異議諸商標應係消費者所較為知悉之商標，應給予較大之保護。因此，系爭商標指定於系爭商品之註冊自有本款規定之適用。

㈡系爭商標應有商標法第30條第1項第12款規定之適用：據參加人檢送之相關事證，堪認早於系爭商標申請日前，其已有先使用據以異議諸商標於自行車及相關零組件等商品之事實。又參加人早於80年起即在我國獲准註冊據以異議諸商標，並實際使用於自行車等相關商品，迄系爭商標申請日已20餘年，且據以異議諸商標商品自2010年起即持續進口至我國銷售，並經媒體廣泛報導，於我國應已有相當之知名度，原告與參加人同屬自行車及相關零組件之競爭同業，自會對國內外同業之經營狀況多加注意，而不難知悉據以異議諸商標之存在，又回顧原告過去獲准註冊之第1285397 號等商標，其商標圖樣均將起首字母「X 」放大反白呈現，予消費者為「X 」與「TRM 」分開之寓目印象，系爭商標圖樣係將X、T 、R 、M4個字母以相同大小、字體連續排列呈現，捨棄了前開一貫「X 」字母放大之商標特徵，並以此與據以異議諸商標構成高度近似之商標圖樣，指定使用於同一或類似之自行車相關商品申請註冊，依一般經驗法則判斷，應可認有仿襲之意圖，自有本款規定之適用。

㈢並聲明：1.請求駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

四、參加人除援引被告答辯外，另補充如下：

㈠兩商標是否近似，不包括主觀因素之考量，是縱使原告確係採用「EXTREME 」的縮寫「XTRM」作為商標圖樣申請註冊，仍不影響客觀上系爭商標與據以異議諸商標構成近似。又原告僅提出四份雜誌廣告，數量甚少，未配合實際銷售單據、銷售數量等證據，且其中三份發行日期在系爭商標申請日之後，均無法證明系爭商標有廣泛行銷、使用之事實。另現今電腦列印技術發達，將原告前所註冊之第1285397 號「XTRM」商標圖樣列印在自行車手把帶上，並不困難，亦與系爭商標圖樣之列印費用並無不同，原告以此辯稱並無惡意云云，並不足採，本件確實有商標法第30條第1 項第10、12款規定之適用。

㈡並聲明：1.請求駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

五、本院得心證之理由：

㈠查系爭商標之註冊公告日為104 年12月16日，嗣參加人於105 年3 月16日對系爭商標提起異議，經智慧局於106 年5 月31日作成異議審定書，則系爭商標之註冊及異議，均在100年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法後，無現行商標法第106 條第1 項及第3 項規定之適用，是系爭商標是否具有異議事由，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為斷（本件無新舊法適用問題，故以下均簡稱為商標法）。

㈡再者，參加人以系爭商標指定使用於第12類之「自行車；競賽用自行車架；自行車方向指示器；自行車曲柄；電動自行車；自行車零組件；握把；自行車車架；自行車用坐墊；自行車握把套；兒童騎乘用自行車；自行車用護衣裝置；自行車用坐墊套；自行車坐墊；自行車專用掛袋；自行車用馬鞍袋；電動交通工具；手推車；高爾夫球用手推車；寵物手推車」商品部分，違反商標法第30條第1 項第10、12款規定為由提起異議，經原處分認異議不成立。參加人不服，提起訴願，經被告認系爭商標指定使用於「自行車；競賽用自行車架；自行車方向指示器；自行車曲柄；電動自行車；自行車零組件；握把；自行車車架；自行車用坐墊；自行車握把套；兒童騎乘用自行車；自行車用護衣裝置；自行車用坐墊套；自行車坐墊；自行車專用掛袋；自行車用馬鞍袋；電動交通工具」部分商品（即系爭商品）之註冊，有商標法第30條第1 項第10、12款規定之適用，而撤銷系爭商標指定使用於系爭商品異議不成立部分之處分，其餘部分則訴願駁回，原告對上開訴願決定不利之部分提起行政訴訟，至於訴願駁回部分未據參加人提起行政訴訟，因此，本院爭點即為「系爭商標指定使用於系爭商品之註冊，是否有商標法第30條第1項第10款本文、第12款本文規定之適用」（見本院卷第165頁爭點整理）。

㈢關於商標法第30條第1 項第10款本文規定部分：

⒈按「商標有下列情形之一，不得註冊：……十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」商標法第30條第1 項第10款定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認為同一商標；或雖不致誤認為同一商標，而極有可能誤認之商品或服務為同一來源之系列商品或服務；或誤認之使用人間有關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞而言（最高行政法院98年度判字第455 號判決意旨參照）。故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌：「⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。茲就本件存在之相關因素審酌如下：

⑴商標是否近似暨其近似之程度：

①系爭商標係由略經字體設計之字母「XTRM」所構成；而據以異議註冊第1670465 號商標則由未經設計之英文字母「XTR 」所構成，據以異議註冊第530592號商標則由未經設計之英文字母「SHIMANO XTR 」所構成。

②系爭商標與據以異議「SHIMANO XTR 」商標相較，雖據以異議「SHIMANO XTR 」商標在「SHIMANO 」與「XTR 」間有空格，而可區別乃由「SHIMANO 」與「XTR 」兩個英文字所組成，然「XTR 」係放在該商標字尾且並未放大予以突顯，是由整體商標圖案觀之，其為字首「SHIMANO 」與字尾「XTR 」結合而成的一長串英文，無論其外觀、讀音、觀念，均與系爭商標「XTRM」整體僅以四個英文字母所呈現者有別，是雖然兩商標均有「XTR 」而構成近似，但近似程度不高。

③系爭商標與據以異議「XTR 」商標相較，兩商標圖樣除由單純英文字母構成外，均未附加其他圖樣以資區別，整體與人寓目印象極其相似，應構成近似商標且近似程度極高。雖原告辯稱兩商標存有字尾有無「M」字及字體有無經設計之差異云云，然判斷兩商標是否近似，需以異時異地隔離觀察為之，蓋一般消費者於選購商品時，係以對商標之整體概略印象作區辨，於不同時間、不同地點為消費行為，而非手執兩商標商品以併列比對之方式來區辨，因此縱使兩商標有原告所指上開差異，但系爭商標之字體設計，並未逸脫該英文字母原本之外觀，其設計方式亦未有特別引人注意之處，系爭商標仍可輕易辨識為「XTRM」，又因兩商標整體構圖意匠相仿，消費者於實際選購商品時，很難詳為細辨其字尾究竟有無「M 」字，因此，上開細微差異，於消費者之印象中無從產生區辨之功能，原告以此主張兩商標並不近似云云，尚無足採。又兩商標是否近似，應以客觀呈現於消費者之外觀為判斷，不包括主觀因素之考量，是縱使原告確係採用「EXTREME 」的縮寫「XTRM」作為商標圖樣申請註冊，然消費者由系爭商標所呈現之外觀並無法得知乃「EXTREME 」的縮寫「XTRM」，因此仍不影響客觀上系爭商標與據以異議諸商標構成近似之認定。

⑵商標識別性之強弱：據以異議諸商標之外文「XTR 」並無特定字義，而據以異議「SHIMANO XTR 」商標中的「SHIMANO 」為日文「島野」之羅馬拼音，均與其所指定使用之商品不具關連性，消費者會直接將其視為指示及區別來源之標識，具有相當之識別性。而系爭商標由無字義之外文「XTRM」所組成，該外文本身與指定使用之第12類商品無直接明顯之關聯，亦具相當之識別性。

⑶商品、服務是否類似暨其類似之程度：系爭商標使用之系爭商品，即「自行車；競賽用自行車架；自行車方向指示器；自行車曲柄；電動自行車；自行車零組件；握把；自行車車架；自行車用坐墊；自行車握把套；兒童騎乘用自行車；自行車用護衣裝置；自行車用坐墊套；自行車坐墊；自行車專用掛袋；自行車用馬鞍袋；電動交通工具」商品，與據以異議「XTR 」商標指定使用之「自行車、包含電動自行車、及前述商品之零組件，…；扣鏈齒輪；…；曲柄；曲柄裝置；…；自行車踏腳板；…；剎車碟盤；剎車來令片；…；車把握柄；…；自行車座；…；自行車用變速轉換器」商品，及據以異議「SHIMANO XTR 」商標指定使用之「腳踏車及其踏板、曲柄、鏈輪、剎車蹄片、剎車來令等組件」商品相較，同屬「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」所列第1205「自行車、自行車零組件」經營之組群商品，均為提供消費者交通通勤及健身之交通工具，或其修理或改裝用相關零件配備之商品，兩者於功能、材料、產製者、行銷管道及消費場所等因素上具有共同或關聯之處，應屬同一或高度類似之商品，此亦為原告所是認。

⑷相關消費者對各商標熟悉之程度：

①我國商標法原則上採註冊保護主義，為避免申請在後之商標藉由事後行銷侵奪先註冊商標權人之利益，在「消費者對兩商標熟悉程度」之判斷因素上，應由申請在後之商標權人提出積極證據證明其就系爭商標之使用已達使相關消費者可區辨兩商標來源之程度，如此始符商標法第30條第1 項第10款規範之意旨。

②依參加人所提證據可知，參加人自西元1991年起即將據以異議諸商標使用於自行車相關商品並製作型錄或於雜誌刊登廣告行銷（見異議附件5 及訴願附件3 、4 、10之型錄、參加人公司網頁及日文雜誌頁面），據以異議諸商標早於80年起即在我國先後申准註冊，並在美國、日本、韓國、澳洲等國取得「XTR 」、「SHIMANO XTR 」商標註冊（見異議附件4 、訴願附件11之商標註冊列表），參加人並自2010年起，持續將據以異議諸商標商品進口至我國銷售（見訴願附件5），且在「EPAPER」、「自行車市場快訊」、「單車身活」等雜誌（見訴願附卷6 、7 、8 ）、「欣傳媒」、「每日頭條」、「單車時代」等網路媒體刊登廣告行銷，並有部落客撰文分享使用心得（見訴願附件9 ）。以上，堪認據以異議諸商標所表彰之信譽，早於系爭商標註冊日（104 年12月16日）前已為我國相關事業或消費者所熟知。

③反觀原告所提四份雜誌廣告使用證據，其中TAICHUNGbike week 2017 GUIDE、Taiwan Bicycle Source0000-0000、自行車＆電動車市場快訊BIKE & E-BIKEMARKET UPDATE 11月&12 月2016第170 期（見本院卷第173 至183 頁），該三份雜誌之發行日期均在系爭商標申請日（104 年5 月18日）及註冊日（104 年12月16日）之後，不得作為有利原告之證據，至單車身活Bicycle & Life第63期發行日雖為2015年11、12月（見本院卷第185 至187 頁），然僅有一份廣告行銷資料，不僅無法證明系爭商標商品有大量行銷之事實，更無法證明系爭商標業經原告行銷使用，已為相關消費者所熟悉而足以與據以異議諸商標相區辨為不同來源。準此，自應給予據以異議諸商標較大之保護。

⒉據上，依本件卷內存在之相關證據，雖兩商標均具識別性，且系爭商標與據以異議「SHIMANO XTR 」商標近似程度不高，然與據以異議「XTR 」商標近似程度極高，而系爭商標指定使用之系爭商品，與據以異議諸商標指定使用之商品構成同一或高度類似，且相關消費者對據以異議諸商標較為熟悉而應給較大之保護，經綜合審酌上開因素後，堪認系爭商標之註冊，客觀上有致消費者誤認兩商標之商品為來自相同或相關聯之來源，或誤認兩商標使用人間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之可能，是本件系爭商標指定於系爭商品之註冊，應有商標法第30條第1 項第10款本文規定之適用。至原告雖稱其就系爭商標之註冊申請並無惡意等語，然「系爭商標之申請人是否善意」僅為混淆誤認判斷因素之一，本院經綜合審酌上開審查因素後，認為縱原告確實為善意，仍無解於本件兩商標有致相關消費者混淆誤認之虞之認定，是原告上開所稱仍無從為有利原告之認定。

㈣商標法第30條第1 項第12款本文規定部分：按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。」不得註冊，本款規定在避免因知悉他人商標存在而剽竊他人先使用之商標申請註冊，是本款之「他人商標」應以未註冊商標為限始有「搶註」可言，且需以「同一或類似商品或服務」為要件。查系爭商標指定使用之系爭商品雖與據以異議諸商標指定使用之商品構成同一或類似，惟本件系爭商標申請註冊時，據以異議諸商標業已取得註冊登記，是系爭商標之註冊並無「搶註」可言，故系爭商標指定使用於系爭商品之註冊，自無商標法第30條第1 項第12款本文規定之適用。

六、綜上所述，系爭商標指定使用於系爭商品之註冊，並無商標法第30條第1 項第12款本文規定之適用，但有同條項第10款本文規定之適用，從而，被告所為「原處分關於系爭商標指定使用於系爭商品異議不成立之部分撤銷，由原處分機關於4 個月內另為適法之處分」之決定，就有關系爭商標是否違反商標法第30條第1 項第12款本文部分，其所持理由與本院雖有不同，然最終結論並無二致，於法並無不合，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定上開不利於原告部分，並無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本件判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭