1智慧財產法院行政判決

3

4原告阿拉伯聯合大公國商‧古爾巴哈菸草國際公司

5

6

7代表人VakhidUllaKhabibi

8

9訴訟代理人歐陽弘律師

10複代理人賴玠宇律師

11被告經濟部智慧財產局

12

13

14代表人洪淑敏（局長）

15訴訟代理人楊皓鈞

16上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國108年1

170月23日經訴字第10806313330號訴願決定，提起行政訴訟，本

18院判決如下︰

19主文

20原告之訴駁回。

21訴訟費用由原告負擔。

22事實及理由

23一、事實概要：

24原告前於民國107年5月17日以「MILANO」商標，指定使

25用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第34

26類之「菸草、香菸、菸具、火柴」商品，向被告申請註冊，經

27被告編為申請第107031051號（下稱系爭商標，如附圖所示）

11，被告審查後認系爭商標有商標法第30條第1項第8款所定

2不得註冊之情形，以108年6月10日商標核駁第0397652號

3審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年1

40月23日經訴字第10806313330號決定駁回，再向本院提起

5行政訴訟。

6二、原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。被告就

7申請第107031051號「MILANO」商標，應作成核准註冊之審

8定。訴訟費用由被告負擔。並主張：

9系爭商標字樣「MILANO」為義大利文，對我國一般消費者而

10言，不會讓其聯想到義大利米蘭，且在我國消費者心中，對義

11大利米蘭之印象係以觀光、時尚與建築景觀聞名之大城市，亦

12不會將之與「菸草、香菸、菸具、火柴」等指定商品產生聯想

13，且指定商品不是米蘭聞名於世的商品，故系爭商標不會使相

14關消費者有誤認來源之虞；另被告過去曾核准多件內容含有「

15MILANO」之商標，如註冊第00678192、00178823號「米蘭

16MILANO」商標，係我國人所經營之珠寶相關商品服務（原證

172），其產品亦非來自義大利，相較於系爭商標所指定使用之

18商品更與時尚相關，被告反倒准許註冊，顯係為差別待遇，與

19行政程序法第6條及行政自我拘束原則有違。

20使用系爭商標之商品自103年至今，每年平均銷量約50萬箱

21，以每箱平均售價美金100元計算，年均營業額約為美金5,00

220萬元（原證4），在世界各地有極高之銷售量，其相關消費

23者數量龐大，從未有誤認誤信產地來源之情事，原告並已在非

24洲地區智慧財產權組織ARIPO及阿富汗等25餘國取得商標註

25冊（原證3），為一廣為人知之著名商標；又系爭商標在實際

26使用時，依照菸品口味不同，會佐以紐約（NewYork）、倫

27敦（London）、巴黎（Paris）、日內瓦（Geneva）等世界知

21名都市作為產品之副名稱（原證5），經原告長期之行銷及宣

2傳，相關消費者對於系爭商標所表徵之商品並無誤認其產地性

3質之可能，況影響國內菸品消費者選購菸品之因素與比例分別

4為價格15%、與人交際12.5%、味道35%、菸支特性5%、習

5慣11.25%、包裝11.25%、贈品5%、新鮮感5%（原證6第28

6頁），既菸品產地不屬於其購買時之考量因素，自不會因誤信

7產地來源而權益受損，亦不因有誤認來源之虞而產生影響購買

8決策之風險，進而影響公共利益。

9三、被告答辯聲明：原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。

10並辯稱：

11「MILANO」係義大利西北方大城「米蘭」之意，亦為米蘭省

12之省會及倫巴第大區首府，位於義大利人口最密集和發展程度

13最高之倫巴第平原，以觀光、流行時尚及建築景觀聞名於世，

14Valentino、Gucci、Versace、Prada及Armani等諸多義大利時

15裝品牌之總部皆設於該城市，為全球愛好流行時尚者之聖地，

16另米蘭市中心之米蘭大教堂係歐洲文藝復興時期最具代表性建

17築物，每年吸引逾百萬遊客前往觀光。由於我國網路發達，國

18人出國旅遊觀光風氣興盛，且「米蘭」屢經國內各電視頻道旅

19遊節目大力推薦介紹，我國消費者應已熟知「MILANO」為義

20大利之國際大城市「米蘭」，具有強烈地理名稱意涵。而系爭

21商標以「MILANO」申請註冊，指定使用於「菸草、香菸、菸

22具、火柴」商品，若係不實描述，有致消費者誤認其商品產自

23義大利米蘭，而對其表彰商品之品質、產地發生誤認誤信之虞

24，自有商標法第30條第1項第8款規定之適用。另原告前有

25第103041965號「MILANOLabel」商標註冊申請案業經被告

26核駁（核駁第0362214號），復遭經濟部以經訴字第1040631

272150號決定駁回其訴願確定在案可稽。

31原告稱「MILANO」一詞為義大利文，以我國一般消費者之認

2知，尚難聯想到義大利米蘭之意，且義大利米蘭並非以產出「

3菸草、香菸、菸具、火柴」等商品聞名，應不致公眾誤認誤信

4云云。惟經網路資料搜索，僅以中文「米蘭」作為關鍵字搜索

5，常見「米蘭」一詞搭配其義大利語「Milano」合併出現，如

6「【義大利自由行攻略】…出發前，飄兒非常膚淺地，覺得米

7蘭（Milano）就是個由精品與購物等物質所構成的時尚大都會

8」、「2019米蘭Milano自由行全攻略─行程住宿交通景點懶

9人包」、「米蘭（Milano）這個優雅的時尚之都，是繼羅馬的

10第二大城，也是義大利最有錢的城市…」、「…義大利─米蘭

11Milano東歐自助旅行的最後一站就是位於義大利西北部的時

12尚設計之都米蘭」、「…易遊網提供米蘭Milano旅遊情報、

13交通地圖、開放時間、周邊景點等實用資訊」、「…米蘭（義

14大利語：Milano）是義大利的金融重鎮，是義大利證券交易所

15的所在地」、「…住宿。義大利．米蘭Milano懶人包─郭小

16寶」、「…【義大利遊記】米蘭Milano必做三件事」（核駁

17卷第18頁、第19頁），足見我國消費者應已熟知「MILANO

18」即為義大利之國際大城市「米蘭」。

19商標上之文字或圖形，是否致公眾誤認誤信之虞，應會隨著社

20會環境、消費者之認知及市場實際使用情形等時空背景之變遷

21而產生變化。查原告所舉註冊第00678192、00178823號「米

22蘭MILANO」商標，分別係於84年、92年間註冊在案，其當

23時之時空背景與系爭商標申請時已有相當之差距，且不同個案

24間之所有各別情狀，亦非可完全顯現於商標註冊之登記資料中

25，難認與系爭商標之情形相同，復查近年商標圖樣上有外文「

26MILANO」之商標申請案審理情形，若申請人國籍非來自義大

27利，且未提供具體事證證明無使公眾誤認誤信其商品或服務品

41質、產地之虞者，皆以商標法第30條第1項第8款規定予以

2核駁（核駁卷第6、7頁）。

3原告雖檢送近5年銷售量及營業額報告影本，實際使用商品照

4片、碩士論文等資料，惟商標法第30條第1項第8款並無如

5同法第29條第2項得由商標申請人提出使用證據，證明所申

6請註冊之商標在交易上已成為商品或服務之識別標識，並得以

7與他人之商品或服務相區別而排除適用之規定；至原告主張於

8其他地區及國家已陸續取得商標註冊，已是廣為人知之著名商

9標云云，惟原告所舉於各國註冊之商標圖樣，多以「MILANO

10」結合具識別性之葉片繪圖，且圖形所佔比例明顯偏大，與系

11爭商標截然不同，而單純外文「MILANO」僅於不丹、柬埔寨

12、多明尼加及蒙古等少數國家取得商標權，因商標採屬地原則

13，各國國情文化不同，且審查實務審酌各自國情、法制制度、

14審查基準及交易習慣等因素仍存有差異，尚難執為系爭商標應

15核准註冊之論據。

16四、經兩造協議簡化本件爭點為系爭商標是否有使公眾誤認誤信

17其商品或服務之產地之虞（本院卷第222頁）？

18五、本院判斷如下：

19本件商標事件之準據法：

20按商標申請案係向法院提起課予義務訴訟，法院基於行政訴訟

21法所規定之權限，自有就商標申請案適用是否應准予註冊之構

22成要件法律的權能。若行政法院事實審言詞辯論終結前之法規

23，得以滿足申請人申請事由之構成要件，自應以事實審法院言

24詞辯論程序終結前之法律狀態為準，而適用該有利申請人之法

25規。但若係對申請人不利之法規，基於申請人信賴處分時既得

26權利狀態不得剝奪，則應依審定時法律（最高行政法院103年

27度判字第688號判決意旨參照）。經查，系爭商標係於107年

515月17日申請註冊，被告於108年6月10日作成本件核駁審

2定，本院於109年5月6日辯論終結，故本件審定時與言詞辯

3論終結時之法規相同，是系爭商標之申請是否准予註冊，應以

4109年5月6日辯論終結前之105年11月30日修正公布、同

5年12月15日施行之商標法（即現行商標法）為斷。

6按商標有使公眾誤認誤信其商品或服務之性質、品質或產地之

7虞者，不得申請註冊，商標法第30條第1項第8款定有明文

8。其規範目的在於制止商標構成要素之圖樣、文字等，與其指

9定使用之商品或服務產生不實聯結，致使消費者誤認誤信商標

10所表彰商品或服務之性質、品質或產地而購買，以維護公平競

11爭及交易秩序。而性質、品質或產地誤認誤信之虞有無之判斷

12，應以一般消費者之立場，就商標本身圖樣文字等整體的外形

13、觀念或讀音予人之印象，加上與商標指定之商品或服務之聯

14結，考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品

15或服務消費者之認識、感知為基準，從商標自體構成直接客觀

16判斷，是否消費者所認識商品之產地、販售地，或服務之提供

17地，在實際使用上有異於其所認識之性質、品質或產地，致消

18費者有誤認誤信之虞。即使是著名商標，但若其所附加之圖樣

19文字，有致公眾誤認誤信商品或服務性質、品質或產地之虞者

20，固不因係著名商標而免於本款之適用。但註冊之商標整體本

21身業已著名，雖商標本體亦含表彰性質、品質或產地之圖樣、

22文字等，惟消費者既已認識該著名商標本體所指涉之商品或服

23務來源，其會陷於誤認誤信性質、品質或產地之虞之可能甚低

24，亦即從著名商標之意義，其商標整體圖樣文字本身即係消費

25者所熟悉者，則消費者自不至於因不認識該著名商標部分單純

26之品質、產地等表示，而有誤認誤信之虞（最高行政法院99

27年度判字第1324號、101年度判字第469號、102年度判字第

61384號判決參照）。經查：

2系爭商標之內容「MILANO」是眾所周知的地理區域：

3系爭商標係單純之外文「MILANO」所構成，該外文組成字母

4簡單易記；而「MILANO」係義大利西北方大城米蘭之地名，

5以觀光、精品時尚、文藝及建築景觀聞名於世，以中文「米蘭

6」作為關鍵字搜尋，常見米蘭（Milano）合併出現，有網頁搜

7尋資料在卷可參（核駁卷第18頁、第19頁），加以現今商務

8往來頻繁，網路通訊發達，國際旅遊盛行，藉由商務交流、網

9路資訊及觀光旅遊之傳遞，堪認系爭商標「MILANO」是眾所

10周知的地理區域。

11公眾有誤認或誤信其商品產地之虞：

12商標法第30條第1項第8款「使公眾誤認誤信其商品或服

13務之產地之虞者」，乃指一般消費者極可能相信商標所指示

14的地理區域，為商標所指稱商品或服務的來源地，而事實上

15商品或服務並非以該地理區域為來源地，為避免一般消費者

16於選購商品或服務時與產地產生聯想而購買，以確保市場公

17平競爭。又商品或服務之來源關聯商品或服務之優劣，影響

18消費者之消費決策，對市場競爭力具有實質之影響，而一般

19消費者在選購最適合之商品或服務時，其消費決策之考量因

20素多元，例如除考量商品之原料、製造者、產地或服務水平

21、範圍之外，甚至會考量商品或服務之管理、研發、設計、

22行銷…之來源地，是就「商品產地聯想」判斷，不單是狹隘

23的商品製造地或服務提供地之關聯聯想，其他因商品、服務

24之特色或市場訴求使商標內容指向商品或服務之來源地，因

25而使消費者產生「商品產地聯想」均屬之。

26系爭商標申請指定使用於附圖所示之菸草、香菸、菸具、火

27柴等商品，有商標註冊申請書附卷可稽（核駁卷第1頁、第

712頁），MILANO雖非以生產菸草、香菸、菸具、火柴著名

2，惟誤認誤信其商品或服務之「產地」，未明定須限於盛產

3夙稱產品者為限（最高行政法院92年度判字第907號判決

4參照），是尚難以MILANO非以生產系爭商標指定使用商

5品聞名，而認系爭商標不致使公眾誤認誤信。又查，依原告

6提出之「菸品消費者行為之研究─焦點團體之應用」一文（

7下稱菸品消費者行為之研究論文）論及「菸品市場開放迄今

8…消費者不分男女皆偏好選購進口菸品，影響消費者選購菸

9品之因素有：價格、與人交際、味道、菸支特性、習慣、包

10裝（產品形象、外盒包裝）、贈品、新鮮感…」（核駁卷第

11176頁、第181頁），可知系爭商標所指定使用之商品於消

12費者作成菸品消費決策時，會考量「與人交際」、「包裝」

13等因素而選購；誠如前述，MILANO是世界著名之時尚之

14都，將系爭商標使用於指定商品之包裝，乃引導消費者在作

15消費決策，尤其是考量「與人交際」、「包裝」之選購因素

16時，會將屬MILANO地區特有之時尚品味投射到系爭商標

17指定使用之商品上，而使系爭商標指定使用商品與來源地產

18生關聯，且系爭商標是地名，會直接無歧異地指向地理區域

19，消費者會因感知系爭商標地理區域而對指定使用商品與來

20源地產生聯想，而事實上原告表示該指定使用系爭商標之商

21品並非來自「MILANO」（核駁卷第42頁正、背面），是

22將系爭商標使用於指定商品會使消費者產生「商品產地聯想

23」。

24原告稱依前述菸品消費者行為之研究論文，「產地」並非影

25響消費者選購菸品之因素，故系爭商標不會讓消費者產生誤

26認誤信云云。惟查，上開研究論文關於影響選購菸品之因素

27之研究中，於設題時即未將產地或其他關聯來源作為影響選

81購菸品之研究因子，是該論文自無法呈現產地或其他關聯來

2源是否影響菸品選購之研究結果，故原告執該論文論斷產地

3不影響菸品選購，系爭商標之地名不會造成消費者誤認誤信

4，尚非可採。

5使用系爭商標於指定商品對於公眾之消費決定有危險之虞：

6商標法第30條第1項第8款「使公眾誤認誤信其商品或服

7務產地之虞」之規範目的，乃是防止公眾因過度信賴商標

8內容所呈現之產地與商品或服務間的連結關係，而事實上

9該連結關係並不存在，因而影響消費者之權益或市場公平

10競爭之虞，而衡酌公眾是否有產地誤認或誤信，即源自商

11標所傳遞之錯誤地理資訊是否對於消費者在作成消費決策

12時有實質重要的影響。經查，系爭商標係單純之外文「MIL

13ANO」所構成，其商標之外形、觀念或讀音予人之印象均

14指向觀光、精品時尚、文藝及建築景觀聞名於世之米蘭（M

15ILANO），而MILANO單一傳達特定地理區域之概念，消

16費者在作消費決策時，會將屬MILANO之時尚品味投射到

17系爭商標指定商品，前已論述，故藉由系爭商標此單一地

18理區域之連結，有可能使消費者選購商品時，直接將系爭

19商標指定使用之商品與MILANO之地理資訊連結而作成消

20費決定，而事實上系爭商標指定使用之商品與MILANO之

21地理區域完全無關，即可能造成消費者之誤認誤信，而系

22爭商標卻可藉此達成以「地理區域」作為行銷商品之市場

23訴求目的，致影響與MILANO真正有關連之相同或類似商

24品之市場交易秩序，是使用系爭商標於指定商品對於公眾

25之消費決定有危險之虞。

26原告稱系爭商標之商品在世界各地有極高之銷售量，平均年

27營業額約為美金5,000萬元，相關消費者數量龐大，從未有

91誤認誤信產地來源之情事，且原告在非洲地區智慧財產權組

2織ARIPO及阿富汗等25餘國取得商標註冊，為一廣為人知

3之著名商標，不會有消費者誤認誤信云云。經查，原告縱在

425餘國註冊系爭商標並有前開之年營業額，惟原告僅提出

5指定商品使用系爭商標之態樣及參加世界菸品展覽之照片，

6並未提出其廣為行銷系爭商標致其為著名商標之證據，是尚

7難認系爭商標已是著名商標，消費者不致產生「商品產地聯

8想」之錯誤判斷，原告所稱尚非可採。

9行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第6

10條定有明文。行政法上之平等原則，並非指絕對、機械之形

11式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理

12由，不得為差別待遇而言；倘事物性質不盡相同而為合理之各

13別處理，自非法所不許（司法院釋字第596號解釋、最高行政

14法院95年度判字第446號行政判決參照）。在具體個案審究

15是否合法與適當，行政機關應視不同具體個案，正確認定事實

16與適用法律，不受他案之拘束。經查，原告稱被告曾核准如原

17證2所示註冊第00678192、00178823號「米蘭MILANO」商

18標，駁回系爭商標申請註冊有違平等原則及行政自我拘束原則

19云云。惟商標圖樣僅係判斷參考因素之一，仍應與其他因素綜

20合判斷，始能正確判斷商標是否具有識別性，個案具體事實涵

21攝於各種判斷因素時，因個案事實及證據樣態差異，於個案中

22調查審認結果，當然會有不同。準此，基於商標個別審查原則

23，各別商標上之文字或圖形，是否致公眾誤認誤信之虞，應會

24隨著社會環境、消費者之認知及市場實際使用情形等時空背景

25之變遷造成差異，自無從引用其他曾註冊之商標個案，推論本

26案系爭商標不得註冊違反平等原則或行政自我拘束原則。

27各國對於商標之保護均採屬地主義，是商標僅在其註冊之國家

101始有效力，其效力各自獨立存在。故不同人得於不同國家就相

2同商標取得註冊，故於他國註冊之商標，並非當然得於我國註

3冊。經查，原告所舉於多國註冊之商標圖樣（核駁卷第54頁

4至第83頁背面、本院卷第51頁至第97頁），多以「MILAN

5O」結合具識別性之葉片圖形，且葉片圖形占極大篇幅，與系

6爭商標二者圖樣截然不同，且單純外文「MILANO」僅於不丹

7、柬埔寨、多明尼加及蒙古等少數國家取得商標權，而商標採

8屬地主義，各國國情文化不同，審查實務依各國國情、法制制

9度、審查基準及交易習慣等因素仍存有差異，尚難執為系爭商

10標應核准註冊之論據。

11綜上，系爭商標於一般消費者心中形成MILANO地理區域之

12指向，且MILANO是眾所皆知之地名，而系爭商標所指示之

13MILANO所傳達地理區域之單一概念，有使消費者將系爭商

14標指定使用商品與MILANO之地理區域產生連結，進而因信

15賴系爭商標之地理區域連結而作成為消費決定，然事實上系爭

16商標與所指定使用商品與其顯示之地理區域並無關連，致有使

17公眾誤認誤信系爭商標係其所指定使用商品之產地之危險。

18六、綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1項第8款規定不得

19註冊之情形，則被告所為系爭商標不得註冊，應予核駁之處

20分，即無違誤，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤

21銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標作成核准註冊之

22審定，為無理由，應予駁回。

23七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不

24生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

25據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1

26條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

27中華民國109年6月22日

111智慧財產法院第三庭

2審判長法官蔡惠如

3法官何若薇

4法官杜惠錦

5以上正本係照原本作成。

6如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

7訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補

8提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決

9送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

10上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第2

1141條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師

12為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴所需要件

訟代理人之情形

1.上訴人或其法定代理人具備律師資格

符合右列情形之

或為教育部審定合格之大學或獨立學院

一者，得不委任

公法學教授、副教授者。

律師為訴訟代理

2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理

人

人具備會計師資格者。

3.專利行政事件，上訴人或其法定代理

人具備專利師資格或依法得為專利代理

人者。

非律師具有右列1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二

情形之一，經最親等內之姻親具備律師資格者。

高行政法院認為2.稅務行政事件，具備會計師資格者。

適當者，亦得為3.專利行政事件，具備專利師資格或依

上訴審訴訟代理法得為專利代理人者。

人4.上訴人為公法人、中央或地方機關、

公法上之非法人團體時，其所屬專任人

12員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟

事件相關業務者。

是否符合、之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人

應於提起上訴或委任時釋明之，並提出所示關係之釋明文書

影本及委任書。

1中華民國109年6月23日

2書記官林佳蘋

131附圖：

系爭商標

申請第107031051號

申請日：107年5月17日

指定使用商品或服務：

第34類菸草、香菸、菸具、火柴。

（本院卷第223頁）

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