智慧財產及商業法院108年度行商訴字第139號

• 裁判案由: 商標廢止註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 109 年 12 月 31 日
• 當事人: Paganini

智慧財產法院行政判決
108年度行商訴字第139號
原　　　告　香港商帕格數碼媒體股份有限公司 Paganini PlusLimited

代　表　人　劉訓澤（經理）住同上
訴訟代理人　謝侑均律師
被　　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人　杜政憲
參　加　人　美商提溫比智財控股有限公司 TMP Intellectual
Property Holdings,LLC

代　表　人　艾莫森 摩爾二世 Emerson S. Moore II
（副總裁）
訴訟代理人　郭建中律師
許綾殷律師
上列當事人間因商標廢止註冊事件，原告不服經濟部中華民國108 年10月14日經訴字第10806311030 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序事項
原告之代表人原為劉立恩，嗣於本院審理期間變更為劉訓澤，業經上開代表人聲明承受訴訟在卷可佐（見本院卷第303
頁），經核並無不合，應予准許。
貳、實體事項
一、事實概要：
參加人於民國96年12月10日以「TMP WORLDWIDE 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第35類之「廣告代理服務；職業介紹；…、販賣機之租賃」服務及第38類之「經由網際網路進行有關廣告、履歷表、其他職業招募廣告回函資料文件之傳輸服務；…；代辦電信門號之申請」服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第1338715 號商標（下稱系爭商標，如附圖所示），並准延展註冊，權利期間至117 年11月15日止。嗣原告以系爭商標有商標法第63條第1 項第2 款規定情形，於106 年3 月8
日申請廢止其註冊，案經被告審查，以108 年5 月29日中台廢字第1060121 號商標廢止處分書為系爭商標「指定使用於第35類『企業行銷顧問服務；有關人力仲介、職業安置之行銷研究諮詢顧問服務，透過網站提供企業行銷服研究諮詢顧問服務、公關；代理進出口服務及代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷商情之提供、貨物公證、打字排版製版及文件之複印影印複製、辦理會計業務、工商管理協助、櫥窗設計及擺設之設計、拍賣、公關、廣告宣傳器材及場所租賃、辦公機器和設備租賃、為工商企業籌備商展及展示會及博覽會之服務、產品包裝、網路購物、電腦軟體之零售、建立電腦資訊系統資料庫、安排報紙訂閱、販賣機之租賃』部分服務與第38類服務之註冊應予廢止」、「本件商標其餘指定服務（即「廣告代理服務、職業介紹、人力仲介、人力招募、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、職業介紹」）廢止不成立」之處分。原告不服前揭廢止不成立部分之處分，提起訴願，經經濟部108 年10月14日經訴字第10806311030 號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。
二、原告主張略以：
㈠參加人未證明其所提供之合約及發票形式真正，且未就其提供之「實際」服務內容舉證詳實。前開合約及發票所載公司並非參加人，難認為參加人自己真正使用之事證。縱參加人有以網路平台為銀行刊登徵才訊息，該訊息本身並非有商業價值之廣告，非第3501類之「廣告代理」或「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送」。又參加人公司服務據點均位於國外，以Google搜尋引擎亦未查得與系爭商標使用相關之中文網站，可見參加人主觀上自始無行銷於中華民國市場之目的，客觀上亦無於中華民國內積極使用系爭商標於指定商品或服務之作為。
㈡並聲明求為判決：⒈原處分關於廢止不成立部分及訴願決定均撤銷。⒉被告應就系爭商標指定使用於「廣告代理服務、職業介紹、人力仲介、人力招募、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、職業介紹」作成廢止成立之處分。
三、被告則以下列等語抗辯：
㈠依參加人官方網站列印資料，其網頁內容中標有與系爭商標不失同一性之圖樣，該網站除揭示參加人藉由網路平台代為張貼其客戶所需之職缺條件外，亦有直接提供人才招募訊息供求職者進行搜尋。參加人所提之發票上標有與系爭商標不失同一性之圖樣，且參加人所提之合約所載聯絡人為參加人之子公司，堪認參加人於本件申請廢止日前三年內，有授權其子公司使用系爭商標於指定服務之事實。參加人之子公司開立與臺灣匯豐銀行之發票可證明已有我國客戶實際購買服務且支付費用，自有於我國市場行銷之事實。
㈡並聲明求為判決：駁回原告之訴。
四、參加人除援引被告答辯外，並補充略以：
㈠參加人以子公司簽訂合約、開立發票，符合一般商業習慣，可作為參加人使用系爭商標之證據。依該合約內容，參加人提供銀行之人才招募廣告刊登服務，刊登之國家亦包含台灣。又參加人客戶均為全國大型跨國公司，參加人以英文發布招募訊息係為配合跨國客戶之徵才需求。且依Google提供之使用者造訪網站記錄，亦有我國使用者於申請廢止日前三年內瀏覽參加人官方網站之紀錄，是參加人確係針對台灣市場使用系爭商標於本件服務。
㈡並聲明求為判決：駁回原告之訴。
五、本院得心證之理由：
㈠按商標法第66條規定：「商標註冊後有無廢止之事由，適用申請廢止時之規定。」其立法理由載稱：「明定商標廢止案件法規適用之基準時點，以申請廢止時之規定為準。」查原告於106 年3 月8 日以系爭商標有違反商標法第63條第1 項第2 款規定，向被告申請廢止其註冊（見廢止卷第13頁），故本件系爭商標註冊後有無廢止事由之判斷，應適用申請廢止時之商標法，即105 年11月30日修正公布，同年12月15日施行之現行商標法為斷。次按商標法第63條第1 項第2 款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3 年者。但被授權人有使用者，不在此限。」又同法第5 條第1 項、第2 項規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。」、「前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」另同法第57條第3
項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」並經同法第67條準用之。商標之維權使用必足使一般消費者識別標識與商品或服務表彰商標權人來源或信譽，如何判斷商標權人自己真正使用，依同法第57條第3 項規定商標之使用應符合商業交易習慣，除考量同法第5 條商標使用之總則性規定外，並應符合商標對其指定商品或服務範圍內而為使用之客觀判斷標準。認定為商標使用，應符合下列要件：①使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；②需有使用商標之行為，即前揭法條所列之4 款行為態樣，有一即足；③需足以使相關消費者認識其為商標，其使用並應符合一般商業交易習慣。
㈡本件原告是對於原處分廢止不成立部分不服，故本件爭點為：參加人於本件106 年3 月8 日商標權申請廢止日前3 年內，有無將系爭商標使用於「廣告代理服務、職業介紹、人力仲介、人力招募、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、職業介紹」服務之事實。經查：
⒈依參加人廢止答辯時所檢送之證據，其中答辯附件5 及11之官方網站列印資料，其網頁內容中標有「圓點」圖形與外文「tmpworldwide」相鄰使用之圖樣（見廢止卷第146 至149
、211 至212 頁、本院卷第265 至276 頁），雖與系爭商標之「TMP WORLDWIDE 」略有差異，然僅屬字體粗細、字母大小寫及圓點圖形有無之別，其予人整體視覺印象仍無明顯不同，並未實質改變其商標主要識別之特徵，與系爭商標尚不失其同一性，得為系爭商標使用之事實。
⒉再者，依前揭官方網站網頁內容中所刊載「TMP Worldwide
Executive to Explore Best Practices for Campus Recruiting at LinkedIn Talent Connect（即TMP Worldwide 藉由LinkedIn Talent Connect 在校園招募最佳人力資源）」、「CLIENT SERVICE CAREERS（即顧客職缺服務）」、「JOB OPENINGS（即開放職缺）」等相關資訊，及Google搜尋引擎以「TMP Worldwide Jobs Recruitment」作為關鍵字，並設定搜尋日期範圍為103 年3 月8 日至106 年3 月8 日之搜尋結果頁面（見廢止卷第213 頁、本院卷第289 至290 頁），可見數筆於參加人官方網站上揭示相關職缺之資訊，並得為相互勾稽。堪認參加人於本件申請廢止日前三年內，確有將系爭商標使用於其官方網站以表彰其職業介紹、人力仲介、人力招募等服務。
⒊另依答辯附件3 參加人子公司於104 年1 月1 日及同年12月21日開立予我國客戶HSBC Bank （Taiwan）Limited （即匯豐（臺灣）商業銀行，下稱台灣匯豐銀行）之服務發票（見廢止卷第64至65頁、本院卷第277 至279 頁），其左上方標示有與前開答辯附件5 及附件11官方網站相同之「圓點」圖形與外文「tmpworldwide」相鄰使用之圖樣，該圖樣與系爭商標不失同一性而可認為是系爭商標之使用，又明細分別載明「LinkedIn 2015 Purchase（即2015年購買LinkedIn服務）」及「LinkedIn Renewal 2016-Purchase of Job Slo ts（即2016年續展LinkedIn服務－購買人力仲介廣告）」等內容。復依答辯附件8 之105 年12月31日LinkedIn社群網站之銷售合約（見廢止卷第154 至161 背面、本院卷第281 至288 頁），其上載明「Sold to Customer HSBC （即銷售服務予匯豐銀行）」，合約聯絡人為參加人之子公司「TMP Worldwide Advertising Pte Ltd 」（Singapore ）（下稱參加人子公司），且該合約中亦載明有關刊登徵才廣告之訊息、數量、期間、國家、費用等項目。據此，堪認在本件申請廢止日前三年內，參加人之子公司有將系爭商標使用於發票上，藉由LinkedIn社群網站為其客戶進行人才招募及代理廣告刊登服務之事實。
㈢原告雖稱：參加人所提供之合約及發票，迄未證明其形式真正，除合約及發票外，亦應就其提供之「實際」服務內容舉證詳實云云。惟商標之使用，指為行銷目的，將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告，包含以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物為之者，商標法第5 條第1 項第4
款、第2 項定有明文。查依答辯附件5 及11之官方網站資料及答辯附件3 發票，其上均標有使用與系爭商標具同一性之商標圖樣，已如前述，又上開網站已揭示參加人除有藉由LinkedIn社群網站代為張貼其客戶所需之職缺條件外，亦有直接提供人才招募訊息，供相關求職者進行職缺內容搜尋，另依參加人所提發票，其上記載發票號碼、客戶名稱、客戶地址、日期、產品內容、金額等，可與合約內容相互勾稽，顯見參加人確實有將系爭商標真實使用在本件服務上，原告僅以上開發票無公司章即稱為臨訟製作、參加人並無真實使用系爭商標云云，顯然忽略其他相關證據相互勾稽後可證明參加人確實在我國有使用系爭商標於本件服務上，其所述自不足採。
㈣原告又謂：參加人未證明其與附件3 之發票、附件8 之合約所載公司為母子公司關係，縱其上所載公司為參加人子公司，然各公司間法人格各自獨立，不得作為參加人自己真正使用之事證云云。惟依參加人所附公司介紹網頁（見廢止卷第179 頁、本院卷第291 頁）記載「TMP Worldwide Advertising Pte .Ltd .provides human resource recruitment
solutions .The company is based in Singapore .TMP
Worldwide Advertising Pte .Ltd .is a former subsidiary of Monster Worldwide Inc . （即參加人子公司提供人力資源招募解決方案…該公司總部設於新加坡。參加人子公司是Monster Worldwide Inc . （即參加人獨立前之母公司）之子公司）」，並衡酌參加人能實際提出參加人子公司所開立之發票及與LinkedIn社群網站簽署之銷售合約，且參加人子公司開立之發票上使用系爭商標，顯見參加人稱其授權參加人子公司使用系爭商標等語，與常情相符堪信為真實，參加人之被授權人（即參加人子公司）既有實際使用系爭商標於前揭服務，該部分之使用事實自可認為是參加人之真實使用，是原告上開主張，亦不足取。
㈤原告另稱：參加人之服務據點僅限於美國、歐洲及印度、新加坡二亞洲國家，以Google搜尋引擎以關鍵字「TMP 廣告」、「TMP 人力仲介」搜尋繁體網站，亦未查得與系爭商標使用相關之中文資訊，參加人之官網又僅以英文呈現，無從認定係以我國消費者為行銷對象云云。然參加人為跨國公司，並提供跨國大型企業招募國際性人才服務，其所發布之徵才訊息及職缺需求遍佈全球，參加人以國際通用語言「英文」進行人力招募及代理刊登人力招募廣告，符合其服務本身之特性及需求，實難僅以其未有中文資訊而謂我國消費者非其行銷對象，況依參加人子公司開立發票給我國客戶匯豐銀行之事實，已可證明系爭商標之服務對象確實包含我國消費者，是原告此部分主張，為無理由。
㈥原告復稱：參加人以LinkedIn為平台為銀行刊登徵才訊息，因該徵才訊息本身仍為中性資訊而非有商業價值之廣告，非第3501類「廣告代理」或「廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送」云云。惟參加人藉由LinkedIn社群網站代客戶刊登招募訊息，利用網路平台使多數人知悉其宣傳內容，應可認屬提供客戶就其招募資訊所為之廣告代理服務。原告雖援引「104 人力銀行」為例，主張參加人刊登徵才訊息至多屬於第3508類之「職業介紹、人力仲介、人員招募、人力派遣」服務，然「104 人力銀行」係以其平台直接對外進行人力招募，與參加人透過LinkedIn平台為其客戶刊登人力招募廣告之情形不同。是原告此部分主張，亦無理由。
六、綜上所述，本件依參加人所提相關事證，堪認系爭商標於本件106 年3 月8 日申請廢止前3 年內，有使用於所指定之「廣告代理服務、職業介紹、人力仲介、人力招募、廣告之企劃設計製作代理宣傳及宣傳品遞送、職業介紹」服務之事實，自無商標法第63條第1 項第2 款規定之適用。從而，被告就該部分服務所為廢止不成立部分之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷原處分關於廢止不成立部分及訴願決定，並命被告作成廢止系爭商標該部分服務之處分，核無理由，應予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　109　 年　　12　　月　　31　　日智慧財產法院第一庭
審判長法 官　李維心
法 官　林洲富
法 官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 師為訴訟代理人　│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 者，亦得為上訴審│ 。 ││ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　110　 年　　1　　 月　　14　　日書記官　邱于婷