智慧財產及商業法院108年度行商訴字第42號

• 裁判案由: 商標評定
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 108 年 10 月 23 日
• 法官: 蔡惠如、何若薇、伍偉華
• 法定代理人: 黃守國、洪淑敏、許季明
• 原告: 新加坡商‧畢特維私人有限公司法人
• 被告: 經濟部智慧財產局、香港商香港豐成有限公司法人

智慧財產法院行政判決
108年度行商訴字第42號
原　　　告　新加坡商‧畢特維私人有限公司（BITWAVE PTE LTD.）

代　表　人　黃守國（董事）

訴訟代理人　鍾亦琳律師
被　　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏（局長）

訴訟代理人　孫重銘
廖宴冬
參　加　人　香港商香港豐成有限公司

代　表　人　許季明（董事）

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國108 年3 月25日經訴字第10806302010 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序事項：
按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386 條規定不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第385 條第1 項前段、第386 條定有明文。本件參加人受合法通知（見本案卷第255 、321 頁送達證書），無正當理由於言詞辯論期日未到場（見本案卷第337 、339 頁報到單），爰依原告之聲請，由到場當事人辯論而為判決（見本案卷第341 頁）。
二、事實概要：
參加人香港商香港豐成有限公司於民國（以下除另有註明者外均同）101 年6 月11日以「Uclear」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「收音機；附時鐘收音機；收音座；錄音機；音響喇叭；音箱；揚聲器；麥克風；微音器；錄音座；揚聲器箱；音響外殼；收錄音機外殼；錄放音機；環繞音效處理器；交通工具用收音機；攜帶式媒體播放器；聲波定位儀器；計步器；耳機」商品，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第01560074號商標（下稱：「系爭商標」）。之後原告以系爭商標有商標法第30條第1 項第12款規定不准註冊之事由，對之申請評定，經被告審查，認系爭商標之註冊並未違反前述商標法規定，以107 年9 月20日中臺評字第H01050090 號商標評定書為「評定不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部108 年3 月25日經訴字第10806302010 號決定駁回，原告不服，向本院提起訴訟，並經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。
三、當事人之聲明及陳述要旨：
（一）原告方面：
1、原告不爭執以下事項：
（1）系爭商標與據爭「UCLEAR」商標（下稱：「據爭商標」）為近似商標。
（2）系爭商標指定商品與據爭商標指定商品為類似商品。
（3）系爭商標申請註冊當時，參加人與原告間有業務往來關係。
（4）系爭商標申請註冊日前，原告在國外已有使用「UCLEAR」之事實。
2、原告主張系爭商標違反商標法第30條第1 項第12款不得註冊規定，而參加人有仿襲意圖之理由：
（1）系爭商標非標準文字，而係文字經設計之彩色商標，而該商標之原設計者為原告員工，被告在未得到原告同意授權，即單獨使用該設計圖樣擅自申請商標，且申請註冊後亦未告知原告，顯有仿襲意圖。
（2）原告代表人黃守國（Hui Sew Kok ）於98年12月30日、99年1 月4 日、99年1 月21日曾以電子郵件聯絡參加人代表人，告知發想到UCLEAR商標，可暗喻「你可以清楚地聽見」，原告代表人並告知決定使用UCLEAR作為商標，同時提供二次設計圖供參加人之代表人參考。而於99年3 月15日時，原告曾發信予參加人之代表人：「我們通電話，請看附件」，而該附件為原告員工設計之圖樣。查該設計圖樣就字母U 部分，以紅色表示，並以斜體方式表示。而就CLEAR 部分，其中C 字體較大，而LEAR字體較小。整體而言，應屬人類精神創作之美術著作。再者，該著作為原告公司之創作，應屬原告所有。未料，參加人之代表人未經原告同意下，擅自將該美術著作申請商標，顯然有仿襲之意圖。
（3）系爭商標為原告所設計，並先使用於其商品，並曾委託參加人為部分零件代工，原告從未授權或許可任參加人及其他第三人得單獨以「UCLEAR」商標申請註冊。原告無論曾經參與討論商標名稱或曾為原告UCLEAR品牌產品之零件代工廠或區域市場代理商，都不足以正當化參加人可不經原告同意，擅自申請UCLEAR商標於同一或類似商品。原告亦從未有表示過UCLEAR為參加人之商標，或可單獨申請商標。參加人亦從未舉出任何證據，說明其申請系爭商標，以及使用原告著作圖樣申請商標有經過原告同意。而參加人僅負責行銷開發，代理商不得因曾有業務合作為由，而在未取得同意下，以他人有著作權之圖樣，擅自申請系爭商標。此外，原告從未與參加人有任何書面協議，更從未授權任何零件代工廠，得於亞洲國家自行申請註冊「UCLEAR」商標。是以為零件代工廠之參加人係在未經原告同意下，即擅自註冊「UCLEAR」商標等情事，並無訴願決定所述「僅可認二造為共同經營『UCLEAR』品牌之合作廠商，且對於『UCLEAR』商標商品之經營各有其負責之市場區域並各自於取得商標註冊」之情事，更無任何證據得佐證原告與參加人有該等約定，亦無任何證據證明有授權申請註冊系爭商標之事實。
（4）參加人單方表示「our own brand 」並不足認就系爭商標之經營或申請達成任何合意。查電子郵件之意思表示，純屬各自單方之意思表示，就單方之要約或通知，除有承諾外，並不得認為已達成任何合意。於本件中，參加人雖於電子郵件中，單方表示「our own brand 」之商標，但在受意思表示方（原告），未有任何承諾之意思表示時，不得認定雙方（即本件原告與參加人）就系爭商標之經營，已有各自市場區域與各自取得商標之共識。兩造間即便曾經討論品牌之選定，但最初發想及使用者為原告，且就被告所認定之「原告與參加人就系爭商標之經營，各自負責市場區域，各自取得商標註冊」，均屬被告之臆測，原告從未有該等意思表示，原告與參加人間從未對此有合意，更無契約。僅憑參加人於電子郵件單方主張「our own brand （我們的品牌）」，並不足認原告與參加人間就系爭商標之經營或申請達成任何合意。再者，由甲證6 原告所擬之合作備忘錄中，明確記載由原告保留整體產品權利，顯見首先發想及使用系爭商標之原告，並無任何意思授權參加人得各別取得系爭商標註冊，原告與參加人亦從未有任何「各自取得商標註冊」之合意。是以參加人未經原告同意，註冊「UClear」商標，難謂其無仿襲意圖。
3、聲明：
（1）原處分及訴願決定均撤銷。
（2）被告就系爭商標，應為「評定成立」之處分。
（二）被告方面：
1、系爭商標之註冊應無商標法第30條第1 項第12款規定之適用：
（1）原告於系爭商標申請註冊日（101 年6 月11日）前已有使用據爭商標；系爭商標與據爭商標應屬構成近似之商標，且二商標指定之商品間具有相當之類似關係；參加人因契約、地緣、業務往來或其他關係知悉據爭商標存在。
（2）惟參加人難謂係因知悉據爭商標存在，意圖仿襲而申請註冊。依卷內證據可證，原告及參加人對產品研發測試、生產、價格、網站架設、銷售等互有討論等內容，顯示兩造就商標品牌名稱選定，及商標，包裝盒、宣傳單設計，暨產品研發測試、生產、價格、銷售市場及網站架設等事項先有共同討論和共識，又兩造間有合作關係並認知「UCLEAR」為雙方共同擁有品牌，且對於參加人指稱原告總公司設立於新加坡，並未在新加坡取得註冊等語，原告除稱商標於何地註冊係以市場而定，非以總部設於何處而定等語，並承認於草創時期主要市場為美國，亞洲市場口頭授權參加人負責生產銷售，顯示兩造對於「UCLEAR」商標商品之經營各有其負責之市場區域並各自於取得商標註冊之事實。
（3）原告亦稱參加人需進貨臺灣而支付認證費用屬合情合理，足證原告對參加人欲將商品行銷我國應有所知悉並配合提供相關申請事宜。
（4）本件綜合現有客觀事證，自難謂參加人有基於意圖仿襲而為系爭商標申請註冊之情事，從而系爭商標之註冊應無商標法第30條第1 項第12款規定之適用。
2、聲明：駁回原告之訴。
（三）參加人方面：
參加人經合法通知未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作任何聲明或陳述。
四、爭點：
系爭商標有無違反商標法第30條第1 項第12款不准註冊之事由（見本案卷第343 頁）？
五、依適用之法律：
（一）按評定商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3 項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條、第62條定有明文。查系爭商標係於101 年6 月11日申請註冊（見乙證3 卷第1 頁），並經被告於同年11月29日核准註冊，並於102 年1 月16日公告（見乙證3 卷第6 、9 頁），故系爭商標之註冊有無違法事由，應以100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之商標法為斷。
（二）次按商標法（101 年7 月1 日施行）第30條第1 項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限」。
六、經查：
（一）由參加人於系爭商標評定階段所提證據1 （包括證據1-1
至1-6 之中譯本，見外放證物袋乙證2 卷）及證據6-1 至6-10之西元2009年12月至2010年3 月間二造往來之電子郵件可知，原告與參加人曾就「UCLEAR」商標名稱之選定與圖樣設計、藍牙耳機產品之研發製造、價格與銷售通路，以及美國CES （Consumer Electronics Show ）展會之參展情形、宣傳單與商品包裝盒製作等等行銷事宜互有討論，並由參加人於西元2009年12月24日提供網頁設計公司之報價（quotation ）予原告，堪認「UCLEAR」係由原告與參加人所共同選定。
（二）依參加人於系爭商標評定階段所提證據1 及6-2 之西元2010年1 月10日二造往來電子郵件（中譯本為證據1-4 ，見外放證物袋乙證2 卷）所載，原告向參加人表示：「It is our brand （BITwave&& FSC ）…」、「I am quite confident to build up the channels with our own brand-Uclear 」，而依原告106 年2 月7 日評定補充理由書（一）附件2 之西元2010年2 月8 日電子郵件所載，原告亦向參加人表示：「Clearly I am very happy with thepartnership （FSC ／BITwave ）…」等內容（見乙證1
卷第114 頁），另依評定附件5 原告官方網站之藍牙耳機商品（型號HBC100）網頁載有「Web Design by LJS Ⓒ2010 BITwave Pte Ltd & FSC . All Rights Reserved」（見乙證1 卷第158 頁），顯示原告及參加人均認知「UCLEAR」為雙方共有之品牌，且在相關商品之行銷販售上共同使用。
（三）再由原告105 年7 月11日評定申請書附件2 、3 （見乙證1 卷第37至46頁）及參加人於評定階段所提證據2 、4 之商標註冊資料與發票單據（見外放證物袋），可知參加人於西元2010年4 月8 日在香港、西元2010年5 月20日於歐盟申請註冊「UCLEAR」商標後，原告始於同年5 月24日於美國申請註冊「UCLEAR」商標，而西元2012年6 月8 日，參加人於原告總公司所在地新加坡申請註冊「UCLEAR」商標，參加人復於西元2012年10月4 日於澳洲申請註冊「UCLEAR」商標，及於西元2015年6 月2 日於日本申請註冊「UCLEAR」商標；而評定附件9 之原告商品文宣，亦可見各別標示「BITwave Pte Ltd . 」以及「Fung Shing Co .Ltd .」（見乙證1 卷第228 、230 頁）。另由訴外人旭曄光電股份有限公司（下稱：「旭曄公司」）聲明稿（乙證2 卷證據3 ）可知：旭曄公司於西元2012年1 月10日開始向參加人採購「UCLEAR」藍牙耳機，並於同年2 月開始在臺灣銷售「UCLEAR」藍牙耳機產品。足認參加人並非原告所稱之原告「零件」代工廠（見本案卷第17頁），參加人本身即生產耳機成品。又原告自承：原告總公司設於新加坡，草創時期主要市場為美國，亞洲市場則由其口頭授權參加人負責生產銷售等語（見乙證1 卷第86頁），除證實參加人生產、製造、銷售成品而非僅止於零件外，亦可知原告預期參加人於亞洲市場之銷售，進而能預期參加人將於我國使用「UCLEAR」為商標，卻非但不即時為反對參加人使用「UCLEAR」為商標之意思，反而於國家通訊傳播委員會（NCC ）要求取得低功率射頻電機型式認證（見乙證1 卷第47頁原告所提附件4 ）時，與參加人約定由參加人負擔該認證費用（見外放證物袋乙證2 卷證據5 ）。以上均足認原告、參加人為共同經營「UCLEAR」品牌之合作廠商，且對於「UCLEAR」商標之商品，各有其負責之市場區域，並各自取得商標註冊，足證參加人尚非出於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標。
（四）原告固於訴願階段檢送相關資料，稱參加人僅為零件代工廠及區域市場代理商，雙方合作備忘錄中，亦明文產品相關權利仍為原告所有，是參加人自行註冊系爭商標，顯有仿襲意圖云云。惟查：
1、訴願附件2 之合作備忘錄未見原告及參加人之用印或簽名（見丁證1 卷第53至60頁，即本案卷第123 至130 頁甲證6 中譯本）。
2、訴願附件3 之原告專利列表（見丁證1 卷第61至65頁，即本案卷第131至139頁甲證7），核與系爭商標無涉。
3、訴願附件5 之雙方電子郵件，原告與參加人曾就「UCLEAR」商標名稱之選定互有討論，反而足以證明「UCLEAR」係由原告與參加人所共同選定，已如前述。
4、訴願附件4 及7 之新加坡商標評定案相關文書（見丁證1
卷第68至83頁、第124 至156 頁，即本案卷第89至122 頁甲證5 ），乃該國商標主管機關依其法令所為之認定，然商標具屬地性，且各國商標法令及審查基準仍有差異，自難以該國認定之結果，作為本件有利原告之論據。
（五）至原告提出甲證9 之本院107 年度刑智上易字第72號、107 年度刑智上易字第42號、107 年度刑智上易字第50號判決影本（見本案卷第143 至198 頁），經核該等判決均認各該被告並無侵害系爭商標權之故意，所涉商標法第97條規定，與本案所涉規定要件不同，故無法執為對本件原告有利之論據。
（六）綜上所述，依現有卷證資料，尚難遽認參加人係基於仿襲之意圖而申請註冊系爭商標。
七、綜上所述，系爭商標並無101 年7 月1 日施行之商標法第30條第1 項第12款不得註冊規定之適用。從而，被告所為「評定不成立」之處分，於法並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。
八、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
九、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　108　 年　　10　　月　　23　　日智慧財產法院第三庭
審判長法　官　蔡惠如
法　官　何若薇
法　官　伍偉華
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│㈠符合右列情形之一│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 者，得不委任律師│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 為訴訟代理人　 │ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│㈡非律師具有右列情│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 形之一，經最高行│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 政法院認為適當者│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ ，亦得為上訴審訴│ 。 ││ 訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴││人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明││文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　108 　年　　10　　月　　23　　日書記官 吳祉瑩