智慧財產及商業法院109年度行商訴字第113號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 110 年 03 月 25 日
• 當事人: 日商樂敦製藥股份有限公司

智慧財產法院行政判決
109年度行商訴字第113號
原　　　告　日商樂敦製藥股份有限公司（ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.）
代　表　人　杉本雅史（代表取締役社長）
訴訟代理人　李文傑律師
劉倫仕律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人　楊子儉
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109 年9 月14日經訴字第10906309400 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：
原告前於民國107 年3 月15日以「MELANO CC （2 lines）」
商標（下稱系爭申請案），指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表（下稱商品及服務分類表）第3 類之「乳液；皮膚美白乳霜；防曬劑；防曬膏；化粧品；面膜；潤唇膏；身體乳；皮膚保養用化粧品；除汗臭劑；洗面皂；亮光劑；香精油；香水香料；牙膏；皮革保養劑；香；研磨劑；動物用化粧品；空氣芳香劑」商品，於107 年3
月15日向被告申請註冊。經被告審查，認系爭申請案有商標法第29條第1 項第1 款規定之情形，應不准註冊，以109 年3 月30日商標核駁第T0404895號審定書為核駁之處分，原告不服，提起訴願，遭決定駁回後，遂提起本件行政訴訟。
二、原告主張及聲明：
㈠系爭申請案具先天識別性：
⒈系爭申請案之圖樣雖僅由「MELANO」及「CC」上下兩列文字排列而成，惟其為原告首創設計而成，整體外觀極具創意，本即具有識別來源出處暨與他人商品相區別之功能，其具先天識別力無疑，此可由諸多含有「MELANO」一詞之商標指定使用於與系爭申請案相同之第三類商品註冊在案可證，如系爭申請案申請前註冊第1369561 號「MELANO-BLOCK」商標、第1206449 號「MELANO-LYSER」商標、第1856825 號「MELANODEEP」商標、第1480908 號「Melano Crush Energizer」商標、第1379441 號「MELANOREDUCE EX 」商標、第1388962 號「DE-MELANO P3C 」商標，系爭申請案申請後註冊00000000號「ONE BY KOSE MELANOSHOT logo 」商標、註冊00000000號「MELANO RESET」商標、註冊00000000號「MELANOFOCUS 」商標，被告核准上述含有「MELANO」文字之商標註冊，獨對系爭申請案為註冊之核駁，顯已有違行政法上之自我拘束原則及平等原則。
⒉按商品性質、用途、功能之說明文字不得註冊為商標，為各國共通之商標原則，是同一商標是否經其他國家主管機關審查而不得註冊，亦為判斷有無識別性之重要參考。惟系爭申請案在中國、印尼、蒙古、菲律賓、新加坡、泰國及美國等亦獲當地商標主管機關准予註冊，足證本案系爭申請案本具有先天識別性無疑。
㈡系爭申請案具後天識別性：
⒈標示系爭申請案之「MELANO CC 」美容液商品，除在日本及世界各地廣受好評外，於我國亦深受消費者喜愛，故系爭申請案因廣泛使用而為我國消費者周知，認識其為代表原告產製銷售商品之標誌。況原告每年針對系爭申請案商品約投入新臺幣（下同）300 至400 萬元於我國地區進行宣傳，茲檢附台灣曼秀雷敦股份有限公司所委託製作廣告之博上廣告股份有限公司所出具聲明書及其實際所進行廣告內容、東方線上股份有限公司所出具聲明書、台灣曼秀雷敦股份有限公司所出具之說明函及電子發票以為印證。
⒉訴願理由書證物1 至7 等關於網路上消費者部落格投書等可證明消費者已將系爭申請案視為指示商品來源之識別標識，且消費者更可於我國各大實體行銷通路「康是美COSMED」、「寶雅POYA」、「屈臣氏Watsons 」、「好市多Costco」輕易購得系爭申請案商品，據原告自行統計，在我國全境銷售覆蓋率已超過百分之95。是透過密集之通路、行銷廣告及高銷售額，已使我國相關消費者將系爭申請案視為指示商品來源之識別標識無疑。此更可從以Google、Yahoo 等國人常使用之網頁檢索「MELANO CC 」一詞，除關鍵字廣告之外，首頁十數筆檢索出之結果均指向原告之系爭產品可證，完全無指向其他CC霜商品名稱或商品相關特性說明文字，足見系爭申請案已具有表彰商品出處來源之功能，而有後天識別性，絕非一般說明性文字可比。
㈢綜上，可認系爭申請案本即具先天性識別性可做為商標註冊，再者其業經原告透過在台關係企業長期大量於我國廣為銷售系爭申請案商品，而於我國實際交易上已成為表彰商品之識別標識。
㈣聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉命被告應就系爭申請案為准予註冊之處分。
三、被告答辯及聲明：
㈠系爭申請案之圖樣係僅由「MELANO CC 」所構成，整體有「適用於皮膚有黑色素（黑斑）之CC霜」之意，指定使用於「乳液；皮膚美白乳霜；防曬劑；防曬膏；化粧品；面膜；潤唇膏；身體乳；皮膚保養用化粧品；除汗臭劑；洗面皂」等商品，為所指定商品之品質、用途、原料或相關特性之說明，消費者容易將之視為商品的說明，而非識別來源的標識，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別。
㈡原告稱系爭申請案「MELANO CC 」為原告首創，具先天識別性，查化妝品市場經常有具打底與校色功效的「CC霜」產品，系爭申請案僅由「MELANO」( 黑色素之意) ，結合「CC」組合而成，消費者通常會將其視為商品功效或特性之說明，又稱經原告使用後，業已成為商品上之識別標識云云，經核所提證據資料，尚無法遽認系爭申請案業經原告長期大量使用，而於交易上已成為表彰其商品之識別標識，所稱核無足採。又稱於中國、印尼、蒙古、菲律賓、新加坡、泰國及美國等國已獲准註冊一節，因各國社會民情不同，市場交易習慣及消費者認知容有差異，尚不得以系爭申請案曾獲他國核准註冊，執為於我國亦應核准註冊之論據。
㈢原告所舉含有「MELANO」核准於第3 類之案例，係由「MELANO」分別結合「LYSER 」、「Crush Energizer 」、「DE
P3C 」、「REDUCE EX 」、「DEEP」等具有識別性文字或其組合字所構成，而第1369561 號「MELANO-BLOCK」商標其中「BLOCK 」有「封鎖」之意，本身於第3 類仍為具識別性文字，雖整體有「封鎖黑色素」之意，屬暗喻性商標，較之系爭申請案「MELANO CC 」由不具識別性之「MELANO」( 黑色素) 與「CC」（CC霜）組合而成，商標圖樣無其他任何可識別之文字，案情有別，且所舉核准前案核屬另案或是否妥適問題，依商標個案審查拘束原則，自不得比附援引，執為系爭申請案應予核准之論據。
㈣原告檢送相關銷售與宣傳資料認系爭申請案具後天識別性云云，查系爭申請案「MELANO CC 」僅用於該樂敦CC系列商品中之「高純度維他命C 亮白精華」與「Melano CC 維他命C
美白淡斑凝露」，而「Melano CC 高純度維他命C 美白化粧水」、「Melano CC 亮白高保濕面膜」、「Melano CC 維他命C 酵素洗顏慕斯」等三項商品均無使用系爭申請案態樣，實際銷售數據恐比所檢附數據低很多，尚無法遽認系爭申請案業經申請人長期大量使用，而於交易上已成為表彰其商品之識別標識，且所送宣傳資料多以橫向排列方式呈現，並與「維他命C 」、「美白力」、「美白」、「淡斑」等商品說明文字密集排列標示，客觀上仍難排除予人「適用於有黑色素或暗沉部位之CC霜」等相關說明文字之印象。
㈤聲明：駁回原告之訴。
四、本院得心證之理由：
㈠先天識別性部分：
⒈商標法第18條規定：「（第1 項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2 項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」第29條第1 項規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，而不具有識別性，即不具商標功能，自不得核准註冊。
⒉經查，系爭申請案之圖樣係由未經設計之外文「MELANO」及「CC」分別以較小及較大字體上下排列而成，其中，外文「MELANO」之中文係指黑色素（見申請卷第13頁），而「CC」雖非外文之單語詞，然經使用於系爭申請案所指定之「乳液；皮膚美白乳霜；防曬劑；防曬膏；化粧品；面膜；潤唇膏；身體乳；皮膚保養用化粧品；除汗臭劑；洗面皂」等商品，應係用以描述商品含有維他命C 成份，且市面上之CC霜商品，亦常使用大寫之「CC」（見訴願卷第81頁），用以說明其具有修飾（correct ）皮膚顏色（color ）之效果，則系爭申請案之圖樣整體觀予消費者之印象，即係該商品含有維他命C 成份，而可抑制黑色素之生成，以發揮美白淡斑或修飾膚色之功效，參酌原告實際使用系爭申請案於商品時，其相關之商品說明文字即記載「高純度維他命C 」、「維他命C 誘導體」、「嚴選3 重維他命亮白精華，深入滲透角質層，有效改善乾燥暗沈肌膚，實現白皙無瑕的透明感美肌」（見申請卷第41頁），益徵系爭申請案確係使用於標榜含有維他命C 且具有美白效果之保養用化粧品，則消費者自容易將系爭申請案之圖樣視為上開商品之品質、用途、原料或相關特性之說明，而不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具先天識別性。
⒊原告雖主張被告就註冊第1369561 號「MELANO-BLOCK」商標、第1206449 號「MELANO-LYSER」商標、第1856825 號「MELANODEEP」商標、第1480908 號「Melano Crush Energizer」商標、第1379441 號「MELANOREDUCE EX 」商標、第1388962 號「DE-MELANO P3C 」商標、第02009645號「ONE BY KOSE MELANOSHOT logo 」商標、第02110225號「MELANO RESET」商標、第02018697號「MELANOFOCUS 」商標核准註冊，卻核駁系爭申請案，有違平等原則及行政自我拘束原則云云。查上開案例之商標圖樣雖均含有外文「MELANO」，惟分別結合「LYSER 」、「DEEP」、「Crush Energizer 」、「REDUCE EX 」「DE P3C」、「ONE BY KOSE 」、「RESET 」、「FOCUS 」等外文，而使上開組合字之字義有所不同，基於商標個別審查原則，個別商標案件因事實差異，於個案中調查審認結果，當然會有不同，自無從引用業經註冊之其他個案推論本案有無先天識別性，亦難憑此而認原處分有何違平等原則及行政自我拘束原則。
⒋原告另主張系爭申請案已在新加坡、中國、印尼、蒙古、菲律賓、泰國及美國商標主管機關核准註冊，足證系爭申請案具有先天識別性云云，固據其提出系爭申請案之外國核准註冊資料為證（見申請卷第18至20、32至39頁），惟各國人民消費習慣、教育普及程度乃至於對各類文字之熟悉程度有所不同，且各國競爭業者常用以表示商品或服務之標榜用語或標示，亦有所差異，是判斷商標與指定商品或服務間是否具識別性或僅為描述性文字，應以我國消費者之普遍認知為準。經查，依原告所提出之上開其他核准註冊商標可知，我國業者經常使用含有外文「MELANO」之圖樣申請商標註冊，並指定使用於第3 類之化粧品商品，且參酌其結合之外文，多具有暗示譬諭其化粧品係用以解決或防止黑色素沈澱之問題，參酌原告所提出之網路上檢索系爭申請案商品之消費者使用心得（見申請卷第43至54頁、第58頁反面至60頁），即可知我國消費者較注意肌膚之美白，故業者經常以「MELANO」結合其他標榜美白效果之用語，用以行銷第3 類之化粧品商品，然其他核准系爭申請案註冊商標之國家未必有相同之情形，自難以系爭申請案業經國外獲准註冊為由，執為我國亦應准予註冊之論據。
㈡後天識別性部分：
⒈商標法第29條第2 項規定：「有前項第1 款或第3 款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」是描述性或其他不具先天識別性之標識，如經申請人於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，則該標識取得後天識別性，而得准予註冊。判斷申請商標是否取得後天識別性，應就申請人提出之證據資料，審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實際交易市場的相關事實綜合審查，是否已使我國消費者將商標與商品或服務產生來源之連結。
⒉原告雖於申請及訴願階段提出系爭申請案商品於我國之銷售廣告、消費者使用心得、銷售紀錄、臉書、宣傳資料、店鋪銷售照片（見申復證1 、訴願證1 至7 ），復於本院提出廣告公司聲明書、廣告內容、銷售證明授權書、「康是美COSMED」、「寶雅POYA」、「屈臣氏Watsons 」、「好市多Costco」店鋪照片、Google網頁、Yahoo 網頁檢索結果（見甲證1-1 至3-6 ），用以佐證系爭申請案業經長期使用，已具有表彰商品來源之功能，而有後天識別性。惟查，第三人之臉書推薦文係記載「日本樂敦製藥的MELANO CC 高純度維他命C 美白化妝水」等敘述性文字，且該商品亦未標示「MELANOCC」（見申請卷第84頁及本院卷㈠第295 頁），至其他商品廣告、宣傳資料或店鋪銷售照片（見申請卷第85至118 頁及本院卷㈠第291 至387 頁、第575 至621 頁），其內容雖有標示「MELANO CC 」，惟依其廣告內容所示，多係與「擊潰黑色素」、「淡斑」、「亮白」、「美白」、「提亮」、「維他命C 美白力」、「酵素x Vitamin C 」等說明商品成份或功效之語詞上下排列，或與「高純度維他命C 美白化妝水」、「維他命C 精華」、「維他命C 面膜」等商品名稱予以上下或左右併列，是以縱依原告所提出之廣告費用聲明書、銷售證明、發票（見本院卷㈠第287 頁、第391 至549 頁），可佐證「MELANO CC 」系列產品自西元2016年起即投入廣告，且有相當數量之銷售額，然依其使用方式，仍難據此即認消費者已認識系爭申請案之「MELANO CC 」文字係作為表彰商品來源之標識。至Google網頁、Yahoo 網頁檢索結果（見本院卷㈠第625 至633 頁），係以「MELANO CC 」作為關鍵字進行檢索，則其檢索結果自亦包含以上開文字作為商品名稱或其他說明之內容，是依上開證據尚不足以證明系爭申請案業經原告長期廣泛行銷使用，使該等文字於原有意義外，另產生第二層意義，在交易上已成為原告前揭指定商品之識別標識，原告之主張並不足採。
五、綜上，系爭申請案不具識別性而有不得註冊之事由，被告依商標法第29條第1 項第1 款規定，就系爭申請案所為應予核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告就系爭申請案應為准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。
六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　110　 年　　3　　 月　　25　　日智慧財產法院第二庭
審判長法　官　汪漢卿
法　官　曾啓謀
法　官　林欣蓉
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。
┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所 需 要 件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 師為訴訟代理人　│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 者，亦得為上訴審│ 。 ││ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　110　 年　　3　　 月　　30　　日書記官　鄭郁萱