智慧財產及商業法院行政判決

民國110年8月4日辯論終結

原告

瑞士商百超雷射股份有限公司（Bystronic Laser AG）

代表人

琴－皮埃爾 諾豪斯

代表人

麥可 柏格

訴訟代理人

桂齊恒律師

複代理人

林美宏律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

洪淑敏

訴訟代理人

林彥丞

上列當事人間商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國109年9月29日經訴字第10906308990號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、爭訟概要：原告前於民國107年11月23日以「BySort」商標（下稱系爭商標，如附圖所示），指定使用於被告所公告商品及服務分類如附圖所示之第7、9類商品及第37、42類之服務，向被告申請註冊，並以107年5月24日瑞士第73667/2018號商標申請案主張優先權。經被告審查，認系爭商標有商標法第29條第1項第1款規定之情形，以109年5月22日商標核駁第0406093審定書為核駁之處分（下稱原處分，甲證1。本判決相關證據的編號如附表）。原告不服，提起訴願，經經濟部109年9月29日經訴字第10906308990號訴願決定駁回（甲證2）後，向本院提起行政訴訟。

二、原告起訴主張及聲明：

㈠主張要旨：

1.系爭商標為原告自創之文字組合，是原告以「By」起首，結合其他英文字串之系列商標（證物二）之一，其中「By」乃原告公司名稱首字「Bystronic」之起首2個英文字母，希望使消費者得以立即辨識為原告之商標，具有獨特創意。又「By」與「Sort」固有個別字義，然該2單字組合後，即不具任何固定意義，亦未發現「BySort」為字典中可查得之既有詞彙或片語（證物三），且英文文法上，「By」表示「依照某物」之時，必然在「by」與名詞之間有一空格，故系爭商標「BySort」為一完整字串，究非通常之用法，自無法使人逕認係商品或服務之性質、功能、用途等特性之說明，亦非一般日常習見之口語或標示，得據以作為區辨商品來源之標識，顯具先天識別性。

2.原告以系爭商標圖樣，在英國等國家獲准註冊商標（證物一），由美國商標之註冊類型為「PRINCIPAL」，表示該商標具有先天識別性。又以外文「By」作為商標圖樣之起首，並結合與指定商品或服務有關之其他英文字詞，亦有經被告准予註冊者（證物四），系爭商標卻遭被告核駁，顯不符公平原則及行政自我拘束原則。

3.原告在全球廣設代表處及經銷商，其品牌廣為全世界消費者所熟知。原告在臺灣設有子公司即百超國際雷射有限公司（下稱百超公司），系爭商標於臺灣市場已廣泛流通，為臺灣之消費者所熟知，依商標法第29條第2項之規定，亦應准予註冊。

㈡聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應就系爭商標為准予註冊之處分。

三、被告答辯及聲明：

㈠答辯要旨：

1.系爭商標僅係將「By」與「Sort」單純結合，且首字母均為大寫，縱使中間無明顯空格，消費者仍易將之閱讀理解為「By Sort」，予人寓目印象明顯傳達有「依照種類」等意涵，為所指定商品及服務（或服務所涉商品）之性質、功能、用途或相關特性之說明，對消費者而言，僅係傳達商品或服務本身之相關資訊，不足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品和服務相區別。

2.系爭商標雖如原告主張已於英國、瑞士、巴西等國取得註冊（乙證1卷第69頁），其判斷關鍵仍應以我國相關消費者之認識為主，考量系爭商標文字相對淺顯，其意涵表達與原告所提其他以BY起首的狀況有別，以國內一般消費者對系爭商標文字組合之理解，難認具先天識別性。又僅依他國註冊及原告所送單一商品網頁截圖與報價單（乙證1卷第73至95頁），尚難認定系爭商標在我國已成為原告商品和服務之識別標示，取得後天識別性。

㈡聲明：原告之訴駁回。

四、爭點：系爭商標用於指定使用之商品或服務是否有商標法第29條第1項第1款不得註冊之情事（本院卷第264頁）？

五、本院的判斷：

㈠應適用的法令：

1.系爭商標於107年11月23日申請註冊，被告於109年5月22日作成「應予核駁」之審定，原告提起本件課予義務訴訟，經本院於110年8月4日辯論終結，無論審定時或言詞辯論終結前之法律，均為105年11月30日修正公布、同年12月15日施行之現行商標法。因此，系爭商標是否違反現行商標法第29條第1項第1款規定，依同法第31條第1項規定應予核駁審定？系爭商標之申請應否准許註冊？應以現行商標法（下稱商標法）為斷（最高行政法院104年度判字第792號判決參照）。

2.商標法第29條第1項第1款規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」又同條第2項規定：「有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」

3.商標的主要功能在於識別商品或服務來源，若一標識無法指示及區別商品或服務的來源，而不具有識別性，即不具商標功能，自不得核准註冊。關於識別性之判斷，必須以商標與指定商品或服務間之關係為依據，不能脫離商品或服務單獨為之，故實務上判斷商標是否具備識別性，應考量個案之情況，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形、申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之。又描述性或其他不具先天識別性之標識，如經申請人於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，則該標識取得後天識別性，而得准予註冊。判斷申請商標是否取得後天識別性，應就申請人提出之證據資料，審查是否作為指示商品或服務來源之使用，並衡酌個案實際交易市場的相關事實綜合審查，是否已使我國消費者將商標與商品或服務產生來源之連結（最高行政法院104年度判字第31號、108年度判字第566號、109年度上字第581號判決參照）。

㈡系爭商標不具先天識別性：

1.系爭商標圖樣由單純外文印刷體由左至右「BySort」所構成（如附圖所示），別無其他圖案設計，其中B及S均為大寫，而「By」及「Sort」各有其固有字義，「By」表示依照某物，「Sort」則有種類、品種、類型、性質等意，故「By」及「Sort」中間縱無空格，其整體圖樣予消費者之寓目印象易將之理解成「By Sort」，明顯傳達有「依照種類」等意涵，為所指定商品及服務（或服務所涉商品）之性質、功能、用途或相關特性之說明，不足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品和服務相區別。

2.外文「By」縱為原告公司英文名稱起首外文，系爭商標以之結合其他英文字串而為系列商標（證物二）之一，然「By」及「Sort」均為常見外文文字，對消費者而言，僅係傳達商品或服務本身之相關資訊。況且，原告產品型錄所示使用商品之說明「BySort 全自動零組件分類升級」、「提高分類時的自動化程度」、「BySort自動分料」、「自動化分料BySort」等語（本院卷第110、112、114、117頁之證物六、七），可知該商品主要提供零件分類等功能，是「BySort」一詞之用法與意涵於系爭商標所指定商品及服務領域，仍屬普通說明性文字，不具商標識別性。原告主張被告逕將系爭商標分割為「By」、「Sort」，就其個別字面解釋為與「依照種類」之意涵相關聯，率認不具識別性，實與整體觀察原則相違背，亦忽略交易市場之客觀狀況等等，並無可採。

3.系爭商標雖已於英國、瑞士、巴西、美國、歐盟及新加坡獲准註冊商標於第7、9、37、42類商品或服務取得註冊（證物一），此雖可作為商標識別性有無之判斷參考，但各國或地區民情有別，文化、市場交易情況及消費者對於商標文字之認知等因素均有不同，本件系爭商標有無識別性，仍應以我國相關消費者之認知或理解為準。如前所述，我國相關消費者易將系爭商標圖樣「BySort」理解成「BySort」，為「By」與「Sort」之單純結合，其意涵表達不具識別商品來源之識別功能，與原告所提其他以BY起首之商標（證物二、四）的狀況有別，尚難以國外獲准註冊為由，執為我國亦應准予註冊之論據。

㈢系爭商標不具後天識別性：

2.原告主張其品牌廣為全世界消費者所熟知，系爭商標於臺灣市場已廣泛流通，為臺灣之消費者所熟知，依商標法第29條第2項之規定，亦應准予註冊等等，雖提出其臺灣子公司即百超公司之官網（證物五）、2019年9月之產品中文型錄有關系爭商標商品之介紹（證物六）、百超公司之報價單、英文電子出版品有提及系爭商標（證物七、八）及原告出版之2020年日曆有介紹原告之成長變革及相關商品資訊（證物九）為證，其上固有標示系爭商標之圖樣，但僅為原告公司及其產品之相關介紹資訊，與1份報價單，尚難證明系爭商標經原告長期反覆使用，且在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，使商標圖樣於原本意義外，亦產生表彰商品或服務來源之意義，仍不足以認定系爭商標在我國已成為原告商品及服務之識別標示，而取得後天識別性。

㈣原處分無違公平原則及行政自我拘束原則：原告主張被告准許證物二、四之商標，卻核駁系爭商標之申請，顯不符公平原則及行政自我拘束原則等等（本院卷第45至48頁）。惟商標申請准否，係採個案審查原則，就具體個案審究是否合法與適當，因個案事實及證據樣態之差異，於個案中調查審認結果，當然有所不同。因此，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，執為系爭商標亦應准予註冊之論據。

㈤綜上所述，系爭商標之申請註冊，有現行商標法第29條第1項第1款所定不准註冊之情形，被告前於109 年1月16日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違同法第29條第1項第1、3款規定，通知原告提出意見書（乙證1-2），經原告於同年5月13日提出陳述意見書並檢附相關證據（乙證1-3）後，被告以原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，即屬合法。

㈥本件判決基礎已經明確，當事人其餘的攻擊防禦方法及訴訟資料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，無一一論述的必要，一併說明。

六、結論：原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請訴願決定及原處分均撤銷，及被告應對系爭商標作成准予註冊之處分，為無理由，應予駁回。

智慧財產第三庭

附圖（系爭商標圖樣）：