智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　 民國98年4 月23日辯論終結

原告

億光電子工業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳群顯律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

呂聿雙律師

戊○○（專利代理人被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　乙○○（局長）住同上訴訟代理人　己○○參　加　人　丙○○訴訟代理人　丁○○○○○簡秀如律師複代理人　　湯舒涵律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年10月23日經訴字第09706114490 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要：緣原告前於民國88年3 月5 日以「白色光源製造方法」向被告申請發明專利，經被告編為第88103362號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第125504號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人丙○○以其違反核准時專利法第20條第1 項第1 款、第2項及第22條第3 項（按係核准時同法「第71條第3 款」之誤植）之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，以系爭專利違反核准時專利法第20條第1 項第1 款及第71條第3 款之規定，於97年5 月12日以（97）智專三（二）04099 字第09720243320 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

㈠原處分及訴願決定均有違反行政程序法之規定：

⒈原處分明顯違反行政程序法第9 條及第96條第1 項第2 款之規定：本件專利舉發案之審查過程中，被告機關先就系爭專利技術特徵為錯誤解讀，且就原告所提出之重要答辯證據故為錯誤解讀，或刻意不予審酌，並於審定時不附具體理由，逕自做出錯誤與違法之行政處分，審查程序瑕疵重重，顯有違反行政程序法第9條、第96條第1項第2 款之重大違誤。

⒉訴願決定亦違行政程序法第9 條及第96條第1 項第2 款之規定：

⑴按原告提起訴願後，於97年7 月7 日所呈之訴願理由書中，亦具體言明原處分具有嚴重瑕疵，而於訴願理由當中，具體提出原處分對於原告所提出重要舉發證據資料或為錯誤解讀，或為刻意不予審酌，並於審定時不附具體理由，逕自做出錯誤與違法之行政處分，審查程序瑕疵重重等理由及事證，據為訴願理由。孰料對於上開違法及不當之事由，經被告機關答辯時，卻僅以「…能推知化學式（Y1-XGdX）3Al5O12:Ce，在未限定莫耳比例x 之情況下，同樣與未限定莫耳比例p 、x 之化學式（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 實質上是相同的。」簡單一語置辯，全無交代究竟其「實質上相同」之結論從何而來，至於上開原告於訴願理由書所提之特定爭點及主張，則避重就輕，顯見其輕率答辯，漠視原告權益，其所辯自無足採，訴願機關本應撤銷原處分，始屬公允。

⑵詎料經濟部對本件兩造之主張及答辯，竟幾乎再度全數援引被告機關所提之訴願答辯書，略以「惟姑不論證據2 係以外添加或是內減方式摻雜Ce，皆能推知其化學式（Y1-XGdX）3Al5O12:Ce，在未限定莫耳比例x 之情況下，同樣與未限定莫耳比例p 、x 之化學式（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12，實質上相同」，至於原告所主張的訴願理由，則繼續置之不理。在原告已提供更多證據與資料證明二者並不相同之情形下，訴願機關並無任何之審酌或交代其認定事實之理由，則其訴願決定理由不備，足堪認定。

㈡系爭專利與舉發證據2之技術特徵迥然不同：

⒈舉發證據2 為（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12:Ce 之元素Ce摻加方式為上位概念表達方式（可能有內減與外加），然系爭專利為（Y1-p-xCepGdx ）3Al5O12 （系爭專利）之元素Ce摻加方式為一特定下位概念表達方式，僅可能為內減（「a 」、「b 」、「p 」、「x 」僅為代數概念，可互相替換）：

⑴在化學上，在合成化合物時，有所謂內減與外加之方法。所謂內減，是把原定的某A 化學式中某個a 元素預先做出設計完美的減量動作，再加入剛剛好的b 元素，讓b 元素能一絲不差地作用，而使A 化學式變成B 化學式，結果並不會多出任何雜項。而所謂外加，則是不把某a 元素先作減量動作，而是直接加入b 元素，使A 化學式變成B 化學式，最後多出一些雜項。二者在化學式之表示與實質技術內涵上並不相同。從表面上的化學式有無「冒號」、「右下角元素莫耳的比」可窺見一二。化學式中有「冒號」，即表示該「摻質」之合成方式可能為內減或是外加（冒號前方之化合物為「主質」，冒號後方之元素即為「摻質」）。化學式中「右下角元素莫耳的比」若有作縮減之標示，則為內減；未作有縮減之標示，即為外加。

⑵例如：原證5 號外國文獻第5142頁第5 圖所示，其雖於圖式中使用Y3Al5O12:Ce 及Y3Al2Ga3O12:Ce來表示（此為上位概念），但為了精確表示其合成方式，方於圖式說明中補述完整化學式分別為Y2.94Ce0.06Al5O12 及Y2.94Ce0.06Al2Ga3O12（內減方式）（此為特定之下位概念），以免讀者不清楚Ce（摻質）組成物正確的化學式是Y3Ce0.06Al5O12及Y3Ce0.06Al2Ga3O12 （即外加方式）抑或Y2.94Ce0.06Al5O12 及Y2.94Ce0.06Al2Ga3O12（即內減方式：Y 「右下角元素莫耳的比」有隨著Ce「右下角元素莫耳的比」作減量）。以下以表格呈現其上下位概念：舉例一：上位概念　 Y3Al5O12:Ce下位概念 Y2.94Ce0.06Al5O12 Y3Ce0.06Al5O12說明（內減：Y 「右下角元素莫耳的比」多縮減了Ce的0.06值）（外加:Y「右下角元素莫耳的比」並沒有縮減Ce的0.06值）舉例二：上位概念　 Y3Al2Ga3O12:Ce下位概念 Y2.94Ce0.06Al2Ga3O12 Y3Ce0.06Al2Ga3O1 2說明（內減：Y 「右下角元素莫耳的比」多縮減了Ce的0.06值）（外加:Y「右下角元素莫耳的比」並沒有縮減Ce的0.06值）

⑶證據2 中（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12:Ce（有冒號）此一抽象上位概念寫法，表示（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12此一化學式中摻有Ce作為摻質，又Ce摻加方式可能有內減或外加（此為特定之下位概念），單純從證據2 （Y1-aGda ）3 （Al1- bGab ）5O12:Ce 之揭露看不出Ce的摻加合成方式是內減或外加，二種摻加方式皆有可能，故舉發證據2 為一上位概念。然於系爭專利所揭示之化學式（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 中可知，其Ce之摻加則明確是以內減方式表達（蓋可由Y 「右下角元素莫耳的比」多縮減了Ce的p 值知悉）。綜上，系爭專利（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 僅為舉發證據2 中（Y1-aGda ）3 （Al1 -bGab）5O12:Ce 之特定下位概念，殆無疑義。

⒉系爭專利（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 為舉發證據2 中（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12:Ce 之下位概念，系爭專利新穎性並不會因上位概念發明之公開而受有影響：

⑴按「…上位概念發明之公開並不影響下位概念發明之新穎性。例如先前技術為『用金屬製成的產物Ａ』，無法使申請專利之發明『用銅製成的產物Ａ』喪失新穎性。又如先前技術揭露之『鹵素』，無法使申請專利之發明中之『氯』喪失新穎性。先前技術揭露之化合物亦無法使申請專利之發明如該化合物之光學異構物、水合物及結晶物等喪失新穎性」。專利審查基準第二篇第三章「專利要件」2.4節「新穎性之判斷基準」之第（3 ）點訂有明文。

⑵由前揭說明可知，系爭專利中所謂（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 實僅為舉發證據2 中（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12: Ce之下位概念。又在系爭專利申請前，所有公開的資料包括舉發人所提之所有證據，皆未揭露如本系爭專利發明主張之化學式（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 ，因此系爭專利發明所揭露之（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 化學式明顯具有新穎性，殆無疑義。

⒊更有甚者，舉發證據2 之美國對應案US0000000 （即原證8號）可證明舉發證據2 所謂「（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12:Ce」係指外加之摻加手法：

⑴「對於數學式、化學式或化學方程式，必須使用一般所使用的符號及表示方式。說明書中之用語、符號或中文譯名應使用該發明所屬技術領域中所通用者，且其在整份說明書中應「前後一致」之原則，應為中外專利審查基準皆然。我國於此亦有相關規定可茲參見（專利審查基準第二篇第一章「說明書及圖式」1.4.4 節「其他注意事項」第2-1-12頁），故同一化學式在一份說明書中前後之表述應為一致，若前後不一致，則應可推知其為不同一化學式，抑或有合成上之不同。

⑵經原告檢索發現，舉發證據2 之美國對應案為US0000000，由該美國對應案US0000000 全文可知，元素Sm與元素Ce皆可作為摻值，但專利申請人除涉及元素Sm之式（Y1-p-q-rGdpCeqSmr ）3 （Al1-sGas）5O12（內減）以外，皆以「:Ce 」之方式表示「Ce」之摻雜，明顯有意將內減與外加此二種合成方式作一區分，否則不會於同一份說明書中作不一致之化學式表示。此一狀況尤其於該美國對應案US0000000 之實施例1 、3 、5 、6 、7 、9 、10、11、12之比照對應可明顯看出。由此可見，舉發證據2 中化學式（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12:Ce 代表其元素Ce合成方式為外加，而非內減，否則寫法應與元素Sm寫法一致（亦即沒有冒號於化學式中，並且有縮減Y 「右下角元素莫耳的比」）。

⑶依據同一文件記載化學式「用語一致性」之原則，證據2所揭露之（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12 :Ce，顯係針對與（Y1-p-q-rGdpCeqSmr ）3 （Al1- sGas ）5O12之「內減配方」不同之配方的表達，代表「外添加配方」之下位概念。由於在「外添加配方」中，並無法確定摻質係以何種分配比例來進行取代，亦即無法確定其「Ce」係以如何的分配比例來取代Y 及Gd二元素，導致實際所得之螢光粉組成並不確定，再者，其將會有雜質相之產生，且雜質相之組成亦不確定，造成其無法得到純且高亮度之白光（說明書第2 頁末段至第3 頁首段參照）。綜上，於證據2中，關於僅以「Ce」為摻質取代（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12中之Y 及Gd所得到之螢光粉，僅揭露「外添加配方」之下位概念，並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 、2 項所主張之「內減配方」之另一下位概念，二者確屬不相同之態樣。

㈢原處分與訴願決定皆誤將「內減、外加」認定為毫無區別，顯係出於錯誤之事實認定，被告機關原處分舉發審定書中，根本未就述「內減、外加」此二者在客觀上與實質上具有不同意義之化學式表示予以區分辨認，即率爾認定系爭專利已欠缺可專利性，逕於舉發審定書第3 頁倒數第1 行至第4頁第1 行以舉發證據2 之「（Y0.8Gd0.2 ）3Al5O 12:Ce」（上位概念）認定其已揭示系爭專利第1 項黃色螢光粉之配方「（Y1-p-xCepGdx）3Al5 O12」（下位概念），而作出系爭專利第1 項不具新穎性之處分，實則，二者顯不相同，又如何以上位概念之公開，認定下位概念已被揭示不具有新穎性？顯見被告機關之審定程序迥然有違行政程序法第36條「職權調查原則」、第37條「依當事人申請應調查證據」與行政程序法第4 條「依法行政」之規定，更漏未將證據2 「（Y0.8Gd0.2 ）3Al5O12:Ce」）與系爭專利「（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 」）之上下位概念予以釐清，被告機關基於錯誤事實基礎，更違反上開重要行政法上規定，率爾做出舉發成立之處分。

㈣系爭專利申請專利範圍第1、2項相對於舉發證據2確具新穎性，並無違反核准審定時專利法第20條第1項第1款之規定：

⒈「外添加配方」與「內減配方」各自代表不同摻雜方式，其化學表達方式不同、化學性質互異且具不同實質技術內涵，有關螢光粉之成份表達，如無特別說明，單純於化學式上以「：Ce」記載，係一上位概念之表達方式，代表有使用Ce來進行取代，但究竟是以「外添加配方」或「內減配方」來達成取代，則不確定。由於尚無法判別該「Ce」元素係如何取代其他元素以及其他元素被取代的比例，且無法確定因取代所產生之雜質相的組成為何，因此，並無法直接由「：Ce」之表達方式來理解其究竟係屬「外添加配方」、或「內減配方」等下位概念之具體技術內容。舉例如下：上位概念　 （Y1-aGda）Al5O12:Ce下位概念 （Y1-a-0.02GdaCe0.02 ）3Al5O12 （Y1-a-（0.02-x）Gda e0.02）3Al5O12+3xGd+（0.02-x）Y （雜質相）說明 內減

1. Y/Gd之組成確定

2. 無雜質相 外加

1. Y/Gd之組成不確定

2. 有雜質相產生，且雜質相之組成不確定上開表格說明以「Ce」為摻質，對原始化學式為（Y1-aGda）Al5O12的螢光粉進行取代且總取代比例為0.02之情形。其中，左欄表示「內減配方」，所得螢光粉中之Y/Gd的組成確定且產物中無雜質相；右欄則表示「外添加配方」，所得螢光粉中之Y/Gd組成不確定，且產物中有雜質相3xGd+3（0.02-x）Y ，其組成亦不確定。

⒉證據2 僅揭露「外添加配方」，並未教示系爭專利申請專利範圍第1 、2 項所主張之「內減配方」：

⑴證據2 揭露許多種不同螢光粉配方，其中，關於以「Ce」為摻質之螢光粉，係以如（Y1-aGda ）3 （Al1-bGab）5O12:Ce之通式表示（舉發證據2 第19頁通式），僅以「：Ce」方式記載，並未揭露系爭專利申請專利範圍第1、2 項所主張（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 此一「內減配方」之具體下位概念。於此，系爭專利之「內減配方」係為單相，其僅需簡單調整單一成分（Gd），配合現有藍光光源波長範圍，即可提供純且高亮度之白光（說明書第3 頁第2 段參照）。

⑵依實驗數據可證明「外添加配方」與「內減配方」二者間之重大差異：分別以Y2.97Al5O12:Ce0.03（內減配方，即Y2.97 Ce0.03Al5O12）與Y3Al 5O12:Ce0.03（外添加配方）之樣品，經適當之燒結後，所獲得螢光粉之激發與發射光譜圖可清楚得知，相較於「外添加配方」，「內減配方」之激發與發射強度均較高，且如將「內減配方」（Y2 .97Al5O12:Ce0.03 ）以460nm 之藍光激發於540nm 產生之發射強度定為100 ％，則「外添加配方」（Y3Al5O12:Ce0.03 ）於相同狀況下之發射強度僅為89％，足徵二者屬不同物質，具不同技術內容。再者，舉發證據2 所揭示之「外添加配方」，並無法確定所得螢光粉之組成，且無法確定雜質相之組合；相較於系爭專利所主張之「內減配方」，其係屬單相，且螢光粉成分確定，亦無雜質相，二者顯屬不相同之物質。

⑶參加人雖主張系爭專利發明人之一即台大化學系劉如熹教授，在其論文及教科書中（即參考資料3 、4 ）中主張「（Y3-xCex ）Al5O12」及「Y3Al5O12：Ce3+」二者係同一物，同理可得，舉發證據2 之（Y1-xGdx ）3Al5O12：Ce與系爭專利申請專利範圍第1 、2 項之（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 亦屬相同云云，然參考資料3 之出版日期係西元2001年10月19日，而參考資料4 之出版日期則為西元2001年8 月，均為系爭專利申請日（西元1999年3 月5 日）及核准日（西元2000年9 月22日）之後始出版之文獻，本不具有證據能力，無法做為本案公知技術之證據資料。再者，參考資料3 、4 係於系爭專利申請後用以向業界及大眾說明如何利用下位概念之「內減配方」以達成較佳發光效率。此即，劉教授早已意識到「內減配方」與「外添加配方」之區別，對於效果不佳之「外添加配方」當然予以排除，僅詳予記載系爭專利之「內減配方」之具體實施方式，更能證明二者配方確不相同之事實。此外，劉教授於參考資料3 、4 中係採用Y3Al 5O12 ：Ce3+之「：Ce3+」記載方式，以排除「外添加配方」之情形，而僅將「內減配方」做為該等論文及教科書介紹之標的，以與舉發證據2中「外添加配方」（Y1- xGdx）3Al5O12 ：Ce中，僅記載「：Ce」（而非「：Ce 3+ 」）之情形相區隔。申言之，參加人提出於系爭專利申請及核准後始出版之參考資料3、4 ，並無解於舉發證據2 之（Y1-xGdx ）3Al5O12 ：Ce僅能揭示「外添加配方」，而不及於系爭專利之（Y1-p-xCepGdx）3Al5 O12「內減配方」之事實。

⑷參加人或再謂：證據2 之第26頁、第42頁均有以日文教示「Ce之取代量…」，因此可證明舉發證據2 並非「外添加配方」，且已教示系爭專利之「內減配方」云云。然而，參加人所述仍無解於其未能證明Ce加入後之螢光粉實際配方比例無從確定之問題，以及其形成雜質相組成不確定之重大瑕疵（相關舉發證據2 之外添加配方之成分偏差及其缺點，原告業已於系爭專利申請時即已載明於說明書第2頁末段至第3 頁首段之先前技術欄位說明），亦即證據2所載之螢光粉「外添加配方」（（Y1-xGdx ）3Al5O12 ：Ce），因其並未明確揭示如系爭專利「內減配方」（（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 ）之螢光粉組成，且包含組成不確定之雜質相，當未能教示系爭專利之「內減配方」。

⒊證據2 本為系爭專利所欲改良之習知技術，此早已記載於系爭專利說明書先前技術欄位，亦已敘明解決問題之技術手段，並有實驗數據可憑。更甚之，系爭專利所欲改良之先前技術（即舉發證據2 ）之同一發明人（Kensho Sakano ），在發現系爭專利提出之「內減配方」確實可改善證據2 「外添加配方」之重大缺點後，在其日後之相關專利申請案（例如：US2008/0000000），即已全數改用系爭專利所提出之「內減配方」，且比照系爭專利之化學式記載形式，明確其螢光粉之組成，亦可證明舉發證據2 所揭露之（Y1-xGdx ）3Al5O12：Ce並非「內減配方」，而系爭專利之「內減配方」確實為舉發證據2 所未揭露之重大技術突破。

㈤系爭專利申請專利範圍第1、2項具有可實施性，並無違反核准審定時專利法第71條第3款之規定：

⒈系爭專利說明書圖二至四所示及其相關說明可知，系爭專利之螢光粉可隨用以激發之藍光波長的變化，調整x 值，以得到高純度的白光（說明書第6 頁第5 行至第7 頁首段參照）。此即，系爭專利螢光粉可在用以照射之藍光波長變化時，透過Gd之莫耳比例x 值的調整，以有效轉換藍光為黃光，提供良好的黃光轉換率，從而經由混光效果，提供高純度之白光。從系爭專利說明書搭配其圖式，該領域具有通常知識者皆可得知，調整x 值與波長，可以藍光照射螢光粉而發出黃光，該黃光與用以照射之藍光可混合出白光，且說明書已明確指出，配合不同波長可調整x 值以得到所欲得到之白光，故系爭專利第1 、2 項當得據以實施。

⒉原處分認定系爭專利申請專利範圍第1 、2 項不具可實施性之理由，無非以原告於歷次答辯書中均未提出任何立論支持其可實施性云云。然而原告於舉發答辯書第2頁第3點，已提出相關可實施性之說明。再者，即便原告之申復說明尚非完整，被告機關亦應依據核准審定時專利法第71條第3 款之規定，審酌系爭專利之說明書及其圖式以為「可實施與否」之判斷，而非逕予認定不具可實施性。則被告機關誤以原告未予答辯、且於未審酌發明說明書及其圖式之情形下逕予認定系爭專利申請專利範圍第1 、2 項違反核准審定時專利法第71 條 第3 款之規定，顯具有重大違誤。

⒊訴願決定書第6 頁第4 行至第7 行：「…然該關係式所限定λ-x關係式卻將x 限制於正負數百值之間，故系爭專利說明書所記載之λ-x關係式根本沒任何意義，故系爭專利申請專利範圍第2 項附屬項所進一步限定之內容亦無法據以實施」云云。然其所稱之「λ-x關係式」，根本不是系爭專利申請專利範圍第2 項之內容，經查遍系爭專利申請範圍諸項，有提到「λ-x關係式」者，應為系爭專利申請專利範圍第3 項，而非第2項，則訴願決定竟以與第2項無關之「λ-x關係式」 ，作為否定系爭專利申請專利範圍第2項可否據以實施之依據，則訴願決定書之內容混亂至此，顯已違反一般法律邏輯與論理法則，應予撤銷。

⒋系爭專利申請專利範圍第3 項雖有明顯誤記誤繕，但經解釋後仍具有可實施性，查系爭專利申請專利範圍第3 項中，對於Gd莫耳比例x 值之計算或有明顯誤記、誤繕，然而該領域具有通常知識者當已知悉該x 值應介於0 至1 之間，此觀系爭專利說明書整體即可得知，況被告機關於原處分第3 頁倒數第6 行至第7 行亦肯認x 值本來就只能在0 與1 間，因而在超出0至1範圍之明顯誤繕部分應予忽略之解釋下，系爭專利申請專利範圍第3 項在x 值介於0 至1 之間之範圍當得據以實施。

㈥並聲明：⒈原處分及訴願決定均撤銷；⒉訴訟費用由被告負擔。

三、被告之答辯：

㈠訴願決定書第7 頁記載「證據2 之（Y1-xGdx ）3Al5O12:Ce係以外添加方式摻雜Ce，而系爭專利之（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 係內減方式摻雜Ce方式，兩者之技術特徵為上、下位概念之關係等語，惟姑不論證據2 係以外添加或是內減方式摻雜Ce，皆能推知其化學式（Y1-XGdX）3Al5O12:Ce，在未限定莫耳比例x 之情況下，同樣與未限定莫耳比例p 、x 之化學式（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 ，實質上相同。故證據2第42頁所載已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中未限定莫耳比例之（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 ，訴願人所訴不足採」，前述理由清楚指明「在未限定莫耳比例x 之情況下，同樣與未限定莫耳比例p 、x 之化學式（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 ，實質上相同」，原告所訴不足採。

㈡訴願理由書第4 頁倒數第4 行記載「訴願人認為系爭專利第1至2 項可據以實施」，而訴願決定第6 頁第4 行至第7 行之內容主要針對前述訴願理由提出說明，原告卻於訴訟階段稱不知，明顯已失客觀，原告所訴不足採。

㈢並聲明：⒈原告之訴駁回；⒉訴訟費用由原告負擔。

四、參加人之主張：

㈠原告專利已因彼未對被告就申請專利範圍第3 項及第1 項之行政處分聲明不服而撤銷確定，其提起本件行政訴訟顯無權利保護必要，即無訴之利益，應予駁回：

⒈按基於專利「整體性」之考量，在逐項審查原則之精神下，如已確認至少有部分申請專利範圍不具可專利性，則專利主管機關（即被告）「必須全案核駁」，無從為「部分申請專利範圍准許、部分申請專利範圍核駁」之審定，此乃專利審查制度之基本原則，倘某專利有部分申請專利範圍其已被撤銷確定，則在「專利整體性」之考量下，其專利應全部無效確定，要無將其餘申請專利範圍自該等撤銷確定之申請專利範圍分離，而單獨提起行政爭訟程序以維持其餘申請專利範圍部分之專利權之理，至為明確。

⒉原處分係以「系爭專利第1 至3 項違反審定時專利法第71條第3 款規定（按：即「說明書或圖式不載明實施必要事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者）」及「系爭專利第1- 3項不具新穎性」兩項法律上理由，審定系爭專利「全案舉發成立」。惟原告在其「訴願理由書」僅提及申請專利範圍第1 及第2 項，而當被告在訴願答辯書內指出原告並未爭執第3 項後，原告復於其「訴願補充理由書」第1頁自認「訴願人認為該λ-x關係式（按：亦即申請專利範圍第3 項之特徵）有誤只會影響申請專利範圍第3 項的可實施性」、「該λ-x關係式之誤只是因為曲線配適的計算錯誤所致，而發明人誤記後未能及時進行修正」，於第2 頁第2 段更明確表明：「由於該λ-x關係式的確有誤，故訴願人並未對特徵為該關係式之申請專利範圍第3項專利權遭撤銷一事表示任何意見」等語，足證原告已承認並同意申請專利範圍第3 項確有違反核准審定時專利法第71條第3 款規定之情事。是以，縱暫不論被告對申請專利範圍第1 及第2 項之撤銷亦屬正確且原告此部分之起訴主張無理由，僅就申請專利範圍第3 項之部分以觀，基於前述「專利整體性」原則，系爭專利既有一部分之申請專利範圍因原告未循行政救濟程序聲明不服，甚且自認「該申請專利範圍確實應予撤銷」而確定無效，則系爭專利當然亦「全部撤銷確定」，若不如此認為，將造成系爭專利之申請專利範圍第1 、2 項與第3 項分離單獨存續，而違背法院於判決中一再闡述之基本原則。既然系爭專利應認為已「全部撤銷確定」，則原告於本件行政訴訟之請求，在法律上即已無補救之可能性亦無實益，根本無法回復其法律上之地位或其他利益。

⒊再就申請專利範圍第1 項而言，被告之審定理由除新穎性外，亦包括「核准審定時專利法第71條第3 款」，而遍查原告起訴狀，其僅申請專利範圍第1 項是否具備「新穎性」乙節重複過去之主張，對於原處分及訴願決定中就申請專利範圍第1 項違反核准審定時專利法第71條第3 款規定之理由，即「系爭專利未清楚指明『黃光轉換率』」乙節，亦未於法定不變期間向鈞院聲明不服。換言之，申請專利範圍第1 項亦因有違反核准審定時專利法第71條第3 款規定之情事，而否准其專利權確定。在前揭「專利整體性」原則下，系爭專利仍應已全部撤銷確定，原告提起本件行政訴訟，確無任何權利保護必要。

㈡原告之實體起訴理由亦無可採：

⒈所謂「內減或外加」之概念，係原告自行想像而來者，在發光二極體材料之技術領域，並無所謂之「外加」，如原告在其訴願理由書第5 頁第9-10行所述，無論將「Ce」以「：Ce」方式記載於螢光粉母材之化學式（例如（Y1-aGda ）3Al5O12 ）之右側，或者將「Ce」之含量比例記載於螢光粉母材化學式之內，「原本皆是以Ce『取代』螢光粉的小部分Y 原子的晶格位置」等語，可知無論以何種形式表示，「Ce」皆是「取代」螢光粉母材中Y 原子之位置。則既然Ce「已將」Y 原子取代掉，當然構成原告所指稱之「內減」，亦即Y 原子因Ce之取代而減少其含量。前述二種記載方式之不同，僅在於前者強調螢光粉母材所摻（doping）之物質種類為Ce，而後者則更進一步界定Ce取代於螢光粉母材中之「含量」，二者間並無原告指稱之「前者包括內減及外加，而後者僅可能為內減」之差別云者。

⒉系爭專利之發明人之一即劉如熹教授，其在所編著之「白色發光二極體製作技術」（即參考資料3 ）於第2-20頁第4~5行揭示有「…. 如摻雜三價鈰（Ce3+）於晶格中取代釔（按：即Y ）之位置時，化學式為（Y3-xCex ）Al5O12或YAG:Ce3+（即Y3 Al5O12:Ce3+）…」（按關於YAG ，劉教授在該書第2- 18 頁第4~5 行中已敘明其即「Y3Al5O12（yttrium aluminum Garnet ）」）。由此可知，三價鈰（Ce3+）於晶格中取代Y 之位置時，化學式可寫成（Y3-xCex ）Al5O12，也可寫為Y3 Al5O 12:Ce3+ 。換言之，在相同母材之前提下，母材與Ce以冒號（: ）分開的表示法（例：「Y3Al5O12:Ce3+ 」），與母材組成式中包含Ce的表示法（例：「（Y3-xCex ）Al5O12」），實代表相同之意義。又不論以（Y3-xCex）Al5O12或Y3Al5O12: Ce3+表示，因三價鈰（Ce3+）於晶格中取代Y 之位置，故此二者均屬被告所定義之「以內減方式」摻加者，即Y 之右下角元素莫耳比例必須以Ce之取代量加以縮減。承上，由系爭專利之發明人劉如熹教授在著作中所闡述之「（Y3-xCex ）Al5O12及Y3Al5O12:Ce3+ 係同一物，而非上下位概念之關係」之原則，同理可知，舉發證據2 之（Y1-aGda ）3 Al5O12：Ce與系爭專利之申請專利範圍1 之（Y1-p-x CepGdx ）3Al5O12 亦屬相同，絕非原告所稱之「上下位概念關係」。

⒊參加人已提出包括系爭專利發明人之著作等證據，確認無論將「Ce」以「冒號（：）」方式記載於螢光粉母材之後，或將「Ce」記載於母材組成式之內，均代表「Ce」已「取代」螢光粉中之Y 原子，二者意義並無不同；則原告僅憑「同一份文件（例如證據二）中同時出現二種記載方式」，即「推論」「二者必為不同化學式」，實屬無理。更遑論，原告所引用專利審查基準第2-1-12頁係規定：「對於數學式、化學式或化學方程式，必須使用一般所使用之符號及表示方式。說明書中之用語、符號或中文譯名應使用該發明所屬技術領域中所通用者，且其在整份說明書中應前後一致」；亦即，所謂「其在整份說明書中應前後一致」其規範對象乃「說明書中之用語、符號或中文譯名」，然而針對「化學式」，審查基準僅規定「必須使用一般所使用之符號及表示方式」，而無「其在整份說明書中僅能使用同一種化學式」之要求。原告不僅斷章取義，更引義失據。

⒋縱暫不論原告對於「證據2 『是以外添加方式』」之說法顯非實在，由原告所述「本發明之『內減』，亦可概稱為（Y1-xGdx）3Al5 O12：Ce」，更可徵原告自認系爭專利所界定之所謂「內減」之螢光粉配方（即（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 ），「亦可表述為（Y1- xGdx）3Al5O12 ：Ce」之形式；亦即系爭專利之螢光粉確實已為證據2 所揭示，更遑論原告專利申請專利範圍第1 項並未對於其「（Y1-p-xCepGdx）3Al5O12 」之各參數界定範圍。且原告在訴願理由書第5 頁先稱「主質：摻質」之寫法可能代表「外加」或「內減」，卻又在第6 頁最末段改稱「證據2 用（Y1-aGda ）3Al5O12 ：Ce之表示方式『即表示Ce是外添加的』」，顯然其論點前後矛盾，自屬臨訟杜撰者，毫不可採。

⒌細究其所謂之實驗，根本未敘明係使用何等之配方、係如何燒結製成其所謂「內減」或「外添加」之「不同」物質，其實驗過程及結果，完全無法予以科學驗證，顯不可信，參加人亦否認其真正。事實上，如前所述（原告亦已在訴願理由書確認此節），在螢光粉母材中摻加Ce均是用以「取代」晶格中之Y 原子，故倘將各原料燒結成功，Ce即應已進入晶格內而將Y 原子取代，若如原告所稱Ce仍在外部構成所謂之「雜質」，則顯然其根本未反應完全成為所欲之產物。換言之，原告所謂「外添加」之情況即便存在，不過是原料尚未完全反應之混合物，並非系爭專利或舉發證據2 等先前技術所考慮之對象。原告卻將之與系爭專利之螢光粉加以比對，又故意略而不提其原料、製程步驟、實驗細節等，顯屬誤導，不足為訓。

㈢原告曾以與系爭專利相同內容向日本特許廳提出申請，日本特許廳認為其發明已為先前技術所揭示，並通知原告申復修正，然原告卻未提出任何答辯，故其申請已為日本特許廳所駁回，亦可佐證原告專利不具可專利性之事實。

㈣並聲明：⒈原告之訴駁回；⒉訴訟費用由原告負擔。

五、本件行政訴訟之提起符合權利保護必要之要件：

㈠按行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；於其他訴訟，為維護公益者，亦同；前條訴訟，當事人主張之事實，雖經他造自認，行政法院仍應調查其他必要之證據，行政訴訟法第133 條、第134 條分別定有明文，是以撤銷訴訟之當事人主張之事實，雖經他造自認，行政法院仍應調查其他必要之證據。如自認之內容與事實不符，自不得逕依該自認而為裁判。於訴訟上之自認，尚需調查其他必要證據，當事人於訴訟外自承之事項，更應調查其他必要之證據，以判斷其真實性。

㈡經查，本件原告係不服被告97年5月12日（97）智專三（二）04099 字第09720243320 號專利舉發審定，而提起訴願，遭經濟部以經訴字第09706114490號訴願決定駁回，原告遂提起本件行政訴訟，其於起訴狀業已表明係欲撤銷上開舉發審定及訴願決定（見本院卷第7頁），是以本件訴訟為撤銷訴訟，本院自應就原處分及訴願決定於處分作成時之合法性為整體之審查，故原告縱曾於訴願理由書表明：「由於該λ-x關係式的確有誤，故訴願人並未對特徵為該關係式之申請專利範圍第3 項專利權遭撤銷一事表示任何意見，僅針對申請專利範圍第1 、2 項提起訴願」等語（見訴願卷第100頁），而就上開事實為自認，然依上開規定，本院就上開事實仍應調查其他必要之證據以判斷是否與事實相符，自不得僅憑原告之自認而為裁判。況原處分係依舉發人所主張之舉發理由而認定系爭專利申請專利範圍第1 至3 項之技術內容均無法據以實施，且引證2 足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3項均不具新穎性，有違核准時專利法第20條第1項第1款及第71條第3款之規定，而為全案「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告既已聲明不服而提起訴願，嗣又提起行政訴訟，縱原告於訴願階段未爭執系爭專利申請專利範圍第3項無法據以實施，復於起訴狀未爭執系爭專利申請專利範圍第1項無法據以實施，然上述二點僅係撤銷專利權之一部分理由，原告既已針對原處分及訴願決定聲明不服，則基於行政處分之整體性，本院自應就原處分及訴願決定為全案之審查，尚難將系爭專利申請專利範圍第1 、3 項與其他申請專利範圍予以分離割裂，並謂該部分申請專利範圍業因原告未聲明不服已撤銷確定，從而參加人主張系爭專利已因原告未就申請專利範圍第1 項及第3 項之處分聲明不服而撤銷確定，原告提起本件行政訴訟顯無權利保護必要云云，即非有據。

六、查系爭專利申請日為88年3月5日，經被告審查後，於89年9月22日核准審定准予專利，是以系爭專利是否有應撤銷之原因，自應以核准審定時所適用之83年1 月21日修正公布之專利法（下稱核准時專利法）為斷。按核准時專利法第20條第1 項第1 款規定：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請專利者，不在此限。」，又同法第71條第1、3款及第72條第1項分別規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：一、違反第19條至第21條或第27條規定者。．．．三、說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。」、「前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。」，由上開規定可知，系爭專利有無違反核准審定時專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，被告自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。茲本件之爭點如下：

㈠系爭專利申請專利範圍第1至3項是否有違反核准時專利法第71條第3款規定？

㈡證據2是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3項不具新穎性及進步性？

七、本院查：

㈠系爭專利申請專利範圍共計有7 項，第1 、4 項為獨立項，餘為附屬項，其中第1 項為「工作波長可以調整之黃色螢光粉」之物品申請專利範圍，第4項為「一種白光光源之製作方法」之方法申請專利範圍，申請專利範圍第1 至3 項之內容分別如下：

⒈一種工作波長可以調整之黃色螢光粉，可在接受工作波長為430nm-470nm 之藍光照射後產生黃光，且此黃色螢光粉之配方為(Y1-p-x Cep Gdx)3 Al5O12，此黃色螢光粉之特徵為在所述工作波長變化時，可以調整Gd之莫耳比例x，使所述黃色螢光粉維持高效率的黃光轉換率。

⒉如申請專利範圍第1項之黃色螢光粉, 其中0≦p≦0.05,0≦x ≦1較佳。

⒊如申請專利範圍第1項之黃色螢光粉, 其中所述工作波長λ(nm)與Gd之莫耳比例x具有下列關係式：3x=A+Bλ+Cλ2+Dλ3+Eλ4其中A=126268.8005±42.35915B=-1145.0025±0.37666C=3.89314±0.00126D=-0.00588±1.85931×10-6E=3.33290×10-6±1.03219×10-9。

㈡系爭專利申請專利範圍第1至3項是否有違反核准時專利法第71條第3款規定？

⒈有關系爭專利申請專利範圍第1、2項所載黃色螢光粉之特徵在所述之工作波長430 至470nm 變化時，可以調整Gd的莫耳比例x ，使所述黃光螢光粉維持高效率的黃光轉換效率，參加人及被告雖主張系爭專利的說明書中並未揭露任何有關所謂黃光轉換率之內容，因此該發明所屬技術領域中具通常知識者依系爭專利說明書，亦無法理解如何在所述之工作波長變化時調整Gd的莫耳比例x，使所述黃色螢光粉維持高效率的黃光轉換。惟查，系爭專利之技術係利用藍光二極體及可受藍光激發而發出黃光的釔鋁石榴石材料所構成的白光源製造方法，此釔鋁石榴石材料含內添加之固定量的鈰而不含釤，僅需簡單調配其中的Gd含量，即可配合波長430 至470nm的藍光光源，產生高純度的白光，其係利用藍光光源激發黃光螢光粉產生黃光之後再與藍光混光形成白光，由專利說明書第6 頁為圖二至圖四之說明分別說明波長為457 、430 及470nm 之藍光光源與螢光粉（Y0.983-xCe0.017Gdx）3Al5O12 中Gd含量x 為何值時可混光得到純的白光，故其係依據不同波長之藍光調整黃光螢光粉中之Gd含量以有效轉換藍光為黃光， 雖系爭專利說明書之發明說明未記載「黃光轉換率」一詞，惟由該說明書之揭示並依據光學之混光原理，應可使發明所屬技術領域中具通常知識者瞭解其內容並可據以實施。

⒉至於系爭專利申請專利範圍第3 項關於λ-x關係式之記載，原告雖主張系爭專利申請專利範圍第3 項中，對於Gd莫耳比例x 值之計算或有明顯誤記、誤繕，然而該領域具有通常知識者當已知悉該x 值應介於0 至1 之間，此觀系爭專利說明書整體即可得知，況被告機關於原處分第3 頁倒數第6-7 行亦肯認x 值本來就只能在0 與1 間，因而在超出0 至1 範圍之明顯誤繕部分應予忽略之解釋下，系爭專利申請專利範圍第3 項在x 值介於0 至1 之間之範圍當得據以實施等語，然查，申請專利範圍第3 項係依附於申請專利範圍第1 項，該項係在限定第1 項中之工作波長λ與Gd莫耳比x 之關係，即當λ在430 至470 之數值範圍中，選定一λ值即可對應一x值，雖依一般常理判斷，在一化合物之化學式中，一物質之莫耳分率係介於0 至1 之間，惟系爭專利申請專利範圍第3項所列之關係式中，當λ在430 至470 之數值範圍中，選定一λ值後，所得之x 值並不一定僅限於0 至1 之數值，參酌舉發理由書第13頁舉發人所計算之λ與x 數值關係，當λ為460 時，則3x值之範圍為-459.0000000000 至958.0000000000（見舉發卷第131 頁），其並無法直接得到一切確介於0至1 之數值，若如原告所稱x 值係介於0 至1 之間，則該項所限定λ-x關係式根本就沒任何實質意義，原告並未於舉發階段對該項進行更正，惟該項關於λ-x關係式之記載為不必要之事項，使實施為不可能或困難，即已違反核准時專利法第71條第3 款之規定。

㈢證據2是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3項不具新穎性及進步性？

⒈證據2 為87年2 月5 日公開之WO98/05078號「light emitting device and display device 」發明專利案，該發明提供一種白色系發光二極體，係於具有發光層為半導體之發光元件，以及吸收該發光元件所發之光一部份而發出波長與所吸收之光波長不同的光致發光螢光體的發光裝置中，前述發光元件之發光層由氮化物系化合物半導體所構成，且前述光致發光螢光體包含有Y、Lu、Sc、La、Gd與Sm一組中所選出的至少一元素以及自Al、Ga與In一組中所選出的至少一元素而由鈰致活的石榴石(Garnet)系螢光體為其特徵者，藉此，雖經高亮度、長時間使用卻少有發光特性劣化者。說明書第第42頁第10行至第43頁倒數第8 行已揭示「…光致發光螢光體為Y 以約2 成比率的Gd來置換…形成(Y0.8Gd0.2)3Al5O12:Ce … 又Ce『取代量』為0.03」。

⒉查劉如熹教授其所編著之「白色發光二極體製作技術」（全華科技圖書股份有限公司出版，見舉發卷所附參考資料3 ）第2-20頁第4 至5 行揭示有「…於純相之釔鋁石榴石（YAG）中添加不同之稀土元素離子如摻雜價三價鈰（Ce3+）於晶格中取代釔（Y ）之位置，化學式為(Y3-xCex)Al5O12 或YAG ：Ce3+（即Y3Al5O12：Ce3+）」，由於YAG 中添加之稀土元素如三價鈰（Ce3+）係為取代晶格中之釔（Y）原子之位置，其應為原告所稱之內減方式之摻雜方式，即釔與鈰的莫耳比例在整個化學式中應為固定值，誠如上述文獻所述其化學式之表示方式可為(Y3-xCex)Al5O12 或YAG ：Ce3+，而非(Y3-xCex)Al5O12 為內減方式而YAG ：Ce3+為外加方式，由此可知，證據2 之(Y1-xGd)3Al5O12:Ce與系爭專利之(Y1-P-xCep Gdx)3Al5O12亦僅表示方式之不同，對於發明所述技術領域中具通常知識者而言，應可知兩者僅係表現方式不同，其可以視為相同之物質。再者，證據2第42頁第10行至第43頁倒數第8 行已揭示「．．形成(Y0.8Gd0.2)3Al5O12:Ce ．．．又Ce之『取代量為0.03』」，其中證據2之Ce之『取代量為0.03』，其亦指Ce係欲取代Y（釔）之晶格位置，證據2亦教示如原告所稱之內減方式，而非如原告所稱為外加方式。至原告雖主張劉如熹教授其所編著之「白色發光二極體製作技術」出版日期為西元2001年10月19日，而在系爭專利申請日（88年3 月5 日）之後，故不具有證據能力乙節，查上開論著僅係用以輔助說明證據2 之內容，核屬證據2 之輔助證據，而非以之作為先前技術舉發系爭專利，原告主張該論著無證據能力，即非可採。

⒊原告另主張證據2 之美國對應案（第US5998925 號專利，即原證8 ）中，元素Sm與元素Ce皆可作無摻質，但美國專利案申請人除涉及元素Sm之式(Y1-p-q-rGdpCeqSmr)3(Al1-sGas)5O12（內減）以外，皆以「：Ce」之摻雜，足證證據2 明顯有將內減與外加此二種合成方式作一區分，否則不會於同一份說明書中作不一致之化學式表示乙節，經查，證據2 之說明書第6 頁18至21行之化學式（Re1-rSmr）3(Al1-sGas)5O12:Ce，其亦涉及元素Sm之式，其並未以原告所稱涉及元素Sm之內減方式表示，此亦可證有沒有冒號於化學式並非如原告所稱可作為所謂內減或外加之依據，原告所述實不足採。

⒋證據2 之第42頁第10行至第43頁倒數第8 行之實施例1 中已揭示「．．．形成(Y0.8Gd0.2) 3Al5O12:Ce…又Ce之『取代量為0.03』」波長為450nm 之黃色螢光粉，該實施例揭示該螢光粉係用於波長為450nm 之發光元件，由實施例5 揭示另一(Y0.2Gd0.8) 3Al5O12:Ce之螢光粉，證據2 之說明書第7頁第13至15行揭示「Y 之部分以Gd在Y ：Ga=4：1 至2 ：3之比例範圍內置換，如此調整光致發光螢光體之吸收光譜…而增加發光效率」，系爭專利申請專利範圍第1 項之(Y1-P-x CepGdx)3Al5O12 之螢光粉，實已包含證據2 所揭示之螢光粉，故證據2 足以證明系爭專利範圍第1 項不具新穎性。

⒌系爭專利申請專利範圍第2 項所載「其中0 ≦p ≦0.05,0≦x ≦1 較佳」之數值範圍限定，查證據2 第42頁第10行至第43頁倒數第8 行已揭示「．．．形成(Y0.8Gd0.2)3Al5O12:Ce ．．．又Ce之『取代量為0.03』」，系爭專利申請專利範圍之數值範圍「0 ≦p ≦0.05」已包含證據2 之「0.03」之數值，參酌前述理由⒋，證據2 亦足以證明系爭專利範圍第1項不具新穎性。

⒍又審查進步性之有無，係以請求項不具新穎性為前提，系爭專利申請專利範圍第1 至2 項不具新穎性，已如前述，自無再審究進步性之必要，至申請專利範圍第3 項其請求為λ與x 數值關係限定，惟該項為記載不必要之事項，使實施為不可能或困難，而已違反專利法第71條第3 款規定，自亦無須對該項是否具新穎性或進步性之判斷作比對。至訴願決定書第6 頁第4 行至第7 行所載：「…然該關係式所限定λ-x關係式卻將x 限制於正負數百值之間，故系爭專利說明書所記載之λ-x關係式根本沒任何意義，故系爭專利申請專利範圍『第2 項』附屬項所進一步限定之內容亦無法據以實施」等內容，其所稱之「λ-x 關 係式」實係系爭專利申請專利範圍第3 項之內容，訴願決定就該部分顯係誤載，並不影響實質之認定，均併此敘明。

八、綜上所述，申請專利範圍第3項其請求為λ與x數值關係限定，惟該項為記載不必要之事項，使實施為不可能或困難，已違反核准時專利法第71條第3 款規定，證據2 亦足以證明系爭專利申請專利範圍第1 、2 項不具新穎性，被告所為舉發成立之處分，其理由雖與本院之認定有所不同，惟結論並無二致，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，核無理由，應予駁回。

九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭