智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99年5月6日辯論終結

原告

世銳股份有限公司

代表人

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○（局長）

訴訟代理人

丁○○

參加人

英商‧嘉實多有限公司

代表人

丙○○○○○○○

送達代收人

何愛文律師

　　　　　　陳長葳律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國94年11月3 日經訴字第09406139500 號訴願決定，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院命參加人獨立參加被告之訴訟，且於96年1 月4日95年度訴字第50號判決後，原告提起上訴，經最高行政法院判決廢棄並發交本院更審，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國92年8 月7 日以「RS＝ONE 及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第4類之「石油、汽油、原油、煤油、柴油、燃料油、潤滑油、機油、工業用牛油、石油氣、瓦斯、天然氣、氣體燃料、固體燃料、液體燃料、油精、工業用油脂」等商品，向被告經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1100567 號商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示）。嗣參加人英商卡斯特兒股份有限公司（下稱參加人）於93年8 月13日，持附圖所示之「CASTROL FORMULA RS」商標（78年2 月16日註冊，註冊號：00000000號，下稱據以異議商標，如附圖2所示），以系爭註冊商標有違商標法第23條第1 項第12款及第13款之規定，對之提起異議，經被告審查，認系爭商標違反商標法第23條第1 項第12款規定，而以94年6 月13日中台異字第930979號商標異議審定書（下稱系爭審定書）為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，惟遭訴願決定駁回，遂提起行政訴訟。嗣經臺北高等行政法院95年度訴字第00050 號判決將原告之訴駁回。惟原告仍不服提起上訴，案經最高行政法院98年度判字第1322號判決廢棄原判決，發交本院審理。

二、原告之主張：

⒈參加人之據以異議商標僅有註冊第430473號「CASTROL FORMULA RS 」商標：

⑴參加人之異議申請書及歷次補充理由書所主張之據以異議商標，均為註冊第430473號「CASTROL FORMULA RS」商標，並無實際使用之「RS」，若參加人主張之據以異議商標涵蓋實際使用之「RS」，即應於原告質疑其實際使用「RS」之資料為註冊第430473號「CASTROLFORMULA RS」商標之變換使用時，主張其亦為據以異議商標之一，然參加人並未作此主張，而係辯稱是大小之差異。

⑵按法院不得就當事人未聲明之事項為判決，為行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第388條之規定，行政機關作成行政處分應類推適用，不得就異議人未聲明之事項為處分/決定。再參考商標法施行細則第34條第3項對於異議人欲追加主張之事實、理由，亦有嚴格之時間限制（應於系爭商標註冊公告之日起3個月內為之），未於法定時間內追加，行政機關自不得採為處分判斷依據。原決定認本件據以異議商標除參加人所主張之註冊第430473號「CASTROL FORMULA RS」商標，尚有實際使用之「RS」，並進而認為系爭商標與參加人實際使用之「RS」商標近似，顯有逾越參加人之異議申請範圍，應有違誤。

⒉系爭商標與據以異議商標不近似：

⑴據以異議商標指註冊第430473號「CASTROL FORMULARS」商標，而非參加人實際使用之「RS」商標，核先敘明。

⑵按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，為商標法第23條第1項12款之規定。

⑶按判斷兩商標是否近似，自應就各商標之主要部分隔離觀察，以辨其是否足以引起混同誤認之虞，附屬部分是否近似，在所不問，改制前行政法院30年判字第10號判例，著有明文。判斷商標近似與否，應就二商標圖樣異時異地隔離觀察，茍其外觀、觀念、意匠分別顯然，不致使人產生混同誤認之虞者，縱兩商標圖樣中有部分相同或近似，尚難遽指為相同或近似之商標，此有最高行政法院76年判字第516號判決可稽。

⑷二造商標外觀不近似：系爭商標係以橫式橢圓形為外框，內以黃色為底色，中央為橘色張嘴跳躍狀之豹，及墨色之「RS- ONE」，為彩色商標，而據以異議商標則為「CASTROL FORMULA RS」墨色純文字商標，未附加任何圖形或中文。據以異議商標予人寓目印象特別醒目之主要部分，為其首字「CASTROL」，依參加人所主張：「『CASTROL 』也因此成為台灣潤滑油業界之最高品牌‧‧‧『CASTROL FORMULA RS』‧‧‧為潤滑油業界所熟知之『CASTROL』品牌旗下系列商標之一‧‧‧」，足見據以異議商標「CASTROL FORMULA RS」，衍生自「CASTROL」，其主要部分確為「CASTROL」無疑，而系爭商標則為中央醒目之文字「RS-ONE」，二者之主要部分，一為「CASTROL」，一為「RS-ONE」，消費者自無因二造商標之外觀產生混淆誤認之情形。尤其系爭商標為彩色，相當突出，與據以異議商標相較，予人寓目差別顯然，亦非屬構成近似之商標，有關商標一為墨色、一為彩色，予消費者印象差異大之案例，有台北高等行政法院90年度訴字第6811號及7043號判決可稽。

⑸二造商標讀音不近似：系爭商標文字部分「RS-ONE」，據以異議商標部分「CASTROL FORMULA RS」，兩者讀音不近似。外文首重字首，一般消費者以之區別辨識，字首不一樣，予人絕然相異的印象，二造商標首字之讀音迥異，我國國民教育普及性高，英文為國際流通性最廣泛者，消費者並不致有造成混淆誤認之虞，相關見解不勝枚舉，例如：臺北高等行政法院院89年度訴字第3152號、91年度訴字第3895號、91年度訴字第2922號、91年度訴字第1906號、91年度訴字第1191號判決，均闡釋相同見解。

⑹二造商標觀念不近似：系爭商標之「RS-ONE」為無意義之外文，據以異議商標「CASTROL FORMULA RS」為「CASTROL嘉實多」品牌之方程式賽車用合成機油之意，二者觀念上迥異。

⑺判斷商標近似應以主要部分異時異地隔離各別觀察，附屬部份是否近似，在所不問，已如前述，然依前述判例見解，二者之主要部分並非近似，亦無造成消費者混淆誤認之虞，實不得因二商標均有「RS」乙字即謂為近似，系爭商標並無前述商標法第23條第1項12款之適用。原處分及原決定機關認定二商標近似之見解實有違誤。

⒊據以異議商標並非著名：

⑴商標法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知，又據以異議商標是否著名，應以銷售發票、行銷單據、國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料等資料認定之。且「著名商標或服務標章」之判斷是以本國法域為準，意即，據以異議商標是否著名，應以其於國內之使用情形認定之，此由以下臺北高等行政法院89年度訴字1514號等判決可證：商標法上相關法理之背景說明：商標法第1 條所規定、欲加保護的「消費者利益」、「工商企業的正常發展」等公共利益，原則上應限於我國領域內的公共利益，而不及於我國領域外之他國公共利益。著名商標之保護還是必須承認地域性，最終仍須立足於國內消費者及相關業者之認知來判斷。不然以世界之大，存在於國際社會中著名商標不知凡幾，且其著名度之亦有一定之地域範圍（有些世界知名，有些僅在一洲知名，甚至只在他國內知名或某一地區知名，就如同在中華民國國內著名的商標在美國並非被承認著名。），而我國商標法所要保護者當然僅限於我國國內之公共利益。「著名商標」之判斷是以本國法域為準。

⑵查原處分及原決定機關徒以參加人公司之歷史悠久、「CASTROL 」商標之著名性、參加人於我國及世界各國獲准之商標資料、及據以異議商標變換使用之證據資料，為據以異議商標著名之論據，實無足採。縱使參加人公司之歷史久遠，或「CASTROL 」商標著名，然本案據以異議商標為「CASTROL FORMULA RS」，是否著名仍應視其銷售發票、行銷單據等資料認定之，並非因此即當然視「CASTROL FORMULA RS」為著名。否則，豈非謂只要是歷史悠久之公司或其所經營之某一商標著名，其所有其他商標均為著名。茲將參加人於異議階段檢附之資料分析如後：

①參加人檢附之委任狀、規費、據以異議商標資料等，非據以異議商標之使用證據。

②參加人檢附之附件7 為參加人網站資料，惟網站資料隨時可變動，亦有可能是參加人於異議案後始上傳，證據力不足。

③參加人檢附之附件8 為GOOLGE搜尋資料：此部份資料有香港、英國、日本等網頁，我國之資料僅一筆，即該份資料第一頁參加人以螢光筆標示之第4 筆，原告依該網址www.am- network.com.tw/ 查詢，該網站已移除無法顯示網頁( 原證4)，且網頁資料隨時可變動，已如前述，證據力不足。另消費者欲搜尋參加人之資料，理應會以「CASTROL 」為關鍵字搜尋，蓋參加人之眾多商標均以「CASTROL 」附加其他文字，此可觀參加人之附件9 ，消費者對於參加人產品品牌之印象即為「CASTROL 」，參加人亦自稱：「CASTROLFORMULA RS為‧‧‧CASTROL 品牌旗下系列商標之一」，消費者並不會以其不熟悉且僅為參加人眾多「CASTROL 」系列商標之一之「CASTROL FORMULA RS 」為關鍵字搜尋。又此部份資料多為國外網站，礙於語言之差異，鮮少消費者會點選瀏覽，且「著名商標」之判斷是以本國法域為準，該國外網站資料亦應排除。

④參加人檢附之附件9 、14至19為商標註冊資料：由此部份資料僅可知悉系爭商標為參加人眾多「CASTROL」系列商標之一，即便參加人於全世界之商標有64件(據以異議商標僅4 件，即參加人檢附之附件16) ，該權利取得之資料，尚無法得知其販售、廣告之情形，無法引證其於消費者間之知名度。

⑤參加人檢附之附件10為據以異議商標之型錄：然其型錄並無日期之標示，與93年4 月28日經濟部經授智字第0932003036-0號令修正發布93年5 月1 日施行之著名商標或標章認定要點第9 點( 商標或標章之使用證據，應有日期之標示) 未符，無法據以引證據以異議商標於系爭商標申請日前是否知名。

⑥參加人檢附之附件11為據以異議商標之廣告資料：然該部份資料或為系爭商標申請日(92 年8 月7 日) 之後之資料，或未標示完整日期，甚或完全無日期，均無法據以引證據以異議商標於系爭商標申請日前之知名度，且該部份資料不論是傳單上所記載之文字或是機油瓶身之商標使用，均為「CASTROL 」或RS，並非本案據以異議商標「CASTROL FORMULA RS」，茲按參加人之編排依次分析如後：A.2004年3月26日野田汽車百貨嘉實多CASTROL RS。B.5月8.9日 (未標年份)金弘笙汽車百貨CASTROL嘉實多、CASTROL機油RS 10W-60(RS與10W-60併列，消費者之印象為大功率跑車專用的，高低溫分別是10及60度的機油，顯是商品說明，並非商標使用)、C.未標示日期之野田汽車百貨嘉實多CASTROL RS、D.僅標示4月份之補給站汽車精品CASTROL RS機油、E.2004年5月車麗屋汽車百貨嘉實多新RS機油、F.93年5月統一黃帽汽車百貨CASTROL RS、G.2004年麗車坊汽車百貨CASTROL機油RS 10W/60(此部分RS亦為商品說明非商標使用，同前述2.)、H.僅標示7-8份之八百屋汽車生活館嘉實多RS 10W-60機油、I.僅標示7月份之同益汽車百貨嘉實多RS機油10W-60、J.僅標示7月份統一黃帽汽車百貨CASTROL RS10/60SL、K.7-8月 (未標年份)金弘笙汽車百貨RS合成機油10W60、L.僅標示即日起至7月底止之野田汽車百貨嘉實多CASTROL RS合成機油10W-60、M.僅標示8月之車麗屋汽車百貨嘉實多機油新RS、N.僅標示7-8月份之八百屋汽車生活館嘉實多RS10W-60機油、O.僅標示8月份之車麗屋汽車生活館嘉實多10W-60新RS。

⑦參加人檢附之附件12為據以異議商標商品於賣場之陳列資料：然該部份資料完全無日期標示，亦無法據以引證據以異議商標於系爭商標申請日前之知名度，且機油瓶身之商標使用，亦為RS，並非本案據以異議商標「CASTROL FORMULA RS」。

⑧參加人檢附之附件23至25為據以異議商標商品之銷售營業額統計：此為參加人自行統計，未提出相關進口報單、銷售發票或報稅資料等，不具公信力。

⑨綜上，CASTROL 商標之知名度及參加人於機油商品之佔有率，固然無疑，然CASTROL 知名或參加人之規模不當然即可推論據以異議商標「CASTROL FORMULA RS」亦屬知名。且參加人所檢附之資料均多有瑕疵，原處分機關及原決定均採為據以異議商標為著名之依據，顯有違誤。

⒋有關據以異議商標變換使用之部分：

⑴按商標註冊後有自行變換商標或加附記，致與他人使用同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，為商標法第57條第1項第1款之規定。商標專用權以請准註冊之商標及所指定之商品為限，是商標實際使用之圖樣應與原註冊之圖樣一致，為商標使用之注意事項第2項之規定。

⑵參加人所檢附之資料，均為「CASTROL 」或RS，或是刻意將RS放大，違反商標使用之注意事項第2 項之規定及商標法第57條第1 項第1 款，參加人所檢附變換使用之證據，應排除之。然原決定機關竟將違法使用證據列為據以異議商標，並認定與系爭商標近似，實有違誤。

⑶參加人自認其變換使用據以異議商標、刻意突顯「RS」之行為，此觀參加人商標異議理由書「除少部分仍以『Castrol Formula RS』完整標示外，通常以較簡單、顯著之『CASTROL RS』字樣（即將CASTROL 字首『C 』以外之外文字母以小寫字體標示，並將ＲＳ以數倍比例放大粗體之特殊樣態）呈現」，及參加人附件七之商標為「CASTROL 」、「CASTROL racing」、「CASTROL R4」、「CASTROL RS」、附件十之商標為「嘉實多FORMULA RS」、附件十一之商標為「嘉實多CASTROL RS 」 等參加人自行檢附之商標使用資料，即明顯可見參加人變換使用其據以異議商標之違法行為。

⑷查參加人據以異議註冊第430473號商標圖樣為「CASTROL FORMULA RS」，惟其實際使用時，刻意省略「FORMULA 」、放大加粗「RS」，突顯「RS」，因此與系爭商標構成近似（原告所指為「據以異議商標變換使用後之圖樣」與系爭商標近似，並非自認系爭商標與參加人向被告申請註冊之據以異議商標圖樣近似），且指定於類似商品，有違反商標法第57條第1 項第1 款之規定。

⑸參加人辯稱僅大小之差異非變換使用部分：

①參加人檢附之附件21，為改制前行政法院69年度判字第538 號判決，距今已約25年，年代久遠，商標法於此期間已歷經多次修正，且相關主管機關對於商標之見解，亦隨之改變，不得於本案援引比附。又該案法院係闡釋商標實際使用時施以顏色，而非對於變換商標其中一部分圖樣之大小提出見解，與本案案情不同。而參加人提出被告之宣導教材，係說明與消費者整體印象相同者不失同一性，然參加人實際使用時，消費者認為該商標為RS或CASTROL ，已失同一性，且該宣導教材自不得牴觸商標使用之注意事項第2 項之規定及後述與本案案情相同之判決見解。

②茲提出案情與本案相同，亦為商標權人實際使用商標時刻意突顯商標其中一部分，放大商標圖樣其中一部分，經法院認定為變換使用之案例：臺北高等行政法院89年度訴字第1188號判決，該案被告及臺北高等行政法院之見解簡述如後：A.被告於該案闡釋：被告以系爭商標圖樣係由中文美廚、外文、數字A1 Mei Tru及長方形圖形所組成，其中外文、數字A1 Mei Tru係大小一致、平行排列，原告及其前手於實際使用時，將A1字樣刻意放大比例呈現，其餘Mei Tru 較不明顯，該變換後之圖樣，與參加人據以撤銷商標圖樣上較大比例之外文、數字A1相彷彿，異時異地隔離觀察，難謂無致一般消費者產生混同誤認之虞，應屬近似之商標，且均使用於牛排醬等同一商品，自有商標法第31條第1 項第1 款規定之適用( 即現行商標法第57 條 第1 項第1 款) 。B.法院判決理由：原告於實際使用時，將A1字樣刻意放大比例呈現，其餘Mei Tru較不明顯，其變換後之商標圖樣，與參加人據以撤銷商標圖樣上較大比例之外文、數字A1，無論在外觀、讀音上均相同，異時異地隔離觀察，難謂無使一般消費者產生混同誤認之虞，應構成近似，且二者均使用於牛排醬等同一商品，自有前開商標法第31條第1 項第1 款規定( 即現行商標法第57條第1 項第1 款) 之適用。查原告前述變換A1比例之使用方式，依社會一般通念，已喪失系爭商標圖樣之同一性。C.據以異議商標違法事證明確，被告有依職權廢止據以異議商標註冊之必要。原決定機關竟將變換使用之證據引為據以異議商標，並進而認定系爭商標與之近似，自有違誤。

⒌系爭商標於業界為知名商標：

⑴按被告混淆誤認審查基準第6.1：「前述各項因素具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其他因素的要求。例如商標的近似程度越高，對商品/服務的類似程度要求即可相對降低。又如已發生有實際之混淆誤認情事，且有具體之事證者，應可無庸再要求其他因素之相關事證。不過應注意者，此種互動關係，在前述5.7相關消費者對各商標熟悉之程度為考量時，要注意衝突之二商標是否均為相關消費者所熟悉。換言之，若先後之甲乙二商標發生衝突，要判斷有無混淆誤認之虞，甲商標為相關消費者所熟悉，則依前述原則應可降低對其他因素的要求，然若乙商標亦為相關消費者所熟悉，則不但不能降低對其他因素的要求，甚而需提高其要求，因為二商標均為相關消費者熟悉的情形下，發生混淆誤認的機會極低，自然要提高其他因素的門檻。」、6.2「各項因素之要求，在申請註冊時與註冊後發生爭議時，其程度也應有所不同。商標註冊後，若註冊人信賴該註冊，進而大量使用其商標，而無論就其申請商標之註冊或其後之使用態樣，均明顯係屬善意者，則在相關異議或評定案中，涉及有無混淆誤認之虞之判斷時，對於各項因素的要求，應高於一般申請註冊時的要求。」

⑵原告自84年起即陸續將系爭商標授權經銷商使用，例如：建信、協昌、偉成、喬安、盛美、俊成、冠螢、宏瑞、旭鋒、欣鑫、均雍、今大、世揚、世威、上旺、威南汽車保養廠等。陸續製作精美型錄及電表操作手冊供消費者選購，原告公司招牌、貼紙、信封等物品亦印製系爭商標，系爭商標油品因品質精良，獲准使用美國API標章。系爭商標為原告自行創設，已使用多年，消費者對於系爭商標與據以異議商標得輕易辨識，並無發生混淆誤認之情形，此觀參加人並未提出混淆誤認之相關事證。

⑶系爭商標於相關業界及消費者間已具知名度，假設據以異議商標亦為知名商標( 依參加人提出之資料原告不認為其為知名) ，依前述審查基準，發生混淆誤認的機會極低，自然要提高其他因素的門檻，所謂提高其他因素之門檻，即二造商標之近似程度高，據以異議商標著名性亦高，始有混淆誤認之虞。然依參加人提出之資料，或無日期之標示，或為變換使用之資料，或為商標權利取得之資料，或為參加人自行製作之銷售表格，均極為微薄，且參加人始終無法提出銷售發票或進出口報單等具公信力之行銷資料，被告即認定為著名。二造商標設計意匠差異顯然，被告仍認定為近似，顯未提高判斷混淆誤認各因素之標準，即有違誤。

⒍綜上所陳，系爭商標與據以異議商標之設計意匠迥異，據爭商標亦非著名商標，系爭商標並無商標法第23條第1 項第12款之違反。並聲明求為判決原處分及原決定均撤銷。

三、被告之主張：

⒈商標法第40條第1、2項規定，「商標之註冊違反第23條第1項或第59條第4項規定之情形者，任何人得自商標註冊公告之日起3個月內，向商標專責機關提出異議。前項異議，得就註冊商標指定使用之部分商品或服務為之」，合先敘明。

⒉商標法第23條第1項第12款規定：商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」商標法施行細則第16條規定：本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。所謂「有致相關公眾混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言；所謂「有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」者，係指商標以不公平方式或不正利用著名商標之識別性，而有致減損著名商標之價值，或因利用著名商標信譽而有搭便車不勞而獲之情形者而言。

⒊本案存在之相關因素之審酌：

⑴商標是否近似暨其近似之程度。商標近似係指二商標予人之整體印象有其相近之處，若其標示在相同或類似的商品\服務上時，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品\服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯（前揭審查基準5.2.1參照）。商標近似之判斷得就二商標外觀、觀念及讀音為觀察。查系爭註冊第01100567號「RSONE及圖」商標係由及飛豹設計圖作背景之外文「RSONE」聯合式圖樣所構成，與據以異議之註冊第430473號「CASTROLFORMULARS」商標圖樣之外文「CASTROL FORMULA RS」或實際使用之「RS」商標圖樣相較，二者均有顯而易見之外文「RS」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

⑵據以異議商標是否為著名之商標或標章。查參加人公司成立於1899年，為一提供各類高性能引擎潤滑油等油品之世界性集團，在全球有50餘國設立營運據點，據以異議之「CASTROLFORMULARS」、「RS」等商標，係參加人使用於油品商品之商標，早自西元1976年起於荷比盧、德國、英國、丹麥、希臘、法國、印尼、韓國等世界多國獲准註冊多件商標，行銷網遍及全球各主要國家，在亞洲地區如台灣、大陸、日本等地均有銷售，在台灣註冊取得第430473號「CASTROL FORMULA RS」等商標達106 件，自78年即在台灣設立「台灣嘉實多公司」，於89年與「BP英國石油台灣分公司」合併，積極拓展其行銷通路，除全省各大超市、賣場、修護保養廠及汽機車用品專賣店陳列販售外，並成立嘉實多汽車保修連鎖站、機車工作站以提昇服務品質，其所提供之油品商品及服務，早已遍及全台，2002年至2004年間在台灣之營業額高達新台幣6 百多萬元、8 百多萬元及4百多萬元，於本件註冊第01100567號「RSONE 及圖」商標92年8 月7 日申請註冊之前，該等據以異議商標所表彰之信譽及品質，應已為相關事業及一般消費者所普遍知悉，知名度已臻著名，凡此有參加人檢送之世界各國及我國之商標註冊一覽表及部分國家註冊證、商品型錄、促銷廣告、網站資料及據以異議商標商品2002年至2003年於歐洲、2003年於世界各國及2002年至2004年間在台灣之銷量及營業額統計資料等證據資料影本附卷可稽。

⑶商品是否類似暨其類似之程度。商品類似係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間存在類似的關係（前揭審查基準5.3.1參照）。查系爭註冊第00000000號「RSONE及圖」與著名之據以異議之註冊第430473號「CASTROL FORMULA RS」商標或實際使用之「RS」商標，二者均指定使用於「工業用油脂；潤滑油、燃料油（包括汽油）和煤油」等同一或類似商品，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則兩造商標所指定使用之商品間亦存在相當高度之類似關係。

⑷相關消費者對商標之熟悉程度。相關消費者對商標之熟悉程度，繫於該商標使用之廣泛程度，原則上應由主張者提出相關使用事證證明之，如相關消費者對衝突之二商標僅熟悉其中之一，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護（前揭審查基準5.6 參照）。查本件據以異議商標經參加人廣泛使用而在市場上建立相當之知名度，已如前述；反觀，系爭商標之使用情形則因原告僅提出少量照片及型錄之使用證據，使用之商標或作為表彰汽車修護、檢測服務之標章，或無使用日期、且使用之圖樣與系爭商標有別，相形比較之下，據以異議商標較諸系爭商標為消費者所熟悉，足堪認定。

⒋綜上所述，本案依二造商標圖樣近似、商品相同或類似、據以異議商標之著名程度與相關消費者對二造商標之熟悉程度等因素加以判斷，客觀上有使一般消費者誤認誤信其係據以異議系列標章之一，而對其所表彰之商品來源產生混淆誤認之虞，應有首前揭法條規定之適用。至原告主張據以異議註冊第430473號「CASTROL FORMULA RS」商標有變換使用與系爭商標構成近似，有商標法第57條第1 項第1 款規定之情事置辯乙節，經查據以異議商標如前所述，自1976年起，即在世界各國及我國陸續註冊各式之「CASTRO LFORMULARS 」、「RS」系列商標，系爭商標依法不應准予註冊，則縱使據以異議註冊第430473號「CASTROL FORMULA RS」商標有變換使用之情事，亦無與他人之註冊商標構成相同或近似，而有致消費者發生混淆誤認之虞，況原告主張之事由，核屬另案就具體事證進行審查之範疇，非本案所應論究，併予敘明。又本件商標既應依商標法第23條第1 項第12款規定撤銷其註冊，則其是否尚有違同條項第13款之規定，即毋庸審究。綜上論述，原處分洵無違誤，並聲明駁回原告之訴。

四、參加人未提出書狀，亦未到庭陳述。

五、兩造之爭點：系爭商標之註冊有無商標法第23條第1 項第12款規定之適用？

六、本院得心證之理由：

㈠本件最高行政法院發回意旨係以原審雖裁定異議人為參加人獨立參加訴訟，惟該裁定係向原商標代理人黃慶源為送達，但收受送達之黃慶源者，僅係異議程序中之代理人，其在行政訴訟程序中並未陳報為參加人之送達代收人，自無收受行政訴訟文書之權，此為行政程序與行政訴訟係相異程序之當然解釋，詎原審法院於參加裁定贅列參加人送達代收人後，逕將參加裁定送達於異議程序之代理人，其送達於法不合，該參加裁定對參加人並不生效力。嗣本院依法將該參加裁定補送達於參加人所陳報之送達代收人何愛文律師、陳長葳律師，有送達回證在卷可憑（見本院卷第42、43頁），是該參加裁定於本院審理時，已對參加人生效力，此合先敘明。

㈡按商標有相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，前項第12款規定之情形，以申請時為準，商標法第23條第1 項第12款、第2 項定有明文。關於著名商標之保護，為我國商標法、各國立法例及相關國際公約所重視，避免他人恣意於商品上使用相同或近似於著名商標，致相關事業或消費者誤以為該商品與著名商標指定使用之商品出自同源，或損及著名商標所有人之營業信譽，有悖於商標法保障商標權及消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展之立法目的。

㈢系爭商標與據以異議諸商標是否構成近似部分：

1.本件參加人所據以異議商標，依參加人於異議時所檢送之商標圖樣及94年3 月11日異議補充理由書（二）內容所示（見見異議卷第14、141 頁），係指參加人所有註冊第430473號「CASTROL FORMULA RS」商標圖樣及實際使用證據所揭示之「RS」商標，並非如原告所稱僅為前揭「CASTROL FORMULARS」商標，原告主張原處分顯有逾越參加人之異議申請範圍，尚無足採。

2.系爭「RS＝ONE 及圖」商標雖係由一橢圓形中置外文「RS＝ONE 」及不明顯之圖形所組成，然其引人注目之主要部分在於「RS＝ONE 」外文部分，與據以異議「CASTROL FORMULARS 」 商標及參加人所提使用證據資料揭示之「RS」商標圖樣相互比較，二者均有顯而易見相同之外文「RS」，是以，就「RS」二字而言，系爭商標與據以異議商標二者並無不同。是二造商標均有引人注意之「RS」，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，予以異時異地隔離觀察，於外觀上及觀念上、RS讀音上，應屬構成近似之商標。原告訴稱系爭商標無論外觀、讀音及觀念均與據以異議商標不近似，非屬構成近似之商標等語，難謂可採。

㈣據以異議商標是否為著名商標部分：

1.按商標法第23條第1 項第12款規定所稱著名，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，商標法施行細則第16條定有明文。著名商標之認定時點，商標法第23條第2 項明定以申請時為準，亦即據以異議商標是否著名，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。至著名之區域，係指於中華民國境內，廣為相關事業或消費者所普遍認知（司法院釋字第104 號解釋參照）。

2.經查，參加人係一創立於西元1899年，並以提供各類高性能引擎潤滑油等商品享譽國際之世界性集團，有CASTROL 網址下載之公司歷史資料可參（On 19th March 1899, Charles'Cheers' Wakefield set up an oil company in England.Ten years later, he produced a new lubricant thatwould revolutionise transport in the first half ofthe twentieth century. He called the new oil Castrol. http://www.castrol.com/castrol/sectiongenengenericarticle.do?categoryId=0000000&contentId=0000000）。又參加人自西元1976年起，即以據以異議商標「CASTROL FORMULA RS」、「RS」等商標，並指定使用在油類商品，而在西班牙、荷、比、盧、德國、英國、丹麥、瑞典、印尼、新加坡、泰國、香港、日本及我國等世界多國獲准註冊，有異議人所提附件14至19之資料附原處分卷足佐；又CASTROL FORMULA RS」、「RS」等商標之「RS」，據參加人於異議狀所稱係以「Racing Syntec （賽車級全合成機油）之縮寫」，係用以表徵其為參加人「CASTROL 」品牌旗下各類機油產品中特別為大功率轎車、車及高性能車所設計者，有網路相關資料、型錄影本、促銷廣告、販賣資料等在卷可稽（見異議卷第49至第53頁、第62至第92頁），是參諸參加人所檢送前開汽車機油之商品型錄、促銷廣告及網站資料，據以異議商標於系爭商標92年8 月7 日申請註冊時，應已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而臻著名無疑。原告指稱參加人所提廣告促銷欠缺日期之註記無法證明真實，難謂屬著名商標云云。惟查，參加人所提國內大賣場、汽車用品販賣場或商店等促銷廣告，大部分僅有月份及日期之記載，固無確切年度之記載，然參酌異議人所提附件7 銷售國家名稱（Castrol country list）高達48國，暨機車油品四行程機油（RS Superbike）之型錄等，及在Google搜尋引擎鍵入「Castrol Formula RS」即出現大約94頁資料，網址所在包括台灣、香港、加拿大、德國及日本等地，且均有「Cast rolFormula RS」符號出現；再參酌參加人除於78年在我國設立「台灣嘉實多公司」外，並於89年與「BP英國石油台灣分公司」合併，之後即積極拓展其油品之銷售業務及行銷通路，除在我國各大超市、賣場、修護保養廠及汽機車用品專賣店陳列販售商品，廣泛宣傳促銷外，並成立嘉實多汽車保修連鎖站及機車工作站等據點，使其所提供之商品及服務遍及全台，為相關事業及一般消費者所熟知，凡此亦有參加人檢送之我國各汽車百貨經銷商之商品促銷傳單及蘋果日報廣告等證據資料附原處分卷可稽等證據。是知，Castrol 油品早於1899年3 月19日即首創，距今已有長達百餘年之歷史，堪認被告認定異議人之據以異議商標在我國確已臻著名，洵有所據。原告陳稱因異議人所提之廣告促銷資料欠缺明確日期，即遽斷據以異議商標未臻著名等云，既與查證之事實有違，自難採信。從而據以異議商標於系爭商標92年8 月7 日申請註冊時，已廣為相關事業或消費者所普遍知悉而達著名之程度，應洵堪認定。故縱如原告所稱參加人所提其他使用「RS」商標部分證據資料上日期係在系爭商標申請日後等情，亦不影響本件據以異議商標已有長期廣告行銷使用，已廣為相關業者或消費者所普遍認知而達著名程度之事實認定。

㈤系爭商標有無致相關消費者混淆誤認之虞部分：

1.按所謂「有致公眾混淆誤認之虞者」，係指商標或標章有使一般消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤信之虞而言。又判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似、先權利人多角化經營之情形等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。而判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌⑴商標識別性之強弱；⑵商標是否近似暨其近似之程度；⑶商品／服務是否類似暨其類似之程度；⑷先權利人多角化經營之情形；⑸實際混淆誤認之情事；⑹相關消費者對各商標熟悉之程度；⑺系爭商標之申請人是否善意；⑻其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。而系爭商標與著名商標有無致相關公眾混淆誤認之虞，依商標法第23條第2項規定，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。

2.經查，系爭商標與據以異議商標均指定或使用在「工業用油脂、潤滑油、燃料油（包括汽油）、煤油」等同一或類似商品。從而二造商標指定使用之商品乃相同、近似，客觀上相關消費者極有可能誤認二商標所提供之商品為同一來源之系列商品或服務，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事。

3.本件據以異議商標經參加人長期廣泛宣傳使用而在市場上建立相當之知名度，如前所述；反觀原告所檢送之系爭商標使用證據資料，或無日期揭示，或與系爭商標圖樣不盡相同，且未佐以系爭商標銷售金額、廣告數量等資料供查，自不足認定系爭商標92年8 月7 日申請註冊前已為消費者熟知，並得與據以異議商標相區辨。是以，據以異議商標較諸系爭商標而言，係消費者較熟悉之商標一節足堪認定，應給予較大之保護。

4.衡酌系爭商標僅係文字及簡單圖形組成之商標，其使用之文字與據以異議商標及所使用之商標主要識別文字相同，其與據以異議諸商標之近似程度高。據以異議諸商標業經參加人長期持續於國內行銷使用，為著名商標，較系爭商標為消費者所熟知。又系爭商標與據以異議諸商標指定使用之商品間有相關聯等因素，原告復未能證明系爭商標於指定使用之商品上已為消費者廣為知悉，故客觀上有使相關公眾誤認系爭商標與據以異議諸商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。故系爭商標有商標法第23條第1 項第12款前段所定不得註冊之情事。至本件所涉及之據以異議商標如附圖所示，並無所謂變換使用問題，原告指陳有變換使用問題等云，亦屬有誤會，亦係屬另案商標是否廢止註冊之問題，一併敘明。

七、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1 項第12款前段所定不得註冊之情形。從而，原處分就系爭商標之註冊所為應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭