智慧財產及商業法院98年度行商訴字第27號

• 裁判案由: 商標註冊
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 98 年 06 月 04 日

智慧財產法院行政判決
98年度行商訴字第27號98年5月21日辯論終結原　　　告　日商‧本田技研工業股份有限公司
代　表　人　甲○○○
訴訟代理人　林志剛律師（兼送達代收人）
楊憲祖律師
黃闡億律師
被　　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　乙○○（局長）
訴訟代理人　丙○○
上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國97年12月3日經訴字第09706116830號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要︰原告前於民國96年6 月15日以「圖形」顏色商標（下稱系爭商標），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第7 類之商品，向被告智慧財產局申請註冊。經被告審查，認系爭商標圖樣為黑色、白色及紅色所組合，以之作為顏色商標指定使用於前揭商品，不具識別性，且依其所提供使用證據尚無法證明本件系爭商標足以使消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不准註冊，以97年7 月16日商標核駁第308251號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告之主張：
㈠查原告以引擎發動機起家，對於動力研發不遺餘力，於西元1953年即產製第1 台汎用引擎，其電動汎用製品包括發電機、除草機、耕耘機、除雪機等，用途廣及商業及家庭使用，至西元2000年電動汎用製品已累計生產達4,000 萬台，其中汎用引擎約2,160 萬台，至西元2002年則已累計生產5,000
萬台電動汎用製品。系爭商標乃原告於西元1983年推出之多用途頂置式氣門（OHV ）引擎所設計之外觀配色。所謂頂置式氣門設計，指進、排氣門都安裝在汽缸蓋上。本件系爭商標圖樣施以獨特配色，風扇外蓋為紅色，燃料槽( 油箱) 為白色，進氣、排氣機構則為黑色，其整體由紅、白、黑三色所組合而成，其中紅、黑之配色對比強烈，使人深刻之印象，相較於其他廠牌之汎用引擎，系爭商標圖樣因外觀設計及獨特配色而明顯有別，相關業者及消費者於交易市場上，自可從眾多品牌商品中一眼辨識出系爭商標商品，且該紅、白、黑三色的配置，並非競爭同業必須使用為引擎相關商品之顏色配置，該顏色商標若由原告專用並無礙巿場公平競爭之虞，是以，系爭商標應足以使其指定商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，其整體商標圖樣具有先天識別性，彰彰甚明。
㈡巿場上同類商品存在多種顏色配置時，若以顏色配置作為商標使用，則由於其顏色配置與他人商品顏色不同，應較易與他人之商品相區辨，具有商標識別性之可能性相對較高，依台北高等行政法院91年度訴字第5170號判決見解，巿場上同類商品存在多種顏色配置時，應屬顏色商標具有識別性之有利因素，而非不利因素，原處分及訴願決定之見解顯與上述判決所揭示之識別性判斷方法相抵觸。
㈢承前，系爭商標乃原告所推出之多用途頂置式氣門（OHV ）引擎所設計之外觀配色，該GX系列引擎型號包括GX120、160、200、240、270、340、390等均採用相同外觀設計及紅、
白、黑之顏色配置，原告為保護該GX系列引擎外觀設計，已廣泛於歐盟、菲律賓、阿拉伯聯合大公國、寮國、阿根廷等國家及組織以其外觀申准註冊為商標在案，為在世界各地宣傳、行銷該GX系列引擎商品，原告並印製日文、英文、中文等各種語文版本產品型錄及宣傳，且在日本、中國、美國、英國、巴西、南非、印度等國設置網路介紹宣傳該系列引擎商品，該產品廣泛行銷世界各地，包括日本、美國、加拿大、歐洲、中國、台灣、泰國、菲律賓、巴基斯坦、越南、新加坡、印尼，印度、澳洲、紐西蘭等等，西元2005年年度銷售量已達422萬台，在台灣，原告並透過代理商金帝股份有
限公司行銷其產製之引擎、發動機等產品將近30年，原告GX系列引擎商品並長期持續行銷台灣地區已至少22年，共計40家以上相關業者並出具證明書，證明系爭顏色商標因原告長期廣泛之使用，已足使相關業者及消費者認識其為表彰原告商品之標識，凡此有原告於商標審定階段及訴願階段提出之原告網站上有關Honda汎用製品50年歷史介紹資料、中國製
造網有關本田發動機簡介、世界各國商標註冊資料、各語文版本商品型錄、宣傳品、原告各地網站介紹系爭商標商品網頁資料、1990年至2007年全球銷售量統計表、亞洲各國銷售量統計表、金帝股份有限公司網頁資料及該公司印製之系爭商標商品宣傳單、44家相關業者出具之證明書及原告於本件訴訟審理階段提出之4份證明書及西元1997年至2006 年間銷售GX系列引擎商品至台灣之部分相關發票影本等證據資料可稽。由上述證據資料顯示，原告使用系爭顏色商標於汎用引擎商品業已廣泛行銷臺灣及世界各地，且銷售成績優異，相關業者及消費者均以該顏色配置作為辨識該商品之產製來源為原告公司之依據，系爭商標在實際交易巿場上應已成為原告商品之識別標識，具有後天識別性，足堪認定。原告於本案審定及訴願階段雖未提出前述發票作為證據，惟依原告前揭相關網頁商品簡介、型錄、宣傳品；台灣地區經銷商網頁、商品型錄、宣傳單及全球、台灣地區商品銷售量統計表相關資料；以及國內業者出具系爭商標為表彰原告商品之識別標識證明書等證據，應足採信原告所提出之銷售數據；個別證明書雖僅證明個別業者之個人看法，然原告於訴願階段提出之證明書已達44份之多，該等證明書亦應足以反應汎用引擎實際消費巿場之普遍看法，而出具證明書之經營業者之營業處所遍佈台灣各地，顯示原告系爭商標商品確已廣泛行銷台灣各地。原告於本案中再提出西元1997年至2006年間銷售GX系列引擎商品至台灣之部分相關發票影本，以加強證明原告系爭商標商品確有長期持續行銷台灣之事實。
㈣依吾人一般生活經驗，在一件商品上標示一種以上識別標識為極普遍之現象，且消費者也不可能僅注意商品上之某一識別標識，而完全忽略其他識別標識，且商品上之顏色配置應最先映入消費者眼簾，商品上之文字標識反而需刻意觀察才能發現，原處分及訴願決定以原告引擎商品上標示「HONDA
」字樣即否定系爭顏色配置作為識別標識之可能，其理由顯有違一般經驗法則。
㈤綜上所述，系爭商標應具有識別性，足以為原告商品之識別標識，並無商標法第23條第1項第1款規定之適用，縱認不具先天識別性，惟該商標經原告長期、廣泛之使用，在實際交易巿場上已成為原告商品之識別標識，其具有商標法第23
條第4項所規定之後天識別性，該系爭商標之註冊申請應予
准許。
㈥聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷，被告應為系爭商標准予註冊之處分。2.訴訟費用由被告負擔。
三、被告之主張：
㈠按「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」，為商標法第5 條第2 項所明定，又「商標不符合第5 條規定者，不得註冊」復為商標法第23條第1 項第1 款所明定。經查由國內外網路資料查得交通工具之引擎風扇，計有藍色、灰色( 即金屬原色) 、淺綠色、紅色、咖啡色、橘色，發電機商品有黑色、綠色、紅色、灰色( 即金屬原色) 、黃色，進氣排氣閥商品則有紅色灰色相間、藍色灰色相間等不同之設色，顯見該等商品於市場上存在多種顏色配置，是於該等商品上欲以顏色作為區別商品來源之標誌，實屬不易。本件原告申請註冊之商標圖樣上之圖形係引擎之外觀，此為原告所是認，而該顏色商標雖係指定使用於「陸上交通工具除外之引擎、引擎冷卻風扇、汽缸、引擎用燃料槽」等商品，然以黑、白、紅色申請作為商標，基於前述理由已不具商標之識別性，自有前揭法條規定之適用。至所稱本件已於歐盟、阿根廷、菲律賓等世界多國以其外觀取得商標權，但未說明是否已有顏色商標之專用權，且各國國情不同、法制有異，欲於我國申請商標註冊，自須符合我國商標法之規定始受保護。
㈡又主張有同法第23條第4 項規定之適用一節，雖檢附商品簡介、於歐盟等國之註冊資料、及商品之銷售量統計表等，惟查使用資料上之引擎商品均標示有「HONDA 」商標，尚無法證明確因長期大量使用本顏色商標致市場上消費者已可將之視為區別商品來源之識別標誌；又起訴狀內所印製之商品型錄僅單純之商品介紹，並未見強調以顏色為區辨商品之任何文字敘述，而發票影本，亦僅得作為確有買賣商品之事實佐證，仍無法知悉該商品所標示者是否確為本件之顏色商標；證明書僅為現已使用指定商品者所出具之證明書，仍無法證明一般消費者係將本案之顏色組合視為區別商品來源之標誌；又無論商品網頁資料、商品銷售統計表、商品宣傳單或所提0000-0000 之銷售資料，皆無強調選購商品時須以顏色作為區辨標誌之任何文字敘述，是否得採為本件顏色商標有使用之證據資料尚有疑義，自無商標法第23條第4 項規定之適用。
㈢聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。
四、本件之爭點：
系爭商標是否有違商標第23條第1項第1款不具先天識別性，如不構成先天識別性，原告所提之使用證據是否符合商標法第23條第4項後天識別性。
五、本院得心證之理由：
㈠按「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」為商標法第5 條所規定。而「商標有下列情形之一者，不得註冊：一、不符合第5 條規定者。」、「......有不符合第5 條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」復為同法第23條第1 項第1 款及第4 項所規定。又「申請註冊顏色商標者，應於申請書中聲明，並載明該顏色及相關說明；前項商標，得以虛線表現實際使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣；前項虛線部分，不屬於顏色商標之一部分」同法施行細則第9 條定有明文。而所謂「顏色商標」，係指單純以單一顏色或顏色組合作為商標申請註冊，而該單一顏色或顏色組合本身已足資表彰商品或服務來源者而言，不包括以文字、圖形或記號與顏色之聯合式商標。又顏色組合比單一顏色可能具有較高程度的先天識別性…，但較一般圖形設計商標不易取得先天識別性。…有關顏色之識別性，申請人於廣告或行銷時，特別強調顏色為商標，…較易證明商標之識別性。此外，顏色使用於指定商品或服務之使用量、使用期間之長短、銷售情況、廣告支出、消費者調查報告等，亦是判斷系爭顏色是否具識別性的考量因素。
㈡本件原告申請註冊之「圖形」顏色商標，依其申請書所載，其圖樣所使用顏色為黑、白、紅三色組成；該商標上以虛線描畫之灰色部分及機械形狀不屬商標之一部分。亦即，其將黑色部分塗覆於進氣排氣機構、白色部分塗覆於燃料槽及紅色部分塗覆於風扇外蓋組合成一引擎外觀圖作為商標。而由原處分卷附國內外相關網頁資料查詢交通工具有關引擎之風扇設色，計有藍色、灰色( 即金屬原色) 、淺綠色、紅色、咖啡色、橘色，發電機商品設色有黑色、綠色、紅色、灰色(即金屬原色) 、黃色，進氣排氣閥商品設色則有紅色灰色相間、藍色灰色相間等不同之顏色，顯見在該等商品上欲以顏色作為區分商品來源之標誌，實屬不易；故本件「黑、白、紅」顏色組合，依消費者認知應僅為於該等商標圖樣之引擎各部分機構上施以不同顏色而已，而非以之作為識別商品之來源，以之作為顏色商標，指定使用於陸上交通工具用除外之引擎、引擎冷卻風扇及風扇外蓋、引擎用燃料槽、引擎用進氣排氣閥等商品，尚不足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具先天識別性。
㈢原告雖主張巿場上同類商品存在多種顏色配置時，若以顏色配置作為商標使用，則由於其顏色配置與他人商品顏色不同，應較易與他人之商品相區辨，具有商標識別性之可能性相對較高，依台北高等行政法院91年度訴字第5170號判決見解，巿場上同類商品存在多種顏色配置時，應屬顏色商標具有識別性之有利因素，而非不利因素云云。然按一般人對顏色之區辨，截然不同顏色之區辨較易，相同或類似顏色間色差之區辨較難，現實上截然不同顏色並非多種，所以單純由顏色所組成之商標，其先天識別性必然較低，尤其顏色外觀給予人們的第一印象是商品之美化或裝飾，而非商標之使用，因此顏色商標要能註冊為商標，如同其他型態的商標一樣，必須該顏色商標所呈現之印象，足以使消費者能藉以區辨此商品或服務與其他商品或服務之差異，換言之顏色商標要呈現其特殊性及差異度，始足以架構顏色商標之識別性。經查：系爭商標是顏色組合商標，雖有引擎外觀，但該引擎外觀之配置並非商標之構圖，是系爭商標單純的呈現圖案之意象，僅屬於顏色之區分，而系爭商標使用白、紅、黑三色，僅足以呈現顏色之組合，而非圖案之構圖。而系爭商標指定使用於「引擎」商品，而引擎市場習以紅、黑、白之色系為產品外觀之常態，是相同顏色間色差之區辨，本質上其差異度是不明顯的，也是難以區辨的，紅、白、黑三色本身使用於引擎顏色之商品，該紅、白、黑三色難以呈現其特殊性及差異度，自難以架構顏色商標之識別性，是系爭商標不具備先天之識別性。
㈣復按是否取得後天識別性，係指對不具識別性之商標，若經原告提供相當之使用證據證明在交易上已成為表彰原告商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，則應認為其具備後天之識別性，而應例外地應准其註冊。原告雖訴稱系爭商標業經其長期大量使用而在交易上已成為表彰其商品之識別標識等語。惟查，依其於申請註冊及所檢送證據資料觀之，其中相關網站商品拍賣照片、商品簡介、商品型錄、宣傳單等資料，乃至於台灣經銷商金帝股份有限公司網站、型錄、宣傳單展示各式引擎實體商品照片上所揭示者均有外文「HONDA 」標示者於系爭商標圖樣上引擎圖之風扇外蓋部分（即紅色部分）上，並未見強調以顏色作為區辨商品之任何文字敘述，客觀上予人寓目印象深刻者為其外文「
HONDA 」字樣，故一般消費者應係以該外文認其為識別商品來源之商標。至於所揭示引擎各部分機構所呈現之紅、白、黑等顏色，僅係業者塗覆於產品上之顏色，並非作為識別商品來源之標識，無法確認系爭商標使用商品，於消費者究竟形成如何之印象，是紅、白、黑之色系？或其他標誌（如「HONDA 」等）？本院自無法由現存之證據認定系爭商標已成為表彰原告商品或服務之標識，而得藉以與他人之商品或服務相區別。另原告所檢送西元1999至2007年全球銷售量統計、商品行銷至我國及東南亞等國之銷售表及西元2001至2006年台灣地區銷售量統計表相關資料，係為原告自行製作之統計資料，並未特別標示以顏色作為區辨商品之任何敘述文字，且其各項銷售統計表上之金額均無發票等其他具有公信力之輔助證據以佐其實，況該原告之營業額及廣告費用是整體的，無法呈現關於系爭商標之實際使用情形。至其所檢送業者出具系爭商標為表彰原告商品之識別標識證明書等資料，僅係個別業者表示個人之看法，原告並未檢送本件顏色商標於我國廣告宣傳及行銷之具體證據資料以實其說之情形下，僅憑該等統計表、證明書資料尚難採認。是以，原告所提各項證據均不足以證明本件「圖形」顏色商標業經原告長期廣泛使用而在交易上已成為表彰其商品之識別標識，自無商標法第23條第4 項規定之適用。系爭商標紅、白、黑顏色僅足以呈現美化或裝飾之效果，不足以讓消費者能藉以產生差異度，而為指定使用商品之連結，現存證據本院亦無由認定其具備後天之識別性，原告所稱自無足採。
㈤至原告訴稱其業以相似之商標圖樣，於阿拉伯聯合大公國、寮國、阿根廷等國獲准商標註冊乙節，姑不論前述各國所獲准註冊之商標圖樣並非皆與本件顏色商標相同，況各國法制不同，商標審查基準互異，原告自不得以他國已核准註冊之情事，執為我國亦應准予註冊之論據，併予指明。
六、綜上所述，本件原告申請註冊之「圖形」顏色商標，不具先天識別性，且依其所提供使用證據尚無法證明系爭商標業經其使用且在交易上已成為其指定使用商品之識別標識，而取得後天識別性，揆諸首揭商標法第23條第1 項第1 款及第4
項之規定，自不得註冊。從而，被告所為「應予核駁」之處分，洵無違誤，應予維持，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求被告應作成准予系爭商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。
七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 　6　　月　　4　　 日智慧財產法院第一庭
審判長法　官 李得灶
法　官 汪漢卿
法　官 王俊雄
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　98　　年　 　6　　月　　4　　 日書記官 王英傑