98年度行專訴字第38號｜智財：新型專利舉發｜裁判日期：98 年 08 月 06 日

智慧財產法院行政判決 98年度行專訴字第38號98年7月23日辯論終結原　　　告　甲○○ 訴訟代理人　己○○（專利代理人被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　乙○○（局長）住同上訴訟代理人　丁○○ 戊○○ 參　加　人　台灣高田股份有限公司代　表　人　丙○○ 上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國98年2 月12日經訴字第09806106840 號訴願決定，提起行政訴訟。並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟。本院判決如下：主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、事實概要︰原告前於民國95年2 月9 日以「油炸花生之外裹層」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告編為第95202266號進行形式審查，准予專利，發給新型第M294845 號專利證書。嗣參加人台灣高田股份有限公司以該專利有違專利法第93條、第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，核認該專利有違專利法第93條之規定，於97年10月27日以（97）智專三（四）01019 字第09720572570 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部98年2 月12日經訴字第09806106840 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。二、原告之主張：㈠依「專利審查基準」，其中「2.1.1.2物品之形狀、構造或裝置」所述「層狀結構之物品亦屬新型專利之標的。例如：物品之滲碳層、氧化層等屬於層狀結構者，亦屬新型專利之標的」，可知，系爭專利於申請專利範圍所述「一種油炸花生之外裹層，該外裹層主要係由食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉所構成，係將食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉加以相互混拌均勻，將濕潤表面之花生與該混拌均勻之食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉加以混拌，使得花生外層得以包覆一層混拌均勻之食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉後再進行油炸，使得食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉得以形成一外裹層而包覆於花生之表面，為其特徵者」者，其於花生外部表面施以一層包含食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉之外裹層，此外裹層相較於既有花生粒而言，已明顯改變花生粒的表皮外觀形狀（例如：使花生表面為混合有竹炭之細微顆粒的外裹層，使花生粒表面改為細微顆粒面），使花生粒之構造、形狀均產生明顯變化，而能達到新穎之功效。故依「專利審查基準」之規定，系爭專利符合專利法第93條規定，為新型專利之標的。㈡證據一係系爭專利實施後之包裝產品。由該證據一可知，藉由系爭專利之技術實施於既有花生粒表面之後，不僅使既有花生粒的表面產生明顯的變化 (例如從光滑到微粒粗糙，從土色到黑色)，而且讓花生粒的整體口感產生新的層次，達到令食用者產生新穎健康口感之功效，此變化係透過竹炭層次的賦予所產生，故系爭專利乃充份符合專利法第93條之規定。㈢聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。三、被告之主張：㈠按專利法第99條固規定「申請專利之新型，經形式審查認無第97條所定不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之」，惟新型專利權若有違反專利法第93條之規定者，「專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷」復為同法第107 條所明定。復依專利法第93條之規定「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」，是以凡非屬物品之形狀、構造或裝置之創作，仍不得依法申請取得新型專利。㈡按我國現行專利審查基準第四篇「新型形式審查」第一章「新型專利形式審查」第2.1.1.2節針對新型物品之形狀、構造或裝置之意義有如下敘述：「物品之形狀：指物品具有可從外觀觀察到確定之空間輪廓者。．．．應特別說明者：．．只改變物品之材料成分，如板材、線材、型鋼等，而未改變其形狀者，並非新型專利之標的。物品之構造：指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作稱之。．．．至於物質之分子結構或其成分，則不屬於新型專利所稱物品之構造，例如食物、藥品或飲料之創作，僅涉及其化學成分或含量之變化，而不涉及物品之結構者，不屬新型專利之標的。又申請專利之新型如相對於先前技術只是材料的分子結構或成分不同，例如以塑膠材料替換玻璃做成相同形狀之茶杯、僅改變焊藥成分之電焊條，均不屬新型專利之標的。．．．非前述『物品之形狀、構造或裝置』而申請新型專利者，應以其違反本法第93 條之規定，依第97條第1項第1款為不予專利之處分」。因此，若技術特徵僅係改變物品非屬空間形狀之外觀 (例如顏色變化)、構成組分或涉及製作方法等，均非屬物品之形狀、構造或裝置之創作，非新型專利保護之客體。㈢經查，系爭專利之申請專利範圍僅有1獨立項，所請內容為「一種油炸花生之外裹層，該外裹層主要係由食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉所構成，係將食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉加以相互混拌均勻，將濕潤表面之花生與該混拌均勻之食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉加以混拌，使得花生外層得以包覆一層混拌均勻之食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉後再進行油炸，使得食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉得以形成一外裹層而包覆於花生之表面，為其特徵者」，由申請專利範圍之內容明顯可知，系爭專利之技術特徵係在於該外裹層之構成材料（食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉）及其形成步驟，又證之系爭專利發明說明所載「先前技術」可知，該外裹層相較於先前技術之包裹糖粉、麵粉等之油炸花生的外裹層，僅涉及材料成分之變化( 即新增食用竹炭粉及蘇打粉) ，並未有形狀、構造上之改變，而在形成步驟上除混料成分新增食用竹炭粉及蘇打粉外，操作步驟與先前技術完全相同；換言之，系爭專利之油炸花生之外裹層，其技術特徵僅在於外裹層之材料成分，而非在於外裹層之形狀或構造，因此系爭專利申請專利範圍第1 項所申請油炸花生之外裹層，非屬對物品之形狀、構造或裝置之創作，已違反專利法第93條之規定，事實相當明顯。㈣惟須陳明者，現行專利審查基準第四篇「新型形式審查」第一章「新型專利形式審查」第2.1.1.2 節，於解釋物品之構造時描述：「指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作稱之」，並以層狀結構為其例示之一，其並非表示任何具備「層」之結構或物品，或名之為「層」之結構或物品均可為新型專利之標的，其尚須符合一定之要件。參諸附件之我國新型審查基準有關新型專利之標的的認定標準可知，所請物品是否屬新型專利之標的須就申請專利範圍之實質內容及其技術特徵加以認定，而非單以物品名稱得逕予論斷。如前所述，依系爭專利之申請專利範圍之實質內容可知，系爭專利之技術特徵係在於該外裹層之構成材料及其形成步驟，其形成步驟僅為單純之「混拌」與「包覆」，與先前技術相同；該外裹層相較於先前技術僅涉及材料成分之變化，而經由材料成分之變化所造成之結果僅有花生外裹層之顏色變化，並未有形狀、構造上之變化。系爭專利材料成分之變化所造成之結果使花生粒之表皮產生外觀顏色之變化，但並未使花生粒之形狀、構造產生明顯變化，惟顏色之變化無涉空間輪廓，其所訴求之功效亦非屬新型創作之目的。故系爭專利所請「油炸花生之外裹層」確實非屬對物品之形狀、構造或裝置之創作。㈤聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。四、參加人之主張：未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何陳述。五、本件之爭點：系爭專利是否可為新型專利之標的，有無違反專利法第93條之規定。六、本院得心證之理由：㈠按依專利法第93條規定：新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。是以申請新型之標的，應屬對物品之「形狀」（指物品具有可從外觀觀察到確定之空間輪廓者）、「構造」（指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作者）或「裝置」（指為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設者）之創作。至於僅改變物品之材料成分，例如板材、線材或型鋼等，而未改變其形狀者；或物質之分子結構或成分，例如食物、藥品或飲料之創作等，僅涉及化學成分或含量之變化，而不涉及物品之結構者；或申請專利之新型相對於先前技術僅為材料分子結構或成分不同者，例如以塑膠材料替換玻璃做成相同形狀之茶杯，或僅改變焊藥成分之電焊條等，均非屬新型專利之標的（專利審查基準第4-1-3頁），即不得依申請取得新型專利。㈡經查，系爭專利申請專利範圍為：一種油炸花生之外裹層，該外裹層主要係由食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉所構成，係將食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉加以相互混拌均勻，將濕潤表面之花生與該混拌均勻之食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉加以混拌，使得花生外層得以包覆一層混拌均勻之食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉後再進行油炸，使得食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉得以形成一外裹層而包覆於花生之表面，為其特徵者。由系爭專利申請專利範圍之內容可知，系爭專利之技術特徵在於提供一種油炸花生之外裹層，主要係由食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉所構成。相較於先前技術使用麵粉混拌糖粉所製得之外裹層（見系爭專利說明書第5 頁先前技術），系爭專利可提供一種在食用後可有效清除人體體內囤積之代謝，並可增加食用口感之油炸花生外裹層者。經比對系爭專利與先前技術之技術內容，皆為將濕潤表面之花生與混拌均勻之外裹層加以混拌，使得花生外層得以包覆一層外裹層後再進行油炸，其差異僅在於外裹層的材料成分變化，而此材料成分與外裹層之形狀或構造均無關聯，並未有任何形狀、構造上之改變，其在形成步驟上除混料成分新增食用竹炭粉及蘇打粉外，操作步驟與先前技術完全相同( 均為單純之混拌與包覆) 。原告雖主張：層狀結構之物品亦屬新型專利之標的。例如物品之滲透層、氧化層等屬於層狀結構者，亦屬新型專利之標的云云。惟查，此部分僅為物品構造的例示說明，有關物品之構造發明，是否屬於新型專利之標的，仍須考量其是否為物品內部或其整體之構成，包含各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作，始符合相關規定。系爭專利所申請油炸花生之外裹層，依據說明書之內容，其與先前技術之差異僅在於多添加了竹炭粉及蘇打粉，雖然系爭專利主張該組成成分的不同可使既有花生粒的表面產生明顯的變化（例如從光滑到微粒粗造，從土色到黑色），而且讓花生粒的口感產生新的層次，達到令食用者產生新穎健康口感之功效云云，然此功效上的改變並非外裹層與花生之間的安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作所導致，僅為多添加竹炭粉及蘇打粉的材料成分所產生，故系爭專利所請外裹層並非屬於專利法第93條新型之標的。㈢原告雖主張：系爭專利為屬物品之構造，既經被告形式審查核准新型專利在先，豈能事後又以系爭專利違反第93條為由作成舉發成立撤銷系爭專利權之處分，實有違專利法云云。然查，專利專責機關在審查發明及新式樣專利申請案以及形式審查新型專利申請案應否給予專利權時，並非毫無爭議。發明、新型、新式樣專利申請案經公告取得專利權後，由於專利權具有排他之效力，為調和專利權人、公眾或利害關係人之利益，專利法乃設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉由第三人協助專利專責機關就公告的專利案再予審查，使專利之核准更能臻於正確無誤。而依專利法第107 條第1 項1 款之規定，新型違反專利法第93條新型之定義本即為新型專利權之舉發事由之一，因此任何人若認為新型專利權有違反專利法第93條新型之定義時，依法得提起舉發。提起舉發固應詳述理由及附具證據，以作為審查判斷之依據，惟對於主張有違反專利法第93條新型之定義者，若已針對主張事項說明理由，縱未檢附證據，並非無從審究( 參照現行專利審查基準「第五篇舉發及依職權審查」第3.4 節「舉發理由與證據之記載及補正」( 第5-1-11頁) 之規定) 。因此，系爭專利既經舉發人以違反專利法第93條新型之定義為舉發理由之一提起舉發，並針對該主張事項說明理由，被告予以審究，若判斷系爭專利確有違反專利法第93條之情事者，自當撤銷其專利權，與法無違，原告前開主張，尚非可採。㈣原告又主張：其已於向被告提出更正申請專利範圍，請求停止審判云云。按新型專利權人依專利法第108 條準用第64條第1 項、第2 項及第4 項之規定，固得依法提出更正申請，惟該更正之申請必須以該專利仍合法存在繫屬原處分機關（即智慧局）始可為之。此觀之現行專利審查基準「第一篇程序審查及專利權管理」第5 章第4 節( 第1-5-4 頁) 中有關更正程序之規定：「申請更正之專利權如經撤銷專利權確定在案，因已無更正之標的，縱已對該確定判決提起再審之訴，所提更正申請，應不予受理」。是以本件系爭專利業經審定舉發成立，應撤銷其專利權，因已發生一定之法律效果，倘被告再受理其更正申請並經核准公告，溯自申請日生效，則將影響原舉發審定之法律安定性，縱該審定於行政救濟程序中尚未確定，仍應不予受理。因此，系爭專利業經被告為舉發成立，應撤銷專利權之處分在案，縱該舉發案已提起行政救濟而尚未確定，惟該行政處分既經送達原告，對之即發生專利權撤銷之一定法律效果，在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，因不再繫屬被告，原告所提更正申請，被告自無從受理，更遑論應否審究所申請更正之內容，是原告聲請停止審判，自非有據。七、綜上所述，系爭專利之「油炸花生之外裹層」確非屬物品之形狀、構造或裝置之創作，違反核准處分時應適用之專利法第93條之規定，被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　98　　年　　8 　　月　　6 　　日智慧財產法院第一庭審判長法　官李得灶法　官汪漢卿法　官王俊雄以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。中　　華　　民　　國　　98　　年　　8　　月　　6　　日書記官王英傑

智慧財產及商業法院98年度行專訴字第38號

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