智慧財產法院行政判決

100年4月7日辯論終結

原告

牧莎記事企業有限公司

代表人

陳淑惠

輔佐人

陳淑貞

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

林政憓

參加人

紙意家股份有限公司

代表人

吳明德

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年9月17日經訴字第09906062340 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國94年7 月29日以「紙蕾絲文字商標」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表修正前第16類之「美術紙、紙製桌墊、貼紙、水彩、卡片、信紙、相簿、行事曆、畫本、書刊、海報、圖畫、紙型、相片架、印章、膠水、鉛筆、紙雕、百科益智學習盒、製圖用尺、製作模型用材料」商品（下稱系爭商標，如附圖所示），向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1223276 號商標。嗣參加人紙意家股份有限公司以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第1 款、第2 款及第3 款規定，對之提起異議。案經被告審查，認系爭商標違反商標法第23條第1 項第2 款之規定，以99年7 月1日中台異字第951374號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年9 月17日經訴字第09906062340 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告之主張：

㈠原告於系爭商標「紙蕾絲」申請註冊時陳述意見，已清楚說明「紙蕾絲」一詞乃原告於西元1998年引進荷蘭Pergamano公司之Parchment Craft（羊皮紙工藝）商品時，所賦予之創意特有名稱，藉以與「羊皮紙工藝」或「紙雕」等通用名稱相區別，於中外紙藝商品業界，均為創舉。被告機關於系爭商標申請註冊時已就該回函及其附件詳細謹慎審查，方於西元2006年8月16日核准列為註冊第1223276號商標。而「Parchment Craft」之中譯文係「羊皮紙工藝」，並非「紙蕾絲」，可參酌96年2月27日答辯書。原處分將原告之創意名稱並具識別性的行銷專用名稱「紙蕾絲」歸類為「羊皮紙工藝」通用名稱，未區分詞彙原意及創意名稱意義不同，使原告之創意無法獲得保障，變成投機者不勞而獲的資源，實有不公。原告所引進的Perg amano公司商品，例如描圖紙、穿孔筆、壓凸筆... 等，若無原告特意行銷連結，其與「紙蕾絲」一詞有何關聯？何有商品直接說明之意？其它文字商標「少林寺」或「佛光山」，其分別彰顯獨特不同功夫或宗教信仰的派別，與系爭商標「紙蕾絲」同具有別於其它紙藝的識別性，然原處分以所謂「消費者之印象」為主觀的認定，完全忽視商標申請人之原始目的，實有偏頗而欠公允。又系爭商標為「紙蕾絲」三個字的組合，並非「蕾絲」二個字，訴願決定書刻意「分割解釋」，有斷章取意之虞。其它文字商標「金牛角」或「金蘭醬油」亦是在國語辭典本可找到之詞彙，訴願決定書認定本件「紙蕾絲」中文商標之審定，有別於其它中文商標，亦有不公。

㈡綜觀參加人提供的「業界」資料，幾乎全部是原告本身、原告所屬經銷商及原告所屬的師資，原告已於96年1月12日、96 年1月24日及98年4月21日商標異議答辯書中詳細反證論述，茲不復贅。是以，參加人並無法提出更多非與原告有利害關係之其它業者，原告認此不足以支持所謂「紙蕾絲」一詞早以成為「業界」普遍使用之通用名稱。依據參加人提供刊登在西元2005年7 月文筆合作外銷採購電話簿的廣告或商品型錄及參加人公司西元2004年至2011年官網網頁，顯見其經常使用不同行銷語，例如「蕾絲畫」、「蕾絲『畫』」、「Parchment 『雷』絲畫」、「紙雕」或「西洋紙雕」、「紙雕工具」＆「蕾絲畫工具」或「羊皮紙刺繡工藝」等，是足以再一次證明「紙蕾絲」一詞，並非「業界」必要使用描述的通用名稱。而參加人有竊用原告自西元1998年開始使用之「紙蕾絲」一詞之嫌，其刊登在不太屬臺灣本島內交易之外銷雜誌中（該資訊甚難被普遍發現），此亦難支持其異議之理由。除此之外，參加人並無法提出有任何業界比原告更早於西元1998年以前使用「紙蕾絲」一詞，原處分查證「業界」使用情形顯有不足。且原告經由國內Yahoo 奇摩搜尋網頁，搜尋「紙蕾絲」結果，皆是與本公司、或本公司所屬經銷商或師資使用。

㈢另參加人98年11月13日檢送之附件三，有關台中光大社區大學94年9月開課課程亦直接以「歐式紙蕾絲」為名，其資料來源並非來自台中光大社區大學官網，僅是一般網路討論留言，其真實性相當可議，經原告向台中光大社區大學查詢結果為從未有「歐式紙蕾絲」課程，然原處分卻採信參加人提證，令原告不解。而訴外人沈蓉女士原來為原告所屬之師資，於西元2004年退出後，即轉而與出版商福地出版社及參加人即商品製造工廠紙意家公司合作，爾後稱「紙蕾絲」之名稱為伊所首創云云，甚不可取。再者上開三方實際為同一利益體，共同對本件提出異議，理由實難具有正當性。於西元2004年4 月間，原告公司及荷蘭Pergamano 公司即因參加人紙意家公司涉嫌仿冒Pergamano 公司羊皮紙工藝商品（即本公司所命名之「紙蕾絲」商品）之著作圖稿，去函要求參加人紙意家公司停止仿冒行為，於同年4 月13日，原告亦收到參加人回函表明確有相似之處，事前未查覺是該公司之疏忽。可見參加人欲有仿冒使用「紙蕾絲」一詞之意圖。

㈣原處分援引最高行政法院99年度判字第241 號判決之見解，然本件情形與上開判決之情形迥不相涉，蓋「紙蕾絲」一詞係原告所首創自西元1998年起啟用至今且非通用之詞已如前述，自無所謂屬於壟斷說明性商標。反觀原處分將原告創意之獨特名稱變成商業性公共財，令原告首創「紙蕾絲」所累積之商品知名度，遭參加人搭便車獲取商業利益，甚為不公。至於原處分就若干未符合使用「紙蕾絲」作為商標的情形，除參加人外，其餘皆為本公司之授權講師，本公司已加強輔導改善之，該若干無心瑕疵不應作為撤銷原告已取得註冊之「紙蕾絲」商標之理由。再者原告於申請商標註冊後已予積極導正，多年來於宣傳「紙蕾絲」系列商品時，均特別於商品名稱前加註「紙蕾絲」為本公司之註冊商標等字樣。

㈤聲明：撤銷訴願決定及原處分。

三、被告之主張：

㈠系爭註冊第1223276 號「紙蕾絲文字商標」商標係由單純未經設計之中文「紙蕾絲」所構成，其中「蕾絲」一詞屬既有詞彙，非原告所獨創，而依教育部國語辭典簡編本（網路版）所查得資料，可知「蕾絲」係指網狀的裝飾性鏤空織物，可作頭紗、髮飾、花編之用，從而，我國消費者於乍見「紙蕾絲」一詞時，不難依其字義，產生係指紙製蕾絲商品或具有如「蕾絲」般網狀裝飾性鏤空設計之商品的認知。

㈡觀諸參加人所舉異議證據，已足認於系爭商標94年8 月16日註冊時，包括原告、原告所代理之荷蘭商Pergamano 公司之授證講師（即方筱菁）及相關業者（參加人）等客觀上均係以中文「紙蕾絲」說明其紙藝作品或製作之方法。

㈢原告於異議答辯階段雖舉證表示系爭商標並無商標法第23條第1 項第2 款規定之適用，惟由其所檢具之資料所載內容，亦可推知原告係將中文「紙蕾絲」或「紙蕾絲刺繡」等表示其紙藝作品或該紙藝作品之創作方式，而非作為區別不同商品來源之識別標識，客觀上極易使消費者產生「紙蕾絲」為具有蕾絲花邊之卡片等紙藝商品之認知。

㈣是以，中文「紙蕾絲」明顯係說明紙藝作品或其製成之方式；參加人已舉證如上；而原告所舉證據資料如前所述，益足徵原告係將「紙蕾絲」表示「歐洲羊皮紙藝」或紙製手工藝作品等，則原告以「紙蕾絲」作為商標圖樣，指定使用於「美術紙、紙製桌墊、貼紙、水彩、卡片、信紙、相簿、行事曆、畫本、書刊、海報、圖畫、紙型……」商品，依社會一般通念，實易使一般消費者產生該等商品與羊皮紙工藝作品或製法等有關之聯想，為所指定商品性質相關之說明，而不具表彰商品來源之識別性。從而，被告以系爭商標有首揭商標法第23條第1 項第2 款規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤，應予維持。

㈤聲明：駁回原告之訴。

四、參加人之主張：參加人提供之紙張做的實品業界均稱為紙蕾絲，參加人所稱的紙蕾絲即此款，是八年前的。西元2005年7月有刊載之資料，此份資料亦有附給經濟部。

五、本件之爭點：系爭商標註冊，有無違反商標法第23條第1 項第2 款不得註冊之事由。

六、本院得心證之理由：

㈠按商標法第23條第1 項第2 款規定：商標「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊。所謂「商品之說明」者，係指商標之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品本身之說明，或與商品本身之說明有密切關聯者，即不得註冊，不以經營該項商品之一般業者所共同使用為必要。另表示商品或服務之形狀、品質、功能或其他說明者，不得作為商標受到保護，亦即不得申請註冊商標。因對於商品或服務之說明原屬任何提供商品或服務者在交易上通常所要加以描述者。若准由該說明性商標申請註冊，則無異於允許該商標申請人壟斷該說明性商標，致使相關市場交易上其他競爭者對於所提供之商品或服務不能據之加以說明，將造成自由競爭市場不公平情事（最高行政法院99年度判字第241 號判決參照）。至於描述性標誌識別性之判斷，應考量個案的事實及證據，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之。

㈡系爭註冊第1223276 號「紙蕾絲」文字商標係由單純未經設計之中文「紙蕾絲」所構成，其中「蕾絲」一詞屬既有詞彙，非原告所獨創，而依教育部國語辭典簡編本（網路版）所查得資料，可知「蕾絲」係指網狀的裝飾性鏤空織物，可作頭紗、髮飾、花編之用，從而，我國消費者於乍見「紙蕾絲」一詞時，不難依其字義，產生係指紙製蕾絲商品或具有如「蕾絲」般網狀裝飾性鏤空設計之商品的認知，其以「紙蕾絲」指定於紙藝品，並不具識別性。原告主張被告刻意將「紙蕾絲」分割成為「蕾絲」二個字，有斷章取意之虞云云，尚非可採。

㈢又另據原告於異議答辯階段所檢具之資料觀之：⑴其於88年7 月版「仕女巧藝」雜誌中「紙蕾絲刺繡」一文（原處分卷第40頁及第41頁）所載「在歐洲紙蕾絲刺繡稱羊皮紙工藝……15世紀以後羊皮紙工藝被宮廷、教會應用於文件上」、「直到十幾年前，在荷蘭一位叫瑪莎的女士……作了研究與發展……讓這個羊皮紙工藝提昇到前所未有的領域。這就是我們現在看到的紙蕾絲刺繡」、「瑪莎如何開始教導人們正確製作紙蕾絲刺繡的」、「大家在愉快的氣氛中，進行紙蕾絲刺繡的製作」等內容，可知「紙蕾絲刺繡」即為歐洲「羊皮紙工藝」之代稱。再者，依該雜誌最末頁（原處分卷第45頁）「手藝人精選工具」廣告頁所標示之「PARCHMENT CRAFT歐式紙蕾絲刺繡」、「精選紙蕾絲刺繡指導叢書」等內容，亦可推知原告係將中文「紙蕾絲」或「紙蕾絲刺繡」等表示其紙藝作品或該紙藝作品之創作方式，而非作為區別不同商品來源之識別標識。⑵88年10月16日聯合報第38版（原處分卷第46頁及第55頁）載有「在歐洲……紙蕾絲刺繡被稱為羊皮紙藝」、「牧莎記事（即原告公司）柳麗梅說明，紙蕾絲刺繡是一種難度較高的紙藝作品，以做一個扇子來說……算是一門相當費功夫的紙藝技術」，亦可知原告係以「紙蕾絲刺繡」表示其為「歐洲羊皮紙藝」及紙藝作品。⑶西元2001年11月「我的巧手DIY 」雜誌第57頁（原處分卷第48頁）右上方處之「巧手檔案方筱菁」欄內有關「現專任牧莎記事（即原告公司）歐式紙蕾絲刺繡指導講師」等內容，亦可知原告係以「紙蕾絲刺繡」表示其為紙藝作品；且由於該頁中另載有「紙蕾絲卡片」、「精緻之紙蕾絲令人驚嘆」等，客觀上極易使消費者產生「紙蕾絲」為具有蕾絲花邊之卡片等紙藝商品之認知。⑷荷蘭商Pergamano 公司及原告委請聯誠國際法律事務所致參加人公司函（原處分卷第57頁）說明二(一) 所提及「『歐式紙蕾絲刺繡』已成為相關消費者耳熟能詳之熱門手工藝商品」，亦可認定原告係以「紙蕾絲刺繡」表示紙製手工藝商品。

㈣再觀諸參加人所舉異議證據：西元2005年7 月下半年「文筆合作外銷採購電話簿」內之「3D紙の樂園」商品型錄（原處分卷第20頁）左上方處標示「紙蕾絲畫刺繡工藝Parchmentcraft processes 」、「您看過用羊皮紙創造出如蕾絲效果的美麗細緻作品嗎！透過描繪、採繪上色、壓凸造型、穿孔、點刺、剪、雕，摺的技巧，便可輕易，像刺繡一樣創造出，美麗細緻的立體蕾絲浮雕作品，可運用於卡片、吊牌、信封、信紙、紙盒、紙袋、禮品包裝、裝飾品、畫框……」等，其中外文「Parchment craft processes 」之中文直譯為「羊皮紙工藝製程」，是可知在羊皮紙透過描繪、彩繪上色、壓凸造型、穿孔、點刺、剪、雕、摺等技巧，可創作出具蕾絲般效果之羊皮紙藝作品，而足證於系爭商標註冊前已有業者以中文「紙蕾絲」說明紙藝作品或該等紙藝作品製成之方式。再者，依沈蓉（藝名沈海蓉）及方筱菁（現為原告公司所代理之荷蘭商Pe rgamano公司在台講師）等所分別創作之「創意紙蕾絲」（94年3 月出版）、「優雅紙蕾絲」（94年5 月11日出版）等書節錄頁或網路書目介紹，其中「創意紙蕾絲」一書之封面、作者序（原處分卷115 頁及第116 頁）載有「特別附贈紙蕾絲創作訣要光碟」、「很多讀者都是初次驚豔到這份精緻的創作手藝，都想能盡早進入創作紙蕾絲的領域……繼續以各種進階的花式針法、針法排列、花式簡法、色蠟推抹、立體壓凸、巧貼鏽金等實技，做了全面的技巧整合，分享讀者學習創作」；而依「優雅紙蕾絲」一書（原處分卷第108 頁）載有「紙蕾絲細緻優雅的質感，能為你的生活增添幾分雅趣……此項工藝已成為學校美勞課程之一。當年以傳統小羊皮製作的紙張，因為時代的進步，進而演變利用描圖紙與羊皮紙相近的特性，而衍生出此項獨特的紙雕工藝」等內容觀之。是以，不難得知該2 位講師亦係以中文「紙蕾絲」說明紙藝作品或該等紙藝作品製成之方式。

㈤是綜合上開證據資料，已足認於系爭商標94年8 月16日註冊時，包括原告、原告所代理之荷蘭商Pergamano 公司之授證講師（即方筱菁）及相關業者（參加人）等客觀上均係以中文「紙蕾絲」說明其紙藝作品或製作之方法，中文「紙蕾絲」顯係說明紙藝作品或其製成之方式，而原告所舉證據資料如前所述，益足徵原告係將「紙蕾絲」表示「歐洲羊皮紙藝」或紙製手工藝作品等，則原告以「紙蕾絲」作為商標圖樣，指定使用於「美術紙、紙製桌墊、貼紙、水彩、卡片、信紙、相簿、行事曆、畫本、書刊、海報、圖畫、紙型、相片架、印章、膠水、鉛筆、紙雕、百科益智學習盒、製圖用尺、製作模型用材料」等商品，予相關消費者之印象為該商品係由「紙蕾絲」所製成或含有「紙蕾絲」之商品，依社會一般通念，係所指定使用商品本身之說明，或與商品本身之說明有密切關聯，而不具表彰商品來源之識別性，自有首揭商標法第23條第1 項第2 款規定之適用。

㈥原告雖主張被告於審查核准後，因參加人提出異議，而認定系爭商標違反商標法之規定，並撤銷系爭商標之註冊，被告所為之處分，前後顯然矛盾且損害原告之權利云云。惟按商標法係為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定（商標法第1 條規定參照），且商標權之授予，係以一對眾之關係，商標權一旦公告，即表示他人不得在同一或類似商品使用相同或近似之商標，且商標越著名，他人得使用之範圍即越限縮，因此為免商標專責機關於申請註冊階段所為之審查不足，或實際使用後權利人始發現有使消費者混淆誤認以致影響市場交易秩序時，故設有一定期限內得提起之異議、評定等公眾審查制度，以撤銷不應核准註冊之商標。系爭商標之公告日期為95年8 月16日，參加人則於95年10月25日即提起本件異議案件，符合商標法第40條第1 項有關提起異議審查之規定，是系爭商標雖曾經被告審查核准註冊，惟其註冊有商標法第23條第1 項第2款所定之情形，即應予以撤銷，被告所為原審定並無不當。

㈦原告雖主張「紙蕾絲」一詞係原告所首創自西元1998年起啟用至今且非通用之詞，自無所謂屬於壟斷說明性商標，原處分將原告創意之獨特名稱變成商業性公共財，令原告首創「紙蕾絲」所累積之商品知名度，遭參加人搭便車獲取商業利益，甚為不公云云。然按商標不具有先天之識別性者，要能獲准註冊，必須證明已取得後天之識別性，亦即申請人須提供相當之證據證明該商標業經申請人使用且在交易上已成為表彰申請人商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而例外地得依商標法第23條第4 項之規定准其註冊之申請，否則應以其缺乏識別性而依商標法第23條第1 項第1 款之規定核駁其註冊之申請。本件依原處分卷內原告所提之資料觀之，可知原告係將中文「紙蕾絲」或「紙蕾絲刺繡」等表示其紙藝作品或該紙藝作品之創作方式，而非作為區別不同商品來源之識別標識，予相關消費者之印象仍為該商品之說明，而非作為區別商品來源之識別標識，尚難證明原告已將「紙蕾絲」商標廣泛使用於指定之商品而在交易上成為其識別標識，是上揭證據資料亦均無法證明本件有商標法第23條第4 項規定之適用。原告前開所述，亦無足採。

七、綜上所述，被告以本件商標之申請註冊有違首揭商標法第23條第1項第2款規定，而為不准予註冊之處分，尚無違誤。訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定、原處分，為無理由，應予駁回。

八、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭