智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　民國99年8月5日辯論終結

原告

甲○○

訴訟代理人

江銘栗律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○（局長）

訴訟代理人

己○○

參加人

昱偉棉織實業有限公司

代表人

丙○○（董事）

參加人

葦慶興業有限公司

代表人

丁○○（董事）

參加人

好家庭毛巾股份有限公司

代表人

戊○○（董事長）

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年2月3 日經訴字第09906051420 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、程序事項：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。

二、事實概要：

㈠甲○○即興隆紡織廠於民國96年9 月21日以「蛋糕」商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第24類之「毛巾、方巾、浴巾、枕巾、餐巾、桌巾、運動毛巾、海灘巾、童巾、毛巾被、理容用圍巾、毛巾毯、擦澡巾、布製卸粧用手巾、卸粧用的手巾、保齡球巾、手帕、桌墊、紡織製餐巾、紡織製杯墊」商品，向被告申請註冊（下稱系爭商標，如附圖1 所示），其後甲○○於97年3 月18日將興隆紡織廠（除系爭商標外）移轉予林素，並辦理商業登記完竣（見本院卷第67、89頁之商業登記公示資料、協議書），之後被告於97年5 月27日就系爭商標核准列為註冊第1318765號商標，並列「甲○○即興隆紡織廠」為商標權人。嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第1 款、第2款、第3 款規定，對之提起異議。案經被告審查，以98年7月28日中台異字第970753號商標異議審定書為「第1318765號『蛋糕』商標之註冊應予撤銷」之處分。興隆紡織廠不服，提起訴願，經經濟部99年2 月3 日經訴字第09906051420號決定駁回，遂於同年4 月1 日向本院提起行政訴訟。

㈡因系爭商標原由甲○○即興隆紡織廠申請註冊（見審定卷第24頁），其後被告之註冊審定及異議成立之處分（即原處分）、經濟部之訴願決定皆以「甲○○即興隆紡織廠」為對象（見審定卷第16頁，本院卷第14、18頁），故其效力及於甲○○即興隆紡織廠，甲○○即興隆紡織廠因而提起本件行政訴訟。雖興隆紡織廠之代表人早已變更為林素（見本院卷第67頁之商業登記公示資料），惟甲○○與林素當初協議將獨資商號興隆紡織廠移轉予林素，其協議之範圍並未包含系爭商標，此有協議書正本附卷可稽（本院卷第89頁），並為兩造所不爭執（本院卷第86頁），且99年6 月28日準備程序，林素即興隆紡織廠、甲○○均委任江銘栗律師為訴訟代理人（見本院卷第87頁），應認業已補正林素為興隆紡織廠之代表人，本件起訴即屬合法。而甲○○於同年7 月2 日向被告申請註冊變更登記商標權人，並經公告在案（見本院卷第98頁），並於同年8 月5 日當庭具狀聲請由甲○○承當本件訴訟，被告表示無意見（見本院卷第101 至102 、104 頁），依行政訴訟法第110 條第1 項規定，自應允許。

三、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張：

㈠依原告前所檢附之產品資料及電視、報章所刊登之資料，以蛋糕為名之毛巾，其造型並不僅限於蛋糕造型，亦有動物、花束、盆栽之造型，是原處分及訴願決定遽認「蛋糕是毛巾形狀之說明」云云，與事實不符。

㈡據原告於訴願時所提出之產品資料，無論產品有無何種造型，均有標明為蛋糕家族為行銷之名稱，而之前國內市場上並無以蛋糕為商標之毛巾，足見原告最先將參展所販售之毛巾商品，定名為蛋糕毛巾之名義，作為產品識別標誌。

㈢證據一、證據二、證據三（即原告於民國94年12月12日提出申請第094221620 號「蛋糕毛巾」專利案）、證據四（原告於96年6 月23日提出申請註冊第01295388號「CAKE FAMILY蛋糕家族」商標）、證據五（即原告蛋糕毛巾產品印製「包裝紙（腰帶）」之廠商（宜和彩藝社）送貨單，送貨單聯號為0044 52 ，日期為94年8 月24日），可證明異議證據之附件一、二、三、四、五不具證據力。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠原告雖於異議答辯及訴願階段提出證據資料，主張其首先研發將毛巾包裝設計成蛋糕形狀，且首先以「蛋糕」名稱使用於毛巾產品，並非抄襲業界，故系爭商標之註冊自無違反首揭法條之規定云云。惟依參加人於異議階段所提出之證據資料，原告所稱將毛巾設計成蛋糕形狀為其所創乙節，已非可採。又早在系爭商標註冊公告前，在我國、日本、香港及大陸地區之毛巾市場上，即有業者推出蛋糕形狀之毛巾商品，或甚至據以申請蛋糕型毛巾之專利，故原告以中文「蛋糕」作為系爭商標圖樣，使用於所指定之毛巾等商品，其予相關消費者之認知，乃為其商品形狀之說明，並非作為識別商品來源之標識。

㈡觀諸原告所檢送之證據資料，或非商標使用資料，或未標示商標圖樣，或係標示其他商標（蛋糕家族）圖樣，僅少數幾份標示蛋糕毛巾字樣，尚不足以證明系爭商標業經其廣泛使用於毛巾等商品上而在交易上已成為表彰原告之毛巾等商品之識別標識，難謂已具有後天識別性。

五、查系爭商標係於96年9 月21日申請註冊，於97年5 月27日核准審定，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以92年5 月28日修正公布之商標法（即現行商標法）為斷。參加人前雖主張系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第1 款、第2 款、第3 款規定而提起異議，惟被告僅以違反同條項第2 款規定而撤銷系爭商標之註冊，經兩造確認本件爭點為系爭商標是否違反商標法第23第1 項第2 款、第4 項規定？（見本院卷第86頁）故本件無庸再審酌關於同條項第1 款、第3 款之爭點。

㈠本件應適用之法律規範與判斷標準：

⒈按（第1 項）商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成，（第2 項）前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，商標法第5條定有明文。商標有表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明之情形者，不得註冊，同法第23條第1 項第2款亦有明文。所謂「商品之說明」係指商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品本身之說明，或與商品本身之說明有密切關聯者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。

⒉有商標法第5 條第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5條第2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之，同法第23條第4 項亦有明文。準此，商標重在足使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而具有識別性。如商標圖樣整體為說明性或不具識別性者，即有同法第23條第1 項第2 款之適用。

㈡系爭商標圖樣係單純由中文「蛋糕」由左至右排列所構成（如附圖1 所示），指定使用於「毛巾、方巾、浴巾、枕巾、餐巾、桌巾、運動毛巾、海灘巾、童巾、毛巾被、理容用圍巾、毛巾毯、擦澡巾、布製卸粧用手巾、卸粧用的手巾、保齡球巾、手帕、桌墊、紡織製餐巾、紡織製杯墊」之商品。而於系爭商標註冊公告日（97年7 月16日）前，即有日本小原株式會社、成願株式會社以毛巾折疊成蛋糕形狀申請專利，分別經獲准（平3-39488 號、平-22795號）而於西元1991年3 月8 日、4 月16日公開在案，且在我國、日本、香港及大陸地區之毛巾市場上，即有業者推出蛋糕形狀之毛巾商品，此有參加人於異議階段所檢送之附件一（西元1991年4 月16日公開之平3-39488 號及同年3 月8 日公開之平-22795號日本公開實用新案公報）、附件二（2006年7 月5 日公開之大陸地區第CN1795797A號發明專利申請公開說明書）、附件三（2006年3 月11日大紀元網頁有關「臺灣毛巾受衝擊」之報導、2007年7 月20日引自廣州日報之網路報導、2005年12月6 日STAR星報有關「甜蜜蜜毛巾蛋糕」之介紹、2007 年8月18日蘋果日報有關「蛋糕毛巾」之報導）、附件四（2008年7 月3 日所列印之GOOGLE搜尋「蛋糕毛巾」之檢索結果資料、參加人葦慶興業有限公司、好家庭毛巾股份有限公司及訴外人品卓企業有限公司、JpMon.com1！日本怪獸「貼心禮品」之蛋糕毛巾產品資訊）附卷可稽（見異議卷第26至59頁）。是以，在我國毛巾之相關市場上，早有其他業者從事生產蛋糕造型之毛巾商品，並以「毛巾蛋糕」、「蛋糕毛巾」稱呼之，且經由媒體及網路之流通播送，足使我國相關消費者或業者知曉以「蛋糕」一詞與毛巾商品搭配使用，係指蛋糕造型毛巾之意涵。因此，原告以中文「蛋糕」作為系爭商標圖樣，指定使用於毛巾、方巾、運動毛巾等商品，予相關消費者之認知，乃為該等商品形狀之說明，而有商標法第23條第1 項第2 款所定不得註冊之情事。

㈢原告雖主張前揭二日本專利並未載明「蛋糕」2 字云云，然平-22795號日本公開實用新案公報使用「洋菓子狀」之用語，並有依序折疊成「洋菓子狀」製品之圖式（見異議卷第26頁）；平-22795號日本公開實用新案公報之專利名稱即為「... 小ケ－キ形飾り物」（即「小蛋糕狀裝飾物」之意），並有折疊後斷面呈渦卷狀蛋糕形狀之圖式（第3 圖）（見異議卷第27頁）。是以此2 日本專利確已明白揭露以毛巾折疊成蛋糕之概念，故原告此部分主張要無足取。

㈣系爭商標並無經原告使用且在交易上已成為原告商品之識別標識之情形：

⒈按商標法所稱商標之使用，指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，商標法第6 條定有明文。商標權人於商品上併用數商標圖樣，或將商標圖樣與品牌名稱併列，固為現今商品促銷宣傳手法，然認定是否符合商標要件，仍應就各該商標圖樣之使用情形予以整體判斷。

⒉原告主張其早於民國94年間即已使用「蛋糕」2 字云云，本件撤銷訴訟係審查被告所為異議成立、撤銷系爭商標註冊之審定的合法性，故應審酌系爭商標是否已成為原告商品之識別標識，而具後天識別性？

⒊經核閱原告所提出之證據一（即參加94年12月15日至17日所舉辦之2005MIT 毛巾、襪子嘉年華活動暨毛巾襪子新標章發表會資料），其中有數幀產品圖片，有手寫筆跡「『蛋糕』毛巾」之標示（見本院卷第30至32頁）；證據二之原告於96年間以「蛋糕毛巾」參加多場特賣會之訊息，新聞報紙、電視媒體刊登蛋糕毛巾之純文字報導，95年8 月25日參展照片，96年11月30日、97年5 月22日、6 月11日、8 月23日、8 月30日電視報導有關「毛巾變蛋糕」之畫面、97年5 月5 日、96年9 月24日、11月3 日銷售「蛋糕毛巾」之照片（見本院卷第36至48頁）；證據五之94年8月24日送貨單及產品照片（見本院卷第56至57頁）。觀察各該證據資料，至多僅單純提及「蛋糕毛巾」之產品名稱，未見將「蛋糕」作為商標使用之情形，並非區別商品來源之識別標識，無從使消費者認識「蛋糕」2 字有作為商標使用。故興隆紡織廠行銷商品所使用之方式，非屬「蛋糕」商標之使用，不得執為有利原告判斷之論據。

⒋原告所提證據三之智慧財產局函、專利公報、新型專利技術報告，僅能證明興隆紡織廠於94年12月29日申請「蛋糕毛巾包裝型式」新型專利，並獲准於95年12月1 日公告（見本院卷第49至54頁），無法證明甲○○於「毛巾」商品上使用「蛋糕」之圖樣係商標型態之使用。

⒌依原告所提證據四之智慧財產局商標核准審定書、商標註冊證，甲○○即興隆紡織廠於96年6 月23日申請「CAKE FAMILY 及蛋糕家族」之商標，經被告於同年11月23日核准審定，註冊號數為第0000000 號。而證據二之96年11月3日10時38分拍攝之照片（見本院卷第47頁下方），攤位下方懸掛之招牌印有附圖2 所示之「CAKE FAMILY 蛋糕家族」商標圖樣，並無任何如附圖1 所示「蛋糕」之圖樣，無法證明原告係以「蛋糕」作為商標形式之使用，故無法作為系爭商標使用之佐證。

⒍綜上，以原告所提出之各項使用證據相互勾稽，客觀上仍難據以認定系爭商標業經原告長期使用且在交易上已成為其商品之識別標識，而得依商標法第23條第4 項之規定准其註冊。是以原告無法證明系爭商標圖樣已為相關消費者所熟知，足使其於交易上認識「蛋糕」為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別。故本件不符商標法第23條第4 項規定，而應適用同條第1 項第2 款規定。

六、綜上所述，系爭商標有商標法第23條第1 項第2 款所定不予註冊之情事。從而，被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭