智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決

上訴人

英商布拜里公司（Burberry Limited）

代表人

Stuart Lockyear

訴訟代理人

何愛文律師

訴訟代理人

孫小萍律師

訴訟代理人

葉家宇律師

上訴人

玉貿有限公司

兼代表人

陳玉寶

共同訴訟代理人

謝智硯律師

　 賴勇全律師

　　　　　　唐德華律師

上列當事人間違反商標法附帶民事訴訟案件，上訴人不服臺灣士林地方法院中華民國102 年12月3 日第一審附帶民事訴訟判決（101 年度附民字第284 號），提起上訴，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、程序部分：按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律。因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。涉外民事法律適用法第25條、民事訴訟法第15條第1 項分別定有明文。所謂行為地，包含一部實行行為或其一部行為結果發生之地，最高法院56年臺抗字第369 號著有判例。因涉外民事法律適用法未就法院之管轄予以規定，原告主張侵權行為地在我國，自應類推適用我國民事訴訟法第15條第1 項規定，由我國法院管轄。查上訴人英商布拜里公司（下稱布拜里公司）係外國法人，具有涉外因素，上訴人主張上訴人玉貿有限公司（下稱玉貿公司）及陳玉寶侵害其商標權，自應適用涉外民事法律適用法以定本件之管轄法院及準據法。而關於涉外侵權行為之準據法，應適用侵權行為地法與法庭地法。上訴人布拜里公司主張上訴人玉貿公司及陳玉寶之侵權行為發生在我國境內，揆諸前揭說明，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。

二、兩造之聲明及陳述如下：

㈠上訴人布拜里公司主張：上訴人陳玉寶係址設臺北市○○區○○○路○號0 樓玉貿公司之負責人，明知布拜里公司取得註冊第905930號及第1209764 號之「BURBERRY CHRCK」商標（下稱系爭商標）專用權，指定使用於皮包、皮夾、手提包等商品及製造上開商品之布料，竟仍在專用期間內，未經布拜里公司同意，於玉貿公司全省各門市店面及PCHome商店街、momo富邦購物網站，陳列、販賣使用布拜里公司前揭商標之皮包類商品，故意侵害布拜里公司之商標權，為警於100年8 月4 日搜索查獲，案經臺灣士林地方法院檢察署檢察官以100 年度偵字第13901 號提起公訴等情，並求為下列判決：⒈命上訴人玉貿公司及陳玉寶應連帶給付布拜里公司新臺幣（下同）915 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⒉上訴人玉貿公司及陳玉寶不得為製造、販賣、意圖販賣而陳列、輸出、輸入及為營利而交付任何使用相同或近似於上訴人布拜里公司商標圖樣之皮包、皮件及配件等侵害布拜里公司商標權之行為。⒊玉貿公司及陳玉寶應連帶負擔費用將本件最後事實審民事判決書重要內容（包含標題、案號、當事人、代理人、案由及主文等）及如起訴狀附件2 所載之道歉啟事，以35.5公分乘以25公分之版面、5 號字體登載於蘋果日報全國版頭版1 日。並陳明第1 項聲明願供擔保，請准宣告假執行。

㈡上訴人玉貿公司及陳玉寶則以：上訴人玉貿公司在店面或網路之商品，均以其代理之POLO SANTA ROBERTA英國○○之名公開銷售，所有商品均無上訴人布拜里公司名稱，未讓消費者混淆，英國○○公司負責人亦經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）稱係善意先使用不涉及侵權，是上訴人玉貿公司及陳玉寶並未對上訴人布拜里公司有侵權或商譽損害等資為抗辯。（本院卷第4 頁及背面）

㈢原審判決：⒈上訴人玉貿公司及陳玉寶應連帶給付上訴人布拜里公司210 萬元，及自101 年12月22日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。⒉上訴人玉貿公司及陳玉寶不得為製造、販賣、意圖販賣而陳列、輸出、輸入及為營利而交付任何使用相同於或近似於如系爭商標圖樣之皮包、皮件及配件等侵害上訴人布拜里公司商標權之行為。⒊上訴人玉貿公司及陳玉寶應連帶負擔費用將本件刑事附帶民事訴訟判決書之標題、案號、當事人、代理人、案由及主文之內容，以35.5 公分乘以25公分之版面、5 號字體登載於蘋果日報全國版頭版1 日，並駁回上訴人布拜里公司其餘之訴。布拜里公司、玉貿公司及陳玉寶均各自就其敗訴部分提起上訴，布拜里公司之上訴聲明：⒈原判決關於駁回陳玉寶及玉貿公司應連帶賠償布拜里公司705 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息部分廢棄。⒉前開廢棄部分，陳玉寶及玉貿公司應連帶賠償布拜里公司705 萬元及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。⒊前項聲明願供擔保，請准宣告得為假執行；對玉貿公司及陳玉寶之上訴部分，布拜里公司則答辯聲明：駁回上訴。至玉貿公司及陳玉寶之上訴聲明：⒈原判決不利玉貿公司及陳玉寶部分廢棄。⒉上開廢棄部分，布拜里公司第一審之訴及假執行之聲請均駁回。⒊前項聲明如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。對布拜里公司之上訴部分，玉貿公司及陳玉寶則答辯聲明：駁回上訴。

㈣上訴人布拜里公司主張：

⒈玉貿公司係專營皮件精品販售業務，陳玉寶身為玉貿公司之負責人，從事販售皮件精品業務多年，其不僅在開設之門市販賣扣案商品，尚透過PChome Online 商店街及momo富邦購物網等網站販賣，並從事批發給下游皮件行，其經營規模龐大，陳玉寶歷經前案訴訟後，仍不思改變營業行為，繼續從事販賣仿冒品，足見獲利可觀，且陳玉寶販售規模龐大，銷售管道眾多，布拜里公司之實際損害遠高於扣案商品零售價之1000倍以上，而難以計數。而布拜里公司僅就前開500 倍至1500倍之法定賠償額，請求中數以1000倍計算，即平均零售單價7,150 元x1,000倍=7,150,000 元。

⒉布拜里公司多年來投入大量資金及心力建立品牌形象，玉貿公司及陳玉寶之仿冒行為已嚴重破壞布拜里公司之品牌形象，此等損害難以計數，惟斟酌國內類似判決之金額，關於商譽損害部分，依修正前商標法第63條第3 項之規定，布拜里公司亦僅請求200 萬元之損害賠償。

⒊依實務見解，玉貿公司及陳玉寶無法因扣案商品或吊牌上另有使用本身名稱或商標，即可規避商標法之犯行。系爭商品均於皮件外觀大肆使用Burberry Check經典格紋商標圖樣，且Burberry Check經典格紋商標圖樣屬著名商標，已在消費者心目中建立表彰布拜里公司信譽之標誌，即便行為人之商品價格較低或另掛有自己之吊牌，仍有造成消費者混淆誤認之虞。

㈤上訴人玉貿公司及陳玉寶則抗辯：

⒈布拜里公司註冊之第1209764 號商標，所屬類別為第24類，商標法施行細則第19條附表並明示第24類為「不屬別類之紡織品及紡織製品；床罩；桌巾」。是以，布拜里公司註冊第1209764 號商標之保護範圍應僅限於布料，亦即紡織品，而不及於布料經加工、設計後之商品。玉貿公司及陳玉寶既非以銷售布料為主之商家，亦未販賣單純布料商品予消費者，同樣，消費者亦非向玉貿公司及陳玉寶購買布料或紡織品，則扣案商品應無侵害布拜里公司註冊第1209764 號商標。

⒉依臺灣士林地院檢察署93年度偵字第3958號、94年度偵字第804 號等之偵查卷內資料均可證訴外人章○○至遲於75年已購入格紋圖樣之皮件紋路原料，作為皮包、皮夾等商品之外觀設計，原料上有一球員坐於馬背上、高舉球桿正欲揮擊之圖樣（POLO SANTA ROBERTA商標），明顯與布拜里公司「BURBERRY」商品不同。玉貿公司及陳玉寶之供應商章○○既符合商標法善意先使用之規範，則玉貿公司及陳玉寶屬章○○在臺事業發展之經銷商，自亦可援用善意先使用之保護。

⒊而扣案商品中之350 件與布拜里公司註冊第905930號之商標圖案迥然不同，該短、長夾之內裡之設色為完全素色，如紅色邊框、粉紅色邊框皮夾內裡則分別為紅色、粉紅色樣，未加任何文字及圖樣，內層拉鍊並有「POLO SANTAROBERTA 」之商標字樣，不僅皮件商品內裡未有如同布拜里公司商品之格紋圖案，亦未有任何近似「BURBERRY」英文商標之字樣，亦與布拜里公司商品之格紋圖案顯然不同，足可見得，扣案商品中之350 件應不計入本案侵權商品之範圍內。

⒋其餘227 件淡褐色底之商品，係以「POLO SANTA ROBERTA」之金色長方橢圓形標誌及「球員坐於馬背上、高舉球桿正欲揮擊之圖樣」作為商標；且該等商品之表面外觀設計上雖採用傳統蘇格蘭紋作為設計，惟玉貿公司及陳玉寶從未將此蘇格蘭紋圖案樣當作為商標使用或當作區別他人皮包商品之來源，因認為該等商品的蘇格蘭紋只是眾多傳統蘇格蘭紋的其中一款，其不具有商標的識別性；且該等商品之商標「POLO SANTA ROBERTA」皆清楚印於包包外觀、所附紙卡、標籤、拉鍊、內底及防塵袋上，無一不以此做為消費者識別其商品之來源；況且，會購買兩造商品之消費者，因涉及高價消費之商品，因此，相關消費者會施以較高注意，加以辨別兩造商品和商標之差異，購買時不易產生混淆的情形。是故，其餘227 件淡褐色底之扣案商品，亦無侵害布拜里公司之商標權。

⒌布拜里公司購買玉貿公司商品之發票皆為100 年3 月期間於門市店內購買，豈可以此指稱，玉貿公司及陳玉寶於該期間、店面之購買價格即為該等商品之實際價格及其他實體店面或網路通路之售價，並逕論斷於其他期間或其他店面從未有折扣價格出售之情形云云。商品標價未必等同於實際出售價格，此為買賣商品時顯然易知之事實；再者，商品出售價格尚須扣除營業成本等必要支出費用始為出賣人所賺之金額。因而，如未將相關因素列入考量，一律以商品標售價錢之平均定損害賠償金額，乃未符公平正義，與侵權行為損害賠償請求權在於填補被害人實際損害之立法意旨亦有所相悖。

三、按審理智慧財產案件審理法第23條案件之附帶民事訴訟，認為原告之訴不合法，或刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理者，應以判決駁回之，智慧財產案件審理法第27條第1 項前段定有明文。

四、玉貿公司、陳玉寶違反商標法刑事案件，雖經原審判決有罪，檢察官、玉貿公司、陳玉寶均提起上訴後，經本院103 年度刑智上易字第8 號改判玉貿公司、陳玉寶無罪。揆諸前揭規定，布拜里公司之訴及假執行之聲請，均無理由，應予駁回。原審判命：㈠上訴人玉貿公司、陳玉寶連帶給付上訴人布拜里公司210 萬元，及自101 年12月22日起至清償日止按週年利率5%計算之利息部分暨就該部分宣告假執行；㈡上訴人玉貿公司、陳玉寶不得為製造、販賣、意圖販賣而陳列、輸出、輸入及為營利而交付任何使用相同於或近似於如系爭商標圖樣之皮包、皮件及配件等侵害上訴人布拜里公司商標權之行為；㈢上訴人玉貿公司、陳玉寶應連帶負擔費用將本件刑事附帶民事訴訟判決書之標題、案號、當事人、代理人、案由及主文之內容，以35.5公分乘以25公分之版面、5 號字體登載於蘋果日報全國版頭版壹1 日，即有未合，玉貿公司、陳玉寶之上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，駁回布拜里公司在原審之訴。至原審駁回布拜里公司逾上開原審准許部分之訴及假執行之聲請，經核並無不合，布拜里公司猶執陳詞，指摘原判決不當，求為判決如其上訴聲明第2 、3 項所示，為無理由，應予駁回。

據上論結，應依智慧財產案件審理法第27條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭