100年度民商上字第1號｜智財：侵害商標權有關財產權爭議等｜裁判日期：100 年 12 月 01 日

智慧財產法院民事判決 100年度民商上字第1號上訴人　臺灣金礦企業有限公司法定代理人　高國欽訴訟代理人　孫志堅律師複代理人　林彥苹律師被上訴人　金鑛連鎖企業股份有限公司法定代理人　鄭立鍵訴訟代理人　孫大龍律師上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年3 月9 日智慧財產法院99年度民商訴字第34號第一審判決提起上訴，本院於中華民國100 年11月10日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決關於命上訴人給付超過新臺幣叁拾陸萬元本息部分，及該部分假執行之宣告暨訴訟費用之裁判均廢棄。前開廢棄部分，被上訴人在第一審之訴及其假執行之聲請均駁回。其餘上訴駁回。第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由上訴人負擔四分之一，餘由被上訴人負擔。事實及理由甲、程序方面：按當事人對於他造主張之事實，已於相當時期受合法之通知，而於言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀爭執者，準用第1 項之規定，民事訴訟法第280 條第3 項定有明文。本件被上訴人主張上訴人於原審審理期間，歷經原審法院多次合法傳喚，均拒不到庭，另針對被上訴人於原審提出之民國99年10月21日民事爭點整理狀、100 年1 月19日民事準備書狀、100 年1 月26日民事辯論意旨狀內容及聲請傳喚之證人王嘉新，亦從未以書狀為任何爭執、主張，故依民事訴訟法第280 條第3 項、第276 條第1 項規定，應視同自認被上訴人主張，甚或發生失權之效果，今上訴人始提起本件上訴再為爭執主張，本屬無據等語。惟查，上訴人於原審言詞辯論期日雖未到場，但於99年9 月24日曾提出民事答辯狀（見原審卷第39至341 頁）否認侵害被上訴人享有之註冊第157389號「金礦」商標（下稱系爭商標），就本件主要爭點實已為爭執，是否有民事訴訟法第280 條第3 項準用同條第1 項視為自認及同法第276 條第1 項失權效之適用，已非無疑，況且被上訴人依商標法第63條第1 項第3 款、第64條之規定主張，以侵害系爭商標商品之零售價1,500 倍定損害賠償金額及判決登報部分，尚待法院審酌個案情節而為判斷，是被上訴人上開主張，為無理由，合先敘明。乙、實體方面：一、被上訴人起訴主張：㈠被上訴人自第三人鄭銀瑞受讓系爭商標，為系爭商標權人，系爭商標指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳、咖啡廳及啤酒屋，專用期間自91年1 月16日起至101 年1 月15日止。被上訴人於臺北及高雄等地區開設「CROWN & FANCY 金咖啡」店，販售咖啡、茶飲及精緻糕點。詎上訴人明知系爭商標業已向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，竟未經被上訴人同意，擅自使用系爭商標之文字「金礦」作為其公司名稱，而於臺北市○○區○○○路125 號1 樓開設「CROWN & PT」咖啡店，並經營販售與被上訴人營業項目相同之咖啡、茶飲等商品，且於招牌上標示「臺灣金礦連鎖事業」字樣，致消費者有混淆誤認之虞。被上訴人委請律師發函通知上訴人，請其立即停止上開行為。然上訴人亦委請律師函覆被上訴人，否認有侵害被上訴人權益。㈡依據財政部臺北市國稅局大同稽徵所（下稱北市國稅局大同稽徵所）99年11月11日函送本院有關上訴人97年11至12月起至99年7 至8 月止之營業稅申報書可知，上訴人於98年1 至2 月、99年1 至2 月、99年3 至4 月之銷售額為新臺幣（下同）0 元、98年11至12月之銷售額9,000 元、99年5 至6月之銷售額18,000元，其顯有逃漏稅之嫌。故上訴人提出之97、98年度營利事業所得稅結算申報書上記載之98年度全年所得額負435,860 元、97年度全年所得額39,274元，明顯虛偽不實，即不足採。再者，被上訴人前至上訴人經營之「CROWN & PT」咖啡店購買「8 吋－巧唬」蛋糕，其銷售價格為720 元，倘依商標法第63條第1 項第3 款規定，以查獲商品零售價格之1,500 倍計算，上訴人應賠償被上訴人損害108 萬元。倘法院認被上訴人針對損害數額之舉證有所不足時，即請求依民事訴訟法第222 條第2 項規定，審酌卷內相關事證，判決命上訴人應賠償之金額。㈢上訴人明知系爭商標為被上訴人所註冊，竟未經被上訴人同意，擅自使用系爭商標作為其公司之名稱，明顯侵害被上訴人之商標權，被上訴人為維自身權益，爰依商標法第61條第1 項前段、第62條第2 款、第63條第1 項第3 款及第64條等規定，請求損害賠償與排除侵害。並將本件判決書登報。爰聲明求為判決：⒈上訴人不得使用「金礦」作為其公司名稱。⒉上訴人應給付被上訴人150 萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5 ﹪計算之利息。⒊上訴人應負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以5 號黑體字刊登於自由時報之全國版1 日。⒋第2 項請求願供擔保，請准宣告假執行。㈣並於本院審理時補充陳述略以： ⒈上訴人確實「明知」系爭商標為被上訴人所有，而以系爭商標之文字即「金礦」作為其公司之名稱：被上訴人於95年間發現第三人陳俊宏經營「屏東金礦咖啡店」並於店外懸掛「金礦咖啡」招牌，明顯侵害被上訴人所有之系爭商標，遂委由斯時之商標權人鄭銀瑞對陳俊宏提出侵害商標權之刑事告訴，陳俊宏並因此遭臺灣屏東地方法院檢察署（下稱屏東地檢署）以違反商標法為由提起公訴（見原審卷第50至52頁）。詎上開案件審理期間即97年間，被上訴人發現位於臺北市○○區○○○路125 號1 樓處（即上訴人公司之所在地）亦開設「屏東金礦咖啡店」並於店外懸掛「屏東金礦咖啡」招牌（註：該咖啡店為陳俊宏經營之「屏東金礦咖啡店」之加盟商），亦侵害被上訴人所有之系爭商標，故被上訴人特指示證人即被上訴人公司採購經理王嘉新北上與上開「屏東金礦咖啡店」當面溝通，要求其停止懸掛「屏東金礦咖啡」招牌，勿再侵害系爭商標，惟該咖啡店卻置之不理。嗣陳俊宏於97年11月27日遭臺灣高等法院高雄分院（下稱高雄高分院）以97年度上易字第488 號刑事判決確定在案（見原審卷第53至62頁）後，上開「屏東金礦咖啡店」始將「屏東金礦咖啡」招牌卸下，並於同址改懸掛「CROWN & PT（註：PT即屏東之意）」招牌，繼續經營咖啡店。 ⒉再者，依據卷附服務標章註冊證、智慧局函文影本及被上訴人公司網頁資料可知，系爭商標早自91年1 月16日即已註冊專用，且指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳、咖啡廳及啤酒屋，被上訴人並於臺北及高雄等地區開設多家「CROWN & FANCY 金鑛咖啡」店，販售咖啡、茶飲及精緻糕點（見原審卷第8 至13頁），對照被上訴人於上訴人經營之「CROWN & PT」咖啡店現場拍攝之照片可知，上訴人不僅經營與被上訴人相同之咖啡、茶飲、糕點等業務，現場懸掛之「CROWN & PT」招牌亦與被上訴人之「CROWN & FANCY 」招牌雷同，甚至上訴人猶於懸掛之招牌上標示與被上訴人公司名稱（即「金鑛連鎖企業股份有限公司」）相近之「台灣金礦連鎖事業」等字樣（見原審卷第16至17頁）。按上訴人與被上訴人既屬經營咖啡、茶飲、糕點之同業，若其不知系爭商標為被上訴人所有（被上訴人否認之），何以其經營之咖啡店竟與被上訴人之咖啡店高度雷同，甚至造成消費者之混淆誤認？ ⒊被上訴人其後發現上訴人擅以系爭商標作為其公司名稱後，特委請律師發函上訴人，請其立即停止使用系爭商標之文字即「金礦」，作為其公司之名稱（見原審卷第18至20頁），惟遭上訴人悍然拒絕，益見其就公司名稱侵害被上訴人所有之系爭商標乙節，確已「明知」且顯已構成商標法第62條第2 款規定之侵權行為。 ⒋按現行公司法第18條第1 項規定僅係行政機關就公司名稱預查之審核依據，行政機關允許使用之公司名稱，倘涉及不公平競爭、侵害商標權、姓名權等情事，仍應受公平交易法、商標法及民法等相關規定之規範，故縱經主管機關核准登記使用之公司名稱，並非當然不生侵害他公司商標權之情事。⒌上訴人辯稱其公司名稱為「台灣金礦企業有限公司」，雖有「金礦」2 字，然此僅為公司名稱之一部分，如就整體觀察，實可輕易判斷，應無混淆消費者之可能。惟對於一般交易對象施以普通注意之情況下，其識別上訴人公司名稱之重點顯然在「金礦」2 字，「台灣」2 字則因不具特殊性而常加以忽略，故揆諸上訴人公司名稱「金礦」2 字與系爭商標相同，與被上訴人公司名稱之特取部分即「金鑛連鎖企業」中之「金鑛」2 字之字形、字音、字義幾乎完全相同，加諸兩造所營事業均為販售咖啡、茶飲、糕點之咖啡店，顯見上訴人公司名稱確已侵害被上訴人之商標權，並造成消費者混淆誤認二造之商品或服務為同一來源，或二造有關係企業、授權關係或加盟關係。 ⒍上訴人迄今仍為陳俊宏經營之第一金礦企業有限公司之「台北雙連店」加盟商，而第一金礦公司及陳俊宏亦同因侵害系爭商標而遭本院99年度民商訴字第33號判決渠等不得使用「金礦」作為公司名稱，並應連帶賠償被上訴人150 萬元及將判決刊登自由時報、蘋果日報，益見上訴人辯稱其與陳俊宏無任何關聯云云，並非事實。 ⒎上訴人雖辯稱其於原審訴訟期間業將招牌更改為「金色角落」，惟查其於上開招牌上仍標示「台灣金礦國際餐飲有限公司」、「台灣金礦連鎖事業」等字樣，其意欲造成消費者混淆誤認之心態，不言可喻。二、上訴人則以：系爭商標非著名商標，未廣為相關事業或消費者所認知，其與上訴人所使用之公司名稱，消費者應足以辨識，兩者不致使相關消費者混淆之虞。而上訴人公司前於99年2 月22日人事異動，繼而由朱正男任上訴人公司之法定代理人，其對到任前所發生之事情不知情，是上訴人善意且合理之使用「金礦」文字，無侵害系爭商標之故意，不具侵權行為違法性。另於本院審理時補充陳述略以：㈠本件被上訴人雖主張97年10、11月間曾請證王嘉新前往被上訴人營業處告知有侵害商標之情事，嗣則再於99年6 月14日委請律師發函通知上訴人，故認上訴人應已知有侵害商標之情事，然證人王嘉新於原審之證述僅稱「受原告（即被上訴人）公司委託向自稱為加盟主的業主告知其已經侵害原告商標，表示不可掛招牌」，但對於其所稱之「自稱為加盟主的業主」就為何人並不明確，亦無從特定，該人是否真為上訴人公司人員？此一通知事是否真已到達上訴人均無從判斷。。另被上訴人律師函中雖再次重申上訴人使用金礦2 字恐有侵害商標情勢時，惟被上訴人當時所主張受侵害之商標乃為「金礦」2 字，而上訴人所使用之名稱則為「台灣金礦企業有限公司」，二者間雖有「金礦」2 字相同，然「金礦」2 字僅為上訴人公司名稱之一部分，如就上訴人公司名稱整體觀察，實可輕易判斷二者不同，應無混淆消費者之可能，且被上訴人公司名稱為「金鑛連鎖企業股份有限公司」與上訴人公司名稱「台灣金礦企業有限公司」間亦顯不相同，故而上訴人乃依此旨函覆被上訴人，從而上訴人既對被上訴人來函內容所稱有所懷疑，且將此懷疑函覆被上訴人，難認上訴人已屬「明知」。㈡如認上訴人有侵害商標權，原審認定以零售價1,000 倍定損害賠償金額72萬元應屬過高，應以最低賠償倍數500 倍為宜： ⒈退萬步言，如仍認上訴人有侵害被上訴人之商標權者（假設語氣，並非上訴人認同有侵害商標權之事），對原審酌定以零售價720 元×1000倍作為損害賠償金額標準認為仍然過高，蓋本案所認定之侵權行為態樣，是指公司名稱與其「金礦」商標相符，然實則被上訴人在外經營咖啡餐飲係主打「金鑛」之商標而非「金礦」商標，此可上被上訴人之官方網站上使用者確非「金礦」商標。 ⒉其次，上訴人公司名稱與其僅註冊但對外未使用之「金礦」商標名稱部份重疊而已，而先前對外經營仍用「Crown & PT」商標作對外咖啡餐飲之經營，兩者並非不可區分，亦不致使消費者混淆。何況上訴人之後復亦更換商標為「金色角落Gold Corner 」重行對外經營，更已無使人混淆的情形存在，而上訴人僅單一店點，近3 年之營業所得有限，原審以零售價1000倍定損害賠償金額，實過高而不合理。㈢按商標法第64條僅係規定得請求登報，惟是否必要則仍須由法院審酌，本件上訴人公司營業處所係位於臺北市○○○路125 號1 樓，復早已更換商標「金色角落Gold Corner 」之商標，退萬步言，縱認上訴人有侵權之行為亦應僅於臺北市地區刊登即可，並無刊登全國版之必要。㈣另臺灣屏東地方法院96年度易字第224 號、臺灣高等法院高雄分院97年上易字第488 號違反商標法案件係為訴外人陳俊宏於屏東地區懸掛屏東金礦咖啡之招牌營業，然陳俊宏與上訴人公司間並無關連，且上訴人係為公司名稱使用台灣金礦企業有限公司亦與前開刑事案件之事實並不相同，是以原審判決仍以之作為不利於上訴人之判決基礎亦有判決違法之情。㈤在第一金礦企業有限公司網頁上所顯示出之〔臺灣金礦連鎖事業〕字樣，係第一金礦企業有限公司其對外以連鎖事業所使用之初始名稱，至於現懸掛招牌所使用〔台灣金礦國際餐飲有限公司〕，後者僅係上訴人用以表彰此一店家為上訴人公司所經營，惟真正用以對外營業名稱則為「Gold Corner 金色角落」作為商標，上訴人為單純加盟第一金礦企業有限公司之加盟店家，且以表彰上訴人公司自身文字與用以對外營業之「Gold Corner 」二者相比較，可知表彰上訴人部分實際上顯得並不起眼，並不容易引起消費者注意，更何況上訴人所使用名稱與被上訴人公司於文字上一眼即可知悉二者顯不相同，應無使人誤會之可能。三、原審判決判命：（第1 項）上訴人不得使用金礦作為其公司名稱。（第2 項）上訴人應給付被上訴人72萬元，及自99年8 月4 日（即起訴狀繕本送達翌日）起至清償日止，按年息5%計算之利息。（第3 項）上訴人應負擔費用將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以五號黑體字刊登於自由時報之全國版壹日。（第4 項）被上訴人其餘之訴駁回。（第5 項）訴訟費用由上訴人負擔25分之12，其餘由被上訴人負擔。（第6 項）原審判決第二項部分，於被上訴人以新臺幣24萬元為上訴人預供擔保後，得假執行。（第7 項）被上訴人其餘假執行之聲請駁回。被上訴人就其在敗訴部分即請求上訴人給付超過72萬元部分，未據上訴而告敗訴確定。上訴人不服原判決而提起上訴，並聲明：㈠原判決不利於上訴人部分廢棄。㈡上廢棄部分，被上訴人於第一審之訴及假執行聲請均駁回。㈢第一審及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：上訴駁回。四、本件兩造不爭執之事實：（見本院卷第78至79頁）：㈠上訴人在位落臺北市○○區○○○路125 號1 樓開設「臺灣金礦企業有限公司」，經營販賣咖啡、茶飲等餐飲服務（見原審卷第14頁）。㈡被上訴人為系爭商標權人（見原審卷第8 至11頁）。五、本件經本院同年9 月26日與兩造整理並協定簡化之爭點為（見本院卷第78至79頁）：㈠上訴人是否有侵害系爭商標之行為？㈡上訴人以系爭商標之文字「金礦」作為其公司之名稱，是否屬善意與合理之使用方法？㈢若上訴人侵害系爭商標權，則被上訴人得請求上訴人給付之損害賠償金額為若干？請求排除侵害方式及將判決書登報，是否有理由？六、本院得心證之理由：㈠按未得商標權人同意，明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者，視為侵害商標權，商標法第62條第2 款定有明文。本件被上訴人主張上訴人明知系爭商標為被上訴人所註冊，未經被上訴人同意，擅自使用系爭商標作為其公司之名稱等語。上訴人抗辯稱其以系爭商標之文字「金礦」作為其公司之名稱屬善意與合理之使用方法云云。職是，本院自應審究被上訴人有無間接侵害系爭商標之行為？經查： ⒈被上訴人主張其自鄭銀瑞受讓系爭商標權，系爭商標指定使用於冷熱飲料店、飲食店、小吃店、冰果店、餐廳、咖啡廳及啤酒屋，專用期間自91年1 月16日起至101 年1 月15 日止。而上訴人在位落臺北市○○區○○○路125 號1 樓開設「臺灣金礦企業有限公司」，經營販賣咖啡、茶飲等餐飲服務，朱正男現為法定代理人等事實，並提出服務標章註冊證、智慧財產局函、被上訴人公司之網頁資料、上訴人公司基本資料查詢明細、照片、起訴書及刑事判決等件附卷可證（見原審卷第8 至25、50至62頁）。經原審調閱臺灣屏東地方法院96年度易字第224 號、臺灣高等法院高雄分院97年度上易字第488 號違反商標法案件等刑事卷宗暨函臺北市政府檢送上訴人登記資料（原審卷第69至81頁），經查明屬實，復為上訴人所不爭執。準此，上訴人未經被上訴人同意，而使用系爭商標作為其公司之名稱，足堪認定。 ⒉經本院審酌上訴人以系爭商標之文字「金礦」作為其公司之名稱而開設「CROWN & PT」咖啡店，並經營販售與被上訴人營業項目相同之咖啡、茶飲等商品，且於招牌上標示「臺灣金礦連鎖事業」字樣，亦即上訴人公司名稱與系爭商標之文字圖樣相同、兩造經營之商品或服務相同等因素，足認上訴人以系爭商標之文字「金礦」作為其公司之名稱，將使相關消費者誤認兩造之商品或服務出自同一來源，致相關消費者有混淆誤認之虞甚明。 ⒊證人王嘉新到庭結證稱：被上訴人於97年10、11月間得悉上訴人在位落臺北市○○區○○○路125 號1 樓開設「臺灣金礦企業有限公司」，伊為此告知自稱加盟業主，其已侵害系爭商標之情事（見原審卷第第138 至139 頁）。是自證人王嘉新之上開證言可知，上訴人前於97年10、11月間已知悉其使用系爭商標之文字「金礦」，作為其公司之名稱。被上訴人嗣後委請律師通知上訴人，請其立即停止使用「金礦」作為其公司之名稱，上訴人亦委請律師回覆等事實，業具被上訴人提出律儀聯合律師事務所99年6 月14日（99）律字第604 號律師函與精英國際法律事務所99年6 月22日英律字第0906020 號律師函等件附卷可稽（見本院卷第18至22頁），益徵上訴人明知「金礦」文字圖樣為系爭商標。縱使上訴人抗辯稱朱正男於99年2 月22日之後，始擔任上訴人法定代理人屬實，然亦不影響上訴人已知悉「金礦」文字圖樣為系爭商標之情事。 ⒋綜上所述，系爭商標經智慧局准予註冊在案，上訴人明知系爭商標為我國註冊商標，其未經被上訴人同意，而使用系爭商標中之「金礦」文字作為自己公司名稱，並經營與被上訴人相同之商品或服務業務，致咖啡、茶飲等商品或服務之相關消費者，誤認兩造之商品或服務為同一來源，或誤認兩造有關係企業、授權關係或加盟關係，其顯有混淆誤認之虞。從而，足認上訴人行為成立間接侵害系爭商標。㈡商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害。商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1,500 倍之金額計算其損害。前開賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。商標法第61條第1 項前段、第63條第1 項第3 款本文、第2 項及第64條分別定有明文。上訴人成立間接侵害系爭商標，被上訴人依商標法第61條第1 項前段、第62條第2 款、第63條第1 項第3 款及第64條等規定，主張損害賠償、排除侵害及判決書登報等請求權。本院茲探討被上訴人請求是否有理由如後： ⒈商標權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上請求權，其於商標權受侵害時，商標權人除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之權利，此為禁止請求權。其具有事先迅速制止侵害行為與防範侵害行為於未然等功能，對於商標權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。禁止請求權之排他態樣有二：1 請求排除已發生之商標權侵害，此為排除侵害請求權。2.侵害尚未發生而有侵害之虞者，即就現有既存之危險狀況加以判斷，商標權人之商標權在客觀上，被侵害之可能性極大，其有事先加以防範之必要者，自得請求防止之，此為防止侵害請求權。因排除侵害與防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以商標侵權行為人有故意或過失為要件。準此，上訴人既有侵害系爭商標之行為，被上訴人自可行使禁止請求權而排除侵害系爭商標之行為，是其請求上訴人不得使用「金礦」作為其公司名稱，於法有據，自應准許。 ⒉上訴人固辯稱其於本件紛爭產生後，早已於99年1 月間將臺北市○○區○○○路125 號1 樓之營業處招牌更改為金色角落Gold Corner ，並無再繼續使用CROWN & PT等文字，並提出照片2 紙為證（見本院卷第35至36頁），惟查其於上開招牌上仍標示「台灣金礦國際餐飲有限公司」、「台灣金礦連鎖事業」等字樣，亦有被上訴人提出之照片2 紙附卷足憑（見本院卷第60頁），為上訴人所不爭執，且上訴人另辯稱其現今懸掛招牌所使用「台灣金礦國際餐飲有限公司」，僅係用以表彰此一店家為上訴人公司所經營，真正用以對外營業名稱則為「Gold Corner 金色角落」作為商標云云，仍不否認有使用「金礦」2 字作為其公司名稱，參以上訴人於本院準備程序陳稱：「（法官問：上訴人公司名稱是否有變更，不再使用「金礦」2 字？）目前還是繼續使用，沒有變更不使用。（法官問：上訴人是否還要繼續再使用「金礦」2 字？我們對原審判決還有疑問，再與上訴人公司討論。」、「（法官問：上訴人於原審判決後還是有使用「金礦」字樣，與原審判決主文有違，…？）…上訴人很在乎的一點是，既然這個公司的名稱是合法註冊登記，「金礦」字樣也確實在招牌上顯現，但上訴人認為僅是公司名稱使用，並不代表「臺灣金礦」4 個字可以聯想到產品。…」等語（分別見本院卷第80頁、第90頁），顯見上訴人意欲造成消費者混淆誤認之心態，不言可喻，況此與其未經被上訴人同意，使用系爭商標作為其公司名稱顯屬二事，且亦無礙本件侵權事實之成立。上訴人上訴請求廢棄原判決上訴人「不得使用金礦作為其公司名稱」，為無理由。 ⒊按「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216 條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1500倍之金額。但所查獲商品超過1500件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」，商標法第63條定有明文。 ⒋被上訴人雖主張其自上訴人經營之咖啡店購買售價720 元之蛋糕1 個，以該商品單價1,500 倍計算損害額云云，並提出統一發票為憑（見原審卷第126 頁）。惟由原審法院函北市國稅局大同稽徵所檢送上訴人之97年11至12月起至99年7 至8 月止之營業稅申報書可知，上訴人於98年1 至2 月、99年1 至2 月、99年3 至4 月之銷售額為0 元；98年11至12月之銷售額9,000 元、99年5 至6 月之銷售額18,000元。上訴人97、98年度營利事業所得稅結算申報書上分別記載：98年度全年所得額負435,860 元、97年度全年所得額39,274元等情，有北市國稅局大同稽徵所99年11月11日財北國稅大同營業字第099013970 號函附卷可憑（見原審卷第85至108 頁），且由被上訴人所提出之上訴人網頁（見原審卷第125 頁）可知，其商品種類除被上訴人所購買之「8 吋－巧唬」蛋糕外，尚有咖啡、飲品、冰沙、餅乾、小蛋糕、潛艇堡、咖啡豆、冰淇淋、爆米花、麵包、吐司等等，其單價大多低於被上訴人所自行搜證之「8 吋－巧唬」蛋糕，則原判決以其單價720 元之1000倍計算賠償金額，核屬偏高。職是，本院審酌上訴人侵權行為態樣、侵害期間、上訴人營利事業所得稅結算申報、上訴人販售商品單價及被上訴人所受損害等因素，認以「8 吋－巧唬」蛋糕單價500 倍計算損害賠償額，其金額始稱相當，故上訴人應賠償36萬元（計算式：720 元×50 0 ）。職是，上訴人此部分主張應以「8 吋－巧唬」蛋糕單價500 倍計算損害賠償額，為有理由。故被上訴人請求金額於36萬元之範圍內，核屬合理適當，應予准許，逾此範圍之金額，即無理由，應予駁回。 ⒌又按商標法第64條之規定核屬信譽回復之規定，而信譽被侵害時，固得請求為回復信譽之適當處分，然所謂適當之處分，應係指該處分在客觀上足以回復被害人之信譽且屬必要者而言（司法院大法官釋字第656 號參照），故商標法第64條雖明定商標權人得請求侵害商標權者登報，但法院仍得審酌個案情節判斷是否必要。查本件上訴人侵害被上訴人系爭商標權之損害賠償額與支出判決書之登報費用，兩者均屬上訴人應負之民事責任，而命上訴人登報之功能在於回復被上訴人之名譽，僅要將上訴人侵害被上訴人之商標權與應負之損害賠償責任等事實，登報公諸於社會，即可保障商標權人之人格權，自無須刊登判決全文。故登報費用與侵害商標權所生之損害賠償間，兩者必須相當，始符合公平原則。再查被上訴人主張上訴人應負擔費用將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以5 號黑體字刊登於自由時報之全國版1 日。本院認該刊登方式，其足可保障系爭商標權之人格權，而登報所負擔之費用與上訴人應賠償之財產上損害間，兩者亦屬相當。從而，被上訴人請求以登報方式回復其名譽，為有理由。 ⒍上訴人雖辯稱其營業地點僅在臺北市，登報不需要刊登全國版面，僅在臺北市地區刊登即可等語，但查上訴人在位落臺北市○○區○○○路125 號1 樓開設「臺灣金礦企業有限公司」，經營販賣咖啡、茶飲等餐飲服務，為兩造所不爭執，此外亦透過網路行銷，其連鎖加盟店遍及基隆市、臺北市、臺中市、彰化市、臺南市，且在大陸上海亦有4 家店，此有「台灣金礦連鎖事業／第一金礦企業有限公司」網頁在卷足稽（見本院卷第50頁），上訴人加盟站之消費群不限於臺北市，而遍臺灣北中南，甚至上海，則登報方式仍以刊登全國版為宜，上訴人所辯不可採。七、上訴人以證人王嘉新之證述無法特定受告知人為上訴人，請求再傳喚王嘉新到庭作證云云。惟由證人王嘉新之證詞已可認定上訴人受告知侵害系爭商標之情事，又被上訴人嗣後亦以律師函告知上訴人上開侵權之情事，且參以上訴人受告知後仍繼續其侵害系爭商標權之行為，迄今猶堅持使用「金礦」2 字為其公司名稱等情，足認上訴人明知「金礦」文字圖樣為系爭商標仍使用，自無再傳喚王嘉新到庭作證之必要，上訴人之聲請，應予駁回。八、綜上所述，被上訴人本於商標法第61條第1 項前段、第63條第1 項第3 款本文、第2 項及第64條等規定，請求上訴人給付36萬元及自起訴狀繕本送達翌日即99年8 月4 日起（見原審卷第28頁之送達回證）至清償日止，按年息5%計算之利息；暨上訴人不得使用金礦作為其公司名稱之排除侵害方式、上訴人應負擔費用將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文全文以五號黑體字刊登於自由時報之全國版壹日之登報方法，為有理由，應予准許。逾此所為請求，為無理由，原審就超過上開應准許金額本息部分，為上訴人敗訴之判決，並為假執行之宣告，自有未洽。上訴意旨就此部分指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，應由本院將該部分廢棄改判如主文第二項。至於上開應准許部分，原審判命上訴人給付等，並為假執行之宣告，核無違誤，上訴意旨，就此部分，仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。九、本件事證已明，兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。十、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第450 條、第449 條第1 項、第79條但書，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　12　　月　　 1　　日智慧財產法院第二庭審判長法官　陳忠行法官　熊誦梅法官　曾啟謀以上正本係照原本作成。被上訴人敗訴部分不得上訴。上訴人如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　100 　年　　12　　月　　 1　　日書記官　王月伶附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院100年度民商上字第1號

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