智慧財產及商業法院100年度民專上易字第22號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 10 月 27 日
• 當事人: 歐陽偉、欣洋電子材料有限公司、李沛欣、經濟部智慧財產局、王美花

智慧財產法院民事判決
100年度民專上易字第22號上 訴 人　 歐陽偉
兼訴訟代理人 歐陽傑
被上訴人 　 欣洋電子材料有限公司
法定代理人　 李沛欣
訴訟代理人　 羅鈞樺
參 加 人　 經濟部智慧財產局
法定代理人　 王美花（局長）住同上
訴訟代理人　 王玉鈞
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國100 年3 月24日本院99年度民專訴字第177 號第一審判決提起上訴，本院依職權命參加人參加本件訴訟，於中華民國100 年10 月6日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人方面：
㈠上訴人於原審起訴主張其於民國95年6 月9 日以「LED 的快速變焦裝置」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，並經其核准為中華民國發明專利第I309729 號（下稱系爭專利），專利期間自98年5 月11日起至115 年6 月8 日止，其申請專利範圍計7 項，第1 項為獨立項，其餘為附屬項。上訴人嗣於99年12月23日向智慧局申請更正系爭專利申請專利範圍第1 項。上訴人主張系爭專利改善傳統照明固定焦距與侷限於小範圍之缺點，可增進瞬間大範圍照近與照遠之調焦式照明，並取得日本第3,127,330 號、德國第202006014503.6號、美國第7,530,706 號及大陸第200610035815.9號等多國專利。系爭專利產品於市場推出後，因造型新穎與功能特殊，深受廣大消費者喜愛。詎被上訴人在未經上訴人之授權同意下，竟在其門市銷售侵權品，上訴人並於99年3
月20日在其門市購得「變焦手電筒」之侵權產品（下稱系爭產品）。經鑑定結果，認系爭專利每一技術特徵均完全對應於系爭產品中，依全要件原則，符合文義讀取。上訴人已與TRADE CHANNEL INTERNATIONAL L.L.C 公司簽訂專利授權使用協議，授權金額每年可逾新臺幣（下同）1,000 萬元。被上訴人銷售與系爭專利技術相同，而為較低劣之大陸侵權產品，嚴重影響被授權廠商之生產意願，擠壓上訴人可收取技術移轉金與生產授權金之空間，不僅造成消費者低價傾銷與偽劣產品之誤認，亦對市場造成極大混亂。爰依專利法第84條第1 項前段、第85條第1 項第1 款規定，請求被上訴人賠償30萬元；依專利法第85條第2 項規定，被上訴人銷售之系爭產品，導致上訴人信譽受損，請求被上訴人賠償20萬元；暨依專利法第85條第3 項規定，上訴人請求損害額3 倍之賠償。並聲明求為判決：被上訴人應給付上訴人30萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。㈡原審為上訴人全部敗訴判決，上訴人不服提起上訴，並主張：
⒈引證Hunter的圖4 內容為「光線是始終匯聚在遠處，且在光軸上僅相交為一點的聚光，是拉很長的三角形光束」，完全沒有燈距超過1F，就應該具有光線交錯、光腰和沙漏形光束的技術特徵。上訴人主張有學過「透鏡的成像觀察」的國中生就能輕易判斷「實務上是不可能實現的法律事實」，依據發明專利審查基準進步性3.2.4 「引證文件」的內容，使用圖示推測的方式，不但會產生歧異，而且是不可能實現的內容，絕對是應該不得做為引證文件一部份。
⒉原審判決明顯視而不見上訴人提出的諸多進步性判斷項目，對於採信⑴引證Hunter圖4 是完全不可能實現應不可作為引證文件一部份的證據、⑵變造證據、⑶偽造證據、⑷對無法預期的功效、解決長期存在的問題、克服技術的偏見、商業上的成功等進行的評述，是在沒有證據及未能依據智慧財產案件審理法第8 條之「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。…」，卻在未進行質證和認證的情況下，就逕行做出沒有判決基礎的認定、⑸對其他有關的進步性判斷如選擇發明等完全沒有評述，是有證據不足及適用發明專利審查基準不當。
⒊引證Hunter完全沒有2F臨界值之倒立等大燈泡實像的教示，依據凸透鏡成像之光學原理，當燈距在2F時，會在像距2F處產生倒立等大實像。原審判決明顯是基於事後分析的後見之明，主觀故意認定引證Hunter的最大可調焦範圍應是在2F，才會得到⑴應是在1F至2F間的結論，同時用無中生有的概括性論述，確已揭示⑵至少已選擇0F~2F 的燈距區間，故系爭專利應已完全符合進步性判斷的選擇發明。
⒋習知國中和高中光學常識所述的凸透鏡成像之光學原理，燈距範圍都是從0F到∞F ，而且系爭專利說明書第6 至7 頁之「發明內容」欄也有明確的載明。原審判決斷章取義的變造光學常識燈距僅有在2F內的部份，卻主觀故意忽視同樣也會產生光線匯聚的聚焦光束，但燈距還有超過2F的部份（即⑴物在無窮遠處和⑵物在2f之外）。
⒌光學常識當燈距在∞F 無窮遠時之技術特徵，是會在光軸的焦點f 上交叉為一點，並且形成的是三角形光束，但手電筒的燈距範圍是有限的，不可能達到無窮遠的距離。引證Hunter圖4 明顯是拉很長的三角形光束，即使匯聚在遠處光軸上形成為一點的光線會繼續前進，但也只會形成交叉的光束，是絕對不會形成具有光腰的光束。又光學常識當燈距在1F～∞F 間之技術特徵，光束是會形成「光線交錯」，且具有「光腰」倒立實像的發散光。原審判決忽視當燈距在1F～∞F
間之技術特徵，必定是會有光腰的沙漏形光束存在，但卻主觀故意的將引證Hunter圖4 所示交叉為一點之拉很長的三角形光束與燈距在1F~ ∞F 間具有光腰的沙漏形光束，混淆為是具有相同的技術特徵。
⒍1923年引證Hunter明確沒有文字的說明，卻是使用圖示推測的方式做任意的擴大解釋，原審判決承認不同而又有歧異的教示有：⑴已大於1F、或⑵應是在1F至2F間、或⑶至少已選擇0F~2F 燈距區間。但為何在81年後的2004年引證Chapman
，仍要有文字明確限制在1F內，同時也已說明了最接近的先前技術是2004年引證Chapman 在1F內。對該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請時的通常知識之觀點，燈泡和LED 做為光源是有完全不同配光曲線的技術特徵，怎麼會能有明顯的組合動機做等效置換。原審判決以1923年引證Hunter以燈泡為光源，用變造和偽造證據的方式，取得有揭示系爭專利在0F～2F間的技術特徵，再簡單的僅以2004年引證Chapman 是以LED 為光源，再將兩件文件的組合可以輕易證明系爭專利不具進步性，正是明顯的基於事後分析的後見之明。⒎系爭專利是否有充份揭露有關大視角和高功率LED 要件之探討：
如果大視角和高功率LED 已是通常知識者所知的一般專業知識，於專利申請時並無必要再重覆，其自動即屬於揭露之內容，申請人於申請文件中並不需要告知。為了要能達到系爭專利的功效近距離大面積和遠達30公尺距離高亮度的大範圍調焦均勻照明，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者，顯而易知和毫無疑慮的必定會使用同時具有大視角和高功率的LED 作為光源。
⒏如原審判決所述當不需要反光杯的限制條件在LED 的光源視角為50度時，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者都顯而易知，在1F內的變焦且光源視角小於50度時，在沒有餘光的損耗時，當然就沒有必要使用反光杯。但原審判決卻主觀故意的忽視，還有在LED 的光源視角大於60度的明確教示，使用反光杯是有利的，並有詳細介紹如何使用反光杯的內容。故已有清楚說明是用透鏡要完全吸收光的技術，對LED 的光源視角大於60度，使用反光杯之目的是在減少餘光的損耗。
⒐退萬步言，假設引證Hunter圖4 之光線匯聚在光軸上的一點是為焦點，依據光學原理在透鏡前方必定是平行光，且是上位的概念，該燈距必定會在無窮遠，也就是引證Hunter的燈距調焦範圍在0F～∞F 。而系爭專利已有明確選擇下位概念，具有燈距的臨界值在0F～2F，並可以達到無法預期功效，因光斑的面積比可達約2000倍，光斑的亮度比可達約10倍，系爭專利已是符合發明專利審查基準進步性判斷3.5.6 的選擇發明。
⒑引證Chapman 提供當LED 的光源視角大於60度，使用反光杯是有利的，並有明確的教示要如何使用反光杯，而引證Hunter使用的燈泡是有鍍銀或塗佈，目的在使所有的光線能通過有限角度的空間，即已等同是有反光杯。依據發明專利審查基準第二篇第三章3.6 〈審查注意事項〉第⑷項的內容，系爭專利應已是完全符合進步性判斷的省略發明。
⒒系爭專利有0F～2F的大範圍調焦產生近距離大面積和30公尺以上遠距離高亮度，以及省略反光杯達到均勻光斑，都是具有無法預期的功效，已可明確說明引證文件是無法輕易完成系爭專利。因此引證文件最重要的關鍵問題，是在是否有揭示成像光學設計和透鏡不完全吸收光的技術，是否有出現大的光源視角、不要用反光杯和最大可調焦範圍是2F之具體真實性、合法性和關聯性證據的教示。同時引證文件是否有組合的動機，明顯的系爭專利與引證文件是完全使用不同的技術方案，上述個別的引證文件都不具有系爭專利的技術特徵，當然就無需再去論及動機和組合。
㈢並上訴聲明：原判決廢棄；被上訴人應給付上訴人30萬元整，及自起訴狀送達翌日起至清償日止按週年利率5%計算之利息。
二、被上訴人則辯稱：
㈠上訴人係針對系爭專利申請專利範圍第1 項（及更正後之第1 項）、第2 至5 項及第7 項主張被上訴人侵害其專利權，惟系爭專利申請專利範圍第1 項（及更正後之第1 項）、第2 至5 項及第7 項具有應撤銷之原因，上訴人不得對於被上訴人主張權利：
⒈原審被證8 -1 （93年9 月30日公開之美國第2004/0190299
A1號「Flashlight」專利，即被上證㈡-1）、被證9 （12年12月18日公告之美國第1478282 號「Flashlight」專利，即被上證㈢）與系爭專利均為手電筒之相同領域，且系爭專利申請專利範圍第1 項為該發明所屬技術領域中具通常知識者依據被證8 -1、被證9 之組合所能輕易完成，而不具進步性。
⑴被證8-1 已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之「一種LED 的快速變焦裝置」、「一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；一LED ，該LED 連接該電源裝置，使該LED 固定在該本體的前端內部」、「一凸透鏡，該凸透鏡位在該LED 之前方的光路徑上」等技術特徵，惟僅揭示該手電筒係具有調整光束聚集之效果（the focus of the beam ），而未教示凸透鏡(14)與LED (50)之調整距離。
⑵被證9 之圖2 揭露當凸透鏡(12)與燈泡(11)在第一距離時，可產生散光之效果（以實線表示），而當凸透鏡(12)與燈泡(11)在第二距離時可產生聚光的效果（以虛線表示），亦即因透鏡與光源之距離不同，可分別產生散光及聚光之效果；被證9 之圖4 揭露該手電筒產生聚光效果之示意圖；被證9 之圖5 揭露該手電筒之凸透鏡(12)位於傳統位置時產生散光效果之示意圖。故可藉由滑動（slidingly
rotate）該滑套(6) 用以改變凸透鏡(12)與燈泡(11)之相對距離，使該手電筒所產生之光束呈現散光或聚光之效果。是以被證9 已揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之「一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上」、「該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED 至該LED 前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED 前方的一第二位置之間」等技術特徵，惟被證9 與系爭專利申請專利範圍第1 項之差異在於光源（被證9 為燈泡；系爭專利為LED ），且被證9 並未揭示系爭專利申請專利範圍第1 項之「第一區間」（0F至1F焦距）及「第二區間」（1F至2F焦距）之技術特徵。
⑶然依系爭專利說明書發明內容及上訴人書狀所載之凸透鏡光學成像原理，光源與凸透鏡之距離在0F至1F之間可產生散光效果，1F至2F之間則可產生聚光效果。而被證8-1 、被證9 與系爭專利同屬手電筒之領域，因此，被證9 之圖2 、4 、5 業已教示於手電筒裝置中因凸透鏡(12)與光源（燈泡(11)）之距離不同，即可產生聚光（圖4 ）及散光（圖5 ）之效果。則手電筒領域中具有通常知識者，依被證8-1 所教示之以LED 為手電筒光源、藉由轉動該前殼體部(16)來改變凸透鏡(14)與LED(50) 之相對距離而改變光束聚集之效果的技術內容，及被證9 圖2 、4 、5 所教示之於手電筒裝置中藉由調整凸透鏡(12)與光源(11)之距離而使光源(11)發出之光線在經過透鏡(12)後因距離之不同而產生聚光與散光之效果的技術內容，參酌前述凸透鏡光學成像原理，即能輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項
之LED (21)與凸透鏡(5) 之0F至2F距離調變而分別產生散光及聚光之效果，且該散光之光束角度大於該聚光之光束角度，而被證8-1 、被證9 之組合對於該領域中具通常知識者而言應為明顯。又相較於被證8-1 、被證9 ，系爭專利採用LED 為手電筒光源、藉由轉動本體以改變凸透鏡與LED 之距離而改變光束聚集之效果已見於被證8-1 ，且系爭專利藉由調整凸透鏡與LED 之距離而產生聚光及散光之效果已見於被證9 ，均未產生無法預期之功效。故系爭專利申請專利範圍第1 項為該發明所屬技術領域中具通常知識者依據被證8-1 、被證9 之組合所能輕易完成，而不具進步性。
⒉系爭專利申請專利範圍第2 至5 項、第7 項無效之引證亦為被證8-1 及被證9 ，其組合及答辯理由引用本院98年度民專訴字第157號判決。
㈡上訴人之比對分析完全未說明系爭產品凸透鏡之焦距為何，逕自作成系爭產品凸透鏡可在0 至1F及1F至2F區間調整之結論，顯然不足。又系爭產品之LED 本身有一透鏡封裝結構，其將影響LED 所射出之光線之散光或聚光程度，不能僅以光線為散光或聚光，遽認系爭產品之凸透鏡可在凸透鏡的0 至1F焦距及1F至2F焦距調整。況上訴人並未證明系爭產品具有系爭專利申請專利範圍第1 項所述之「散光」及「聚光」效果。
㈢上訴人應就其於系爭專利之專利物品上標示專利證書號數，或被上訴人明知或有事實足證其可得而知為專利物品之事實，提出證明，否則無權請求被上訴人任何賠償。
㈣上訴人主張被上訴人應賠償30萬元，惟未說明如何計算出該30萬元之賠償額，被上訴人無從答辯。且損害賠償計算之基礎為利於上訴人之事實，上訴人自應就此提出具體證明。
㈤被上訴人補充答辯：
⒈系爭專利不具進步性，有應撤銷之原因，依智慧財產案件審理法第16條規定不得主張權利，應判決駁回。
⒉本院98年民專訴字第57號、98年民專訴字第58號兩案與本件訴求案由相同，其性質、種類與事實也都明顯無異；故依所引事證也足以作為佐證，其系爭專利有通常知識者所能輕易完成，不具進步性，應予撤銷，及其主張為無理由。
㈥並聲明請求駁回上訴人之上訴。
三、參加人主張部分：
㈠本院依智慧財產案件審理法第17條第1 項規定裁定命智慧局參加訴訟，惟智慧局並未對於系爭專利權有無應撤銷之原因獨立提出攻擊防禦方法。
㈡參加人已於100 年9 月2 日對於系爭專利申請專利範圍之更正為准許，並為舉發成立，應撤銷專利權之審定（審定書見本院卷第169 至174 頁）。
四、本件兩造不爭執之事實（見本院卷第148 頁）：
㈠上訴人於95年6 月9 日以「LED 的快速變焦裝置」向智慧局）申請發明專利，並於96年12月16日該申請發明公開公告，公開編號為第200745598 號，嗣於98年5 月11日經智慧局公告，核准為中華民國發明專利第I309729 號（即系爭專利），專利期間自98年5 月11日起至115 年6 月8 日止，亦即上訴人為系爭專利之共同專利權人。
㈡上訴人於99年3 月20日在被上訴人門市購得「變焦手電筒」1 件（即系爭產品）。
五、本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷第148 至149 頁）：
㈠被證8-1 及被證9 之組合是否可證明系爭專利原公告申請專利範圍第1 項及上訴人申請更正之申請專利範圍第1 項均不具進步性？
㈡被證8- 1與被證9 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性？
㈢被證8-1 與被證9 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性？
㈣被證8-1 與被證9 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性？
㈤被證8-1 與被證9 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性？
㈥被證8-1 與被證9 之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性？
㈦若系爭專利有效，系爭產品是否侵害系爭專利申請專利範圍第1 至5 項、第7 項？
㈧若系爭產品侵害系爭專利權，則上訴人可向被上訴人請求損害賠償之金額為何？
六、本院之判斷：
㈠系爭專利之技術特徵：
系爭發明為一種LED 的快速變焦裝置，主要包括一本體、一LED 及一凸透鏡；本發明利用該LED 相對該凸透鏡的距離變化為該凸透鏡的兩倍焦距範圍內，只需調整二者之間微距的快速變化而大角度改變光束角度，就可使遠距聚焦照明的亮度變強，近距散光照明的面積變大，且因無使用反射杯而使光斑平均。
㈡系爭專利申請專利範圍：
系爭專利原公告申請專利範圍計7 項，第1 項為獨立項，其餘為附屬項，上訴人向智慧局申請更正申請專利範圍第1項
之內容，於本件言詞辯論終結前已經該局核准更正，見本院卷第169 至174 頁之智慧局舉發審定書，故本件以更正後之申請專利範圍第1 項內容為準：
⒈一種LED 之快速變焦裝置，包括一本體，其內部裝設有一電源裝置；一LED ，其連接電源裝置，使LED 固定在本體之前端內部；一滑套，其可滑動地設置於本體上；暨一凸透鏡，其設於滑套上，凸透鏡位在LED 前方之光路徑上，凸透鏡具有一焦距，凸透鏡可選擇地位於第一區間或第二區間中，第一區間定義為LED 至LED 前方之第一位置間，第二區間定義為第一位置至LED 前方之第二位置間，第一位置與LED 相距該焦距，第二位置與LED 相距二倍該焦距。準此，LED 發射出光束，光束通過凸透鏡；當凸透鏡位於第一區間時，通過凸透鏡之光束達成散光效果，光束之角度為第一角度；當凸透鏡位於該第二區間時，通過凸透鏡之光束達成「沙漏形光束」之聚光效果，光束之角度為第二角度，第一角度大於第二角度；「藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，使LED 發射之光可由大角度光束持續變化成小角度光束，由散光效果照明變成聚光效果照明，達成遠近均宜之照明設備。」。
⒉如請求項第1 項所述之LED 的快速變焦裝置，其中該LED 為聚光LED 。
⒊如請求項第1 項所述之LED 的快速變焦裝置，其中該凸透鏡為單凸透鏡或雙凸透鏡。
⒋如請求項第1 項所述之LED 的快速變焦裝置，其中該滑套設於該本體之前端，該凸透鏡設於該滑套之前端。
⒌如請求項第1 項所述之LED 的快速變焦裝置，其中該本體設有一防水阻尼圈，該滑套固定在該防水阻尼圈上。
⒍如請求項第1 項所述之LED 的快速變焦裝置，其中該本體設有快速螺紋，使該滑套螺接在該本體上。
⒎如請求項第1 項所述之LED 的快速變焦裝置，其中該凸透鏡相對該LED 的距離變化範圍為0mm 至32mm。（系爭專利之立體分解圖如附圖1所示）。
㈢引證案之說明：
被上訴人主張系爭專利具有無效之事由，主要係提出原審被證8-1 美國第US2004/0190299A1號「Flashlight」專利（公開日為93年9 月30日）及原審被證9 美國第1478282 號專利（公告日為12年12月18日）為其引證案。其中被證8-1 公開日93年9 月30日早於系爭專利申請日，其公開本自得作為系爭專利有效性比對之適格前案。被證8-1 為2004年9 月30日公開之美國第US2004/0190299A1號「Flashlight」專利，其揭示一發光二極體(LED) 手電筒，該手電筒之LED(50) 之光路徑上前方裝設有一凸透鏡(14)，且凸透鏡可改變與LED 之相對距離，藉以改變光束聚集之效果，其圖式如附圖2 所示。被證9 為1923年12月18日公告之美國第US1,478,282 號「Flashlight」專利，其揭示一具有燈泡之手電筒，該手電筒之燈泡(11)光路徑上前方裝設有一凸透鏡(12)，且凸透鏡可改變與燈泡之相對距離，使該手電筒發出之光束呈現散光或聚光效果，其圖式如附圖3 所示。
㈣被證8-1 與被證9 之組合可證明系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項不具進步性（上訴人向智慧局申請更正申請專利範圍第1 項之內容，於本件言詞辯論終結前已經該局核准更正，見本院卷第172 至177 頁之智慧局舉發審定書，故本件以更正後之申請專利範圍第1 項內容為準）：
⒈被證8-1 第3 圖所示，手電筒之後殼體部(20)可容置電池(90 ) ，第4 圖剖面圖所示，LED(50) 與電池(90)電連接且固定於後殼體部(20)前方，LED(50) 前方設有一凸透鏡(14)，可藉由轉動該前殼體部(16)改變凸透鏡(14)與該LED(50) 之間相對距離，使之LED 所發射出的光束能聚集到一特定距離，據此，被證8-1 已揭露系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項之「一種LED 的快速變焦裝置，包括一本體，該本體之內部裝設有一電源裝置；一LED ，該LE D連接該電源裝置，使該LED 固定在該本體的前端內部；一凸透鏡，該凸透鏡位在該LED 之前方的光路徑上」技術特徵。
⒉被證9 第2 圖、第4 圖與第5 圖所示手電筒，該燈泡(11)的光束路徑前方裝設有凸透鏡(12)，且固定於一滑套(6) 上，可藉由滑動（slidingly rotate）該滑套(6) 改變凸透鏡(12)與該燈泡(11)之間相對距離，使得手電筒所發出之光束呈現散光或聚光之效果。依據一般凸透鏡成像之光學原理，光源產生的投射光束，依光源與凸透鏡的距離在0F～1F焦距、1F焦距和1F～2F焦距之間，分別可產生散焦光束、平行光束與聚焦光束的光束變化，另參照系爭專利說明書第6 頁〔發明內容〕所載「…，根據凸透鏡的特性：1 、與主軸平行的光線，…」顯見系爭專利自承習知凸透鏡本身所具有的光學特性為應用。被證9 已揭示燈泡與凸透鏡於0F～1F、1F～2F間呈現散光或聚光之變焦效果，散光之光束角度大於該聚光之光束角度。雖然被證9 第4 圖所示僅繪出光束聚焦，惟，按一般物理光學成像原理，當該凸透鏡位於1F～2F焦距之間時，通過該凸透鏡的光束達成一聚光效果，該聚光之光束經聚光後，光線繼續行進，延伸光束所呈現會形成沙漏形光束，上訴人不應違背一般物理光學成像原理自行解讀被證9 之手電筒不能也不會形成所謂「沙漏形光束」，據為認定系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項相較被證9 具有不可預期功效，據此，被證9 已揭示系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項之「一滑套，該滑套可滑動地設置於該本體上；以及一凸透鏡，該凸透鏡設於該滑套上；該凸透鏡具有一焦距，該凸透鏡可選擇地位於一第一區間或一第二區間中，該第一區間定義為該LED 至該LED 前方的一第一位置之間，該第二區間定義為該第一位置至該LED 前方的一第二位置之間，該第一位置與該LED 相距該焦距，該第二位置與該LED 相距二倍該焦距；藉此，該LED 發射出光束，該光束通過該凸透鏡；當該凸透鏡位於該第二區間時，通過該凸透鏡的光束達成一沙漏形光束之聚光效果，該光束的角度為一第二角度，該第一角度大於該第二角度；藉由凸透鏡可選擇地於第一區間或第二區間中，從而使LED 發射的光可由大角度的光束持續變化成小角度的光束，由散光效果之照明變成具光效果之照明，以達成遠近皆宜之照明設備。」技術特徵。
⒊依被證9 說明書右欄第61行所載「為使所有光束穿過鏡片均勻分佈，在燈泡鍍上銀層或其他覆層，適當的鍍銀或塗覆在燈泡上使得不需要反光杯，本發明使用短焦距長度的鏡片…。」，顯然被證9 已教示傳統燈泡與反光杯所產生且待解決的問題。另參照被證8-1 說明書第3 頁段落〔0048〕所載「一般而言，由LED 所發射的光線是藉由鏡片產生聚焦，不需要反光杯。然而，有些則是整合兩者，更具聚光的優勢。如果使用有大覆蓋角度照射LED ，例如角度為60、70、80、90度，甚至更高者，此時，燈座的功能等同配置反光杯。」由此可知，按可能－必然（could-would ）原則，必然（非僅是可能，而是必然，not simply could, but would ）促使此領域技術者，面對客觀技術問題（不需要反光杯），以修改或選用被證8-1 及被證9 之相關先前技術，並考慮該教示，即可達到系爭專利所欲產生之功效。
⒋綜上，基於LED 相較傳統燈泡具有省電，使用壽命長等優點，可供所屬技術領域且具有通常知識者具有明顯之動機組合先前技術被證8-1 與被證9 ，且能輕易完成系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項之手電筒可具有散光與聚光之效果，據此，被證8-1 與被證9 之組合亦可以證明系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項不具進步性。
⒌關於上訴人稱被證9 「第4 圖『在遠處能匯聚為一點』，依據光學的原理，平行光可照到無窮遠或聚焦在一倍焦距的位置，故該圖是不可能實現的」云云。但查被證9 光源入射於透鏡之光線並非平行光，被證3 說明書第左欄第24行揭示「fo urth ，to use a short focal length lens」，係採用短焦距之透鏡，第4 圖所示光束係呈現「在遠處能匯聚為一點」，且由第2 圖所示，滑動（slidingly rotate）滑套(6) 調變凸透鏡(12)與該燈泡(11)之相對距離時，虛線所示即表示通過透鏡之光線係呈聚光效果，參照第4 圖所示，按光學成像原理，可得知凸透鏡(12)與燈泡(11)之距離位於1F～2F間，由此可知，被證9 為可實現手電筒聚光及散光之效果。又光線行進中除非遇到屏障否則光線將持續行進，被證9
第4 圖呈現「在遠處能匯聚為一點」，即揭示調整發光源與凸透鏡間的距離可將光束聚焦到遠處物體上，並非為不可實現。況就通常知識者所知，透鏡基本上是利用折射定律（司乃耳定律）將光束聚集或發散的工具。以凸透鏡為例，平行光入射到透鏡後，光線會在焦距F 處聚集而後發散。以及，參照系爭專利說明書第6 頁〔發明內容〕所載「…，根據凸透鏡的特性：1 、與主軸平行的光線，…」，由此可知，系爭專利自承習知凸透鏡本身所具有的光學特性為應用。綜上，被證9 之手電筒調整發光源與凸透鏡間的距離為連續性滑動(slidingly rotate)調變焦距在0F～2F範圍內，被證9 已揭露系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項所載之調焦區間，當然也可達成系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項手電筒所欲達成聚光效果，據此，上訴人稱被證9 第2 圖和第4
圖有教示聚光效果是錯誤的引證及推論云云，自不可採。
⒍再查被證9 已教示藉由滑動（slidingly rotate）該滑套(6) 改變凸透鏡(12)與該燈泡(11)之相對距離，使該手電筒發出之光束呈現散光或聚光之效果，依光學原理其工作範圍必然至少包含於0F～2F之間，從被證9 之說明書或圖式並無法確認是否大於2F，但因手電筒實體尺寸之限制，凸透鏡(12)與燈泡(11)之間距離是不可能為無限值，即有違物理光學原理應用於手電筒照明。此外，被證9 與系爭專利更正後之申請專利範圍第1 項之間差異僅在於光源裝置不同，且參照被證9 已教示改良傳統燈泡本身，使得手電筒所產生聚光及散光效果更佳，故按此點觀察可得知被證9 該發明之趨勢（Road Map），即是在未來手電筒的演進會是在發光裝置，而非光學原理上有創新應用。雖然系爭專利是以LED 取代傳統燈泡做為手電筒發光裝置，惟隨著產業發展，LED 相較傳統燈泡具有省電，使用壽命長等優點，LED 取代傳統電泡成為發光源已為趨勢，被證8-1 即是在系爭專利申請前就提出以L
ED 做 為發光裝置的手電筒。因此，所屬領域具有通常知識者將被證9 之傳統燈泡等效置換成被證8-1 所揭示之LED 光源，即可達成系爭專利藉由調整LED 與凸透鏡之間距離之功能產生聚光及散光之功效。
⒎上訴人稱被證8-1 及被證9 皆需要反光杯，系爭專利無需反光杯，自認系爭專利當然具有進步性云云。惟系爭專利請求項並未限定反光杯、LED 視角等技術特徵，引證資料有無揭露上述特徵無須論究。此外，上訴人主張被證9 的燈泡是具有360 °的光源，當使用鍍銀或有塗佈的反光燈泡，即等同
是具有反光杯的結構云云。另主張被證8-1 當使用LED 視角在大於60°時，就最好有使用反光杯來收集未能通過凸透鏡
的LED 餘光，以減少照明的光損失云云。惟查被證9 說明書右欄第61行所載「為使所有光束穿過鏡片均勻分佈，在燈泡鍍上銀層或其他覆層，適當的鍍銀或塗覆在燈泡上使得不需要反光杯，本發明使用短焦距長度的鏡片…。」，由此可知，被證9 已教示不用反光杯，亦教示傳統燈泡與反光杯所產生且待解決的問題。另參照被證8-1 說明書第3 頁段落〔0048〕所載「一般而言，由LED 所發射的光線是藉由鏡片產生聚焦，不需要反光杯。然而，有些則是整合兩者，更具聚光的優勢。如果使用有大覆蓋角度照射LED ，例如角度為60、70、80、90度，甚至更高者，此時，燈座的功能等同配置反光杯。」，顯然被證8-1 配置反光杯為選用，並非必要。據此，上訴人上述主張為片面解讀被證8-1 、被證9 ，顯與事實不符，故其稱原判決之分析係後見之明云云，並非可採。⒏上訴人復主張被證9 圖4 所示已違反光學原理，為實施不可能云云。惟查系爭專利說明書第9 頁第11行係記載「本實驗先透過LED 21本身一次聚焦，使光源光束約140 度角，再調整凸透鏡5 的位置，…」，以及第10頁第11行揭示「本發明利用LED 21亮度高，兩次聚焦，使聚焦光源之聚焦效果（光源在兩倍焦距內）和散光效果（光源在與凸透鏡5 距離為0
）只需透過該LED 21相對該可透鏡5 移動距離（0 ㎜至32㎜），而改變光束角度（120 度左右～6 度左右），…」等語，由此可知系爭專利之LED 所發射出的光束不是平行光，藉由滑套調整凸透鏡的位置達到遠距離處呈現聚光效果，被證9 之發光裝置如前所述，當燈泡鍍上銀膜後，光源之光束係經由未塗銀膜處擴散，即可使得該發射出之光束呈現小於180 度範圍且具方向性之散光，並非呈現平行光，因此，被證9 圖4 所呈現出的光束等同系爭專利LED 發出散光光束，系爭專利既然可使光束經凸透鏡形成聚焦於遠處光軸上一點，同理可證，被證9 圖4 其實現並非不可能，並未有違反光學原理。上訴人復主張被證9 圖4 是「三角形光束」的「聚光」，完全沒有光學原理在超過1F的技術特徵：「光線會交錯形成具有光腰」，如同系爭專利的「沙漏形光束」的「聚光效果」，顯而易見的是在1F內的技術特徵。被證9 圖4 與系爭專利兩者皆使用相同光學原理如上所述，再者，光束在能量未耗盡或阻檔的情況下，光束會在交錯形成持續前進，因此，被證9 圖4 會是在超過1F範圍才能使光束經凸透鏡形成聚焦於遠處光軸上一點，故上訴人此部分主張亦非可採。
⒐上訴人另主張參照美國專利商標局就做為系爭專利「顯而易見- 即不具進步性」之先前技術應採用TSM （teaching,suggestion or motivation ）云云。惟按在國際上各國專利法及專利審查係為屬地主義，我國進行專利審查等相關程序，本就不受美國專利審查基準限制，上訴人此部分之主張顯有不當，合先敘明。另查，在2007年，美國最高法院在KSR 判決中，指出美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）使用TSM 太過僵化及公式化，美國最高法院特別指出「藉由過度強調『專利審查人員落入後見之明』，結果是使用「剛性預防規則而否定事實的發現』」，況且，就被證8-1 及被證9 已有教示系爭專利目的及功效如上所述，此外，被證8-1 及被證9 也有建議與系爭專利所欲解決相同課題（不使用反光杯），如此，被證8-1 及被證9 當然也就提供給所屬該項技術領域具有通常知識者將兩者揭示先前技術予以組合之動機。由此可知，顯為上訴人片面錯誤解讀美國專利商標局審查專利時所依據TSM 判斷進步性原則。綜上，上訴人認為「被證8-1 及被證9 之組合是『後見之明』，系爭專利『非顯而易見』應具進步性，逕自否認『將傳統燈泡等效置換LED 做為手電筒發光裝置』是顯而易見之事實。」之主張顯無理由。
⒑上訴人復主張依據我國專利審查基準第3.4 節第2-3-21頁之進步性判斷，系爭專利具進步性等語。但查，依整體觀之，被證8-1 及被證9 所揭示之先前技術以及凸透鏡物理光學原理已為系爭專利申請時通常知識，可促使其轉用（被證8-1
增加變焦距離）、置換（被證9 將傳統燈泡置換為LED ）、改變或組合上述先前技術及通常知識完成系爭專利之發明，據此，依專利審查基準第3.4.1 節第2-3-21頁之判斷進步性5 步驟，系爭專利不具有進步性。又上訴人主張被證8-1CHAPMAN教示在1F內變焦（見100 年9 月1 日簡報第4 頁）云云。惟查，被證8-1 之教示在1F內之變焦，也同時教示可使用LED 做為手電筒之發光裝置應用於變焦手電筒，即足供通常知識者轉用發明1F至2F之間達成於遠處聚光成像之效果，故上訴人此部分之主張，顯無理由。
⒒上訴人主張系爭專利與多家廠商簽定技術移轉合約，足認系爭專利於商業上所獲之成功等語。經查，上訴人所提出之上證3 係為「專利權人與北京銳晶鑫盛科技有限公司簽訂之專利權授權使用協議書」，其被授權人為中國大陸廠商，且雙方所簽訂之授權標的為中國大陸所授與之專利權，上開授權協議書為私文書，其真實性難以查證，縱認其授權為真實，惟基於專利權之屬地性，系爭專利相對應之大陸專利之被授權者非屬本國廠商，在中國大陸有無廣告宣傳或銷售之事實，實不以證明系爭專利在我國有無經由銷售技巧或廣告宣傳等因素而有獲致「商業上之成功」。
⒓上訴人另主張系爭專利在國內外各大發明展屢獲大獎等事蹟。惟查，上訴人參展作品係為手電筒實物，並非系爭專利，且參展作品並未以具專利要件作為參賽門檻，各發明人在展場中無不盡力推展自已的作品，而參展評審並非專利審查人員，未必知曉系爭專利相較於先前技術是否具進步性，且由上訴人100 年1 月15日民事上訴理由書之上證1 之手電筒外觀並無法直接得知系爭專利申請專利範圍之技術特徵，由此可知，雖然上訴人之參展手電筒屢獲大獎，仍不足以證明系爭專利因其技術特徵而獲「商業上之成功」。
㈤被證8-1 與被證9之組合可證明系爭專利申請專利範圍第2項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於更正後第1 項之附屬項，其附加揭示「其中該LED 為聚光LED 」。一般習知之LED 通常封裝為聚光LED ，此為習知結構。從而，被證8-1 、被證9 之組合可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性，而申請專利範圍第2 項所附加之技術特徵，亦為習知結構，故被證8-1 、被證9 之組合可證明申請專利範圍第2 項不具進步性。
㈥被證8-1 與被證9 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第3
項不具進步性：
系爭專利申請專利範圍第3 項係依附於更正後之申請專利範圍第1 項之附屬項，其附加揭示「其中該凸透鏡為單凸透鏡或雙凸透鏡」。如附圖2 所示被證8-1 ，其揭示凸透鏡為平凸透鏡。如附圖9 所示被證3 ，其揭示凸透鏡為雙凸透鏡。故已揭露申請專利範圍第3 項所附加之技術特徵。從而，被證8-1 、被證9 之組合可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性，而申請專利範圍第3 項所附加之技術特徵，亦已揭露於被證8-1 、被證9 ，是被證8-1 、被證9 之組合可證明申請專利範圍第3 項不具進步性。
㈦系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：
申請專利範圍第4 項係依附於更正後之申請專利範圍第1 項之附屬項，其附加揭示「其中該滑套設於該本體之前端，該凸透鏡設於該滑套之前端」。由如附圖3 所示被證9 ，其已揭示手電筒滑套(6) 設於本體(1) 之前端，且凸透鏡(12)於滑套之前端，故已揭露系爭專利申請專利範圍第4 項所附加之技術特徵。從而，被證8-1 、被證9 之組合可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性，而申請專利範圍第4 項所附加之技術特徵，亦已揭露於被證9 ，是被證8-1
、被證9 之組合可證明申請專利範圍第4 項不具進步性。
㈧被證8-1 與被證9 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第5
項不具進步性：
申請專利範圍第5 項係依附於更正後之請專利範圍第1 項之附屬項，其附加揭示「其中該本體設有一防水阻尼圈，該滑套固定在該防水阻尼圈上」。如附圖2 所示被證8-1 ，其圖式及說明書第〔0039〕段已揭示後殼體部(20)上設有一密封套環(78)，且前殼體部(16)固定於密封套環上。而後殼體部、密封套環與前殼體部，可對應系爭專利之本體、防水阻尼圈及滑套，故被證8-1 已揭示申請專利範圍第5 項所附加之技術特徵。從而，被證8-1 、被證9 之組合可證明系爭專利更正後申請專利範圍第1 項不具進步性，而申請專利範圍第5 項所附加之技術特徵，亦已揭露於被證8-1 、被證9 ，是被證8-1 、被證9 之組合可證明申請專利範圍第5 項不具進步性。
㈨被證8-1 與被證9 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第7
項不具進步性：
申請專利範圍第7 項係依附於更正後之申請專利範圍第1 項之附屬項，其附加揭示「其中該凸透鏡相對該LED 之距離變化範圍為0 至32mm」。該距離變化係為0 至2F之距離，其與所使用之凸透鏡焦距有關，而被證9 已揭示燈泡與凸透鏡之距離可於0F至2F間呈現散光或聚光之變焦效果，且依據被證8-1 說明書第〔0035〕段揭示有凸透鏡之焦距可為8 至16、10至14或12mm，故被證8-1 、被證9 之組合雖未直接教示凸透鏡相對LED 之距離變化範圍為1 至32mm，惟此數值之限定為當距離變化係0 至2F時，依其所使用凸透鏡之焦距之對應數值，係發明所屬技術領域中具通常知識之人，在依據被證8-1 、被證9 之組合與凸透鏡之成像原理，即可得知，是可證明申請專利範圍第7 項不具進步性。
七、綜上所述，被上訴人抗辯系爭專利申請專利範圍不具進步性為可採，依系爭專利申請核准時之專利法（即現行法）第22條第4 項規定，即不得取得專利權，而具有應予撤銷之原因，故依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，上訴人即不得於本件民事訴訟中對被上訴人主張系爭專利權，是其主張被上訴人產品侵害其系爭專利權，而對被上訴人為上開聲明之請求，即無理由。原審駁回其訴，經核理由雖有不同，惟結論並無二致，仍應予維持。上訴人仍執前詞上訴，核無理由，其上訴應予駁回。
八、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點及攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一論述，附此敘明。
九、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　10　　月　　27　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳忠行
法 官　熊誦梅
法 官　曾啟謀
以上正本係照原本作成。
不得上訴。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　10　　月　　27　　日書記官　王月伶