100年度民專上更(一)字第5號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：100 年 10 月 27 日

智慧財產法院民事判決 100年度民專上更(一)字第5號上訴人　捷合數位策略國際有限公司(原名宇潤數位行銷有限公司) 法定代理人　許文江(原名許文宸) 訴訟代理人　林靜文律師黃宜婷律師邱伯縣陳冠宏被上訴人　波仕特科技行銷股份有限公司法定代理人　林秀子訴訟代理人　陳啟桐律師上列當事人間侵權專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國98年4 月28日第一審判決提起上訴，經最高法院第一次發回更審，本院於100 年10月20日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用更審前第三審訴訟費用均由上訴人負擔。事實及理由一、本件上訴人於原審起訴主張：被上訴人架設於網址http://www.pollster. com.tw （下稱系爭網站）之網頁（下稱系爭網頁）內設定有娛樂、生活等電子報之廣告類別，並聲稱其會員透過收取電子報之電子郵件可賺取點數，並獨享現金回饋或贈品兌換之回饋手段，使系爭網頁內載入「個別人資」加入為會員，並勾選想收取之電子報類型紀錄於系爭網站伺服器而產生媒合資訊，該伺服器復將系爭網頁資訊傳送至被上訴人所招攬之客戶端，並可將訊息傳達到客戶端產生媒合資訊以及知會媒合系統之功能手段或裝置，得與廣告媒合系統進行雙向耦合之功能。被上訴人利用系爭網頁暨伺服器所進行之上開商業性媒合功能行為，應屬伊於民國91年7 月所取得專利證書號碼152547號「自動媒合廣告與廣告對象之系統以及植基於系統之媒合方法」之發明專利（下稱系爭專利）申請專利範圍第6 項：「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；產生媒合資訊之功能手段或裝置以及產生媒合資訊之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合」（下稱系爭專利第六項技術特徵）、第10項：「提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者，及當媒合條件符合時，通知該廣告主」（下稱系爭專利第十項技術特徵）之文義讀取範圍，已侵害及伊系爭專利權等情，爰依專利法第84條第1 項規定，求為㈠禁止被上訴人建置、使用具系爭專利內容所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散布、傳輸、實施、刊登如第一審判決附件四所示之網頁內容；㈡命被上訴人給付新台幣（下同）360 萬元並自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息之判決；並陳明願供擔保請准宣告假執行。原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄。㈡禁止被上訴人等使用中華民國專利第152547號內容，包括建置具本專利所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散佈、傳輸、實施、刊登如起訴狀附件一所示之網頁內容。㈢被上訴人應給付上訴人360 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；並陳明願供擔保請准宣告假執行。二、被上訴人則以：系爭專利第6 項技術特徵之構成要件固皆以「功能手段用語」表示，但說明書及圖式並未對其技術特徵相關非通用之技術用語作定義，致具有通常技術水準之人無法據以實施請求項中所載之發明；第10項係純粹之商業方法，落在審查基準不准專利之態樣內（詳本院卷第282 頁），且其技術特徵之專利說明書僅就技術性程序或功能予以抽象化記述，致具有通常技術水準之人無法明白其程序或功能係如何藉硬體或軟體予以執行或達成，無法實施該申請專利範圍中之發明，均屬無效，且系爭專利內容早已見於美國第5933811 號專利（下稱專利一）之專利說明書及我國88年6 月「以兩願行銷為基礎的網際網路廣告模式之探討」碩士論文（下稱系爭論文），顯不具新穎性。又系爭專利係依專利一與我國第340283號專利（下稱專利二）之組合或系爭論文之先前技術，再參酌申請時通常知識，予以轉用、置換、改變或組合等方式而輕易完成，亦不具進步性。再系爭網頁資料所處之系爭網站雖可想像具有「儲存媒體」，惟該儲存媒體並不具有利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式，所設定讓瀏覽者想選取電子報之類型完全不同於「設定具有回饋獎金之廣告或設定具有折價券之廣告」，系爭網頁內容所載「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」等賺取點數之功能非「設定廣告模式」，與設定「您想收取電子報的類型」無因果關係，系爭網站並不具有雙向媒合功能，與系爭專利第六項技術特徵之文義不符，系爭網站並未提供「廣告對象資料」，伊非廣告主或訂閱者，無實施「廣告對象條件」、「廣告類別」步驟之可能，不符合「廣告對象資料包含廣告主提供之廣告對象條件，以及訂閱者提供之所欲之廣告類別」之構成要件，並不具有「當媒合條件符合時，通知該廣告主」之功能，與系爭專利第10項技術特徵之文義更屬不符等語抗辯，並於本院答辯聲明，請求駁點上訴人之上訴，並陳明如受不利之判決，願供擔保請准宣告免假執行。三、兩造不爭執之事實：㈠系爭專利申請專利範圍第6 項係屬物之發明，其中「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」之技術特徵皆屬「手段功能」用語（詳更一卷第171 ）。㈡系爭網站具有「填寫問卷、下載賺錢、推薦好友」即可回饋賺取點數之功能。㈢系爭網站透過訂閱者選擇收取「電子報」之類型，而具有判斷訂閱者可能需要何種類型「電子報」之功能，並提供訂閱者所選擇之電子報類型。四、法律適用之說明：㈠關於「手段、步驟功能」用語之說明： ⒈按我國專利實務上所稱之「手段步驟功能」用語係美國法上「means-plus-function 」與「step-plus-function」之通譯，美國專利法35 U.S.C.112規定：由複數構成要件組合而成之請求項內之構成要件，得以執行特定功能（function）之裝置（means ）或步驟（step）表達，無庸詳述其構成要件之結構、材料與動作。解釋該申請專利範圍時應包括說明書中所描述與之對應之結構、材料與動作，及其均等物。」（An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure,material, or acts in support thereof, and such claimshall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.）則「手段步驟功能」用語僅係申請專利範圍可得選擇之撰寫方式，而與申請專利之標的係屬物之發明（含物品、物質）、方法之發明（含物之製造方法、無產物之技術方法）、用途之發明（如物之新用途）無涉。換言之，無論係物或方法之發明，均得選擇以「手段步驟功能」用語撰寫，正如無論係物或方法之發明均以採用「吉普森」式撰寫相同。而判斷「申請專利範圍」是否係採用「手段步驟功能」用語方式撰寫方式，主要係依據申請人所撰寫之「申請專利範圍」內容加以判斷。因此，如謂非先判斷申請專利之標的係為物之發明、方法之發明或記錄媒體形式，否則，即無法判斷申請人是否係採用「手段功能」用語撰寫「申請專利範圍」，應係出自對於「手段步驟功能」用語一詞之誤會，核先敘明。 ⒉美國專利法明定專利申請人得以「手段步驟功能」用語撰寫申請專利範圍，但准許以「手段步驟功能」用語撰寫申請專利範圍並非各國之通例。至於我國是否得以「手段步驟功能」用語撰寫申請專利範圍，原亦有爭議存在，迨至93年7 月1 日於新修正之專利法施行細則第18條第8 項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」始正式引入「手段、步驟功能」用語。按美國專利法上「means 」一詞，參照韋氏大字典之定義，為「something intervening or intermediate 」，翻譯為中文專利用語應以「裝置」為佳。因此，以我國專利法施行細則第18條8 項規定之方式撰寫「物之發明」時，嚴格之專利用語應為Mean -plus-fucntion （中文翻譯即為「以功能限定裝置」），據以撰寫「方法之發明」時，即為Step-plus -function （中文翻譯即為「以功能限定步驟」）。則於我國專利法施行細則前揭規定公布後，「手段功能」用語與「步驟功能」用語各有其適用之專利標的，「手段功能」用語自不可涵蓋「步驟功能」用語。而本院前審裁判98年度民專上第19號判決理由所使用之「手段功能」用語，係即採用專利法施行細則修正後精確定義之用語，其既認定系爭專利申請專利範圍第6 項之撰寫方式為「手段功能」用語，即係認為物之發明，併予敘明。 ⒊「手段步驟功能」用語與申請專利範圍之解釋：按現行專利法第26條第2 、3 項規定：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」則申請專利範圍所記載之技術特徵自須滿足⑴明確，與⑵為發明說明充分揭露之要求，是發明說明所揭露之技術特徵恆大於申請專利範圍，申請專利範圍僅係專利申請人在發明說明所揭露之技術特徵中選取其認為應受專利保護之部分，而經主管機關核准專利之技術特徵之組合。而「手段功能」用語係以功能限定裝置之抽象描述方式取代對於構成要件之具體界定，由於抽象之功能限定裝置描述無法滿足申請專利範圍明確性之要求，故必須結合發明說明所揭露之技術特徵始能決定申請專利範圍，又基於申請專利範圍之技術特徵不能大於發明說明之要求，則以「手段功能」用語界定之申請專利範圍僅能及於其所對應而為發明說明揭露之結構、材料或其均等範圍（註：功能限定裝置所能對應之具體構成要件僅有結構、材料或其均等範圍，至於動作係對應於「步驟功能」用語），此觀諸我國專利法施行細則第18條第8 項文義甚明。故「手段功能」用語之申請專利範圍，仍必須藉結合發明說明之方式特定出一或複數個具體物品或物質，再由該特定之物及其均等範圍界定出申請專利範圍。如結合發明說明仍無法特定出一具體物品或物質，則該申請專利範圍即無法滿足申請專利範圍必須明確與為發明說明所支持之要求，自有現行專利法第67條第1 項第1 款所定應撤銷專利權之事由存在。 ⒋「手段步驟功能」用語之判斷標準：按我國專利法實施細則雖未對於如何判斷申請專利範圍是否係以「手段步驟功能」用語撰寫制定判斷標準，惟經濟部智慧財產局於97年5 月20日公告修正之電腦軟體相關發明專利審查基準制作判斷之標準，規定：「請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：使用『…手段（或裝置）用以（means for ）…』或『…步驟用以（step for ） …』之用語記載技術特徵。『…手段（或裝置）用以…』或『…步驟用以…』之用語中必須記載特定功能。『…手段（或裝置）用以…』或『…步驟用以…』之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。就條件一而言，使用『…手段（或裝置）用以…』『…步驟用以…』之用語描述之技術特徵，原則上推定為以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。…就條件二而言，請求項中應有部分技術特徵記載其所實現之功能，且發明說明中應有對應該功能的結構、材料或動作。即使記載了『…手段（或裝置）用以…』或『…步驟用以…』之用語，但未記載特定功能以描述該手段（或裝置）或步驟，其仍非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。例如請求項中僅記載用途或結果而未記載特定功能者，應認定不符合條件二。就條件三而言，請求項記載符合條件一及二，當請求項中記載了實現前述特定功能之部分結構、材料或動作，只要未達完整之程度，仍被認為係屬手段功能用語或步驟功能用語。惟若所載之結構、材料或動作足以實現該功能，且已達完整之程度，即使記載了該功能，則其仍非以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵。請求項是否以手段功能用語或步驟功能用語表示之判斷，應就每一技術特徵各別為之。例如五個技術特徵組成之請求項，僅一個技術特徵符合前述三項條件，則只有該技術特徵之解釋應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，其他技術特徵不得讀入發明說明中所敘述之事項。」前揭審查基準雖屬行政規則中之裁量基準，並無拘束法院之效力，然該判斷標準與美國35U.S.C.112 補充審查指南所制定之標準相同，且與國際上判斷「手段步驟功能」用語之規則相符，自得採為判斷「手段步驟功能」用語之參考。㈡我國電腦軟體相關發明之說明： ⒈電腦軟體相關發明審查基準之法律性質：查經濟部智慧財產局於87年10月7 日公告「電腦軟體相關發明基準」，嗣於97年5 月20日公告修正，前揭審查基準均為專利專責機關所公佈用以作為規範審查人員進行專利審查時，作為應否授與專利權判斷標準之一般、抽象規定，法律性質屬於「行政規則」中之「裁量基準」，而非「法規命令」或具體之「行政指令」，僅拘束機關內部人員，對於法院與人民均無拘束力，最終仍須經法院於終局判斷採用始能於具體個案發生實質之拘束力。再者，各國專利審查基準多係由其專利主管機關依照國際通行之專利慣例，或該國法院終局判決所表示之確定見解去修訂，就實用之立場而言，實相當於專利見解之法律裁判彙編，是其最終修訂版本所制定之審查標準，除非係因法律之修正而作調整，而未必可適用於修法前之相關專案事件外，原則上即為目前各國專利慣例與該國司法實務通行之確定見解，自應以見諸於最終修訂版本中所揭示之審查基準作為判斷標準。而不得謂97年5 月20日以前之電腦軟體相關發明專利事件應於用87年10日7 月公告之審查基準，其後之事件始適用最新版之審查基準。查系爭專利雖係於89年11月30日申請，然我國專利法關於電腦軟體相關發明部分，自原告申請專利之日迄今均未有任何修訂，則自應以97年5 月20日最新之審查基準作為審判之參考資料，而不應以87年11月30日所蒐集公告前之舊見解所編定之審查基準作為審判之參考資料，先予敘明。 ⒉電腦軟體相關發明專利之標的適格：按「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」專利法第21條定有明文。則發明必須對於達成某一特定功能之手段所欲解決之問題具有技術性，始足當之，否則，即不能稱為係發明，而非申請專利之適格標的。我國97年5 月20日公告之電腦軟體相關發明審查基準亦採此見解，認：⑴「商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義。」⑵「利用電腦的目的之一即在取代人工作業，將原本屬於人類的作業方法單純的利用電腦予以實施者，不具技術思想。例如申請專利之發明中僅是將分類廣告刊登的紙本表單人工管理方法載述為利用電腦管理；又如僅是將電話或傳真接收顧客訂單的紙本表單載述為利用電腦網路處理，兩例皆為單純的利用電腦進行處理不具技術思想。」並列舉下列4 項不得作為申請專利標的之申請專利範圍以資說明：⑴一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；送出問卷後再回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果（理由：單純商業方法）。⑵一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；使用電腦網路送出問卷及回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果（理由：將人類所進行的作業方法僅部分藉助電腦處理，不具技術思想）。⑶一種藉助電腦進行市場研究與分析的方法，使用電腦執行下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；送出問卷後再回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果（理由：各步驟均為人類所進行的作業方法，將其單純的利用電腦處理不具技術思想）。⑷一種利用電腦接受訂車票之方法，利用電腦執行下列步驟：接受消費者訂一車次之車票；檢視所訂車次車位；當該訂車次有空餘車位時回覆消費者挑選車位；及當該訂車次無空餘車位時回覆消費者另選車次（理由：僅為將人類所進行的作業方法單純的利用電腦處理，不具技術思想）。而前揭審查基準所揭示之原則，近似於歐洲專利公約於第52(2)(C)條將「商業方法」與「電腦程式」（註：僅限於不具有技術特徵之單純電腦程式）列舉為非屬發明，及歐洲專利局審查電腦軟體相關發明之審查基準，自足以供法院作為審理電腦軟體相關發明事件之參考。 ⒊電腦軟體相關發明專利之申請專利範圍標的：按發明專利之標的可大別為物之發明與方法之發明（註：物之新用途發明亦屬廣義方法明之一種），除此之外，並無其他標的。87年10 月7日公告之電腦軟體相關發明審查基準將電腦軟體相關發明區分為物之發明、方法之發明與記錄媒體形式之發明（註：最高法院100 年度上字第480 號判決理由亦據此指指原判決不當），此一區分極易令人誤認發明專利除物之發明與方法之明發外，尚有所謂記錄媒體之發明。然所謂電腦可讀取記錄媒體（computer readable medium）：指一載體，其上儲存有軟體，該軟體可為電腦所讀取；常見者有光碟、硬碟、隨身碟等（參見97年5 月20公告之電腦軟體相關發明審查基準），亦屬物之發明，記錄媒體之審查內涵與物之發明本質上並無不同，於審查電腦軟體相關發明時僅須區分為物之發明與方法之發明兩大類即為已足，是97年5 月20日公告之電腦相關發明審查基準已將電腦軟體發明之申請專利範圍區業為方法請求項與物品請求項，再將物品請求項細分為裝置與系統請求項、電腦可讀取記錄媒體請求項、與電腦程式產品請求項（最後一項為97年5 月20日公告時所新增，係指載有電腦可讀取之程式且不限外在形式之物），並非謂於物品發明與方法明發外，尚有所謂電腦之相關發明。 ⒋關於電腦相關發明專利，發明說明對於技術特徵所應揭露之程度： ①我國部分：我國97年5 月20日公告之電腦發明專利審查基準規定：「手段功能用語或步驟功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持，其判斷原則如下：⑴對於請求項中所載之功能，發明說明中明確記載對應的結構、材料或動作，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構、材料或動作者。⑵發明說明中對應請求項中所載之功能的結構、材料或動作，係以較上位概念用語描述者，得參酌發明說明中所載之先前技術文獻內容以瞭解對應該功能之細部結構、材料或動作。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明之內容無法瞭解對應請求項中所載之功能的結構、材料或動作，申請人得以補充、修正說明書之方式，將原本已引述但未詳述細部結構、材料或動作之先前技術文獻內容轉載於發明說明，而將該細部結構、材料或動作與請求項中所載之功能清楚對應。惟說明書之補充、修正不得超出原說明書或圖式所揭露之範圍。⑶該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明隱含或固有的內容即能瞭解對應該請求項中所載之功能的結構、材料或動作者，仍應認定該請求項明確且為發明說明所支持。例如對應物之請求項中所載某一裝置之功能，發明說明僅記載『該裝置由所接收的資料，用一個反矩陣計算後輸出並顯示結果』，雖然未記載對應之結構，但該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解其結構可為電腦，則應認定該請求項明確且為發明說明所支持。但若達成一功能之手段為一軟體程式，仍應於發明說明中記載並與該功能對應，例如，請求項記載『手段用於轉換影像…』，但發明說明欠缺對應之結構敘述，雖然發明所屬技術領域中具有通常知識者可以撰寫軟體程式達成該功能，但在發明說明中欠缺對應之結構下，將造成該請求項不明確且無法為發明說明所支持。」近似於美國35U.S.C.112 補充審查指南，自得作為法院審理之參考。 ②參酌美國35U.S.C.112 補充審查指南作為法理予以補充之基準部分：電腦軟體程式應於發明說明中揭露至何種程度，各國通例均不以專利申請人提出原始碼為必要，但電腦軟體程式既為電腦軟體相關發明之重要構成要件，自不能就電腦軟體程式部分完全不予揭示，而電腦軟體程式本質上為一連串演算法之組合，演算法可謂係電腦軟體程式之核心，自須於發明說明中予以揭露，美國實務判決早於1992年即揭示於發明說明中詳細記載演算法可滿專利明確性之要求【詳In re Hayes Microcomputer Prods., Inc. Patent Litigation ,982 F.2d 1527, 1534 (Fed. Cir. 1992). 】，因此，要求於發明說明詳述記載電腦軟體之演算法，非並於晚近始形成之見解。迨於2011年2 月9 日更制定35U.S.C.112 補充審查指南，揭示：⑴僅說明具有適當程式之一般通用電腦而沒有對該適當程式作說明，或者，單純提到「軟體」而沒有提供完成軟體功能的手段細節。這些將無法滿足35U.S.C.112 第2 段之要求；⑵僅引用特定電腦（如銀行電腦）、電腦系統之不明確組件、邏輯、程式碼尚未充分，而須另有電腦或電腦組件如何執行所請功能之說明：⑶說明書（即為我國專利法所定之發明說明）必須明確地揭露用來執行所請功能的演算法，而僅在說明書述及所請功能並不是對演算法之充分揭露等意旨，則要求於發明說明揭露電腦軟體程式之演算法已為美國專利審查實務之通例，並為最近司法實務判決之穩定見解【參閱Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.,521 F.3d 1328, 1333 (Fed. Cir. 2008).Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323, 1340(Fed. Cir. 2008) 】。而要求電腦軟體相關發明於發明說明中揭露電腦軟體程式之演算法，有助於審查人員判斷申請專利是否具有進步性，且因申請專利範圍恆不大於發明說明所揭露之技術特徵，可避免專利申請人對於申請專利範圍作不當之擴張解釋，妨礙資訊軟體業之正常發展，實屬妥適與可行之見解，我國自得採為法理作為判斷電腦軟體相關發明是否符合明確性要求之判斷基準。四、本件爭點與本院判斷：㈠兩造爭執概要：上訴人主張被上訴人架設http://www.pollster.com.tw網站侵害系爭專利第6 、10項。被上訴人則抗辯系爭專利第6 項係採手段功能用語，但發明說明中並無對應於該功能之結構、材料及其均等範圍，自系爭專利第6 項自屬無法實施，至第10項為單純之商業方法，並非專利法保護之對象，另專利一、二之組合亦可證明系爭專利第6 、10項不具有新穎性與進步性，且被上訴人架設之網站亦未落入系爭專利第6 、10項之文義或均等範圍等語。則本件之爭點依序應為：⑴系爭專利之說明書（即發明說明）是否揭露第6 項之功能所對應之結構、材料；⑵系爭專利第10項是否係屬發明專類型；⑶專利一、二之組合可否證明系爭專利第6 、10 項不具有新穎性與進步性；⑷被上訴人架設之網站是否落係系爭專利第6 、10項之文義或均等範圍。茲分項析述如后。㈡關於第一爭點系爭專利說明中有無揭露第6 項之功能所對應之結構、材料部分： ⒈手段功能用語僅能對應於發明說明所揭露之結構與材料：按以手段功能用語方式撰寫之專利，所謂手段係指「裝置」而言，為一具有物體空間型態之具體有形物，參酌現專利審查基準第2-9-18頁記載：「手段功能用語係用於描述物之請求項中之技術特徵，其用語為『…手段（或裝置）用以…』，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料」等語甚明，蓋手段（或裝置）既有一具有物理空間型態之具體有形物，自不可能對應至不以物理空間型態存在之動作。至於以步驟功能用語方式撰寫之專利，步驟係不具有物理空間型態之流程，此參酌現專利審查基準第2-9-18頁亦記載：「步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為『…步驟用以…』，而發明說明中應記載對應請求項中所載之功能的動作」，蓋步驟請為不具有物理空間型態之流程，自不可能對應至具有物理空間型態之具體結構與材料。此為以「手段、步驟功能」用語撰寫專利邏輯上所必然之現象，且為允以「手段、步驟功能」用語撰寫專利國家審查專利之通例。又現專利審查基準第2-9-21頁係記載：「對於請求項中所載之功能，發明說明中明確記載對應的結構、材料或動作」，然其主張應為「使用「…手段（或裝置）用以…」或「…步驟用以…」之用語描述之技術特徵，而非僅為使用「手段（或裝置）用以…」之用語描述之技術特徵，如主詞僅為使用「手段（或裝置）用以…」之用語描述之技術特徵，請求項中所載之功能即不能對應至動作。專利法施行細則第18第8 項規定：「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」亦係將「步驟功能用語」包括在內，始會對應至動作，如僅使用「手段功能用語」，亦不可能對應至動作。則認為「手段功能用語」可包含動作，顯然違反現專利審查基準、專利法施行細則第18條第8 項，與各國審查手段功能用語之通例，顯然不足採信。 ⒉最高法院發回意旨之說明：最高法院發回意旨雖認現專利審查基準第2-9-21頁記載「對於請求項所載之功能，發明說明中明確記載對應的結構、材料或動作，……」，前述專利法施行細則第18條第8 項從為相同規定，上訴人依上開規定發專利審查基準，主張手段功能用語請求項之發明說明，僅就結構、材料或動作三者擇一充分揭露即可，似非全然無據；果爾、則能否徒以系爭專利第6 項技術特徵之手段功能用語請求項，未能於說明書與圖式找到該等手段功能用語對應之「結構及材料」，逕認有違系爭專利核准時之專利法第71第3 款規定，亦滋疑問等語（詳本院卷第10頁）。然並未明確揭示手段功能用語可對應於發明說明所揭露動作之意旨，僅係對於手段功能用語為何不能對應至發明說明所揭露之動作而所質疑，而本院既已針對手段功能用語為何不能對應至發明說明所揭露之動作加以澄清，自屬已針對最高法院發回意旨詳為調查與說明，而與發回意旨無違。 ⒊上訴人並未具體陳明系爭專利第6 項對應於發明說明書之何種結構與材料：經查系爭專利第6 項係以手段功能用語撰寫之事實，已據兩造所不爭執，至於系爭專利第6 項之功能究對應於發明說明中所揭露之何種結構與材料，本院已於100 年9 月13日函知上訴人詳為具體陳明，與聲明所用之證據（詳本院卷第199 頁），而據上訴人於100 年9 月27日所提出爭點整理暨準備狀附表一之記載，並未列出究對應於發明說明所揭之何種結構與材料，而僅更出動作（詳本院卷第266 頁）。而第6 項係一種儲存媒體之發明，核屬物之發明，既未於發明說明中揭露物之結構與材料，自難認符合核准時專利法（90年）第22條第3 項規定：第1 項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」之規定，而有核准時專利法第71條第3 款所規定「說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難」應撤銷專利權之事由。㈢關於第二爭點系爭專利第10項是否係屬發明之類型部分 ⒈按現行專利審查基準第9 章第2-9-3 頁記載：「商業方法為社會法則、經驗法則或經濟法則等人為之規則，商業方法本身之發明，非利用自然法則，不符合發明之定義，例如商業競爭策略、商業經營方法（單純之商業經營方法）、金融保險商品交易方法（單純之金融保險商品交易方法）。商業方法涉及之領域相當廣泛，包括行政、財務、教學、醫療、服務等，並非僅止於單純之商業模式。」、「商業方法係利用電腦技術予以實現者，其技術手段之本質並非商業方法本身，而為藉助電腦硬體資源達到某種商業目的或功能之具體實施方法，得認定其屬技術領域的技術手段而符合發明之定義。」可知商業方法本身之發明，非利用自然法則，因此非屬發明之類型，但若利用電腦技術予以實現者，得認定符合發明之定義。查系爭專利第10項之申請專利範圍記載：「一種廣告主及廣告對象自動媒合方法」，其技術特徵為「提供一廣告對象資料其中包含廣告主提供之廣告對象條件, 以及訂閱者提供之所欲之廣告類別；以媒合系統利用該廣告對象條件以及該所欲之廣告類別媒合兩者；及當媒合條件符合時，通知該廣告主。」未提及利用電腦技術予以實現，則系爭專利第10項為單純之商業方法，非屬利用自然法則之發明，顯非發明之類型。 ⒉次按現行專利審查基準第2-9-5 頁所記載不符發明定義之單純商業方法之例示如下：「一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；送出問卷後再回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果。」第2-9-5 至6 頁所記載將人類所進行的作業方法僅部分藉助電腦處理，不具技術思想，故不符合發明定義之例示如下：「一種進行市場研究與分析的方法，包含下列步驟：決定待研究的商品；選定該商品設定之消費族群；根據消費族群的種類來確定問卷之問題；使用電腦網路送出問卷及回收問卷；彙總問卷資料；及呈現彙總後之結果。」而系爭專利第10項除未提及利用電腦技術予以實現外，縱令其係以電腦達成自動媒合之功能，亦僅係將進類所進行之作業方法部分藉助電腦處理，不具技術思想，亦非屬發明之類型。 ⒊末按「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」核准時專利法第19條定有明文；違反第19條之規定者專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，核准時專利法第73條第1 款亦定有明文。經查系爭專利第10項既非屬發明，自屬有應撤銷專利權之發由。㈣關於第三爭點系爭專利第6 、10項有無新穎性與進步性：查系爭專利第6 項係採手段功能用語撰寫，為物之發明，然無法於發明說明中找到該等手段功能用語對應之結構與材料，則系爭專利第6 項所界定物品之結構或材料並未經具體特定，除無法據以實施外，因其所界定之物品不明確，自無從進行新穎性與進步性之比對。次查系爭專利第10項並非屬發明，斷無因與其他先前技術比對即反而可取得新穎性與進步性之理，自無與先前技術比對之必要。又系爭專利第6 項是否已充分揭露，以及第10項是否係屬發明類型，均屬申請專利之形式要件，並未涉及申請專利是否具有新穎性與進步性之實質要件，則本件採為判斷基礎之理由與所屬技術領域具有通常知識者所具有之專業知識無關，自不生本院應將所知與事件有關之特殊之專業知識對當事人適當揭露，令當事人有辯論機會之問題。至於本院採為判斷基礎之審查基準、相關法令與司法實務見解，則均於100 年9 月13日函知當事人具狀表示意見（詳本院卷第180-1 至201 頁），已充分給予當事人辯論之機會，併予敘明。㈤關於第四爭點被上訴人經營之網站是否落入系爭專利第6 、10項之文義或均等範圍部分：經查系爭專利第6 項之申請專利範圍並不明確，已詳述如前，無法進行侵權之比對；至於系爭專利第10項非屬發明，無進行侵權比對之必要。㈥關於系爭專利第6 項係屬何種發明部分（最高法院發回調查部分）：經查系爭專利申請專利範圍第6 項為一種儲存媒體之發明，並非以抽象之步驟、製程、程序、動作或操作為申請專利標的，而係以外形與外觀存在之具體有形物為申請專利標的，顯係屬物之發明之專利。證人江國慶所證：「專利範圍第6 項本身是描寫一個儲存媒體，不是方法的發明，算是物的發明。」與被上訴人抗辯儲存媒體僅係「物品」或「電腦可讀取記錄媒體」等語，兩者對於專利圍範第6 項之發明型態認知相符，即均認係專利範圍第6 項係物之發明，而本院98年民專上第19號判決既認專利範圍第6 項係採「手段功能」用語，即係認其為物之發明，實無未就專利範圍第6 項之發明類型未予釐清之情事。至上訴人雖主張系爭專利第6 項非儲存媒體，而為軟體之發明，然專利範圍第6 項明確記載：「一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體」等語，則上訴人主張非儲存媒體顯與專利範圍文義不符，又電腦軟體相關發明係以發明所屬技術領域作為區分，而該領域之發明若非屬物之發明，即係屬方法之發明，不可能既非物之發明，又非方法之發明。則上訴人主張專利範圍第6 項為電腦軟體之發明，即非屬物之發明歹歹，於法顯有未合，並不足採。又此部分雖與本院所為判斷不生影響，然既經最高法院發回調查，爰併予調查，附此敘明。㈦上訴人申請更正專利範圍對於本件判斷之影響：查上訴人雖於……申請更正專利範圍，然尚未經主管機關核准，自應以已申請更正前已公告生效之專利範圍為本院之判斷基礎。又上訴人申請專利範圍是否為發明說明所支持，以及是否係屬發明之類型，為專利核准之形式要件，而系爭專利之更正剛係涉及專利之實體要件，系爭專利形式要件之欠缺無從因專利實體要件之變動而獲得補正，則系爭專利之更正無論是否經智財局核准，均與系爭專利形式要件有無欠缺無涉，而無審究之必要，併予敘明。六、綜上所述，系爭專利第6 項、第10項分別有核准時專利法第73條第3 款、第1 款所規定應撤銷專利權之事由，參酌智慧財產案件審理法第16條第2 項規定：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」上訴人自不能主張被上訴人侵害其專利權，則上訴人請求㈠禁止被上訴人建置、使用具系爭專利內容所載儲存媒體之網路伺服器、網站，及利用網路散布、傳輸、實施、刊登如第一審判決附件四所示之網頁內容；㈡命被上訴人給付60萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息，為無理由，應予駁回。從而，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回上訴人假執行之聲請，理由雖有不同，但結論並無二致，仍應予維持。上訴人求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及其他未經援用之證據，均與本判決所為判斷不生影響，無庸逐一論述，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　100　年　　10　　月　　27　　日智慧財產法院第一庭審判長法官　李得灶法官　蔡惠如法官　何君豪以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　100　年　　10　　月　　27　　日書記官　張君豪附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院100年度民專上更(一)字第5號

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