100年度民專上字第53號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議等｜裁判日期：101 年 06 月 14 日

智慧財產法院民事判決 100年度民專上字第53號上訴人　悅誠科技有限公司法定代理人　蔡怡倩訴訟代理人　蔡漢欽被上訴人　王國東即力其摩科技商行兼訴訟代理人　張聖君上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於本院中華民國100 年10月19日99年度民專訴字第196 號第一審判決提起上訴，本院於101 年5 月24日言詞辯論終結，判決如下：主文原判決（除確定部分外）關於駁回上訴人後開第二項之訴及假執行聲請部分，及命上訴人負擔訴訟費用之裁判，均廢棄。上開廢棄部分，被上訴人應再給付上訴人新臺幣伍佰柒拾捌元，及自民國一百年七月二十三日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。其餘上訴駁回。第一審（除確定部分外）、第二審訴訟費用由被上訴人負擔百分之一，餘由上訴人負擔。本判決第2 項，得假執行。但被上訴人如於執行標的物拍定、變賣或物之交付前，以新臺幣伍佰柒拾捌元預供擔保，得免為假執行。上訴人其餘假執行之聲請駁回。事實及理由一、程序事項：查上訴聲明原為「一、被告應給付原告新臺幣（下同）1,749,825 元及自起訴狀繕本送達被告之日起至清償日止年息5%計算之利息。二、第1 項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。」（本院卷第22頁），嗣於民國101 年4 月10日當庭更正、減縮為「一、原判決不利於上訴人部分廢棄。二、被上訴人應再給付上訴人1,748,670 元，及自100 年7 月23日起至清償日止按年息5%計算之利息。三、前開第2 項聲明，願供擔保請准宣告假執行。」經被上訴人同意（本院卷第220 頁），依民事訴訟法第446 條第1 項前段規定，自應准許。二、兩造之聲明及陳述如下：㈠上訴人起訴主張：上訴人已取得中華民國第M334976號「改良型號誌燈」新型專利（下稱系爭專利）被上訴人參與訴外人交通部臺灣鐵路管理局（下稱鐵路局）於99年3 月25日開標「三色LED 手提號誌燈1,500PCS」財物採購案（下稱系爭採購案）。惟被上訴人所製作交付鐵路局之採購標的物「三色LED 手提號誌燈」（下稱系爭產品），侵害系爭專利權，雖其辯稱系爭產品在電路設計上與系爭專利之專利範圍內容並不相同云云，並提出其電路設計圖示（標示「NG9107- 電路圖」），然若二者果不相同，被上訴人何須提出舉發案？且被上訴人聲稱系爭產品電路設計之紅按鈕內有「特殊設計」之開關直接控制紅、綠、白三種發光二極體組之開啟或關上等語，其所謂「特殊設計」，均無隻字片語說明，可見被上訴人所謂的「特殊設計」不實在。尤有甚者，觀察被上訴人所提之系爭產品的電路設計圖，經諮詢電子專業人士均不可理解其能夠滿足系爭採購案要求。且被上訴人自承其提出99年9 月24日答辯狀時，猶未交貨，顯然超過系爭採購案規範第肆條之履約期限，足證被上訴人聲稱其於系爭採購案之前，針對採購標的物號誌燈之規格與製作方法，已自行詳加研究云云，以及被上訴人臨訟後提出的「NG9107 -電路圖」，均非實在。爰依民法第184 條、專利法第108 條規定準用第85條第1 項第2 款規定，求為命被上訴人給付上訴人1,749,825 元及自起訴狀繕本送達被上訴人之日起至清償日年息5%計算之利息之判決。並陳明願供擔保，請准宣告假執行。㈡被上訴人則以：被上訴人擬出售給鐵路局之系爭產品，在電路設計上與系爭專利範圍內容並不相同，前者為：紅按鈕內有特殊設計之開關直接控制紅、綠、白三種發光二極體組之開啟或關上，且控制白光之白按鈕開關與控制綠光之綠按鈕開關直接以導線連接紅按鈕開關，且各按鈕開關與發光二極體組及電池之間並無其它控制電路，並檢附設計圖作比較。又依系爭採購案所製交之樣品2 支有使用電晶體，而因上訴人更正前之系爭專利是「電壓開關」，更正後改為「電晶體」，經評估認為更正後之「電晶體」可能會有進步性，被上訴人即將正式交貨的產品1,500 支（下稱系爭交貨產品）改為機械開關，並無使用電晶體，而不侵害更正後之專利範圍等語，資為抗辯。㈢原審判決被上訴人應給付上訴人1,155 元及自99年8 月28日至清償日止之法定利息；駁回上訴人其餘之訴。上訴人就其敗訴部分聲明不服，提起上訴，並聲明：⒈原判決不利於上訴人部分廢棄。⒉被上訴人應再給付上訴人1,748,670 元，及自100 年7 月23日起至清償日止按年息5%計算之利息。⒊前開第2 項聲明，願供擔保請准宣告假執行（上訴人就1,748,670 元請求99年8 月28日起至100 年7 月22日止利息之敗訴部分即告確定）。並主張： ⒈系爭交貨產品落入系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）： ⑴本件經臺灣電子檢驗中心鑑定認為系爭產品適用均等論，落入系爭專利之申請專利範圍第1 項均等範圍內。而上訴人於99年11月16日向智慧財產局申請更正系爭專利之專利範圍（將電壓開關之技術特徵限縮至電晶體之下位概念），係因為申請專利技術報告，智慧財產局希望上訴人能將第2 附屬項併入在第1 獨立項，只是讓專利範圍更加明確並能與實施方式一致性，而與被上訴人於同年7 月6 日所提之舉發、可專利性無關，故不適用「禁反言」。 ⑵「禁反言」應由被上訴人負舉證責任，他人不得主動要求被上訴人或法院提供申請歷史檔案。惟原審一直運用導引方式來誘導被上訴人能夠提出「禁反言」之相關言論，以便扭轉對被上訴人不利之狀況。 ⒉上訴人得依專利法第108 條、第85條第1 項第2 款、第3 項規定，請求被上訴人再賠償1,748,670 元： ⑴系爭2 支樣品部分：被上訴人以系爭2 支樣品獲取製交資格，直接影響到上訴人製交1,500 支三色LED 手提號誌燈之資格（鐵路局三色LED 手提號誌燈規範第肆條，及政府採購法施行細則第58條規定），故依上訴人之投標金額計算上訴人之損失為883,575 元，扣除原審判命給付部分，請求被上訴人再賠償882,420 元。 ⑵系爭交貨產品1,500支部分：因被上訴人製交鐵路局之系爭交貨產品侵害系爭專利，故依被上訴人之得標金額計算被上訴人應再賠償866,250 元。㈣被上訴人就其敗訴部分則未聲明不服，故該部分已告確定，而其就上訴人之上訴部分，則答辯聲明：上訴駁回。並抗辯： ⒈系爭產品中之1,500 支正式交貨物品未落入系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）： ⑴系爭專利使用電晶體（即電壓開關）型式的半導體電子元件設計製作電路，而被上訴人依照鐵路局明定之「三色LED 手提號誌燈」規範礎，製作特有的「開關位置與燈色快速切換功能」之電子電路以製交系爭交貨產品，使用簡單的開關電路達成上述功能。 ⑵上訴人在取得系爭專利後，有足足2 年時間未進行專利維護，在系爭專利被舉發後始申請技術報告並更正專利，在時間上的關連性非常明顯，其動機關係到系爭專利涵蓋之範圍及效力。 ⑶不論是在更正前或更正後，系爭專利最主要的技術特徵在於以電晶體元件（即所謂的「電壓開關」）所設計的電路實現開關位置與燈色快速切換之功能。而系爭產品的號誌燈電路中則完全無電壓開關，只以外殼上的按鈕開關實現開關位置與燈色快速切換之功能，故系爭產品應不落入系爭專利之均等範圍。 ⑷被上訴人於原審即曾提出禁反言之主張。 ⒉上訴人不得依專利法第108 條、第85條第1 項第2 款、第3 項規定，請求被上訴人再賠償1,748,670 元：依政府採購法第50條、政府採購法施行細則第58條與鐵路局「財務採購投標須知」第9 條第13項規定，當立約商無法履行契約，導致原契約終止或解除時，並非直接由標價次低的廠商取得訂定新約製交產品的資格，而是另有法定的處理程序，上訴人亦無立即取得簽約資格的必然性。況且使用電晶體電路製作樣品只是製作樣品的可能選項之一，並不表示被上訴人若不使用電晶體電路製作產品就無法順利製交樣品給鐵路局。系爭2 支樣品即使侵害系爭專利權，其賠償金亦應依專利法第85條規定不得超過損害額3 倍之規定。三、經查下列事實，有兩造均不爭執之各該證據附卷可稽，復為兩造所不爭執，自堪信為真實。㈠上訴人前於97年1 月28日以「改良型號誌燈」向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請新型專利，經形式審查後於同年5 月19日核准專利，於同年6 月21日公告（公告號數及證書號數：M334976 。即系爭專利）。而被上訴人王國東於99年7 月6 日，以系爭專利原公告之申請專利範圍第1 、2 項均不具進步性，對之提起舉發，經智慧財產局於同年7 月29日通知上訴人答辯，上訴人即於同年8 月16日提出專利舉發答辯理由書，並於同年11月16日申請更正系爭專利申請專利範圍第1 項，經智慧財產局於同年12月21日依專利法第108 條準用第64條第1 項第1 、3 款、第2 項規定准許更正，並於100 年1 月11日公告。之後智慧財產局於同年6 月27日通知被上訴人王國東有關上訴人之前揭更正申請經審查符合專利法規定，命被上訴人王國東表示意見。被上訴人王國東於同年8 月17日表示對前揭更正內容無意見等語，智慧財產局即於同年9 月15日為「舉發不成立」之處分，並已確定在案。是系爭專利並無應撤銷之原因（原審卷第18、21至29頁之專利證書、新型專利說明書，本院卷第56至61、64至99、156 至160 、188 至208 、221 頁之舉發審定書、專利更正申請書、智慧財產局99年12月21日函、專利舉發申請書、專利舉發理由書、本院職權調閱之系爭專利說明書更正本、系爭專利公告事項、準備程序筆錄，並有本院依職權調閱之系爭專利申請、舉發卷）。㈡上訴人曾於99年3 月29日向智慧財產局申請新型專利技術報告（申請案號：第097201783e01號），經智慧財產局於同年7 月23日函覆將於完成技術比對後另行函知。嗣上訴人於同年11月16日向智慧財產局申請更正申請專利範圍，同時申請新型專利技術報告（申請案號：第097201783e02號），經智慧財產局於100 年3 月31日完成該報告（原審卷第19頁之智慧財產局99年7 月23日函，本院卷第100 頁之新型專利技術報告）。㈢鐵路局公開招標之「三色LED 手提號誌燈1,500PCS」財物採購案（採購標案編號：99LC0033U ，下稱系爭採購案），係採最低標之決標方式，嗣於99年3 月25日由「力其摩科技商行」（負責人即被上訴人王國東）得標，總決標金額為866,250 元，於同年4 月14日完成簽約，並記載被上訴人張聖君為聯絡人。之後「力其摩科技商行」於同年6 月16日送交2 支試製樣品（即系爭2 支樣品）予鐵路局中區供應廠供測，檢驗結果與契約規範相符，判定合格，「力其摩科技商行」於同年10月27日交貨1,500 支（即系爭交貨產品）（原審卷第66至69頁之鐵路局100 年1 月6 日函暨招標、投標及簽約三用表格、報價單、三色LED 手提號誌燈規範、交貨單、檢驗材料結果通知單、購案送樣申請書，本院卷第153 至155 頁之三色LED 手提號誌燈規範、決標公告）。㈣被上訴人張聖君為負責「力其摩科技商行」之政府採購人員（原審卷第175 頁）。四、上訴人於本院審理時確認其主張被上訴人侵害系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）（見本院卷第221 頁之準備程序筆錄），是本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（見本院卷第223 頁之準備程序筆錄）：上訴人得否依專利法第108 條、第84條第1 項、第85條第1 項第2款規定，請求被上訴人連帶負損害賠償責任？ ⒈系爭1,500 支正式交貨物品是否落入系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）？ ⒉被上訴人是否具侵害系爭專利權之故意？ ⒊上訴人得否依專利法第108 條、第85條第1 項第2 款、第3 項規定，請求被上訴人再賠償1,748,670 元？ ⑴2 支樣品部分：882,420元。 ⑵1,500支正式產品部分：866,250元五、得心證之理由：㈠本件應適用之法律規範、專利侵權之判斷與申請專利範圍之解釋： ⒈上訴人主張被上訴人於99年3 月25日就系爭採購案得標後，於同年6 月16日、10月27日送交之系爭2 支樣品及交貨產品1,500 支，均侵害系爭專利權等語，是其所主張之侵權期間為99年間，因此，系爭專利權是否受到侵害，應以99年8 月25日修正公布之專利法為法規依據（最高法院98年度臺上字第997 號民事判決參照）。 ⒉兩造對於系爭專利無應撤銷之原因並無爭執（見本院卷第221 頁），是本件即應為是否成立侵害專利權之判斷。關於專利侵權判斷，首應審酌系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍，此係比對「系爭產品之技術內容」與「系爭專利申請專利範圍之技術特徵」，而與依系爭專利所實施之產品無涉。至其判斷流程如下： ⑴應先解讀系爭專利之申請專利範圍。 ⑵再解析申請專利範圍之技術特徵及系爭產品之技術內容，以之進行技術比對。 ①系爭產品是否落入專利之權利範圍，其類型包含「文義侵害」及「均等侵害」，係依全要件原則判斷解釋後申請專利範圍中之每一技術特徵是否完全對應表現（含文義的表現、均等的表現）於系爭產品。僅於申請專利範圍中每一技術特徵均完全對應表現於系爭產品時，始符合全要件原則，而構成侵害。如申請專利範圍中有一項以上之技術特徵無法對應表現於系爭產品，即不符全要件原則。 ②依全要件原則為文義讀取之分析：先基於全要件原則，判斷系爭產品是否符合「文義讀取」，亦即確認解釋後申請專利範圍中之技術特徵的文字意義是否完全對應表現在系爭產品中。倘系爭產品符合「文義讀取」，而行為人主張適用「逆均等論」時，應再比對系爭產品是否適用「逆均等論」；如系爭產品符合「文義讀取」，而行為人未主張適用「逆均等論」時，即應判斷系爭產品落入系爭專利之文義範圍。倘系爭產品無法讀取解析後申請專利範圍之任一技術特徵，即不符合「文義讀取」，而進入「均等論」之判斷。 ③依全要件原則為均等論之分析：倘系爭產品不符合「文義讀取」，應再比對系爭產品是否適用「均等論」，於全要件原則之下，係採「逐一元件（element by element）比對原則」，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體（claim as a whole）為比對。如其方式、功能或效果有一實質不同時，即不適用「均等論」；如系爭產品係以實質相同之方式（way ），產生實質相同之功能（function），而達成實質相同之效果（result）時，系爭產品與系爭專利申請專利範圍並無實質差異，即適用「均等論」。倘系爭產品適用「均等論」，而行為人主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，若此二者均不成立，即應判斷系爭產品落入系爭專利之均等範圍；若此二者有一成立，即應判斷系爭產品未落入系爭專利之均等範圍。倘系爭產品適用「均等論」，而行為人未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，即應判斷系爭產品落入系爭專利之均等範圍。㈡系爭專利之技術內容： ⒈系爭專利所屬之技術領域：依系爭專利之新型專利說明書【新型所屬之技術領域】記載，系爭專利之創作係一種改良型號誌燈，尤指一種可迅速且便利切換其所發出燈號之光色的燈具設計者（見本院卷第192 頁）。 ⒉系爭專利之創作目的：系爭專利係針對習用之號誌燈為改良對象，習用之號誌燈（如系爭專利說明書圖式第1 圖所示），於實際使用時，大部份的鐵路工作人員會先同時推動紅推鈕11與綠推鈕13，而使紅色透光罩體與綠色透光罩體套設於燈泡22的前側，並推動推鈕12使燈泡22開始發光。由於燈泡22所發出光線係通過紅色透光罩體與綠色透光罩體，此光線會被轉成為暗紅色，而鐵路工作人員依據實際狀況使用時，必須一手拿著管體10，另一手依使用狀況推動紅推鈕11或轉換推動綠推鈕13，而使光線可轉變為紅色或綠色，導致在操作上極為不便利且速度慢，然而鐵道上常會有突發之狀況，而前述轉換光線顏色的方式往往會令鐵路工作人員無法及時轉換，造成鐵道發生無法挽救的意外。系爭專利即提供一種改良型號誌燈，以令可迅速且便利切換其所發出燈號之光色（見本院卷第192 至193 頁之系爭專利新型專利說明書【先前技術】、【新型內容】）。 ⒊系爭專利原公告之申請專利範圍為2 項，其中第1 項為獨立項，第2 項為附屬項（本院卷第199 頁），嗣上訴人於99年11月16日申請更正為1 項獨立項，經智慧財產局審查准予更正，並已公告。更正前、後之申請專利範圍如附表1 所示，其相關圖式則如附圖1 所示。 ⒋因系爭專利業經更正公告，溯自申請日生效（專利法第108 條準用第64條第4 項規定參照），故本件應以系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）為準。綜觀系爭專利之專利說明書全文及圖式，解析其申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）如附表2 所示，此亦為兩造所不爭執（原審卷第93至94、96至97頁，本院卷第221 至222 頁之準備程序筆錄）。㈢系爭產品之技術內容：如前所述，被上訴人為履行系爭採購案合約，而交付系爭2 支樣品及系爭交貨產品1,500 支，經兩造於原審審理時當庭協議抽取其中1 支樣品及1 支交貨產品送鑑（原審卷第86頁），鐵路局中區供應廠如數檢送（原審卷第145 頁），系爭2 支樣品實物如附圖2 所示，本件即得據此與系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）為技術特徵之比對。原審即囑託財團法人臺灣電子檢驗中心（下稱臺灣電子檢驗中心）鑑定其控制電路是否有使用電晶體及其數量為何（原審卷第150 頁），經臺灣電子檢驗中心於100 年5 月6 日函覆（原審卷第167 頁，專利鑑定報告為外放證物）。㈣關於系爭專利與系爭產品之技術比對，就本院所具備有關之專業知識，以及經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，業經本院依智慧財產案件審理法第8 條第1 項、第2 項規定，於審理時詳列各爭點明細，對兩造適當揭露本院所知與本件有關之特殊專業知識，並命兩造陳述意見，令其有辯論之機會，且經兩造充分攻防行言詞辯論（見本院卷第222 至230 、234 頁之筆錄）。是以本院就涉及專業知識判斷之相關技術爭點業經踐行必要之證據調查程序，並已予當事人有辯論之機會，本院即得參酌兩造所提之意見加以判斷。㈤系爭2 支樣品與系爭專利申請專利範圍第1 項之比對：被上訴人於原審審理時自承系爭2 支樣品可文義讀取系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）之編號1-A 至1-G 要件，並有使用電晶體（原審卷第94頁之言詞辯論筆錄），復為上訴人所不爭執（原審卷第176 頁之言詞辯論筆錄），是以系爭2 支樣品亦可文義讀取編號1-H 要件。故系爭2 支樣品已落入系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16 日更正本）之文義範圍。㈥系爭交貨產品與系爭專利申請專利範圍第1 項之比對： ⒈按新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式（專利法第106 條第2 項規定參照）。準此，我國專利法解釋專利權範圍，係採學說所謂折衷限定主義（介於中心限定主義及周邊限定主義之間），原則上對於專利權保護之範疇，係以申請專利範圍為準，並得參考說明書及圖示，以解釋該專利範圍，未侷限於字面意義，不採周邊限定主義之嚴格字義解釋原則。為周延保護專利權人之權利範圍，避免他人以間接方式侵害專利權之行為，以取巧迴避專利權之文義範圍，於系爭產品之技術內容實質上與系爭專利均等時，亦認構成專利權之侵害。另一方面，為防止專利權人利用均等論將其專利之技術內容擴張至系爭專利申請日前之先前技術，不當主張先前技術亦為專利權之保護範圍，恣意擴張專利權之權利範圍，反而有礙技術創新與產業進步，即有先前技術阻卻抗辯以限制均等論之適用。此外，經由專利公告制度之公示性，使公眾確知專利權之範圍，且專利權人於取得申請至維護過程中，於補充、修正、更正、申復及答辯等申請歷史檔案所為之限定或排除，如與可專利性相關，並減縮申請專利範圍，足使公眾對之產生信賴，本於誠信原則，無由容許專利權人於專利侵權訴訟再為相反之主張，假借「均等論」之適用，重為主張其原先已放棄之部分，故「禁反言」乃均等論之阻卻事由。⒉有關申請專利範圍之解釋，涉及專利權範圍之界定，係屬法律適用之問題，倘若兩造對之有所爭執時，法院應依職權認定。而比對解釋後之系爭專利申請專利範圍與系爭產品，判斷系爭產品是否落入系爭專利權範圍，則屬事實認定之問題。有關均等論之適用，涉及申請專利範圍字義之擴張，依辯論主義，應由專利權人為適用均等論之主張；至禁反言原則係屬妨礙專利權人請求之事由，本於辯論主義，即應由行為人為禁反言之主張，並以相關之申請歷史檔案為判斷依據。 ⒊禁反言原則之適用，限於專利權人所為之補充、修正、更正、申復及答辯等，係與可專利性有關，並減縮其申請專利範圍者。所謂與可專利性有關，包含為克服先前技術，以及其他與核准專利有關之其他要件（如可據以實施、書面揭露等），其認定係依專利權人當時就補充、修正、更正、申復及答辯等所說明之理由，具體判斷是否與可專利性相關；如其理由說明不明確者，推認其與可專利性相關，惟專利權人證明其與可專利性無關者，即不適用禁反言原則。另專利權人所為之補充、修正、更正、申復及答辯等，雖與可專利性有關，倘未減縮申請專利範圍，仍無禁反言原則之適用。此外，禁反言之阻卻範圍僅以專利權人限定或排除之部分為限，並非對於該項技術特徵未經限定或排除之部分均不得再主張均等論之適用，以求周延保護專利權之均等範圍，避免不合理地判定專利權人放棄之範圍，惟就此經修正但未被排除之均等範圍的有利事實（如於補充、修正、更正、申復及答辯等當時無法預見之均等範圍《如新興技術》；所為補充、修正、更正、申復及答辯等之理由與均等範圍之關連性甚低；無法合理期待專利權人當時即記載該均等範圍等），應由專利權人負舉證之責。 ⒋學理上就禁反言原則之探討，固有「解釋申請專利範圍之禁反言」與「均等論適用之禁反言」之分，前者認為兼顧當事人利益與公共利益之考量，禁反言原則非僅屬抗辯，亦為申請專利範圍之限制，法院於解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明及圖式，亦須審究申請歷史檔案，不許專利權人於專利侵權訴訟中重行主張其已放棄之部分。後者則認為禁反言原則源自誠信原則，係限縮專利權人所主張之均等範圍，且就技術特徵予以減縮，並非以申請歷史檔案重新解釋申請專利範圍、進而減縮專利權之文義範圍，是以於不構成文義侵害而進行均等論之判斷時，始進一步基於行為人之主張判斷適用禁反言原則與否；至於判斷方式，有於認定系爭產品適用均等論時，再判斷禁反言原則之適用，亦有於被控侵權物顯然適用禁反言原則時，直接認定系爭產品未落入均等範圍。本院於本件民事訴訟係採後者之見解，並先判斷系爭產品是否有部分技術特徵不符合文義讀取且適用均等論之後，再為禁反言原則之判斷。⒌系爭交貨產品1 支經臺灣電子檢驗中心鑑定認為並未使用電晶體（原審卷第167 頁），兩造於原審亦不爭執系爭交貨產品1,500 支並無使用電晶體一事（原審卷第176 頁之言詞辯論筆錄）。而以系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）之各項技術特徵為基礎，解析系爭交貨產品的技術特徵予以對應（如附表2 「系爭交貨產品之技術內容」欄所示）。而於本院審理時，兩造對於系爭交貨產品的技術內容為系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）編號1A至1F所示技術特徵之文義所讀取，及編號1G、1H要件之均等範圍所讀取之事實均不爭執，惟就對編號1H部分是否適用禁反言部分（即系爭專利申請專利範圍第1 項《99年11月16日更正本》中有關電壓開關之技術特徵，是否因禁反言原則而限縮至電晶體，不包含電晶體以外之電壓開關技術手段？）有所爭執（本院卷第222 頁之準備程序筆錄）。 ⒍被上訴人已為禁反言之主張： ⑴按（第1 項）審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論，（第2 項）審判長應向當事人發問或曉諭，令其為事實上及法律上陳述、聲明證據或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之，民事訴訟法第199 條定有明文。 ⑵上訴人固主張被上訴人於原審時並未主張禁反言原則云云，惟查被上訴人於原審100 年3 月23日審理時即已提及系爭專利應屬無效，故有提供系爭2 支樣品，其後提起舉發，惟上訴人嗣將其專利範圍限縮在電晶體開關電路，可能有其專利範圍等語（原審卷第206 頁）。之後被上訴人於原審同年7 月22日審理時陳稱：更正前的專利是電壓開關，更正後改為電晶體，更正後的專利範圍就不能抓我們；原來的舉發案，本來就是針對電晶體的等語，原審即認被上訴人已為禁反言之抗辯，命上訴人加以說明，且當庭初步公開心證「電晶體原則上均等範圍是可以擴張至其他電壓開關，但先前技術及禁反言可阻卻均等範圍之擴張。」（原審卷第177 頁）。上訴人即於同年9 月23日具狀就禁反言原則之適用與否爭點陳述意見（原審卷第195 至197 頁），兩造並於同年月28日審理時就此表示意見，原審亦依上訴人之聲請訊問證人徐正宇（原審卷第207 至211 頁）。因此，原審係本於被上訴人之上揭陳述，行使闡明權，並依智慧財產案件審理法第8 條第2 項規定，就本件之法律關係，向兩造曉諭爭點，並適度開示心證，於法並無不合。況被上訴人於上訴人提起上訴後，在101 年2 月20日具狀主張99年11月16日之申請專利範圍更正與同年7 月6 日之舉發具有關聯性等語（本院卷第144 頁），並於本院100 年4 月10日審理時明確表明為禁反言之主張（本院卷第222 頁），故本件即應就編號1H要件部分為適用禁反言原則與否之判斷。 ⒎上訴人於99年11月16日所為之更正與可專利性相關，並減縮申請專利範圍： ⑴上訴人主張其係因被上訴人專利侵害案須向智慧財產局申請專利技術報告，智慧財產局告知上訴人原先之申請專利範圍第1 、2 項有重覆表示，希望上訴人能將第2 附屬項併入在第1 獨立項，故上訴人於99年11月16日申請更正申請專利範圍及技術報告，只是讓專利範圍更加明確並能與實施方式一致性，而與被上訴人於同年7 月6 日所提之舉發、可專利性無關，故不適用「禁反言」云云（本院卷第28至29頁）。 ①經核閱上訴人申請更正當時，僅提出專利更正申請書，敘明所更正之說明書頁數及行數、與申請專利範圍項數，並檢附更正部分劃線之說明書更正頁、更正後無劃線之說明書替換頁（本院卷第64至66頁，系爭專利申請卷第38至32頁），並未說明其更正之理由。惟觀諸前第三㈠項所述之系爭專利申請、舉發、更正申請、舉發審定之時間歷程，且被上訴人張聖君於同年7 月6 日所提之舉發理由已指明系爭專利原申請專利範圍第1 項有關電壓開壓之技術特徵、第2 項之電晶體技術特徵已為先前技術所揭露等語（本院卷第158 至159 頁反面），上訴人即於同年8 月16日提出專利舉發答辯理由書（系爭專利舉發卷第41至34頁），嗣於同年11月16日申請更正系爭專利，上訴人顯係為克服先前技術，避免被認定欠缺進步性，始於同年11月16日申請更正。 ②又上訴人固曾於99年3 月29日申請新型專利技術報告（申請案號：第097201783e01號），經智慧財產局於同年7 月23日函覆將於完成技術比對後另行函知。其後上訴人於同年11月16日申請更正申請專利範圍，同時申請新型專利技術報告（申請案號：第097201783e02號）（如前第三㈡項所述）。縱使上訴人所稱：為申請專利技術報告，經智慧財產局告知希望將原申請專利範圍第2 項併入第1 項，始申請更正及技術報告，只是讓專利範圍更加明確並能與實施方式一致性乙情屬實，惟所謂「專利範圍更加明確並能與實施方式一致性」亦屬核准專利要件（即系爭專利核准時所適用之92年2 月6 日修正公布專利法第108 條準用第26條第3 項規定「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明所支持。」之申請專利範圍明確性規定）。 ③綜上，上訴人於99年11月16日所為之更正申請確與可專利性有關，且減縮其申請專利範圍。是以上訴人此部分主張，要無足取。 ⑵上訴人另主張：系爭專利申請專利範圍更正是為使專利範圍更加明確能與專利說明書前後一致，並參照專利申請之實施方式而更正，故更正前後之實施方式均明確表示「電壓開關可為一電晶體」，符合專利侵害鑑定要點「惟若專利權人於申請至維護過程中已註明D 與C 為相同意義，且其補充、修正或更正與可專利性無關，則待鑑定對象不適用『禁反言』。」之規定云云（原審卷第197 、208 、210 至211 頁）。然如前所述，上訴人係將系爭專利原申請專利範圍第1 項之「電壓開關」限定為更正後之「電晶體」，乃減縮其申請專利範圍，此觀智慧財產局99年12月21日函所載准予更正之法律依據為專利法第108 條準用第64條第1 項第1 、3 款、第2 項規定（本院卷第99頁）自明。而系爭專利原說明書、更正後之說明書第10頁第2 至3 行均記載「......該等第一電壓開關361 、第二電壓開關362 可為一電晶體。」（原審卷第25頁反面，本院卷第197 頁），足見「電壓開關」與「電晶體」二者之間係屬上位概念（即電壓開關）與下位概念（即電晶體）之關係，難謂「電壓開關」與「電晶體」兩者為相同意義，此亦經證人徐正宇證述明確（原審卷第209 頁）。故上訴人此部分主張，委無可採。 ⑶因此，上訴人於99年11月16日所為更正申請專利範圍之申請，確係其於專利維護過程中為克服可專利性而為更正，即與可專利性相關，且「電壓開關」與「電晶體」間屬上、下位概念，並非相同意義，而屬申請專利範圍之減縮，自應依系爭專利更正前後之申請專利範圍內容，判斷可否適用禁反言原則。 ⒏系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）相較於原申請專利範圍（如附表1 所示），係將系爭專利原申請專利範圍第2 項之技術特徵併入第1 項（即刪除原申請專利範圍第1 項，並保留第2 項，成為更正後第1 項），其技術內容係將系爭專利原申請專利範圍第1 項之「控制電路」的「第一電壓開關」及「第二電壓開關」等上位概念技術特徵，均限縮為系爭專利更正後申請專利範圍第1 項之「電晶體」下位概念技術特徵，是以上訴人於系爭專利更正過程中，已將「電壓開關」（上位概念）限定為「電晶體」（下位概念），且排除「電晶體」以外之其他「電壓開關」。由於系爭交貨產品係使用「綠色按鈕開關」（即第一開關）及「灰色按鈕開關」（即第二開關）等「電壓開關」，分別藉由綠色及灰色按鈕的按壓動作對應使開關閉合或開啟，進而使綠光及白光發光二極體組與電池之間的電路通路或斷路，而非使用「電晶體」，分別藉由綠色及灰色按鈕的按壓動作對應使得電晶體因壓降產生（0.7 伏特的壓降）而導通或斷開，進而使綠光及白光發光二極體與電池之間的電路通路或斷路。而上訴人既已排除「電晶體」以外之「電壓開關」，基於禁反言原則，上訴人不得假借均等論，重為主張其專利維護過程中已被放棄之部分。因此，系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）中編號1H要件無法均等至系爭交貨產品，系爭交貨產品即未落入系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）之均等範圍，即不適用均等論。 ⒐綜上，依全要件原則為均等論之分析，並為禁反言原則之判斷，因系爭交貨產品適用均等論及禁反言原則，故系爭產品並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）之權利範圍。 ⒑至臺灣電子檢驗中心於100 年6 月20日所出具之「專利鑑定報告」（外放證物），固認系爭交貨產品落入系爭專利之專利權均等範圍云云。惟觀諸上開鑑定報告第4/15至15/15 頁，並未考慮「禁反言」適用與否之問題，復經證人徐正宇證述屬實（原審卷第210 頁）。故其鑑定結論要無足採。 ⒒上訴人另主張經委請財團法人中華工商研究院就被上訴人所提「電路設計圖」進行檢測，鑑測結果不能符合鐵路局「三色LED 手提號誌燈」採購案所定規範功能，益見被上訴人所謂「NG9107- 電路圖」根本不實云云（原審卷第119 至120 頁），並提出「三色LED 手提號誌燈之電路圖結構功能檢測報告書」為證（原審卷第98至115 頁）。被上訴人固於原審及本院審理時提出系爭交貨產品之電路圖（原審卷第12、87頁反面，本院卷第146 至147 頁反面），然本件爭點在於系爭交貨產品是否落入系爭專利之權利範圍，係比對「系爭交貨產品」本身之技術內容與「系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）」之技術特徵，至於「系爭交貨產品之電路圖」是否符合鐵路局「三色LED 手提號誌燈規範」所定之結構功能，即非本件所應審究之範圍，自無從以上開檢測報告書為有利於上訴人之認定。㈦被上訴人應負損害賠償責任： ⒈按新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害（專利法第108 條準用第84條第1 項前段規定參照）。又同法第108 條準用第85條第1 項、第3 項規定：「（第1 項）依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。（第3 項）依前2 項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之3 倍。」 ⒉原審判命被上訴人就系爭2 支樣品部分賠償1,155 元本息，因被上訴人就此未上訴而確定。惟原審漏未敘明被上訴人之主觀要件（即侵權之故意或過失），以及上訴人請求以上訴人投標金額883,575 元計算其損失之主張何以不可採之理由，且上訴人於本院審理時依專利法第108 條準用第85條第1 項第2 款、第3 項規定請求超過1,155 元之損害賠償，本院即應予以審究。 ⒊上訴人就系爭2 支樣品具侵害系爭專利權之故意： ⑴被上訴人自陳其因認知系爭專利係根據鐵路局96年4 月10日公告之「三色LED 手提號誌燈」規範書所申請者，且系爭專利中所謂的電壓開關為一般所習用之電子元件，又因上訴人當時尚未申請系爭專利之技術報告，以善盡維護專利之責任，故被上訴人當時認定系爭專利的可專利性甚為薄弱，故於系爭2 支樣品使用電晶體以作為實現鐵路局需求規範之技術手段，但並非故意使用等語（本院卷第145 頁），是以被上訴人於製交系爭2 支樣品之際，即已知悉上訴人系爭專利之存在，並明瞭其申請專利範圍（原公告本，包含2 項請求項）。而鐵路局96年4 月10日「三色LED 手提號誌燈規範」就結構功能僅規範「按鈕開關」，並未要求使用電晶體（本院卷第150 頁反面），被上訴人卻仍於系爭2 支樣品使用電晶體，顯已明知侵權情事，卻故意為之。 ⑵專利法於92年2 月6 日修正公布全文138 條，就新型專利改採形式審查，對新型專利申請案僅為形式要件之審查，而不進行前案檢索及實體要件之判斷（如產業利用性、新穎性、進步性等）。惟考量僅經形式審查所取得之新型專利權，其權利內容具有不安定性及不確定性，為免新型專利權人不當權利行使，有害於第三人之技術利用及研發，特於第103 條至第105 條增訂「新型專利技術報告」制度，促使新型專利權人妥適行使權利，且供公眾得以判斷新型專利是否符合實體要件，而具有公眾審查之功能。準此，新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，以及新型專利權人行使權利之佐證，非謂專利權人於新型專利公告後即應申請新型專利技術報告始能維護其專利權，故被上訴人此部分抗辯不足採信。 ⒋經查「力其摩科技商行」依系爭採購案合約製交侵害系爭專利權之系爭2 支樣品予鐵路局，因該採購案數量為1,500 支，總決標金額為866,250 元（如前第三㈡項所述），是每支單價為577.5 元（$866,250÷1500支=$577.5 ），而被上訴人王國東即力其摩科技商行並未就其成本或必要費用舉證，是以其因本件侵害行為所得之利益為1,155 元（$577.5X2支=$1,155 ）。並審酌被上訴人王國東即力其摩科技商行明知系爭專利之權利範圍，仍於99年6 月16日製交系爭2 支樣品等情，酌定上訴人公司應賠償1.5 倍損害額即1,733 元（$1,155X1.5=$1,732.5 ，元以下四捨五入）。 ⒌上訴人另主張被上訴人製交系爭2 支樣品，直接影響到上訴人製交1,500 隻三色LED 手提號誌燈之資格，故請求依上訴人之投標金額計算其損失云云。 ⑴按專利法第108 條準用第85條第1 項規定新型專利權人得自由選擇計算其損害之方式，上訴人擇定依第2 款規定為請求，此經兩造當庭確認其爭點（本院卷第223 頁之準備程序筆錄）。而綜觀該款規定全文，係以「侵害人銷售該項物品全部收入」為「侵害人因侵害行為所得之利益」，故本件自應以每支產品單價計算被上訴人因銷售系爭2 支樣品之全部收入。 ⑵「力其摩科技商行」係依鐵路局所定之最低標決標方式而得標，其後試製系爭2 支樣品（使用電晶體而侵害系爭專利權）經試驗合格後，再製交系爭交貨產品（未使用電晶體）。固然系爭採購案之三色LED 手提號誌燈規範第肆條規定：「立約商應於簽約次日起40日內，先試製樣品2 支供本局（即鐵路局）按規範作功能測試，試驗合格後再通知製交，樣品測試不合格，於60日內經2 次換交測試仍不合格者，以無法履約論處。」（本院卷第65頁），惟系爭2 支樣品能否通過鐵路局之功能測試，不僅因使用電晶體之故，尚包含被上訴人製造系爭2 支樣品之技術與品質等因素，況被上訴人前後可有3 次試製樣品的機會，且日後被上訴人所交付之系爭交貨產品，雖未使用電晶體，亦順利經鐵路局驗收使用，是客觀上難認如被上訴人未使用電晶體於系爭2 支樣品，即無法通過測試。縱使如上訴人所述，鐵路局依政府採購法第50條第2 項規定撤銷決標、終止契約或解除契約，再依政府採購法施行細則第58條規定第1 項第2 款其段、第2 項，依序洽詢上訴人，仍須上訴人同意將其原投標價（883,575 元）減至該決標價（866,250 元）始可決標，是以上訴人是否當然可取得決標資格，並非無疑，難謂被上訴人製交系爭2 支樣品之行為與上訴人所受損害間具有相當因果關係。故上訴人此部分主張，即非可取。 ⒍由於系爭採購案係以「力其摩科技商行」名義投標，被上訴人王國東為其負責人，被上訴人張聖君為負責「力其摩科技商行」之政府採購人員，且自99年4 月14日簽約起擔任為聯絡人（如前第三㈢㈣項所述），故被上訴人王國東即力其摩科技商行、被上訴人張聖君同為侵害系爭專利權之人，均應負損害賠償責任。六、結論：㈠綜上所述，系爭交貨產品並未落入系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）之文義或均等權利範圍，即無侵害系爭專利權之可言。系爭2 支樣品則落入系爭專利申請專利範圍第1 項（99年11月16日更正本）之文義權利範圍，且被上訴人故意侵害系爭專利權。因此，上訴人依專利法第108 條、第85條第1 項第2 款、第3 項規定，請求被上訴人給付1,733 元，自屬有據。逾此所為請求，為無理由。㈡按給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經債權人起訴而送達訴狀，未為給付，自受催告時起，負遲延責任（民法第229 條第2 項）規定參照。上訴人原起訴主張被上訴人王國東即力其摩科技商行交付予鐵路局之系爭交貨產品侵害系爭專利權，而請求其賠償866,250 元（新竹地院卷第4 、29頁），被上訴人王國東即力其摩科技商行於99年8 月27日收受起訴狀繕本（原審卷第10頁之送達回證）。嗣上訴人於100 年7 月22日始當庭追加張聖君為被告，並主張系爭2 支樣品亦構成侵權行為，而一併擴張請求金額為1,749,825 元，被上訴人王國東即力其摩科技商行、張聖君於當日收受上開追加訴狀（原審卷第176 、179 至180 頁），故上訴人就系爭2 支樣品所得請求被上訴人請求賠償部分，本不得請求自99年8 月28日起算之利息，原審逕命被上訴人均應給付自99年8 月28日起算之利息，自有違誤。經本院當庭闡明後，上訴人即減縮上訴聲明，請求自100 年7 月23日起至清償日止按週年利率5%計算之利息（本院卷第220 頁之準備程序筆錄），於法有據。㈢有關禁反言原則之適用，原審採取「解釋申請專利範圍之禁反言」的法律見解，固與本院見解有所不同，惟其所為系爭交貨產品未侵害系爭專利權之結論並無不合。又原審雖漏未論述被上訴人之主觀要件，以及上訴人請求以上訴人投標金額883,575 元計算其損失之主張何以不可採之理由，然其認定被上訴人就系爭2 支樣品應賠償損害之結論尚無不合。另原審就被上訴人應給付1,155 元部分，判命給付自99年8 月28日起至100 年7 月22日止按週年利率5%計算之利息，固有違誤，然因被上訴人對其敗訴部分未聲明不服，而告確定在案，本院無從再予審究。然而，就損害賠償範圍，上訴人於本院審理時追加請求依專利法第108 條、第85條第3 項規定計算損害賠償（本院卷第23至24、223 頁之上訴狀、準備程序筆錄），致原審未及審酌懲罰性賠償請求，僅准許上訴人所為1,155 元本息之請求，是就應另准許上訴人請求578 元（1,733-1,155=578 ）本息部分，自應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2 項所示。至於超過上開應准許1, 733 元本息請求部分，原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合，上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。七、上訴人就主文第2 項所示之勝訴部分未逾500,000 元，爰依民事訴訟法第389 條第1 項第5 款規定，依職權宣告假執行。而被上訴人陳明願供擔保，聲請免為假執行，合於法律規定，爰酌定相當之擔保金額宣告之。上訴人其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。八、上訴人原聲請傳喚鑑定人徐正宇，並調查「重要事證」云云（本院卷第215 頁），業經上訴人當庭撤回（本院卷第230 頁），即無調查之必要。又兩造其餘之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。九、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。中　　華　　民　　國　　101　年　　6　　月　　14　　日智慧財產法院第一庭審判長法官　李得灶法官　林欣蓉法官　蔡惠如以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。（均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿逕送上級法院」）中　　華　　民　　國　　101　年　　6　　月　　14　　日書記官林佳蘋附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院100年度民專上字第53號

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