智慧財產及商業法院100年度民專訴字第113號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 08 月 24 日
• 當事人: 日商‧豪雅冠得光電股份有限公司

智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第113號原 告　日商‧豪雅冠得光電股份有限公司（HOYA CANDEO
OPTRONICS CORPORATION）
法定代理人　末松隆志
訴訟代理人　陳和貴律師（兼送達代收人）
劉倫仕律師
楊益昇律師
被 告　ARK TECH株式会社
法定代理人　五嶋美治
訴訟代理人　黃三榮律師（兼送達代收人）
呂紹凡律師
高志明律師
蘇春維律師
被 告　永喬科技有限公司
兼
法定代理人　陳建勳
共　　　同
訴訟代理人　江燕鴻律師
複代理人 　梁郁翎律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於101 年7月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠按關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法。但另有關係最切之法律者，依該法律。因侵權行為涉訟者，得由行為地法院管轄，涉外民事法律適用法第25條、民事訴訟法第15條第1 項分別定有明文。所謂行為地，包含一部實行行為或其一部行為結果發生之地，最高法院56年臺抗字第369 號著有判例。因涉外民事法律適用法未就法院之管轄予以規定，倘原告主張侵權行為地在我國，自應類推適用我國民事訴訟法第15條第1 項規定，由我國法院管轄。查原告日商豪雅冠得光電股份有限公司係外國法人，具有涉外因素，原告主張被告侵害其專利權，自應適用涉外民事法律適用法以定本件之管轄法院及準據法。而關於涉外侵權行為之準據法，應適用侵權行為地法與法庭地法。原告主張被告之侵權行為發生在我國境內，揆諸前揭說明，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。
㈡次按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利權法所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。
㈢按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但請求之基礎事實同一者、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第2 款、第7 款分別定有明文。查原告於民國101 年3 月21日準備程序期日追加民法第179 條不當得利法律關係為聲明第2 項之請求權基礎（本院卷㈠第183 頁），核其請求之基礎事實同一，且於準備程序階段即已提出，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，揆諸首揭條文規定，應予准許，合先敘明。
二、原告起訴主張：
㈠原告為新式樣第D131253 號「放電燈」專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自98年10月1 日起至109 年1 月31日止。被告ARK TECH株式会社（下稱ARK TECH公司）之法定代理人原為原告公司職員，離職後成立該公司，且未經原告同意，擅自製造、販賣之要約、販賣、使用、進口型號「AD251- A5D」放電燈產品（商品本體記載型號為「AD250 」，下稱系爭產品），而被告永喬科技有限公司（下稱永喬公司）進口系爭產品後，以販賣方式侵害原告系爭專利。原告爰依專利法第129 條準用同法第84條第1 項、第85條之規定，民法第23條第2 項、第28條及第179 條規定提起本訴訟。㈡系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍而構成侵害：
⒈系爭專利之接頭部設計係由「具有一對凹圓弧狀缺口部的第1 軀幹部、較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為大且具有一對缺口部的第2 軀幹部、在第1 軀幹部與第2 軀幹部之間所形成之ㄇ字狀的溝部」所構成。此接頭部設計，並非物品必然匹配之基本形狀，亦無從因其本身或他物之功能而可直接輕易思及，而具有新穎獨創之裝飾性設計，尚非僅僅係為了實用目的或操作功能所設計，為視覺性設計整體比對之重點。
⒉系爭專利之「接頭部」設計，仍未經上開先前技藝所揭露，相較於該先前技藝之設計，其特徵差異明顯有別。
⒊物品相同或近似判斷：系爭產品用途、功能與指定系爭專利所施予之物品完全相同，兩者屬於相同物品。
⒋整體視覺性設計相同或近似判斷：系爭專利與系爭產品比對，兩者均於中段設有一葫蘆型燈罩，兩端設有接頭部（元件），一端之接頭部具有第1 軀幹部及直徑較第1 軀幹部為大之第2 軀幹部，該二軀幹部均設有一對缺口部。系爭專利與系爭產品大部分設計特徵均相同，差異僅在系爭專利之接頭部中，第1 軀幹部之一對缺口部係呈現凹圓弧狀，第2 軀幹部之一對缺口部則大體呈現平面狀；而在系爭產品之接頭部中，第1 軀幹部之一對缺口部則呈現較小之凹圓弧狀，而第2 軀幹部之缺口部則仍呈現平面狀，僅是該平面部較為狹窄。惟兩者之第1 及第2 軀幹部均具有左右一對缺口部之特徵，而整體外觀造形，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品所產生的視覺印象會使普通消費者將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆的視覺印象，故應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似。
⒌系爭產品包含系爭專利之新穎特徵：由於系爭專利之整體視覺性設計與系爭產品產品近似程度相同，故可認定系爭產品包含系爭專利之新穎特徵（即「由具有一對缺口部的第1 軀幹部、較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為大且具有一對缺口部的第2 軀幹部、在第1 軀幹部與第2 軀幹部之間所形成之ㄇ字狀的溝部所構成」）。足認系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍而構成侵害。
㈢爰聲明：
⒈被告ARK TECH公司及被告永喬公司不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，或任何侵害中華民國證書號第「D131253 」號「放電燈」新式樣專利之物品。
⒉被告ARK TECH公司、被告永喬公司及其法定代理人陳建勳應連帶給付原告165 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
⒊訴之聲明第1 項及第2 項，原告願以現金或同額之第一商業銀行可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執行。
三、被告ARK TECH公司則抗辯以：
㈠其於我國境內並無製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品等行為，依專利法屬地主義之精神，即無侵害原告系爭專利之可能。系爭產品並非於我國境內所製造，而其銷售過程，係由「ARK TECH公司」於日本國內銷售予本件當事人以外之日本國企業，該企業再銷售予其他日本國企業，最後乃銷售予共同被告永喬公司。
㈡原告未證明其專利物品或包裝上有標示專利證書號數之事實，且被告從未接獲原告之警告函或任何通知，實無從知悉系爭專利之內容。
㈢系爭產品未落入系爭專利之申請專利範圍，不構成侵權：
⒈系爭專利「接頭部」為功能性設計，應排除於新式樣專利權之範圍外，已見於先前技藝，更不得作為系爭新式樣專利之新穎特徵。
⒉系爭專利「接頭部」之設計於使用狀態下無法目視，非屬系爭新式樣專利之「主要部位」，僅以六面圖進行比對，亦非視覺性設計整體比對之重點。
⒊系爭產品之第2 軀幹部係邊緣具平整狹窄階部而整體呈現圓弧狀造形，不具有系爭專利之「一對平面狀的缺口部（1bb ）」特徵，系爭產品之「接頭部」兩側具有螺栓（系爭專利無），中央部螺帽之造形亦顯著不同，產生視覺性整體設計不同之感覺由上可知，系爭產品之造形並不包含原告所謂之「接頭部」新穎特徵，因此並未落入系爭新式樣之專利權範圍。
㈣爰聲明：原告之訴及其假執行之聲請均駁回。如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免予假執行。
四、被告永喬公司及陳建勳則抗辯以：
㈠系爭產品並未侵害系爭專利權：系爭產品與系爭專利之新式樣範圍比對結果，其亦分別載稱：「被控侵權物品的第1 軀幹部雖是形成橢圓形，且於第1 軀幹部及第2 軀幹部左右側各別形成一對凹圓弧狀的缺口部，…」、「被控侵權物品的第1 軀幹部及第2 軀幹部左右側雖各別形成有一對凹圓弧狀的缺口部，且從前視圖看的話，第1 軀幹部及第2 軀幹部的直徑為相同，…。」、「被控侵權物品的第1 軀幹部及第2
軀幹部左右側雖各別形成有一對凹圓弧狀的缺口部，且從後視圖看的話，第1 軀幹部和第2 軀幹部的直徑為相同，…。」，均與系爭專利之圖說及創作說明所揭露之內容：「…、較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為大且具有一對平面狀的缺口部的第2 軀幹部、…。」存有外觀視覺上之顯著差異，故系爭商品並未落入系爭專利之專利權範圍。
㈡原告就被告永喬公司主觀有何故意或過失，應盡舉證責任。而被告永喬公司並非系爭產品之製造商，對於各該商品所使用之技術為何？是否擁有專利？有無取得合法專利授權？是否涉及專利侵權等，無從加以判斷，且專利問題涉及高度技術性及專業性之判斷，被告永喬公司亦無從藉由檢視商品之方式，辦識或判斷各該商品是否侵害他人專利，且系爭產品未標示專利證書號數，故被告永喬公司未有故意或過失，又永喬公司於接獲原告起訴狀後，旋即停止販賣系爭產品或就系爭產品販賣之要約，並再度向日方確認系爭產品專利問題，惟仍獲得系爭產品無侵害系爭專利及系爭專利有得撤銷原因之答覆，被告永喬公司即便獲得日方之前揭回覆，猶仍決定停止販售系爭產品或就系爭產品為販賣之要約，顯見被告永喬公司實未有何故意或過失之侵害行為可言。
㈢被告永喬公司於99年9 月23日進口系爭產品2 個、100 年3
月30日進口6 個，共計8 個，並分別於99年9 月24日至100
年6 月1 日期間出售。被告販售系爭產品所得，99年度獲7,197 元、100 年度獲31,587元，共計僅獲38,784元，故原告請求損害賠償165 萬元金額，顯無理由。
㈣爰聲明：原告之訴駁回。如受不利判決，被告願供擔保，請准宣告免予假執行。
五、兩造不爭執之事實（參本院卷㈠第184 頁之準備程序筆錄）：
㈠原告乃系爭專利之專利權人，專利權期間自98年10月1 日起至109 年1 月31日止。
㈡原告向被告永喬公司購得系爭產品，該產品為被告永喬公司進口及販賣。
㈢系爭產品係被告ARK TECH公司於日本國內製造。
㈣系爭專利為有效。
六、得心證之理由：
㈠系爭專利創作內容：
系爭專利「放電燈」之造形特點在前視圖的右側設置有用來將本物品固定在燈座的接頭部。接頭部是由具有一對缺口部的第1 軀幹部、較第1 軀幹部直徑為大且具有一對缺口部的第2 軀幹部、與在第1 軀幹部與第2 軀幹部之間所形成之溝部所構成。當將本物品安裝於燈座時，如使用狀態參考圖所示之方式，先將接頭部中溝部與第2 軀幹部的段差面抵接於燈座內之基準面而插入。其次，旋轉本物品與燈座內所設置之旋轉部。最後，利用本物品本身之重量，使第1 軀幹部下面抵接於燈座，從而可以將本物品固定於燈座的適當位置。其圖式如附圖1所示。
㈡系爭產品（原證10，證物外放）業經原告提出，被告亦不爭執其形式真正（本院卷㈠第183頁）。
㈢系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍：
⒈按新式樣侵害鑑定流程，分為「解釋申請專利之新式樣範圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品」。比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：⑴解析待鑑定物品之技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。⑵判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入⑶之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑶判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入⑷之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑷若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入⑸之判斷；如否，則未落入專利權範圍。⑸若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係）。若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則判斷待鑑定物品落入專利權範圍。
⒉解釋申請專利之新式樣範圍：
⑴解釋申請專利之新式樣範圍目的，在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。另「新穎特徵」係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。所謂「功能性設計」，係指物品之外觀設計特徵純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構之設計。
⑵依系爭專利圖面觀之，系爭專利「放電燈」之造形係由兩端之接頭分別各連接一圓形管，兩圓形管於中段連接於一橄欖形燈體，橄欖形燈體兩端則各具有一碗型罩體，兩端接頭之一為圓柱體，另一接頭則為○○○區段○○○○○○○段之兩側設有平削面及溝槽，上段兩側則呈弧形削面，兩區段式短圓柱中間以一溝槽區分，而造形之整體形成「一」字狀連結特徵。
⑶系爭專利於獲准專利時，其參考之先前技藝計有TW D117417、JP D0000000 、JP D0000000 、US D0000000件
國內外專利（見本院卷㈠第14頁專利公報，該4 件專利圖式如附圖2 ），系爭專利與之比對，其獨具之造形特徵應可認為係「系爭專利經比對申請前之先前技藝後，客觀認定具有之新穎特徵。」原告主張系爭專利之新穎特徵為：「『接頭部』由具有一對凹圓弧狀的缺口部的第1 軀幹部、較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為大且具有一對平面狀的缺口部的第2 軀幹部、在第1 軀幹部與第2 軀幹部之間所形成之ㄇ字狀的溝部所構成」（本院卷㈠第167 頁），亦即「接頭部之整體造形」為系爭專利之新穎特徵；被告則抗辯原告所主張之新穎特徵係為一功能性設計，非透過視覺訴求之創作，且該接頭部之設計係取決於另一物品（燈座）之必然匹配之基本形等語。然查，系爭專利之接頭部設計與燈座並非規格品，此由系爭專利、先前技藝JP D0000000 案及系爭產品接頭之外徑皆不同，且外觀設計也互有差異處即可得知，故該接頭部既具有屬視覺效果之設計，非規格品之匹配，則原告主張該接頭部之造形為其新穎特徵，尚為可採。
⑷另被告抗辯系爭專利之接頭部與日本意匠登錄第1287038 號「放電燈」之接頭部相同，應不得主張該接頭部為其新穎特徵；惟查，日本意匠登錄第1287038 號之接頭部係一圓柱造形，於環繞圓柱之腰部內凹形成一弧形溝槽，該接頭部之「內凹弧形溝槽」特徵不同於系爭專利「第1 軀幹部（上段）與第2 軀幹部（下段）之間所形成之ㄇ字狀的溝部」，且該日本意匠案圓柱造形與系爭專利之「第1 軀幹部（即上段）具一對凹圓弧狀的缺口部、第2 軀幹部（下段）較第1 軀幹部的直徑及左右方向的寬度為大且亦具有一對平面狀的缺口部」之特徵不同，故就兩者之「接頭部」整體造形觀之，明顯具有差異性，職是，原告主張該接頭部之造形為系爭專利之一新穎特徵，仍屬可採。
⒊解析系爭產品：
系爭產品之造形係由兩端之接頭分別各連接一圓形管，兩圓形管於中段連接於一橄欖形燈體，橄欖形燈體一端具有一碗型罩體，另端則為一圓柱罩體；兩端接頭之一為圓柱體，另一接頭則為一兩區段之圓、橢圓柱體所構成，該兩區段間具有一溝部，下段之兩側設有凹弧形面，上段兩側於對稱處設有內凹弧之斷差面，兩區段中間以一溝槽區分，而造形之整體形成「一」字狀連結特徵。系爭產品照片如附圖3 所示。
⒋物品相同或近似判斷：
系爭產品為一放電燈，編號「AD251-A5D 」，與系爭專利為相同物品，故系爭產品與系爭專利物品相同。
⒌整體視覺性設計相同或近似判斷：
⑴按判斷待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之設計是否相同、近似時，應依圖面所揭露之點、線、面再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成的整體視覺性設計與待鑑定物品進行比對。不得就六面視圖的每一視圖與待鑑定物品的每一面分別進行比對，亦不得拘泥於各個設計要素或細微的局部差異。
⑵系爭專利與系爭產品比對，兩者皆為「由兩端之接頭及中央段之兩圓形管夾接中段橄欖形燈體而成，兩端接頭之一為圓柱體，另一接頭則為一呈兩區段式圓弧狀柱體形，整體形成『一』字狀連結特徵」；系爭專利橄欖形燈體兩端則各具有一碗型罩體，系爭產品則一端具有一碗型罩體，另端則為一圓柱罩體，該些造形特徵兩者與參考文獻之JP D0000000 案皆近似；故系爭專利與系爭產品整體視覺性設計是否相同或近似之判斷重點應非此區之造形特徵；系爭專利之造形與參考文獻之JPD0000000案設計上最大之差異係在於系爭專利其中一端之兩區段式圓弧狀柱體接頭之造形，也因此系爭專利被認定與參考文獻之JP D0000000 案不近似而具有專利要件；故系爭產品與系爭專利相較，整體視覺性設計是否相同或近似之判斷重點即主要部位亦在於「該一端接頭之造形是否相同或近似」，被告雖抗辯：接頭部因使用中無法目視，非主要部位及視覺性設計整體比對之重點云云，然視覺性設計整體是否相同或近似，係自普通消費者選購商品之觀點判斷，從而，只要物品之設計在消費者選購商品之銷售階段能被看見，即不得謂非構成主要部位及視覺性設計整體比對重點之可能，是被告上開抗辯，尚非可採。查系爭產品之接頭雖○○○區段○○○○○○段之兩側設有凹弧形面，與系爭專利兩側設有平削面及中央橫設一凹弧溝者不同；系爭產品上段係呈兩層式，外層外觀輪廓為橢圓狀，內層兩側於對稱處外觀輪廓形成一似S 輪廓之凹弧線，內外層呈一斷差面，此區段與系爭專利外觀輪廓為圓狀，兩側則呈弧形削面者亦不同，系爭產品與系爭專利之一端接頭造形顯然迥異（以上參附圖4 ），經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，就該商品之具有造形特徵所在之一端接頭設計作判斷，系爭產品與系爭專利所產生的視覺印象足使普通消費者能區別系爭產品之整體設計與系爭專利之差別，故應認定系爭產品整體視覺性設計與系爭專利並不近似。
⒍系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：
判斷被控侵權物是否包含系爭專利之新穎特徵，係以其已構成視覺性整體相同或近似為前提；惟系爭產品之整體視覺性設計與系爭專利已認定不構成近似，故毋庸再予比對判斷被控侵權物是否包含系爭專利之新穎特徵。
⒎從而，系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體並不相同或近似，是系爭產品並未落入系爭專利之新式樣專利範圍。
㈣綜上，系爭產品既未落入系爭專利之新式樣專利範圍，則縱認被告在我國境內有製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品之行為，亦未侵害原告之專利權，從而，原告依專利法第123 條第1 項、第129 條準用第84條第1 項、第85條、公司法第23條第2 項、民法第28條、第179 條，請求如其前揭聲明所示，為無理由，應予駁回。原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所附麗，不應准許。至於兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　8　　 月　　24　　日智慧財產法院第三庭
法　官　歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　101 　年　　8 　　月　　27　　日書記官　葉倩如