智慧財產及商業法院100年度民專訴字第56號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 12 月 30 日
• 當事人: 田中電子工業株式会社、笠原康志、韓商銘凱電子股份有限公司

智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第56號原 告　 田中電子工業株式会社
法定代理人　 笠原康志
訴訟代理人　 呂紹凡 律師
高志明 律師
被 告　 韓商銘凱電子股份有限公司
（即MK Electron Co.,Ltd.）
兼法定代理人　玄基鎮
共 同
訴訟代理人　 馮博生 律師
林耀琳 律師
林威伶 律師
複代理人　 胡淑莉
輔 佐 人　 謝永成
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國100 年12月14日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。有關侵權行為而生之債，依侵權行為地法，但中華民國法律不認為侵權行為者，不適用之。侵權行為之損害賠償及其他處分之請求，以中華民國法律認許者為限。民事訴訟法第15條第1 項、修正前涉外民事法律適用法第9 條分別定有明文。所謂行為地，包含一部實行行為或其一部行為結果發生之地，最高法院56年臺抗字第369 號著有判例。因涉外民事法律適用法未就法院之管轄予以規定，倘原告主張侵權行為地在我國，自應類推適用我國民事訴訟法第15條第1 項規定，由我國法院管轄。查本件原告及被告均為外國法人，具有涉外因素，原告主張被告侵害其專利權應負擔損害賠償責任，自應適用涉外民事法律適用法以定本件之管轄法院及準據法。而關於涉外侵權行為之準據法，應適用侵權行為地及法庭地法。原告主張被告之侵權行為發生在我國境內，揆諸前揭說明，本件涉外事件之準據法，應依中華民國之法律。
二、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所生之第一審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。三、按發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判；法院裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。專利法第90條第1 項、第2 項固有明文。然智慧財產案件審理法第16條第1 項規定，當事人抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其抗辯有無理由自為判斷，不適用專利法有關停止訴訟程序之規定。是被告雖抗辯稱系爭專利有撤銷原因，被告已於民國100 年6 月28日向經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）提出專利舉發。惟揆諸前揭說明，本院應於本件訴訟中自行判斷系爭專利是否合法有效，作為是否侵權之前提要件，自不得裁定停止本件審判。
貳、實體方面：
一、原告主張：
（一）原告生產各種半導體晶粒連接用金合金細線，提供連接用金合金細線相關之技術服務為其主要業務，生產量已屬世界首位，並在各國取得眾多與連接用金合金細線有關之專利。原告亦為我國第81592 號「連接用金合金細線及其製法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自85年10月1 日起至104 年9 月28日止。系爭專利包括一種半導體晶粒連接用金合金細線及其製法，能提供一種線徑細、強度高，在使用時不易斷線之金合金細線，對於半導體裝置之小型化、高密度化極為有用。熟悉該項技術者可根據合金細線所需伸長率與斷裂負載，選擇習知之退火條件。而「非凝固速度小於300mm/分」並非在系爭專利請求項1 之範圍內，其未涵蓋所產生之低楊氏係數5,900 至6,500kgf/ ｍ㎡，故系爭專利請求項1 無「涵蓋過廣」之問題。
（二）系爭專利要解決習知「球體連接法」在小型化、高密度化半導體裝置上應用之強度降低、斷線等缺點。所得之金合金細線在「斷破強度」、「接合破斷率」、「振動破斷率」、「連接IC之破裂」等功效，均較習用金合金細線高，具有進步性。系爭專利說明書已揭示「相同」組成之金合金細線可具有「不同」機械特性，被告所舉引證3 至5亦
揭示「幾乎相同」金線，在伸長係數及楊氏係數間具有「高低顯然不同」機械特性，足證系爭專利之機械特性，包含伸長係數及楊氏係數，並非單獨由金合金細線之組成所決定「固有性質」，熟習該項技術者無從直接推導，亦無從直接得知系爭專利之機械特性。且不同組成之金合金細線於連接後，其機械特性無從預測，熟習該項技術者實無從隨意擷取其中一項特性而輕易完成系爭專利請求項1。
準此，系爭專利具有新穎性及進步性。
（三）原告日前獲悉被告韓商銘凱電子股份有限公司（下稱銘凱公司）及其法定代理人玄基鎮所製造並在我國境內販賣，型號為「R 」之連接用金合金細線，即批號LOT NO. 標示為「R 及數碼阿拉伯數字」者（下稱系爭產品），疑似侵害系爭專利。經取得被告所生產並在我國販賣之批號R71025系爭產品之樣本，並各送請日本JFETechno-Research公司（下稱JFE 公司）及財團法人臺灣經濟科技發展研究院（下稱臺經院）進行檢測鑑定後，業已確認被告所製造販賣之系爭產品，落入系爭專利請求項1 之專利權範圍。原告為保全本案相關證據，業已向本院聲請證據保全獲准，並於100 年5 月17日在第三人昭安國際股份有限公司（下稱昭安公司）坐落桃園縣桃園市○○路○○巷2 號之倉庫，
實施證據保全，在現場發現大量由被告銘凱公司產製進口之系爭產品，並已由本院將不同線徑及元件編號之五種系爭產品予以保全。參諸被告銘凱公司網頁中有介紹其金合金細線產品，亦可證明被告確有產製侵害系爭專利之型號為「R 」金合金細線。
（四）系爭專利請求項1 具有5 項技術特徵，經被告比對後，引證1 （即證據2 ）僅揭露「金合金細線」、「Pd含量」及「Ca含量」等技術特徵，並未揭示「伸長係數」及「楊氏係數」兩項技術特徵。被告雖辯稱請求項1 之機械特性，可「直接推導」云云。惟熟悉該項技術者，係如何直接推導，被告未舉證以實其說。而金合金細線之機械性質，非經試驗，無從直接推導。引證1 將熔融合金球壓在晶粒上形成金突塊，再將熔融之金突塊往上拉線。引證1 之金突塊細線係用於上下方向之「短距離」接續，相較於系爭專利之金合金細線，係用於水平方向圓弧狀「長距離」接續，引證1 金突塊細線性質上不需要考慮金合金細線「伸長係數」及「楊氏係數」，熟習該項技術者實無法從引證1
直接推導相關機械性質或加以組合。引證2 之第494 頁左欄引言第2 段第3 句記載：抗拉力與伸長並非適合之細線機械特性之量測工具。足證熟習該項技術者在當時無法知悉楊氏係數可用於評估金合金細線之機械性質，而以當時晶圓之製程，亦無需如此極細線之金合金。至於歐盟專利局之審查意見，顯非系爭專利申請前，已見於刊物或已公開使用，非適格之先前技術，且我國專利法、施行細則與專利審查基準與歐盟均有不同，而歐盟專利局之審查意見僅稱假定（assumed ），故最終仍應視引證1 之揭露內容而定，引證1 既未揭露「伸長係數」及「楊氏係數」技術特徵，自無從證明系爭專利不具新穎性或進步性。因系爭專利之日本對應案第JP3367544 號專利，其所核准之專利範圍與系爭專利完全相同，並無要求將「熔融合金之冷卻凝固方式」限定於申請專利範圍第1 項之「物」請求項。被告既援引系爭專利之對應案審查結果，自應再引用日本對應案，作為比對之基礎。足徵被告在未探究歐盟專利與我國專利法規之差異前，即率爾援引歐盟專利局之意見，已無可採，況法院亦無庸考量國外對應案之審查意見。
（五）被告雖空言引證2 （即證據3 ）揭示之楊氏係數為79.3至79.9GPa （8,086-8,147kgf/ ｍ㎡）云云。然細繹該段之前後文，可知其記載：由於無法藉由本試驗而直接測量彈性模量，故將文獻資料[8] 變形狀態之彈性模量E （79.3GPa ）及再結晶狀態之彈性模量（79.9 GPa），用於計算非彈性模量等情。足證被告所謂之「楊氏係數為79.3至79.9 GPa」云云，非引證2 所揭露「合金細線之機械特性」，被告以錯誤之翻譯意圖誤導法院，實無可取。依據100
年9 月27日言詞辯論期日之整理有效性爭點，原告僅主張引證1 、2 之組合無法證明系爭專利請求項1 不具進步性。而被告嗣後另舉被證20之日本特開平00000000號專利，顯已逾越本院及兩造協議簡化之爭點。且被證20所記載者僅為伸長係數，被告竟擴張為「伸長係數、楊氏係數」，顯增加被證20所無之教示。故縱與引證1 結合，熟習該項技術者，亦無從加以運用而輕易完成系爭專利，足證系爭專利具有進步性。
（六）被告共同侵害原告之系爭專利，原告自得依專利法第56條、第84條第3 項規定，請求排除及防止侵害。被告玄基鎮為被告銘凱公司在我國之公司負責人，對於被告銘凱公司之專利侵權行為，依民法第185 條、公司法第23條第2 項規定，亦應負連帶賠償責任。原告於取得前開專利侵權鑑定報告，確認被告之系爭產品侵害系爭專利後，前於100
年1 月3 日以臺北市○○路第24支郵局第1 號存證信函，附具相關資料，要求被告立即停止一切侵害系爭專利之行為；且雙方已於100 年3 月15日就系爭專利侵權爭議進行交涉，被告玄基鎮亦代表出席，足證被告對於原告主張之專利侵權事實知之甚詳。詎被告明知其有侵權事實，竟為獲取不法暴利，仍持續大量進口系爭產品至我國販賣。被告上開不法行為不僅損害原告因自行實施或授權他人實施系爭專利可得之利益，增加原告取締非法侵權之額外支出，並致相關業界及廠商誤認被告為系爭專利技術之權利人或享有系爭專利之合法授權，造成原告研發成果之稀釋損耗、降低系爭專利之市場價值，嚴重影響原告長期建立之商譽。原告依專利法第85條規定，自得請求被告連帶賠償原告之所受損害及所失利益，或被告因侵害行為所得之利益，且得以被告侵害行為所得之全部收入為其所得利益；暨得就業務上信譽遭致之侵害，請求賠償相當之金額；並請求法院就被告之故意侵權行為酌定損害額3 倍之賠償。而關於損害賠償金額之計算，僅以法院實施證據保全日在現場發現之系爭產品數量計算，其總金額約有美金2,147,810 元，以1 美元兌換29元新臺幣計算，約新臺幣（下同）62,286,490元。被告侵害行為歷時已久，被告最遲自94年起，即開始將系爭產品大量進口至我國販賣，且尚在持續中，原告所受損害持續擴大，加以原告業務上信譽之損害，難以估算，爰依民事訴訟法第244 條第4 項之規定，僅先表明全部請求之最低金額即新臺幣（下同）1 千萬元，並保留擴張聲明之權利。原告聲明求為判決：1.被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品，暨其他侵害系爭專利之產品。2.被告應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之系爭產品及其他侵害系爭專利之產品全數回收與銷燬。3.被告應連帶給付原告1 千萬元，暨自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。4.前開聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告辯稱：
（一）原告雖主張其取得系爭產品樣本，並送檢測鑑定，確認系爭產品樣本落入系爭專利請求項第1 項之專利權範圍云云。惟系爭產品樣本之來源及取得過程為何？原告於何時、何處取得系爭產品樣本？是否有購買之發票或類似憑證足資佐證？系爭產品樣本是否確為被告銘凱公司產製、販賣？再者，原告送請檢測鑑定之過程如何？如何交付？送請檢測鑑定期間，樣本是否曾遭替換、改造或變造？均未見原告提出任何說明及相關具體事證資料。職是，原告提起本件訴訟，就取得樣品來源此重要及基本事項，未盡其舉證責任，亦未達釋明之程度。而原告未提出JFE 公司之檢測鑑定報告，且臺經院非當事人合意指定之鑑定機構，其所為之專利權侵害鑑定研究報告書，不足採信。且臺經院係直接依據委託鑑定人萬國法律事務所提供之資訊，進行相關之鑑定，未就檢測內容與結果進行覆核。萬國法律事務所提供予臺經院之檢測內容與結果是否正確無誤？作成檢測之機構為何？機構檢測之方法、設備、儀器為何？依據何項產品作成檢測？產品為何人產製等事項，均甚有重大疑義，故臺經院所為之檢測內容與鑑定結果，其真實性與正確性，顯有重大疑義。因萬國法律事務所確未送交系爭產品樣本之實物予臺經院，原告陳稱其已送交系爭產品樣本予臺經院進行檢測鑑定，並非事實。臺經院僅以委託鑑定人萬國法律事務所送交之照片與檢測資料，即據以作成鑑定報告，顯與「專利侵害鑑定要點」之實物比對原則不符，據此作成之鑑定報告，顯有重大瑕疵。
（二）系爭專利不符合可專利性要件，應予撤銷，被告銘凱公司已於100 年6 月28日對系爭專利向智慧財產局提出舉發。引證1 為日本平2-91944 號專利，其已揭示系爭專利請求項1 之一種金合金細線；含有Pd，0.5 至10重量% ；含有Ca，0.0001至0.02重量% 。引證1 已揭露系爭專利請求項1 之金合金細線之元素成份，熟悉該項技術者，可根據引證1 揭露之金合金細線之元素成份，直接推導其對應之機械特性，得出伸長係數為3 至8%，暨楊氏係數為6,800 至9,000 kgf/ｍ㎡。系爭專利請求項1 之所有技術特徵，實質上已見於引證1 。引證2 為1983年12月公開之學術論文「Evalu ation of Mechanical Properties of Thin Wir-es for Electrical Interconnections 」，引證2 之技術領域為「半導體晶粒連接用金合金細線」，其與系爭專利之技術領域相同。引證2 之實驗已揭示，直徑為0.001
英吋之金線，暨直徑為0.0035英吋經鑑定之無氧高導電性銅線，兩種不同線狀材料，業已揭示系爭專利請求項1 之金合金細線。而引證2 之表3 揭示系爭專利請求項1 之伸長係數為3.3 至5%；第498 頁揭示系爭專利請求項1 之楊氏係數為8,086 至8,147kgf/ ｍ㎡；表4 揭示系爭專利請求項1 之楊氏係數為7,454 至7,821kgf/ ｍ㎡。引證1 與引證2 之組合，已完全揭露系爭專利請求項1 之所有技術特徵。而系爭專利之歐盟專利申請案申請時之申請專利範圍與系爭專利之申請專利範圍相同，歐盟專利局於1999年1 月26日之審查意見通知書中（下稱歐盟審查意見書），亦已指出歐盟相應申請案在申請時之請求項1 之金合金組成，已揭示於引證1 。另系爭專利之優先權日前之日本昭00 000000 號、平4-3884 0號及特開平00 000000 號專利等先前技術，亦已揭露系爭專利請求項1 「半導體晶粒連接用金合金細線」、「含有Pt或Pd中之一種0.1-2.2 重量% 」、「含有Be,Ge,Ca,La,Y,Eu中之一種0.0001-0.005重量% 」技術特徵。
（三）引證3 為「美國金屬協會手冊第二卷性質與選擇：非鐵合金及特殊用途材料」，引證3 之技術領域為「半導體晶粒連接用金合金細線」與系爭專利之技術領域相同。引證3
之表3 揭示之伸長係數為4%，落入系爭專利請求項1 界定之伸長係數範圍3 至8%；楊氏係數為8,086 kgf/ｍ㎡，落入系爭專利請求項1 之楊氏係數範圍6,800 至9,000kgf /ｍ㎡內。引證1 與引證3 之組合，已完全揭露系爭專利請求項1 之所有技術特徵。再者，引證4 為科學期刊「固態科技」，引證4 之技術領域為「半導體晶粒連接用金合金細線」，其與系爭專利之技術領域相同。引證4 表2 揭示樣品之伸長係數為4.2 至5.5%，落入系爭專利請求項1 界定之伸長係數範圍3 至8%。引證5 為學術論文「超細金線的退火與再結晶動力學：模數與電阻量測」，引證5 之技術領域為「半導體晶粒連接用金合金細線」，其與系爭專利之技術領域相同。引證5 之表1 揭示金線之楊氏係數為7, 342kgf/ｍ㎡，落入系爭專利請求項1 界定之楊氏係數範圍6,800 至9,000kgf/ ｍ㎡。引證1 、4 、5 之組合，已完全揭露系爭專利請求項1 之所有技術特徵。
（四）原告雖主張合金組成在系爭專利之範圍內，即可達成系爭專利稱之「破斷強度」、「接合破斷率」、「連接IC 之
破裂」等功效云云。惟引證1 已揭示相同之合金組成，當然亦有上開功效，足徵該等功效非屬無法預期之功效。而造成「振動破斷率」功效大小之因素，乃取決於楊氏係數。楊氏係數越高，則振動破斷率越小，提昇楊氏係數即可達降低振動破斷率功效。引證2 、3 或5 揭示之楊氏係數為8,086 至8,147kfg/ ｍ㎡、8,086kfg/ ｍ㎡、7,342kfg/ ｍ㎡，均大於系爭專利實施例1 之楊氏係數，自亦有振動破斷率之功效，顯見振動破斷率之功效，非屬無法預期之功效。而引證1 、2 之組合、引證1 、3 之組合、或引證1 、4 與5 之組合，業已產生系爭專利之功效，該等功效僅係引證資料功效之相加，而非相乘，非屬無法預期，是系爭專利不具進步性。而系爭專利在促進產業發展上縱有貢獻，然係金合金細線之製造方法，其為方法發明，而非金合金細線本身之物品發明；原告僅可請求保護系爭專利之方法發明；倘欲藉由「製造方法界定物之發明」，以物為標的請求專利保護，則應於物品請求項中記載必要技術內容「坩鍋內冷卻技術」，且不得與方法請求項實質重覆，始可為之。
（五）「坩鍋內凝固」、「冷卻凝固速度小於300 mm/ 分」、「金合金細線之退火處理條件」，乃系爭專利實施必要之事項。遍查系爭專利之說明書全文及圖式，並無記載金合金細線之退火處理條件，而須參酌原告臨訟提出之「半導體實裝技術手冊」。且系爭專利請求項1 僅記載金合金細線之合金組成，未記載熔融合金之冷卻凝固方式，致系爭專利請求項1 內容涵蓋過廣，包含「非坩鍋內凝固」、「冷卻凝固速度大於或等於300 mm/ 分」之實施態樣，已逾其實施例所能支持之範圍，屬專利說明書及申請專利範圍未具體載明其技術內容及特點。熟習該項技術者，無法據以實施或實施顯有困難，已違反核准時專利法第71條第3 款之規定。再者，歐盟審查意見書已具體指出，歐盟相應申請案在申請時之請求項1 未載明熔融合金之冷卻凝固方式之實施必要之事項，於法不合。申請人嗣於2000年3 月15日修改歐盟相應申請案之請求項1 ，併入必要技術特徵「熔融合金之冷卻凝固方式，從坩鍋下端朝向上端冷卻凝固」。益徵系爭專利請求項1 之僅記載金合金細線之合金組成，並未記載熔融合金之冷卻凝固方式，乃未載明實施必要之事項，已違反核准時專利法第71條第3 款之規定，應予以撤銷。嗣原告雖主張系爭專利之金合金細線，用於水平方向圓弧狀「長距離」接續云云。然遍查系爭專利之說明書、申請專利範圍及圖式，均未述及上述用語，足見原告前揭主張乃臨訟杜撰，洵無可採。
（六）依被告委託理律法律事務所出具之不侵權分析報告可知，系爭專利請求項1 之楊氏係數為6,800 至9,000kgf/ ｍ㎡，而系爭產品之楊氏係數未落入，不符合文義讀取，且不適用均等論，未構成侵權。況臺經院鑑定報告所鑑定者，乃批號R71025之系爭產品，原告竟恣意擴張解釋，主張被告銘凱公司產製進口型號為「R 」之產品侵害系爭專利。其間之關聯如何證明？依據為何？原告均未舉證以實其說。且系爭產品是否侵害系爭專利，涉及高度專業性、技術性之判斷，並涉及申請專利範圍之解釋與待鑑定物之構成要件解析，須就兩者進行分析、比對，不得僅因原告單方之主張，即遽認被告有侵害原告系爭專利之故意。況被告銘凱公司於接獲前揭100 年1 月3 日存證信函後，旋於100 年1 月18日委請理律法律事務所寄發存證信函，澄清原告之侵權指摘並非事實，暨原告未提供其100 年1 月3 日存證信函引述之鑑定研究報告書；嗣於同年2 月15日函覆重申被告並未侵害原告專利，暨原告同年1 月28日臺北仁愛路第24支郵局第41號存證信函檢附之鑑定研究報告書不完整。被告復於同年3 月15日會議中，再次請求原告提出完整專利侵害鑑定報告，而原告拒絕提供，並遽然提起本件訴訟。甚者，系爭專利確有不具可專利性，自應予撤銷之，且原告之取證過程與其鑑定報告，因有重大瑕疵而不可採，則被告銘凱公司認為系爭專利不應存在、亦未有侵權情事，自無侵害系爭專利之故意甚明。
（七）原告未說明1 千萬元之損害賠償，係依專利法第85條第1
項第1 款或同條項第2 款計算而得；暨其計算方式、依據與原告所稱侵權產品有何關聯，均未說明。而原告及被告於100 年3 月15日就系爭專利糾紛協商會議上，原告委任律師提及被告銘凱公司自94年1 月1 日起即有侵權行為，且因型號為「R 」產品之黃金成本高，故原告提出以營業額0.3%，計算自94年起至100 年止期間之損害額。因原告於94年間即已知悉被告有侵害原告系爭專利之情事，則其請求被告負侵權行為賠償責任，就超過2 年之請求部分，應已逾越專利法第84條第5 項所定之2 年時效，自不得主張。再者，原告雖主張被告造成原告研發成果之稀釋損耗、降低系爭專利之市場價值與嚴重影響原告長期建立之商譽云云。然原告業務上信譽所指為何？原告業務上信譽究竟受有何損害？損害若干？其所憑為何？該等損害與原告指訴之被告侵權行為間有何因果關係？原告無任何依據。且原告亦未證明被告玄基鎮是否負責製造、銷售系爭產品之業務，暨是否有故意或過失。況系爭專利確不具可專利性，而有應予撤銷之事由。原告主張依民法第185 條、公司法第372 條第2 項及第23條第2 項，請求被告玄基鎮負連帶賠償責任，顯於法無據。職是，被告聲明請求駁回原告之訴，暨如受不利判決，請准供擔保免為假執行。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
（一）兩造不爭執之事實有十一（見本院卷一第276 、329 至332 、334 、338 頁）：1.被告銘凱公司於100 年6 月28日對系爭專利向經濟部智慧財產局提出舉發（見本院卷一第156 至164 頁）。2.被證3 專利舉發申請書所列之舉發證據1 、2 （即引證1 ）、3 （即引證2 ）及附件1 形式上為真正（見本院卷一第165 至195 頁）。3.系爭專利之技術特徵為（見本院卷第26至36頁）：⑴半導體晶粒連接用金合金細線；⑵含有Pt或Pd中之一種0.1-2.2 重量% ；⑶含有Be , Ge, Ca, La, Y, Eu中之一種0.0001-0.005重量% ；⑷伸長係數為3-8%；⑸楊氏係數為6,800-9,000kgf /ｍ㎡；4.系爭專利說明書中揭示熔融合金之冷卻凝固方式。5.被告銘凱公司所產製之鍵合金線（golden bonding w-ire），具有下列技術特徵（見本院卷一第236 頁）：⑴鍵合金線；⑵含有Pd約0.9 重量% ；⑶含有Be約0.00035
重量% ；⑷伸長係數約為3.5-5.1%；6.原告曾向歐盟專利局提出系爭專利之相應申請案（見本院卷一第183 至195
頁）。7.原告曾向日本特許廳提出系爭專利之相應申請案，並且取得專利第3367544 號（見本院卷一第303 頁）。8.系爭專利申請專利範圍第1 項未記載「坩鍋內凝固」技術特徵。9.以1 千萬元計算訴訟標的之價值。10. 原告所提附件、證物中包含外文部分之中譯文不爭執。11. 被控侵權物落入系爭專利請求項1 之切割五要件之A.半導體晶粒連接用金合金線，其特徵為B.在高純度金中至少含有Pt或Pd中之一種0.1-2. 2重量% ，C.至少含有Be、Ge、Ca、La、Y 、Eu中之一種0.0001-0.005重量% ，D.而且伸長係數為3-8%之文義範圍。此等不爭執之事實，將成為判決之基礎。
（二）兩造主要爭點有七（見本院卷一第332 至335 頁；本院卷二第97頁）：1.系爭說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。2.系爭專利是否具得撤銷之原因？此涉及引證1 至引證5 是否可證明系爭專利不具進步性，暨系爭專利請求項1 是否違反專利法第71條第3 款之規定？3.系爭產品是否落入系爭專利範圍？換言之，系爭產品是否落入系爭專利請求項1
之要件E ，即楊氏係數為6,800 至9,000kgf/ ｍ㎡文義及均等範圍？4.被告是否有侵害原告專利權之故意？此有關是否可請求懲罰性賠償金？5.原告請求1 千萬元之損害是否有理？6.被告玄基鎮是否應與被告銘凱公司負連帶損害賠償責任？7.原告各項聲明請求是否適當而應予准許？此有關原告主張損害賠償、禁止侵害及回復名譽等請求權是否有理由？損害賠償請求有無罹於時效？準此，本院參諸上揭爭點，首應探究系爭專利是否符合專利要件？倘系爭專利合法有效，繼而判斷被告是否成立侵權？主觀要件為過失或故意，最後審酌原告請求是否適當。
參、得心證之理由：
一、專利有效性判斷：
按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。被告於本件抗辯系爭專利不具新穎性與進步性，本院就此抗辯應自為判斷。系爭專利於84年9 月29日申請，經審定核准專利後，並於85年10月1 日公告（見本院卷一第25至26頁之專利證書與專利公報）。是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即83年1 月21日修正公布之專利法為斷。因系爭專利是否符合專利要件，為原告請求被告負侵害系爭專利損害賠償之前提要件，本院自應探究系爭專利是否合法有效。茲先說明系爭專利說明書是否具有可實施性；繼而分析系爭專利之技術及引證案之技術內容，最後單獨或組合引證案，比對專利申請範圍，認定是否可證明系爭專利是否不具新穎性或進步性。
二、可實施性要件：
可實施性者，係專利申請權人申請專利時，其提出之專利說明書應公開揭露該發明或創作內容，其揭露之程度，應使申請當時，熟習該項技術領域之人士或所屬技術領域中具有通常知識者，得具以實施或利用。被告雖抗辯稱：系爭專利之熔融合金應採用特定之冷卻凝固方式，抑制錠料表面產生激冷層，且必須採用特定合金組成，始可製成伸長係數3-8%，楊氏係數高之金合金細線，是熔合金之冷卻凝固方式屬系爭專利之必要技術特徵，故系爭專利請求項1 違反專利法第71條第3 款規定云云。然查：
（一）系爭專利請求項1為發明物品請求項：
系爭專利請求項1 為一種半導體晶粒連接用金合金細線，其特徵為在高純度金中至少含有Pt或Pd, 中之一種0.1-2.2%重量，其至少含有Be,Ge,Ca,La,Y,Eu中之一種0.0001-0.005% 重量，且伸長係數為3-8%, 楊氏係數為6,800 至9,000kgf/ ｍ㎡。準此，參諸系爭專利請求項1 之內容，可知其為發明物品請求項，載明半導體晶粒連接用金合金線之成份，其技術特徵已記載實施必要之事項，自無需再將「熔合金之冷卻凝固方式」製程步驟，加入系爭專利請求項1 之技術特徵。
（二）系爭專利請求項1具可實施性：
系爭專利請求項1 為發明物品之請求項，並非發明方法之請求項，熟習半導體晶粒連接用金合金細線之技術領域者或所屬技術領域中具有通常知識者，參酌專利申請專利範圍與說明書之說明教導，應用揭示之合金成分、伸長係數及楊氏係數，自無需過度實驗或研究，即能達成發明或創作之技術內容所載之目的。準此，系爭專利請求項1 自無違反專利法第71條第3 款之規定，符合可實施性之要件。故被告上開抗辯，即非可採。
三、系爭專利技術分析：
（一）系爭專利技術內容：
系爭專利為一種可減小金合金細線之直徑，具有高強度，故配線及使用中不容易斷線，長時間放置於高溫狀態後，球體與半導體晶粒電極之接合強度之降低小，可抑制受到振動時發生之斷線，對半導體裝置之小型化，高密度化，為有用之半導體晶粒連接用金合金細線及其製法。本發明之發明者，經研究結果發現，在Au中含有一定量之Pd、Pt，成為特定之合金組成，並將熔解及鑄造金合金製成之錠料輥軋、延線加工及退火，製成退火後之伸長係數為3~8%，楊氏係數高之金合金細線，對於解決上開問題具有極佳效果。而在上述特定合金組成中，其於鑄造時抑制錠料產生激冷層，對錠料實施輥軋，延線加工及退火，即可製成退火後之伸長係數為一般之連接用金合金細線所必需3 至8%，且楊氏係數高之金合金細線，系爭專利主要圖面如本判決附圖所示。
（二）系爭專利申請專利範圍分析：
系爭專利請求項共計2 項，均為獨立項。請求項1 為一種半導體晶粒連接用金合金細線，其特徵為在高純度金中至少含有Pt或Pd，其中之一種有0.1-2.2%重量，而至少含有Be、Ge、Ca、La、Y 、Eu，其中之一種有0.0001-0.005%
重量，且伸長係數為3-8%, 楊氏係數為6,800-9,000kgf /ｍ㎡。請求項2 一種半導體晶粒連接用金合金細線之製法，主要係將在高純度金中至少含有Pt或Pd，其中之一種有0.1-2.2%重量，而至少含有Be、Ge、Ca、La、Y 、Eu，其中之一種有0.0001-0.005% 重量之金合金熔解及鑄造而製成錠料，對錠料實施粗加工、延線加工及退火處理而製造金合金細線，其特徵為熔解鑄造方法係將熔解之金合金在坩鍋內從坩鍋下端朝向上方冷卻，而伸長係數為3-8% ,楊氏係數為6,800-9,000kgf/ｍ㎡。
四、引證之技術分析：
（一）引證1為日本平00000000號專利：
引證1 為1990年3 月30日公開之日本平00000000號「GOLDALLOY FINE WIRE FOR GOLD BUMP 」專利案。其公開日早於系爭專利申請日，即系爭專利之申請日為84年9 月29日，優先權日為84年8 月23日，引證1 可為系爭專利相關之先前技術。引證1 技術內容一種用於金凸塊之合金細線，由重量0.5-10% 之Pd，重量0.0001-0.02%之一種、兩種或多種以下物質：La、Ce、Ca及Au及其他不可避免雜質之合金所組成。其製造方法採用一習知熔融法，調整一熔融態之合金至一特定成份，後用一槽形軋板機軋平。繼而採用抽線製程拉出直徑為25微米之細線。倘以此方法製造，當用焊槍於細線末端形成一金合金球時，具有較低拉伸強度之受熱頸部長度，即再結晶區域會分佈於極短之範圍，且不會由此範圍斷裂。
（二）引證2 為1983年12月之學術論文：
引證2 為1983年12月公開之學術論文「Evaluation of Me-chanical Properties of Thin Wires for Electrical
Interconnections」，其公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。引證2 為細線用作導電互連之機械性質評估，實驗說明記載：測試兩種不同線狀材料：直徑為0.001 英吋（即25微米）之99.99%金線，暨直徑為0.0035英吋（即89微米）經鑑定之無氧高導電性（OFHC）之99.99%之銅線。
（三）引證3 為1990年10月31日之技術手冊：
引證3 為1990年10月31日公開之技術手冊「ASM handbookvolume 2, Properties and Selection :nonferrous all-oys and Special-Purpose Materials 」，即美國金屬
協會手冊第二卷性質與選擇：非鐵合金及特殊用述材料。其公開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。引證3 第704 頁記載：金被蒸鍍或濺鍍至固態電子元件之一特定區域，以當作電極，固態電子元件包括矽電晶體與積體電路晶片。而在電極上小線徑之細金線將經熱壓連接，以當作電極與導電支架或外部電路之電氣連接。（四）引證4為1980年3 月31日之學術論文：
引證4 為1980年3 月31日公開之學術論文「Solid State
Technology」，即固態科技，其公開日早於系爭專利申請日可為系爭專利相關之先前技術。引證4 第84至91頁記載：此篇文章中回顧金線用於微電子元件自動化連接之性能需求，整理現今對連接用金線之冶金及機械性質，並提出更完整金線測試之建議。
（五）引證5為1988年2月4日之學術論文：
引證5 為1988年2 月4 日公開之學術論文「Annealing an-d recrystallization kinetics ofultrathin wires ：modulus and resistivity measurement」，即超細金線之
退火與再結晶動力學：模數與電阻量測。引證5 之公告日早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。引證5 記載：接近純金、純銅、或純鋁，線徑為25微米之金線、銅線、或鋁線廣泛地應用在微電子電路之連接上（即鍵合線）。在金屬線之製作、電路中之自動化銅焊與組合、金屬線在該等電路使用等過程，金屬線均受到相當之機械應力與熱循環之組合影響。
五、引證1可證明系爭專利請求項1不具新穎性：
（一）引證1系爭專利請求項1之揭示範圍：
比對引證1 與系爭專利請求項1 ，引證1 第3 頁表列：實施例1 所載金合金線，該成分含有Pd為0.51% ，Ca為0.0004% ；實施例2 所載金合金線，成分含有Pd為1.60% ，Ca為0.0010% ；實施例12所載金合金線，成分含有Pd為1.10% ，Ca為0.0025% 。引證1 所載金合金線，成分含有Pd範圍為0.51-1.6% ，Ca範圍為0.0004-0.0025%，顯然引證1
已揭示系爭專利請求項1 金合金線為高純度金中至少含有Pt或Pd，其中之一種有0.1-2.2%重量，而至少含有Be、Ge、Ca、La、Y 、Eu，其中之一種有0.0001-0.005% 重量之組合之一種。
（二）系爭專利請求項1為先前技術所揭露：
專利審查基準中所謂之「含能由熟習該項技術者所直接推導」，係指單一之先前技術，雖未完整揭露一個申請專利所有之限制要件，然未揭露之部分，係為先前技術本質上所固有，或必然存在於先前技術中，而由熟習此技術領域者之觀點，可認為先前技術所未揭露之部分，係可認定必然包含在先前技術中者。經查：
1.引證1 上開實施例雖未有載明系爭專利請求項1 之伸長係數及楊氏係數等限制要件。惟該等限制要件應屬本質上所固有，或必然存在之機械特性或材料特性，可由熟習此技術領域者之觀點，可認為該先前技術所未揭露之部分，係可認定必然包含在該等先前技術中，據此，引證1 可證明系爭專利請求項1 不具新穎性。準此，系爭專利請求項1
之構件以群組擇一方式界定，群組之一為先前技術揭露時，整項群組均不具專利要件。
2.引證1 所揭露為金凸塊，已載明金凸塊合金成份，引證1
雖未進一步載明金凸塊之伸長係數、楊氏係數等機械性質，然不得據此判定金凸塊不具有伸長係數、楊氏係數等機械性質，或引證1 性質未揭示系爭專利請求項1 之特徵。再者，材料之伸長係數、楊氏係數等機械性質與其成份有直接關係，系爭專利請求項1 之伸長係數、楊氏係數等機械性質與其製法有關，自不能因未載明機械性質，即認定未揭示系爭專利請求項1 之特徵。況要得知材料之機械特性，應將該成份材料製成測試棒做拉伸試驗，當製作測試用之測試棒時，即改變材料其形狀外觀，而材料之伸長係數、楊氏係數等機械性質，其與成份有直接關係，不會因其形體改變後，致固有機械性質有所異動。
3.就熟習系爭專利技術者，習知合金材料相關製程不外有回火、退火及淬火等，其冷卻方式亦涵括有空冷、爐冷、水冷及油冷等製程，使其合金材料形成所欲具有伸長係數、楊氏係數等機械性質，故無法排除引證1 是否可藉由上述製程，使其合金材料具有與系爭專利請求項1 該伸長係數、楊氏係數等範圍之機械性質之可能，益徵引證可揭示系爭專利請求項1 之引證1 所載金合金線成份。
六、引證1 、2 之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性：
（一）引證2 揭示系爭專利請求項1之伸長係數：
參酌引證2 表3 所示伸長係數為3.3-5.0%，暨表4 列出聯合模數為73.1-76.7GPa（7,454-7,821kgf/ ｍ㎡）。相較系爭專利請求項1 之伸長係數為3-8%，楊氏係數為6,800-9,000kgf/ ｍ㎡，引證2 之伸長係數為3.3-5.0%已揭示系爭專利請求項1 之伸長係數3-8%範圍內，故引證2 已揭示系爭專利請求項1 「伸長係數」技術特徵。至於引證2 表4 所列聯合模數，就引證2 第498 頁所列方程式所得數值，其方程式無法得出模數可直接或間接得出楊氏係數，故引證2 表4 所列聯合模數不同於系爭專利請求項1 「楊氏係數」技術特徵。
（二）組合引證2 之教示與引證1之揭示：
引證2 雖僅揭示系爭專利請求項1 「伸長係數」技術特徵，然引證2 之摘要係使用該方法得出結構與特性之間最佳導線特性。準此，引證2 已教示使用該方法得出薄線結構與機械特性間之最佳導線效能。引證1 既已揭示系爭專利請求項1 金合金線為高純度金中至少含有Pt或Pd，其中之一種有0.1-2.2%重量，而至少含有Be、Ge、Ca、La、Y 、Eu，其中之一種0.0001-0.005% 重量之組合之一種，且引證1 可證明系爭專利請求項1 不具新穎性。而引證2 揭示金合金線在伸長係數3.3-5.0%，可使線材具有最佳特性，故熟習該項技術領域者，可按引證2 之教示，以引證1 所揭示金合金線成份與熱處理程序製得系爭專利請求項1 之金合金線。職是，引證1 、2 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性。
七、引證1 、3之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性：
（一）引證3 揭示系爭專利請求項1之伸長係數與彈性模數：
參酌引證3 表3 所示伸長係數為4%％以及彈性模數為79.3GPa （8,086kgf/ ｍ㎡）。相較系爭專利請求項1 之伸長係數為3-8%，楊氏係數為6,00000000kgf/ｍ㎡，引證3之
伸長係數及彈性模數，已揭示系爭專利請求項之伸長係數3-8%，楊氏係數為6,800-9,000kgf/ ｍ㎡範圍內，故引證3 已揭示系爭專利請求項1 之伸長係數及彈性模數之技術特徵。
（二）組合引證3之教示與引證1之揭示：
引證3 雖僅揭示系爭專利請求項1 之伸長係數及彈性模數等技術特徵，然引證3 係用於半導體晶粒連接用金合金線，且已教示用於熱壓銲墊電性連接至導線架或其它外部電路。準此，引證1 已揭示系爭專利請求項1 金合金線為高純度金中至少含有Pt或Pd，其中之一種0.1-2.2%重量，而至少含有Be、Ge、Ca、La、Y 、Eu，其中之一種0.0001-0.005% 重量之組合之一種，引證1 可證明系爭專利請求項1 不具新穎性，而引證3 揭示該金合金線在伸長係數4%，暨彈性模數為79.3GPa （8,086kgf/ ｍ㎡）可使用於半導體晶粒電性連接，故熟習該項技術領域者，可按引證3 之教示，以引證1 所揭示金合金線成份及熱處理程序製得系爭專利請求項1 之金合金線。職是，引證1 、3 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性。
八、引證1、4 及5之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性：（一）引證4 、5 揭示系爭專利請求項1 伸長係數與楊氏係數：參酌引證4 表2 所示樣品之伸長係數為4.2-5.5%，暨引證5 表1 所示金線之楊氏係數為72GPa （7,342kgf/ ｍ㎡）。相較系爭專利請求項1 之伸長係數為3-8%, 楊氏係數為6, 800-9,000kgf/ｍ㎡，引證3 之伸長係數及引證5 之楊氏係數，分別已揭示系爭專利請求項1 之伸長係數3-8%，楊氏係數為6,800-9,000kgf/ ｍ㎡範圍內，故引證4 已揭示系爭專利請求項1 之伸長係數，暨引證5 亦揭示系爭專利請求項1 之楊氏係數之技術特徵。
（二）引證4、5 教示與引證1 所揭示：
引證4 、引證5 雖僅分別揭示系爭專利請求項1 之伸長係數及彈性模數等技術特徵，然引證4 、5 均用於半導體晶粒連接用金合金線。準此，引證1 已揭示系爭專利請求項1 金合金線為高純度金中至少含有Pt或Pd，其中之一種0.1-2.2%重量，而至少含有Be、Ge、Ca、La、Y 、Eu，其中之一種0.0001-0.005% 重量之組合之一種，且引證1 可證明系爭專利請求項1 不具新穎性，引證4 、5 分別揭示該金合金線在伸長係數4.2-5.5%，暨彈性模數為72GPa （8,086kgf/ ｍ㎡）可使用於半導體晶粒電性連接，故熟習該項技術領域者，可按引證4 、5 上述教示，以引證1 所揭示金合金線成份及熱處理程序製得系爭專利請求項1 之金合金線。職是，引證1 、4 及5 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性。再者，引證1 雖為金凸塊，然並非表示該金凸塊不具有細線所應具有之機械特性，而引證2 、3 、4 、5 分別揭露系爭專利請求項1 之伸長係數、楊氏係數特徵，已教示伸長係數、楊氏係數範圍，益徵熟悉該項技術者，可將引證1 金凸塊之成分藉由製法技術達成系爭專利請求項1 之特性。
九、綜上所論，系爭專利請求項1 雖未違反核准審定時即83年1
月21日修正公布之專利法71條第3 款之規定。然引證1 可證明系爭專利請求項1 不具新穎性；引證1 、2 之組合可證明請求項1 不具進步性；引證1 、3 之組合可證明請求項1 不具進步性；引證1 、3 、4 之組合可證明請求項1 不具進步性；暨引證1 、4 及5 之組合可證明請求項1 不具進步性，是系爭專利有應撤銷原因，原告於本件訴訟中顯不得對被告主張系爭專利權。職是，原告爰依專利法第56條、第84條第3 項、第85條及民法第185 條、公司法第23條第2 項等規定，主張被告有故意侵害系爭專利，依據侵害專利權之法律關係，對被告主張損害賠償、銷燬侵權物品、禁止侵害及業務上信譽損害賠償等請求權云云，均為無理由，不應准許。因原告之訴經駁回，其假執行之聲請失所依據，應併予駁回。十、本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1
條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100 　年　　12　　月 　30 　日智慧財產法院第二庭
法　官　林洲富
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費（均須按他造當事人之人數附繕本）。
中　　華　　民　　國　　100 　年　　12　　月 　30 　日書記官　吳羚榛
附圖：