智慧財產及商業法院100年度民專訴字第6號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 08 月 03 日
• 當事人: 羅一國際股份有限公司、楊順天

智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第6號原 告　 羅一國際股份有限公司
法定代理人　 楊順天
訴訟代理人　 楊祺雄律師
黃于珊律師
蘇三榮律師
被 告　 合晟企業股份有限公司
兼法定代理人　張喜明
上二人共同
訴訟代理人　 俞昌瑋律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，經本院於民國100年7月6日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。
二、查本件係屬專利法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。
貳、實體方面
一、原告起訴主張：
（一）原告為國際知名之眼鏡設計製造廠商，其所創作之眼鏡造型，式樣新穎獨特，業獲經濟部智慧財產局核准，取得新式樣註冊第D129017 號專利（下稱系爭專利）在案，專利權期間自民國98年6 月1 日至109 年7 月13日止。而依系爭專利公告圖面及參酌創作說明，系爭專利之新式樣範圍為：1.一鏡架，該鏡架左、右端部底緣分別往下弧彎，並有裝飾紋路設計；2.二間隔安裝於鏡架上之鏡片，該鏡片為弧彎底緣外形設計；3.二分別樞設於鏡架左端與右端之鏡腳。
（二）被告合晟企業股份有限公司（下稱合晟公司）未經原告同意或授權，擅自製造並於其網站上販售與系爭專利相同之產品，業經臺灣臺南地方法院所屬民間公證人蔡宜珍體驗該販售系爭產品之網頁存在之事實，並予以公證。原告並依前揭網頁上之指示，點選網頁上「寄出詢價單」之圖式後，即獲得被告合晟公司之報價回覆，並提供型號HC300
、HC300-A 「工業安全護目鏡」樣品實物2 件，及被告合晟公司產品型錄乙份。原告將系爭專利之圖示與被告合晟公司販售之型號HC300 、HC300-A 眼鏡產品實物照片進行比對分析，被告合晟公司所製造、販賣之型號HC300 、HC300-A 產品與系爭專利圖示之整體外觀設計幾乎如出一轍，確已包含系爭專利之全部特徵，顯足使消費者產生混淆誤認，而構成系爭新式樣專利之侵害。又被告合晟公司產品型錄第1 頁所示之型號HC300 、HC300-A 、HC300-AA、HC300-1 、HC300-BB產品，及前揭型號HC300-2 「工業安全護目鏡」產品，其等整體外觀設計相同，僅有顏色之差別，屬於同一款式，而型號HC300 、HC300-A 產品侵害系爭專利已如前述，故型號HC300-AA 、HC300-1、HC300-BB及HC300-2 等產品亦為侵害系爭專利之產品。
（三）原告曾於99年10月6 日委託聖島國際法律事務所函達被告合晟公司，促其停止侵害行為，經被告合晟公司於同年10月8 日確收，惟其未說明不侵權之理由或檢附任何不侵權之鑑定報告，而僅回覆：「所生產之眼鏡與羅一公司產品無涉」，即繼續於市場上販賣系爭產品，足見被告合晟公司之侵權行為，有故意或過失，原告得依專利法第129 條準用同法第84條第1 項，請求損害賠償。又被告張喜明為被告合晟公司之負責人，應依公司法第23條2 項規定負連帶賠償責任。另依專利法第129 條準用同法第84條第1 項後段及第3 項規定，對於被告侵害系爭專利之行為，原告亦得請求排除侵害
（四）關於損害賠償額之計算：被告等除於網頁上公開就系爭產品為販賣之要約外，並已於市場公開販售系爭產品而造成原告受有損害，原告依專利法第129 條準用同法第85條第1 項第2 款規定，依被告等因侵害行為所得之利益計算損害賠償數額。
（五）對被告答辯之陳述：
1、系爭產品與系爭專利物品名稱皆為眼鏡，故屬於相同之物品。系爭專利依圖面所揭露之點、線、面再構成三度空間形體，而以圖面所揭露之形狀、花紋、色彩所構成之整體視覺性設計與系爭產品進行比對，應屬相同之設計。退萬步言，縱系爭產品與系爭專利之設計有些微差異，仍屬近似之設計，顯足使消費者產生混淆誤認。又系爭產品亦包含系爭專利所有新穎特徵，落入系爭專利申請專利範圍，而構成系爭專利之侵害。
2、舉發理由所提證據2 至7 ，無法證明系爭專利不具新穎性：
⑴系爭專利與舉發理由證據2 之形狀、線條具有明顯差異性，視覺效果亦有很大區別，且證據2 未揭露系爭專利之鏡腳設計，因此證據2 無法證明系爭專利不具新穎性：
①證據2 與系爭專利鏡架之形狀設計不同：系爭專利鏡架之弧矩形突部主體輪廓型是呈倒立凸字形，並具有一凸設於該浮曲部中央的尖狀部，及一由該尖狀部底側往下延伸且寬度小於該尖狀部的鼻樑承置部，該鼻樑承置部由上向下逐漸縮窄且底緣朝上凹弧，而證據2 鏡架之弧矩形突部的主體輪廓型式則是呈上寬下窄的梯形，乃由上而下逐漸縮束延伸且底緣朝上凹弧，故由兩案之弧矩形突部的左、右兩側可看出，系爭專利之左、右兩側邊緣呈階形折線狀，而證據2 之左、右兩側邊緣呈傾斜直線狀，因此，系爭專利與證據2 之弧矩形突部之主體輪廓型式相差甚遠。另由兩案之前視圖觀之，系爭專利鏡架中央之弧矩形突部，在該尖狀部底緣形成一條逐漸向下往中央尖錐的V 形折線，並在該鼻樑承置部底緣上方形成一條中央向上拱凸的圓弧曲線，反觀證據2 鏡架之弧矩形突部則未揭示類似系爭專利之折線與曲線設計，因此證據2 無法證明系爭專利不具新穎性。
②證據2 與系爭專利鏡片之形狀設計不同：系爭專利鏡片之底緣呈翹高的斜弧曲狀，乃由靠近弧矩形突部之一內側朝靠近浮突部之一外側逐漸傾斜向上彎弧延伸，而證據2
鏡片之底緣則是呈趨近水平之波浪狀，乃由靠近弧矩形突部之一內側朝靠近浮突部之一外側向上彎弧後再向下彎弧延伸，兩案鏡片之底緣線條形狀不同，系爭專利之底緣外側向上翹高，而證據2 之底緣B1外側向下垂放，由於兩案鏡片之主體輪廓型式不同，造成之視覺效果亦有很大區別。
③證據2 未揭露系爭專利之鏡腳設計：系爭專利之眼鏡還分別在鏡架之兩端樞設有一鏡腳，惟證據2 之眼鏡並未揭示類似系爭專利鏡腳之設計，因此證據2 無法證明系爭專利不具新穎性。
⑵證據3 與系爭專利之形狀、線條具有明顯差異性，普通消費者以肉眼直接或間接觀察、比對，都不致產生視覺效果混淆，系爭專利與證據3 予人之視覺感受各異其趣，且易於分別，不致有混淆、誤認之虞，證據3 無法證明系爭專利不具新穎性：
①證據3 與系爭專利鏡架之形狀設計不同：系爭專利之鏡架具有一呈圓弧形且頂緣凸出的浮曲部，及一凸設於中央且呈倒立凸字形的弧矩形突部，而證據3 之鏡架具有二左右對應且呈封閉圈形的環圈部，及一連接所述環圈部且呈鳥喙般向前往中央尖凸的橋接部，比較系爭專利與證據3
之鏡架，不但浮曲部之形狀及數量不同於環圈部，該弧矩形突部之造型設計也完全不同於該橋接部，所以兩案之鏡架設計迥然不同，所呈現之視覺效果亦天差地別。
②證據3 與系爭專利鏡片之設計構成不同：系爭專利之鏡片分別設置於該鏡架之浮曲部下方，反觀證據3 之鏡片則是被包圍嵌設在所述環圈部內，因此兩案鏡片之設計構成不同。
③證據3 與系爭專利鏡腳之形狀設計不同：雖然兩案鏡腳之前段設有一與鏡架之浮突部相連接之浮突部，後段設有一前側呈叉開狀之裝飾部，惟兩案鏡腳之形狀、線條仍有極大之差異，系爭專利之鏡腳為一支往後下方傾斜延伸且前、後較寬而中間腰束的桿件，並具有一由鏡架之外側頂緣向後下方直線延伸的頂緣、一由鏡架之外側底緣向後下方彎弧延伸之底緣，及一連接頂緣與底緣之後端且朝後上方斜切之腳尾，反觀證據3 之鏡腳則是一支往後直向延伸且由前向後逐漸縮窄之桿件，並具有一由鏡架之外側頂緣向後延伸之頂緣、一由鏡架之外側底緣向後上方延伸之底緣，及一連接頂緣與底緣之後端且中央朝後尖凸之腳尾，所以兩案鏡腳之外周基本構型不同。系爭專利之浮突部由鏡架之浮突部及下突部往後延伸，是間隔位在裝飾部前方而未深入裝飾部，且裝飾部前側叉開之上側部較短於下側部，乃呈現出交叉變化的視感，而證據3 之浮突部雖然亦由鏡架之浮突部及下突部往後延伸，但其卻向後尖縮細長並深入裝飾部內，且該裝飾部之上側部與下側部對稱等長，乃流露出整齊規律之視感，因此兩案鏡腳之設計構成不同，展現出之視覺效果亦相異。系爭專利之鏡腳還在裝飾部尾部設有一概呈圓弧三角形之浮突面，而證據3 並未揭露系爭專利之浮突面設計，因此證據3 無法證明系爭專利不具新穎性。
⑶證據4 與系爭專利之比較：由系爭專利及證據4 之圖面顯示可知，兩案除了鏡架及鏡片之形狀設計不同，鏡腳造型也有很大差異，進一步比對兩案鏡腳，由圖中可看出證據4 之鏡腳由前向後逐漸變寬，且其前段往外懸凸並具有一個穿孔，其與系爭專利前、後寬而中間窄且未往外凸出之鏡腳的輪廓型式不同，更何況兩案在尾部設置之浮突面形狀亦非相同，上述差異所產生之視覺效果亦迥然有別，因此證據4 無法證明系爭專利不具新穎性。
⑷證據5 與系爭專利之比較：由系爭專利及證據5 之圖面顯示可知，系爭專利鏡架與證據5 鏡架之設計型態完全不同，兩案鏡片及鏡腳之線條形狀亦有差別，再者，證據5 之鏡腳不僅未揭露類似系爭專利之浮突部及裝飾部設計，且其鏡腳之外周基本構型亦不同於系爭專利，何況兩案設置在尾部之浮突面形狀亦不相同，兩案視覺效果上之差異也不會造成普通消費者有混淆、誤認之虞，因此證據5 無法證明系爭專利不具新穎性。
⑸證據6 與系爭專利之比較：由系爭專利及證據6 之圖面可知，兩案之鏡架及鏡腳之輪廓型式不同，證據6 之鏡腳大致上為一支細長且彎曲之桿件，其中央部位沿著長度方向往外彎弧隆凸，不僅未揭露類似系爭專利之浮突部及裝飾部設計，設置在尾部之浮突面形狀也完全不同於系爭專利，系爭專利之鏡片形狀亦未揭露於證據6 ，兩案所產生之視覺效果迥然有異，因此證據6 無法證明系爭專利不具新穎性。
⑹證據7 與系爭專利之比較：系爭專利鏡架之形狀及設計風格迥異於證據7 之鏡架，且證據7 之鏡腳為一支細長彎曲桿件，不但外型輪廓及長寬比例不同於系爭專利，且其亦未揭露類似系爭專利之浮突部及裝飾部設計，其設置在尾部之浮突面形狀也完全不同於系爭專利，系爭專利之鏡片形狀亦未揭露於證據7 ，所產生之視覺效果亦與系爭專利有所區別，因此證據7 無法證明系爭專利不具新穎性。
3、系爭專利並非所屬技藝領域中具有通常知識者經由舉發理由證據2 至7 之組合所能易於思及，證據2 至7 之組合無法證明系爭專利不具創作性：
⑴舉發理由書第2 至4 頁中，將系爭專利拆解為鏡架、鏡片與鏡腳三個部分，並將鏡架及鏡片之設計元素逐一與證據2 比對，再將鏡腳之設計元素拆開分別與證據3 至7 比對。惟證據2 與系爭專利之鏡架、鏡片部分之形狀設計並不相同，視覺效果亦有差異，而證據3 至7 與系爭專利鏡腳之形狀設計、視覺效果也有顯著差別，已如前述，故證據2 至7 之組合實際上未揭露系爭專利申請專利範圍之鏡架、鏡片及鏡腳，故證據2 至7 之組合應不得證明系爭專利不具創作性。
⑵退萬步言，縱證據2 至7 之組合已揭露系爭專利申請專利範圍之鏡架、鏡片及鏡腳全部特徵，惟舉發理由將系爭專利拆解為諸多元件逐一比對，已違反專利審查基準所揭示之「整體判斷」原則，故被告主張系爭專利因證據2 至7
之組合而不具創作性，難謂適法、正確。
⑶審查創作性時，雖得以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，判斷申請專利之新式樣整體設計是否易於思及。「惟應注意者，為證明已揭露於先前技藝的引證文件越多，通常越不應認定整體設計為易於思及」，專利審查基準定有明文。舉發理由用以主張系爭專利不具創作性之證據多達6 件，且各證據彼此間之形狀線條皆有很大差異，各證據之間組合困難性相當高，故依前開專利審查基準，益證系爭專利之整體設計非可易於思及。
⑷按「創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣所產生的『後見之明』，即作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性」，專利審查基準定有明文。所謂的「後見之明」，經常發生在證據的組合行為中，舉發人在瞭解新式樣專利之設計後，以新式樣專利之設計本身作為藍圖，利用創作人於圖說中所揭示之設計智慧，將散見於數件先前技藝中之設計元素予以拼湊重組，而由於此種組合並非出自於先前技藝的教導，而係全賴揭露於圖說中之創作智慧的指引，故此種「後見之明」，已違反創作性之判斷基準，故此種證據組合方法應無法證明新式樣專利不具創作性。查舉發理由之內容先將系爭專利拆解成數個設計元素以分別與各證據比對，再將散見於6 件證據之設計元素拼湊重組後，遽以主張系爭專利不具創作性，顯然係以系爭專利本身作為藍圖，再去組合證據2 至7 中與系爭專利有關之設計內容，並因此認定系爭專利不具創作性，惟此項主張已落入「後見之明」之組合行為，違反前開專利審查基準，無法證明系爭專利不具創作性。
⑸按「若該新式樣整體設計與該先前技藝之間雖然不相同亦不近似，但該不相同亦不近似的部分僅為其他先前技藝之置換或組合等，或該不相同亦不近似的部分僅為非主要設計特徵之局部設計的改變、增加、刪減或修飾等，而未產生特異之視覺效果者，亦應認定該新式樣為易於思及，不具創作性；但若該不相同亦不近似的部分使整體設計產生特異之視覺效果，仍應認定該新式樣具創作性」，專利審查基準定有明文。系爭專利與證據2 至7 之組合相比較，整體形狀、線條造型及設計手法皆完全不同，可以展現出不同於證據2 至7 之視覺效果，已如前述，故系爭專利並非所屬技藝領域中具有通常知識者經由證據2 至7 之組合所能易於思及，證據2 至7 之組合無法證明系爭專利不具創作性。
4、系爭專利之新穎特徵，參酌圖示及創作說明所載內容，應為：⑴一鏡架，該鏡架左、右端部底緣分別往下弧彎，並有裝飾紋路設計；⑵二間隔安裝於鏡架上之鏡片，該鏡片為弧彎底緣外形設計；⑶二分別樞設於鏡架左端與右端之鏡腳。另參酌系爭專利之申請歷史檔案，原告於審查過程中，未有任何更正或限縮系爭專利申請專利範圍之行為，審查人員亦未表示任何見解，是系爭專利之新穎特徵參酌圖示及創作說明所載內容，應如上述。
5、被告所提出之不侵權比對分析報告，係以系爭專利之局部設計分別與多個前案進行比對，以判斷系爭專利之新穎特徵，非以系爭專利整體設計為對象來進行比對，故違反專利審查基準，顯不可採。
6、被告於不侵權比對分析報告中，提出證書號數第D077779
、D083020 、D084636 、D101027 、D120464 、及JPD0000000號之前案，皆與系爭專利之整體設計及造型完全不同，而該不侵權比對分析報告，未比較系爭專利與先前技藝兩者不同之處，進而指出系爭專利具有創新內容之新穎特徵，反而以該先前技藝與系爭專利有細微局部設計上之相似或雷同，即認定該新穎特徵已被先前技藝所揭露，違反專利審查基準關於新穎特徵之判斷標準。再者，被告於舉發理由書中，另提出與不侵權比對分析報告之前案完全不同之證據，即證書號數第D115884 、D120658 、D534734
、D119414 、D117806 、D115371 號之前案，而非引用不侵權比對分析報告中所提出之前案，益證被告於不侵權比對分析報告中所提出之前案，其整體設計及造型與系爭專利完全不同，而僅有細微局部設計上之相似或雷同，無法用以證明系爭專利不具新穎性或創作性，亦不得作為判斷系爭專利新穎特徵之先前技藝。
7、退萬步言，縱系爭專利於圖示及創作說明所述之新穎特徵，已分別為上述各前案所揭露（原告仍否認之，因系爭專利申請專利範圍與上述前案之整體設計仍有極大差異），惟系爭專利將前案所揭露之數個習知特徵加以組合，已使整體設計產生特異之視覺效果，而具有創作性，故系爭專利之組合，已構成單一之新穎特徵。
（六）爰聲明：
1、被告不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口型號HC300 、HC300-A 、HC300-AA、HC300-1 、HC300-BB、HC300-2 等眼鏡產品及任何侵害中華民國證書號第D129017 號新式樣專利之物品，如已製造、販賣、使用者，應即回收銷燬之。
2、被告應連帶給付原告165 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
3、原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：
（一）被告無侵權行為之事實，更無侵權之故意及過失：
1、被告所製造之護目鏡因顏色不同而編列HC300 、HC300-A
、HC300-AA等多款型號，實際上外觀並無差異，且原告雖於網路上詢價，被告寄出詢價單及產品型錄，惟並未有販賣之事實，被告寄送詢價單及產品型錄，充其量應只是構成販賣之要約而已。
2、又被告係依據中華民國新式樣專利號D136938 實施製造上述HC300 系列護目鏡，該項專利係被告張喜明女兒張慶蕙所有，被告所製造之護目鏡完全符合該專利之圖面揭露，絕無超出該專利之範圍，故被告經張慶蕙同意實施製造HC300 系列護目鏡係信賴保護原則，完全沒有侵害原告系爭專利權之故意或過失。
3、訴外人張慶蕙所有上開專利係99年8 月4 日核准，被告於同年月6 日收到該專利核准審定書，並於同年月9 日繳費後始著手實施上述D136938 新式樣專利，故被告於同年8
月底才有上開護目鏡樣品問市，並在網路上行銷，但尚無實際成交紀錄。而被告接到原告於同年10月6 日以律師函通知被告停止侵害行為，迄今被告即無任何交易行為。
（二）被告否認系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍：
1、經濟部智慧財產局在審查張慶蕙專利申請案時，曾經引用之參考文獻有三件即國內專利D105733 號、D115369 號、D125778 號，並未將系列專利列為相關近似參考文獻，可證專利審查時，亦不認為D136938 號專利與系爭專利構成近似。
2、系爭產品完全依照新式樣D136938 號專利實施，與系爭專利無關聯，且未落入系爭專利之申請專利範圍，此有「不侵權比對分析報告」可稽。
（三）系爭專利之新穎特徵，應對照其申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，而不應是其創作說明所載之全部內容。創作說明中所載之新穎特徵，係申請人主觀認知申請專利之新式樣的創新內容。解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容之新穎特徵。侵權訴訟時，當事人得進一步限定新穎特徵，但不得擴大專利權範圍（專利侵害鑑定要點第54頁）。被告並未誤解新式樣申請專利範圍係以其圖面所示為準，並得審酌其創作說明。惟本件係專利侵權之訴，根據專利侵權鑑定要點所揭示之侵害鑑定流程，新穎特徵為侵權與否之判定重點，故應依照上開鑑定要點所示，將系爭專利之新穎特徵範圍予以確認才是。
（四）系爭專利係所屬技藝領域中具有通常知識者結合申請前之舉發理由書證據2-7 所易於思及者而不具有創作性，違反系爭專利核准公告時專利法第110 條第4 項之規定：
1、系爭專利鏡架結合鏡片之特徵為一圓弧形且頂緣凸出之浮曲部；中間位置設有一弧矩形突部；弧矩形突部前方凸設一呈三角形之尖狀部；尖狀部中間設有一橫矩形之凸飾部；尖狀部底緣向下凸設一上寬下窄且底緣設有凹圓弧之鼻樑承置部；鼻樑承置部之底緣位於鏡片之內側處凸設一對墊片；鏡架之雙側設有呈向下彎弧之浮突部。而對應系爭專利前開特徵之引證為舉發理由書中之證據2 （TWD115884 ），其鏡架結合鏡片之特徵為一圓弧形且頂緣凸出之浮曲部；中間位置設有一弧矩形突部；弧矩形突部前方凸設一呈三角形之尖狀部；尖狀部中間設有一橫矩形之凸飾部；尖狀部底緣向下凸設一上寬下窄且底緣設有凹圓弧之鼻樑承置部；鼻樑承置部之底緣位於鏡片之內側處凸設一對墊片；鏡架之雙側設有呈向下彎弧之浮突部。
2、系爭專利鏡腳之特徵為鏡腳頭端設有與鏡架之浮突部連接的浮突部；鏡腳中間位置設有一對叉開之插腳。而對應系爭專利前開特徵之引證為舉發理由書中之證據3 （TWD120658 ），其鏡腳之特徵為鏡腳頭端設有與鏡架之浮突部連接之浮突部；鏡腳中間位置設有一對叉開之插腳。
3、系爭專利鏡腳尾端之特徵為鏡腳之腳尾呈現由上向下漸次向內傾斜之斜角；腳尾之外緣設有一概呈圓弧三角形之浮突面。而對應系爭專利前開特徵之引證為舉發理由書中之證據4 （TWD534734 ）、證據5 （TWD119414 ）、證據6
（TWD117806 ）、證據7 （TWD115371 ），證據4 之鏡腳腳尾之特徵為鏡腳之腳尾呈現由上向下漸次向內傾斜之斜角；腳尾之外緣設有一概呈圓弧三角形之浮突面。證據5
鏡腳腳尾之特徵為鏡腳之腳尾呈現由上向下漸次向內傾斜之斜角；腳尾之外緣設有一概呈圓弧三角形之浮突面。證據6 鏡腳腳尾之特徵為鏡腳之腳尾呈現由上向下漸次向內傾斜之斜角；腳尾之外緣設有一概呈圓弧三角形之浮突面。證據7 之鏡腳腳尾特徵為鏡腳之腳尾呈現由上向下漸次向內傾斜之斜角；腳尾之外緣設有一概呈圓弧三角形之浮突面。
（五）被告對系爭專利之舉發理由雖舉出6 件證據，惟並非需完整組合6 件證據始可證明系爭專利不具創作性，而是以證據2 單獨即可證明系爭專利鏡架及鏡片之結合不具創作性，以證據3 結合證據4 即可證明系爭專利之鏡腳不具創作性，其他證據5-7 只是說明及證明系爭專利於其鏡腳上之浮突面設計為一習知慣常之設計，因此，對系爭專利不具創作性之舉發理由所引用結合之證明文件僅證據2-4 三件，於判斷創作性而言，該等證據之數量不但合理，且可充分證明系爭專利整體設計相對於先前技藝為易於思及。
（六）原告主張「舉發人在瞭解新式樣專利之設計後，以新式樣專利之設計本身作為藍圖，利用創作人於圖說中所揭示之設計智慧，將散見於數件先前技藝中之設計元素予以拼湊重組，而由於此種組合並非出自於先前技藝的教導，而係全賴揭露於圖說中之創作智慧指引，故此種『後見之明』」云云，原告顯然曲解專利審查基準之原意，蓋審查基準第三篇第三章專利要件3.5 ⑵的原文為「⑵創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣所產生的『後見之明』，即作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性；而應將申請專利之新式樣整體設計與相關先前技藝進行比對，以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷」，上述原文係在規範審查人員不得僅依新式樣揭露之外觀，不經任何先前技藝之比對，即認定新式樣不創作性；然，現行新式樣專利之審查，無論其准、駁，皆有附具先前技藝檢索列表，顯見其審查結果係經過與先前技藝之比對後做成（於系爭專利亦然），而非片面以審查人員之一己心證為之。反之，舉發理由所引之先前技藝足可證明系爭專利之設計為該技藝領域中通常知識者所易於思及者，足見舉發理由非無的放矢，亦證系爭專利是擷取「先人之見」之簡單設計。
（七）被告之不侵權分析報告係根據現行的「專利侵害鑑定要點」之新式樣侵害鑑定流程製作，其中的一判定步驟為「新穎特徵的比對」，而「所謂的新穎特徵，係指申請專利的新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之內容」，兩造於此皆無爭議，依此，被告依據系爭專利核准公告之審查時所參考之先前技藝6
件（TW471916、TW516909、TW531293、TWD101027 、TWD120464 及JPD0000000）揭露內容判斷系爭專利之新穎特徵，顯然符合「專利侵害鑑定要點」之規定。又原告所提原證13號之3.4.1 基本原則中揭示：「創作性之審查…雖然不得將整體設計拆解為基本的幾何線條或平面等設計元素，再審究該設計元素是否已見於先前技藝，惟在審查的過程中，得就整體設計在視覺上得以區隔的範圍審究其是否已揭露於先前技藝或習知設計，並應就整體設計綜合判斷是否易於思及」，由上述審查基準內文可知，新式樣專利之審查步驟，本就含有先區隔出新式樣對照於先前技藝設計之新穎特徵的步驟，再根據這些新穎特徵結合於該新式樣所成之整體設計相較於先前技藝是否容易思及之步驟，因此，被告的不侵權分析報告完全符合「專利侵害鑑定要點」及「專利審查基準」之規定。
（八）專利審查基準關於新穎特徵之判斷僅述及「就申請專利之新式樣與先前技藝進行比對之後，審查人員始能以所認定的新穎特徵作為主要設計特徵」，其中即包括了比對兩者之整體設計及造型；而就新式樣之申請專利範圍以圖面為準，故判斷新式樣與先前技藝僅以兩者揭露之圖面即可操作，被告之不侵權分析報告即是以此模式進行，何來違反專利審查基準之處，且不侵權分析報告係依「專利侵害鑑定要點」製作而非專利審查基準。
（九）爰聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁回；如受不利之判決，願提供擔保請准宣告免為假執行。
參、本院之判斷：
一、兩造不爭執之事項：（見本院卷第152、153頁）
（一）原告為新式樣第D129017 號「眼鏡」專利（即系爭專利）之專利權人，專利權期間自98年6 月1 日至109 年7 月13日止（見原證1 專利證書影本）。
（二）被告合晟公司之負責人為張喜明（見原證2 公司資料查詢影本）。
（三）被告合晟公司製造並於其網路行銷HC300 、HC300-A 、HC300 -AA 、HC300-1 、HC300-2 、HC300-BB「工業安全護目鏡」（下稱系爭產品）（見原證3 公證書正本、原證5
型錄、附件1 實物）。
（四）原告於99年10月6 日委託聖島國際法律事務所函請被告停止侵害系爭專利之行為，被告合晟公司於99年10月8 日以存證信函表示新式樣第D136938 號專利權人係被告公司負責人之女，所生產之眼鏡與原告公司產品無涉（見原證8
法律事務所函影本、原證9 存證信函影本）。
（五）系爭產品僅顏色不同，整體外觀設計均相同。
二、得心證之理由：
（一）解釋申請專利之新式樣範圍：
1、依系爭專利圖說，系爭專利係一種可供配戴之眼鏡，而參酌圖說之創作特點，並經整體觀察，系爭專利之造形為一左右端部往後弧彎之鏡架、二間隔安裝於鏡架上之鏡片，及二分別樞設於鏡架左端與右端之鏡腳所組成。透過鏡片之弧彎底緣配合該鏡架左、右端部底緣分別往下弧彎之外形，形成鏡架與鏡片上下弧緣往後延伸至樞接於後之弧彎鏡腳，再配合鏡架、鏡腳之裝飾紋路設計，整體外觀呈圓弧線配合一致之視覺感（其圖面如附圖一所示）。
2、按依專利侵害鑑定要點第53頁，新穎特徵係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。另依該要點第54頁，解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對申請專利之新式樣與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。
3、查，原告雖主張系爭專利之新穎特徵為：「⑴一鏡架，該鏡架左、右端部底緣分別往下弧彎，並有裝飾紋路設計；⑵二間隔安裝於鏡架上之鏡片，該鏡片為彎弧底緣外形設計；⑶二分別樞設於鏡架左端與右端之鏡腳」（見原告民事準備㈡狀第10頁），惟其並未提出經比對之先前技藝，而被告則已提出系爭專利經智慧財產局審查獲准專利之參考文獻（如附圖二所示，即我國471916、516909、531293、D101027 、D12 0464專利案及日本D0000000專利案）作為比對之依據（見被證2 不侵權比對分析報告第4~7 頁、第12頁、第15頁），是被告所提關於系爭專利之新穎特徵，較具有客觀上使系爭專利具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容。又依被告所提前開不侵權比對分析報告中第5 頁、第12頁比對之「倒尖狀」特徵、第4 頁、第13頁比對「鏡腳、鏡片及鏡架之連結及弧緣」之特徵，及第15頁比對「鏡腳修飾」之特徵，可歸納被告所提關於系爭專利之新穎特徵為：⑴鏡架中央嵌置於鼻樑承置部上方的連結修飾塊；⑵鏡架左、右端部底緣分別具有往下弧彎之形狀，下弧彎之線條向鏡腳後延伸，與鏡腳上具一致性之線條相接，而於兩側鏡片底緣往上的弧彎，延伸連接至鏡腳形成向上後方之彎弧線，配合鏡架鏡腳上、下方延伸一致的連接線，由上而下共勾勒出複數道線條之視覺感；⑶鏡腳上具有中央段的尖叉狀紋飾及⑷鏡腳末端的倒三角形紋路修飾（系爭專利新穎特徵分析圖如附圖三所示）。
（二）解析系爭產品：
系爭產品各型號僅顏色不同，整體外觀設計均相同一節，為兩造所不爭執，已如前述，爰僅以原告所提系爭產品中之HC300-A 解析，合先敘明；又系爭產品之造形，包括一體成型之鏡架及鏡片、樞設於該一體成型之鏡架及鏡片兩端之鏡腳，以及嵌置於鏡腳架中央之鼻樑承置部（其照片如附圖四所示）。
（三）物品是否相同或近似之判斷：
查系爭專利為「眼鏡」，系爭產品為「護目鏡」，兩者皆為一種可供配戴於顏面之眼鏡，是系爭產品與系爭專利物品係屬相同。
（四）整體視覺性設計是否相同或近似之判斷：
經比對系爭專利與系爭產品，兩者之造形皆具有一鏡架，該鏡架左、右端部底緣分別往下弧彎；兩者於二間隔安裝於鏡架上之鏡片，該鏡片皆為彎弧底緣外形設計；及兩者之二分別樞設於鏡架左端與右端之鏡腳，鏡架往後延伸至樞接於後之鏡腳輪廓線皆呈弧彎形；且兩者鏡架、鏡腳皆具有裝飾紋路設計，其裝飾紋路大致近似。又系爭專利雖與系爭產品於嵌置於鏡腳架中央之鼻樑承置部稍有差異（系爭專利為弧線片狀形，系爭產品呈浮凸齒狀），惟此浮凸齒狀特徵為習知之鼻樑承置設計（如被證2 不侵權比對分析報告中附件2 公告編號471916號專利案第一、七圖所示），其餘大部分設計特徵則均相同，且該鼻樑承置部占整體設計之視覺比例微小，未使整體設計產生特異之視覺效果，經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性設計，以普通消費者選購商品之觀點，系爭產品整體與系爭專利之整體視覺效果近似，系爭產品所產生之視覺印象會使普通消費者將系爭產品之整體設計誤認為是系爭專利而產生混淆，故應認系爭產品整體視覺性設計與系爭專利近似；此由被告所提不侵權比對分析報告第9 頁末段⒋中記載「…被控侵權物品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體構成近似…」等語以觀，堪認被告就此亦不爭執。
（五）系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：
由於系爭產品之整體視覺性設計與系爭專利近似，茲再比對系爭產品是否包含系爭專利之新穎特徵如下：
1、系爭產品鏡架中央嵌置於鼻樑承置部上方之連結修飾塊，其偏頂緣處係呈一突部，突部底緣為倒尖狀，突部中間嵌有一橄欖球狀之凸飭部修飾，突部下方呈扇型弧面修飾片；而系爭專利亦有該連結修飾塊及突部之設計，突部底緣同為倒尖狀，惟其內具一細長方形修飾片；兩者整體觀之，外觀輪闊、設計構成等均屬近似，僅嵌入之修飾部有橢圓形與長方形之別，惟該部分為基本形體之簡易變更，並未產生重大之視覺效果，是系爭產品與系爭專利此部分之新穎特徵構成近似。
2、系爭產品鏡架左、右端部底緣分別具有往下弧彎之形狀，該下弧彎線條反折後向鏡腳後延伸，與鏡腳上之線條相接，而兩側鏡片底緣往上之一弧線，亦向鏡腳延伸連接至與鏡腳上之線條，配合鏡架鏡腳上、下方延伸一致的連接輪闊線條，由上而下共勾勒出複數道線條之視覺感，此部分與系爭專利之新穎特徵仍為近似。
3、系爭產品鏡腳上中央段具有尖叉狀紋飾，該向鏡腳末端突出之紋飾與系爭專利極為近似。
4、系爭產品鏡腳末端具有一倒三角形之浮凸物修飾塊，系爭專利鏡腳末端亦具有倒三角形凹面紋，雖系爭產品倒三角形修飾塊之底緣並未與鏡腳之底緣重疊，且系爭專利鏡腳末端倒三角形紋路修飾僅是表面凹凸變化之結果，惟兩者呈現之修飾效果於視覺上差異不大，系爭產品與系爭專利此部分之新穎特徵仍為近似。
5、綜觀上述，系爭產品之設計相對於系爭專利之新穎特徵均構成近似，是系爭產品應包含系爭專利之新穎特徵。又兩造間就系爭專利具有之新穎特徵或有不同意見，惟除上述系爭專利之新穎特徵外，因系爭專利與系爭產品之設計構成近似，是系爭產品亦會包含系爭專利上述以外之新穎特徵，附此敘明。
（六）系爭專利有效性之技術分析：
1、被告抗辯系爭專利有應撤銷原因之引證：
⑴證據2：為我國專利第D115884號「眼鏡鏡片㈤聯合㈠」，其公告日為2008年2 月21日，早於系爭專利申請日（2008年7 月14日），且與系爭專利之物品領域相同，是得為系爭專利之先前技藝（其圖面如附圖五所示）。
⑵證據3：為我國專利第D120658號「眼鏡鏡架（二十三）」，其公告日為2007年12月21日，早於系爭專利申請日（2008年7 月14日），且與系爭專利之物品領域相同，是得為系爭專利之先前技藝（其圖面如附圖六所示）。
⑶證據4 ：為我國專利第D534734 號「眼鏡（二）」，其公告日為2003年5 月21日，早於系爭專利申請日（2008年7
月14日），且與系爭專利之物品領域相同，是得為系爭專利之先前技藝（其圖面如附圖七所示）。
⑷證據5：為我國專利第D119414號「眼鏡鏡架（二十一）」，其公告日為2007年10月11日，早於系爭專利申請日（2008年7 月14日），且與系爭專利之物品領域相同，是得為系爭專利之先前技藝（其圖面如附圖八所示）。
⑸證據6 ：為我國專利第D117806 號「眼鏡（十）」，其公告日為2007年6 月21日，早於系爭專利申請日（2008年7
月14日），且與系爭專利之物品領域相同，是得為系爭專利之先前技藝（其圖面如附圖九所示）。
⑹證據7 ：為我國專利第D115371 號「眼鏡框」，其公告日為2007年2 月1 日，早於系爭專利申請日（2008年7 月14日），且與系爭專利之物品領域相同，是得為系爭專利之先前技藝（其圖面如附圖十所示）。
2、證據2、3、4之組合無法證明系爭專利不具創作性：
⑴查證據2 鏡架中央之連結修飾塊，其主體輪廓型式係呈上寬下窄的梯形狀，由上而下漸縮束，延伸至底緣形成一凹弧緣，塊體上具有V 字修飾片，鏡架頂緣呈弧線狀，往左、右兩側延伸；而系爭專利鏡架中央之連結修飾塊，其主體輪廓型式係呈"T" 狀，故兩者於鏡架之視覺上具有差異性。
⑵又證據3 之鏡腳係一完整造形之元件，其外觀上之浮突部形狀並未見於系爭專利，且其尖叉狀插腳形成之紋飾係一上下對稱之針狀形，亦與系爭專利之具階狀突波形不同，是其與證據2 之鏡架、鏡片組合後，接合處之形狀應未能呈現如系爭專利由上而下共勾勒出複數道線條之視覺感；另證據4 之鏡腳亦為一完整造形之元件，參酌智慧財產局2005年版審查基準3.4.1 「創作性之審查應以整體為對象…不得將整體設計拆解…設計元素，再審究該設計元件是否已見於先前技藝…」之原則，證據4 之鏡腳無法與證據3 各自拆解成設計元素，再與系爭專利做比對，故將證據4 之鏡腳拆解成腳尾與倒三角形紋路修飾之浮突面，再結合證據3 之鏡腳前半段之手法，與上述之原則不符。又縱如被告所辯將鏡腳具有倒三角形紋路修飾強加入證據3 之鏡腳末端，也無法得到與系爭專利相同或近似之設計；故該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者將三證據組合，亦難使其組合出與系爭專利相同或近似之鏡架、鏡片及鏡腳之整體形狀，是證據2 、3 、4 之組合不足以證明系爭專利不具創作性。
3、證據2、3組合後再與證據5~7任一證據組合亦無法證明系
爭專利不具創作性：
證據2鏡架中央之連結修飾塊與證據3之鏡腳組合後之造形既與系爭專利具差異性，已如前述，而將證據5~7之鏡腳
各自拆解成腳尾與倒三角形紋路修飾之浮突面，再結合證據3 之鏡腳前半段之手法，除與前述基準之原則不符外，縱如被告所辯將證據5~7 個別之鏡腳具有倒三角形紋路修飾皆加入證據3 之鏡腳末端，亦均無法得到與系爭專利相同或近似之設計；故該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者將證據2 、3 組合後，再與證據5~7 中任一項之組合，亦難使其組合出與系爭專利相同或近似之鏡架、鏡片及鏡腳之整體形狀，是證據2 、3 、5 之組合、證據2 、3
、6 之組合及證據2 、3 、7 之組合皆不足以證明系爭專利不具創作性。
（七）按專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第128 條準用同法第84條第1 項定有明文。上開條文雖未規定對專利權受侵害請求損害賠償之主觀要件，惟基於專利侵害亦屬侵權行為之一環，而侵權行為損害賠償之債，係為填補權利人因侵權行為所生財產上或非財產上之損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值下，係採過失責任主義為原則，亦即以加害人有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。是在現行專利法未明文排除原則之適用下，加害人須有故意或過失，專利權人始得對其請求損害賠償。又所謂過失係指能預見或避免損害之發生而未注意，致使損害發生；至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，是對行為人能否預見或避免損害發生之注意程度，應就個案事實加以判斷，以認定其有無注意義務之違反，亦即有無預見或避免損害發生之過失。
1、經查，系爭產品已落入系爭專利之專利權範圍，而被告抗辯系爭專利有應撤銷之事由，亦無可採，固如前述，惟原告主張被告有侵權之故意或過失，既為被告所否認，原告自應就此有利於己之事實負舉證之責。
2、次查，被告抗辯系爭產品係完全依照訴外人張慶蕙享有之D136938 號新式樣專利權實施，沒有侵害系爭專利之故意或過失等語，業據其提出前開新式樣專利之專利公報影本為證，而經比對系爭產品與上開D136938 號新式樣專利，兩者之造形確實近乎相同（其比較圖如附圖十一所示），是被告前開所辯，應堪採信。原告雖主張系爭產品是否為上開D136938 號新式樣專利案之實施物，與系爭產品是否侵害系爭專利無涉云云，惟被告既係信賴智慧財產局核准之D136938 號新式樣專利而製造系爭產品，則尚難僅以系爭產品落入系爭專利之專利權範圍，即遽認定被告有侵害系爭專利之故意或過失。
3、又原告主張其曾於99年10月6 日委託聖島國際法律事務所函達被告合晟公司，促其停止侵害行為，經被告合晟公司於同年10月8 日確收，惟原告於99年11月間向被告詢價，仍獲被告合晟公司之報價回覆，並提供系爭產品樣品實物2 件，因認被告合晟公司仍繼續於市場上販賣系爭產品，而有侵權行為之故意或過失云云，固據其提出被告不爭執之法律事務所函文影本及被告回覆之電子郵件為證（見原證8 、原證4 ），惟被告辯稱其於收受前開律師事務所函後已撤下系爭產品之廣告，係因原告要求提供實品及報價，始提供系爭產品樣品及報價等語（見本院卷第151 頁），經觀諸前開電子郵件內容，確係被告與寄件者間電子郵件之往來，原告除未提供寄件者之電子郵件詢問內容以供審酌外，核諸被告提供樣品予原告之行為亦與單純回應詢價之方式有別，再者，原告所提被告合晟公司網頁之公證日期為99年9 月6 日，亦係在原告寄發前開律師事務所函予被告之前，是依原告所提前開事證，均難認被告於收受律師事務所函後仍有實際販售系爭產品之情事，原告復未證明被告在知悉系爭產品有可能侵害系爭專利權之情形下，仍未預見或避免損害之發生而逕為販賣之行為另舉證以實其說，則被告辯稱其無侵害系爭專利權之故意或過失等語，尚堪採信。
（八）綜上所述，系爭產品雖落入系爭專利之專利權範圍，惟原告未能證明被告能預見或避免系爭專利侵權損害之發生，仍未盡其應盡之注意義務致發生損害，自不能向被告請求專利侵權之損害賠償；從而，原告請求被告給付如訴之聲明所示之損害賠償及請求排除侵害，均無理由，應予駁回。
（九）原告之訴既經駁回，其假執行之聲請已失所附麗，應併駁回之。
三、本件判決基礎已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及舉證，於判決結果無影響，爰不予一一論述，併此敘明。
四、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　3　　 日智慧財產法院第三庭
法　官　林育幟
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　8　　 月　　4　　 日書記官　葉倩如