智慧財產及商業法院100年度民專訴字第89號

• 裁判案由: 專利權移轉登記
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 100 年 09 月 30 日
• 法官: 何君豪
• 法定代理人: 方敏宗
• 原告: 強德電能股份有限公司法人
• 被告: 許佑正

智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第89號原 告　強德電能股份有限公司
法定代理人　方敏宗
訴訟代理人　簡特譽
被 告　許佑正
上列當事人間專利權移轉登記事件，本院於100 年9 月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應將中華民國公告第M391193 號、第M395917 號專利移轉登記為原告所有。
訴訟費用由被告負擔。
事實及理由
一、本件原告起訴主張：
㈠原告公司係從事磷酸鋰鐵電池之研發、製造與銷售，被告許佑正原係原告公司總經理，並選任為公司董事，任期自民國98 年7月1 日起至99年11月22日止。
㈡被告於任職原告公司期間取得與原告公司章程第2 條所營事業「CC01090 電池製造業」相關之專利總計有15項，有6 項之權利人係以原告名義逕予登錄，有5 項係經雙方簽訂之「投資協議書」約定意旨，就已經取得者應無條件移轉予原告取得，有2 項係被告同意以原告其他關係企業即第三人艾德光能（開曼）控股股份有限公司名義逕予登錄，除被告於99年5 月13日向經濟部智慧財產局申請「充電電池之全接觸式極耳構造」新型專利，經該局於99年10月21日以第M391193
號公告核准專利，及於99年8 月4 日向經濟部智慧財產局申請「鋰電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」新型專利，並經該局於100 年1 月1 日以第M395917 號公告核准專利，未於申請日以原告或其他關係企業名義申請登錄。而系爭2 項專利係在被告任職期間內所申請，且與原告公司所營事業亦相符，縱依投資協議書約定意旨就已經取得者亦應無條件移轉予原告取得，是系爭2 項專利自無例外。
㈢被告受原告僱傭目的除營業管理與市場行銷之業務之外，並依雙方簽訂之投資協議書即在被要求負責從事研發工作，被告於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，係履行其工作契約上之義務，當屬所謂職務上之發明，即專利法第7 條所稱之職務上發明，其專利權當然由雇用人所有。
㈣專利之發明人即該專利的實際發明或創作人，其所擁有的是該專利的「姓名表示權」，但非一定可以擁有該專利的專利權與實際利益；而專利所有權人則是該專利的法定權利擁有人，也就是一種「專利財產權」。至於專利申請權，則可以說是專利申請程序上介於「姓名表示權」與「專利財產權」的一種程序權利，假若沒有經過發明人的意思表示（如，讓與）或是法定規定（如，繼承），則專利申請權仍屬於發明人所有。被告抗辯系爭2 項專利係向日本Global-Tech 株式會社以總價日幣7,050,000 元所購得，再於台灣申請專利，惟系爭2 項專利如係由被告自日本Global-Tech 株式會社繼受取得，則發明人不可能由被告享有姓名表示權。
㈤為此，依專利法第5 條、第7 條、第95條及侵權行為的法律關係，請求被告將系爭2 項專利之專利人或專利申請人移轉變更為原告。
二、被告則抗辯：
㈠參台灣高等法院97年度智上易字第3 號、台灣桃園地方法院96年智字第11號判決意旨，公司副總經理，並非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。縱被上訴人原任職該上訴人公司為副總經理，於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，充其量僅屬「職務有關之發明」，要非專利法第7 條所稱之職務上發明，其專利權非當然由雇用人所有。查被告於原告公司其所擔任之總經理一職，係負責公司之經營管理，並非從事研究發展人員，且因原告公司另設有專門之研發部門，故相關研發業務皆由專門之研發部門負責，次查，系爭2 項專利亦非被告所研究發明，而係向日本Global
-Tech 株式會社以總價日幣7,050,000 元所購得，再於台灣申請專利，而非被告於擔任原告公司總經理期間所完成之發明。
㈡綜上所述，因被告於原告公司並非從事研發工作之人員，且所負責之職務範圍亦與研發無關，又系爭2 項專利亦非被告之發明而係向日本Global-Tech 株式會社所購買取得，係因被告不諳法令而誤將發明人載為被告，則系爭專利自非屬專利法第7 條之職務上發明，原告公司自無權要求被告將系爭專利移轉予原告公司。
㈢瑞德公司與原告公司合併後，原告公司為保障其專利之完整取得，即要求被告退出研發部門，被告乃未再參與公司研發工作，原告公司執行董事楊文安亦常親自指揮研發團隊，被告因此僅負責經營管理。
㈣依投資協議書雙方約定移轉者係瑞德電能所有之淨無形及有形資產，經查僅原證9 所列序號13、14、16、18、19，即分別為專利編號M371310 、D129893 、M352137 、M339150 、M3 32909等5 項專利，其餘8 項專利非瑞德電能所有之資產，亦非投資協議書所約定之移轉範圍，被告並無義務移轉予原告公司，僅係因身為合併後原告公司之總經理，為求原告公司之鴻圖大展，無私分享被告之數項發明。
㈤鋰鐵電池蕊之生產與鋰鐵電池之組裝之製程、技術、所需生產設備等均不同，自係不同行業，因此被告曾為此上簽呈要求取得良好之電池蕊需再投資之原因，而原告之董事長亦明確表示暫停電池蕊之投資計畫，故可知原告並未實際從事電池蕊之事業，惟經濟部之營業項目分類過於概括，未能因應高度分工之高科技產業，將鋰鐵電池蕊與鋰鐵電池組於經濟部共用同一營業代碼。
㈥退萬步言之，縱認系爭2 項專利係被告職務上之發明，惟依專利法第7 條規定，雇用人對於職務上之發明應支付受雇人適當之報酬，則因系爭2 項專利係被告以日幣7,050,000 元向日本Global-Tech 株式會社所購得，則原告於請求系爭專利移轉之同時，亦應給付被告日幣7,050,000 元以為報酬。㈦為此，請求駁回原告之訴。
三、兩造不爭執之事實：
㈠被告自98年7 月1 日起至99年11月22日任職於原告公司擔任總經理與董事職務（詳士院卷第8 頁）。
㈡被告於99年5 月31日向經濟部智慧財產局申請「充電電池之全接觸式極耳構造」新型專利，經經濟部智慧財產局於99年10 月21 日以第M391193 號公告核准專利；另被告於99年8
月4日 向經濟部智慧財產局申請「鋰電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」新型專利，並經經濟部智慧財產局於100 年1 月1 日以第M395917 號公告核准專利（詳士院卷第13-22
頁）。
㈢兩造於98年7 月簽訂投資協議書，並於第4 條第1 項第4 款約定：「許佑正應於轉換合併後即組成經營團隊，包括指派研發、生產、業務等主管，財會主管由乙方（即原告公司）指派」（詳本院卷第51頁，註：前揭版本係被告所提出之被證5 ，兩造對於該版本之真正，均不爭執，詳本院卷第27、67頁）。
四、本件爭點與本院判斷：
㈠兩造爭執概要：原告主張被告自98年7 月1 日起至99年11月22日止任職於原告公司擔任總經理與董事職務，被告於任職原告公司期間之99年5 月31日、同年8 月4 日分別向智慧財產局申請「充電電池之全接觸式極耳構造」、「鋰電池及夾片式的鋰電池極耳收納裝置」新型專利，經智慧財產局分別於99年10月21日、100 年1 月1 日以第M391193 號、第M395917 號公告核准，前揭2 件專利均係被告受雇於原告公司期間之發明，且兩造另簽訂有投資協議書，被告自有將前揭2
件專利移轉予原告之義務等語。被告則抗辯：被告係擔任總經理職務，負擔公司之經營管理，並非研發人員，且原告公司另設有專門之研發部門，且前揭2 件專利係被告向日本
Global-Tech 株式會社以日幣705 萬元購得，苟原告公司請求被告移轉，依專利法第7 條規定自應支付被告適當之報酬云云。則本件之爭點應為：
⑴系爭2 件專利是否係屬被告職務上之發明，⑵原告應否於請求被告移轉系爭2 件專利之同時給付被告適當之報酬（即被告得否主張同時履行抗辯）。
㈡系爭2 件專利是否係屬被告職務上之發明：
⒈按「按解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，為民法第98條所規定，而所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果對兩造之權利義務是否符合公平正義。」最高法院96年度台上字第286 號判決著有明文。
⒉查兩造於98年7 月間簽訂「投資協議書」，係因被告產銷團隊稱其為瑞德電能股份有限公司（下稱瑞德公司）之董事長兼總經理及所屬生產技術、銷售團隊、負責研發及產銷磷酸鋰鐵電池組，今被告聲稱擁有如附件（詳本院卷第48、213
頁）所列之專利、生產技術及產品認證、國內外經銷商及預計銷售訂單，暨國際品牌（LIFEBATT）在我國登記之商標權等若干有形和無形資產，其欲以前述瑞德電能所有之無形及有形資產暨全部生產和研發團隊作價4500萬元轉換為原告公司之股份，與原告公司原現金出資8500萬元，總計合併後股本1 億3000萬元，公司名稱仍為強德電能股份有限公司，雙方經彼此瞭解後，完成合資之共同意思，有投資協議書1 件在卷足憑（詳本院卷第48頁），則被告並非僅以瑞德公司之有形資產和無形資產作價入股原告公司，尚以被告所屬研發團隊一併作價入股原告公司，協議書文義甚明，苟原告公司僅係欲購買瑞德公司之有形與無形資產，則僅須簽訂資產買賣契約即為已足，而無庸將被告所屬研發團隊之經濟價值一併計入作股之價格中。觀諸原告簽訂系爭投資協議書所根基之原因事實與經濟目的，顯係在聘僱被告及其所屬研發團隊從事研發工作，則原告公司與被告及其所屬研發團隊間顯有僱傭關係存在。
⒊次查兩造自98年7 月簽訂「投資協議書」迄今，被告計移轉如附表所示之15件專利予原告公司，兩造均不爭執前揭15件專利中有5 件係屬兩造於簽訂「投資協議書」時已作價而被告負有移轉義務之無形資產（詳本院卷第226 頁）。又前揭已作價而被歸類為無形資產之5 件專利中，兩造亦均不爭執包含附表編號14、15之2 件專利（詳原證13，附於本院卷第213 、227 頁），其餘3 件原告則主張係如附表編號11-13
之3 件專利，觀諸附件編號11-13 所示專利之申請日期分別為98年6 月6 日、97年8 月20日、97年5 月16日，均在系爭投資協議98年7 月簽訂之前，而附表編號1-10所示專利之申請日則均在系爭投資協議98年7 月簽訂之後，自堪信原告此部分之主張，係屬真實。而附表編號1-10所示之專利中除編號4 、5 所示之專利為系爭2 件專利，被告並未移轉予原告公司外，其餘8 件專利被告均已移轉予原告公司，衡諸一般社會之理性客觀認知與經驗法則，該8 件專利應屬被告受任雇於原告公司期間之發明，否則，被告斷無將之移轉予原告公司之理。被告雖抗辯：該8 件專利偏離原告公司之業務範圍太遠，是被告無私奉獻給原告云云，惟反乎經驗法則與常理，顯屬不足採信。
⒋被告雖抗辯：系爭2 件專利係被告向日本Global-Tech 株式會社所購買云云。惟查系爭2 件專利之發明人與申請人均為被告，有專利公報2 件在卷足憑（詳本院卷第136 、144 頁），苟系爭2 件專利係被告向日本Global-Tech 株式會社所購買，則發明人應記載為日本Global-Tech 株式會社，而非記載為被告，核被告所辯與專利公報之記載不符，已難信為真實；況被告所提出用以證明其向日本Global-Tech 株式會社購買系爭2 件專利之證據為試作契約書（詳本院卷第40頁），而非專利權買賣契約，且依據試作契約書之記載，日本Global-Tech 株式會社公司係提供予被告關於「汽車用鋰電池試作之技術指導與支援」，而非將專利權賣斷予被告，亦從無證明系爭2 件專利係被告受讓自日本Global-Tech 公司之事實。核被告此部分之抗辯，洵無可採。
⒌末按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」專利法第7 條第1
項定有明文。旨揭條文所稱之受雇人，係指於契約存續期間內，在客觀上有服務僱用人指示，提供一定勞務，而受其監督之人，性質上即於民法第188 條所界定之受雇人，是否為專利法第7 條第1 項所稱之受雇人，必須依契約內容與屬性而定，不得僅因發明人之職務為經理人，即謂無專利法第7
條第1 項規定之適用。經查被告之職務雖為總經理，但兼負責指派研究團隊，且將研發團體之價值作價入股，並將其於任職期間之8 件專利移轉予原告，已如前述，自堪信被告係受雇原告擔任之業務包含研發在內。次查被告雖任總經理職務，但與原告公司簽訂服務契約書（詳士院卷第8 頁），並以勞工身分提列退休金，有98年7 月份勞工退休金計算名冊1 件在卷可證（詳本院卷第81頁），且被告並於99年11月22日遭原告公司董事會以經營績效不彰等理由解除總經理之職務，有99年第1 次董事會議事錄1 件在卷足憑（詳本院卷第214 頁），顯見被告在客觀上必須服從原告之指示，並受原告公司之監督。又系爭2 件專利所屬技術領域為「鋰電池」與「充電電池」之相關領域，係在原告公司所經營電池製造業之營業項目內（詳原告公司基本資料查詢明細表，附於本院卷第9 頁），則系爭2 件專利自屬職務上之發明，原告自得依前揭規定請求被告為移轉登記。被告雖抗辯：被告係擔任原告公司總經理職務，並未負責研發工作，且系爭2 件專利與原告公司業務無關，非屬職務上之發明云云，惟與本院所為前揭認定不符，不足採信。
㈢被告得否主張同時履行抗辯：按「因契約互負債務者，於他方當事人未為對待給付前，得拒絕自己之給付。但自己有先為給付之義務者，不在此限。」民法第264 條定有明文。而專利法第7 條第1 項所規定，雇用人應支付受雇人適當之報酬，並非係雇用人取得受雇人職務上所完成之發明依契約所應為之對待給付，非屬因契約互負債務，則被告自不得就原告應給付之適當報酬與移轉系爭2 件專利之義務，主張同時履行抗辯。
五、從而，原告依據專利法第7 條第1 項之規定，請求被告將系爭2 件專利移轉登記為原告所有，為有理由，應予准許。
六、結論：原告之訴為有理由，依民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　9　　 月　　30　　日智慧財產法院第一庭
法　官　何君豪
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　100　 年　　9　　 月　　30　　日書記官　張君豪