智慧財產及商業法院100年度民商訴字第15號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 02 月 29 日
• 當事人: 彭淑玲

智慧財產法院民事判決
100年度民商訴字第15號原 告　　彭淑玲
訴訟代理人　　吳聖欽律師
被 告　　科騰密封股份有限公司
兼法定代理人　吳志勇
共　　　同
訴訟代理人　　王志陽律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，經本院於民國101年2月1日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告應連帶給付原告新臺幣壹仟陸佰叁拾柒萬貳仟陸佰壹拾玖元，及其中新臺幣捌佰萬元自民國一百年四月二十二日起，餘新臺幣捌佰叁拾柒萬貳仟陸佰壹拾玖元自民國一百年十二月一日起，均至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
被告科騰密封股份有限公司不得就其所製造、銷售之發泡板、發泡管、泡棉、橡膠條、泡棉板、橡膠壓濾板、工業用各種橡膠製裡襯、港口用橡膠製防舷板、港口用橡膠製防舷條、港口用橡膠製防舷塊、輸送帶用橡膠製之外壁、輸送帶用橡膠製之隔板、車輛雨刷用橡膠葉片、油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、密封劑、橡膠軟管、橡膠高壓軟管、橡皮管類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「
KATON 及圖」相同之商標圖樣。
被告科騰密封股份有限公司不得於油封、金屬製油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、減摩用襯墊（機械用）、油環（機械零件）、模具、鋼模、塑膠模、壓鑄模類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KATO
N 及圖」相同之商標圖樣。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由被告連帶負擔百分之六十五，餘由原告負擔。
本判決第一項於原告以新臺幣伍佰肆拾陸萬元供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣壹仟陸佰叁拾柒萬貳仟陸佰壹拾玖元為原告預供擔保，得免為假執行。
原告其餘假執行之聲請駁回。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。查本件係屬商標法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。
二、關於訴之變更：
㈠原告原訴之聲明第1 項請求被告應連帶給付原告新臺幣（下同）8,000,000 元，及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。嗣於民國100 年11月30日具狀擴張訴之聲明為被告應連帶給付原告25,000,000元及其中8,000, 000元自起訴狀送達翌日起，餘17,000,000元自100 年11月30日起，均至清償日止，按年息5%計算之利息（本院卷㈡第13頁），再於100 年12月20日辯論期日減縮第1 項聲明後段17,
000,000 元部分之法定遲延利息起算日為100 年12月1 日，假執行部分減縮限於聲明第1 項部分，被告表示同意原告擴張及減縮訴之聲明（本院卷㈡第76頁），依民事訴訟法第
255 條第1 項第1 款，應予准許。
㈡原告原訴之聲明第2 項請求被告不得就其所製造、銷售之發泡板、發泡管、泡棉、橡膠條、泡棉板、橡膠壓濾板、工業用各種橡膠製裡襯、港口用橡膠製防舷板、港口用橡膠製防舷條、港口用橡膠製防舷塊、輸送帶用橡膠製之外壁、輸送帶用橡膠製之隔板、車輛雨刷用橡膠葉片、油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、密封劑、橡膠軟管、橡膠高壓軟管、橡皮管類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與證物1 商標號數00000000號「KATON 及圖」相同或近似之商標圖樣；聲明第3 項請求被告不得於油封、金屬製油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、減摩用襯墊（機械用）、油環（機械零件）、模具、鋼模、塑膠模、壓鑄模類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與證物1 商標號數00000000號「KATON 及圖」相同或近似之商標圖樣。嗣於100 年10月19日辯論期日，當庭減縮請求對象為「被告公司」及限於「相同之商標圖樣」，並經被告同意（本院卷㈠第256 頁），依民事訴訟法第255 條第1 項第1 款規定，亦應准許。
貳、實體方面：
一、原告起訴主張：
㈠原告於94年任職永昇應用材料行期間，向經濟部智慧財產局申請登記如附圖所示註冊第01179677號及第01168479號「
KATON 及圖」商標（下稱系爭商標）而為商標權人，專用期間分別至104 年10月31日、104 年8 月15日，分別指定使用於如附圖所示之商品。原告因配偶范坤炎當時擔任晶昇密封件股份有限公司（下稱為晶昇密封件公司）董事長職務，基於夫妻之情，乃將系爭商標以無償方式授權予晶昇密封件公司（嗣後公司名稱改為科騰密封股份有限公司即被告）使用，授權使用期間自95年1 月5 日起至98年9 月5 日止，授權書並約定：合約期限屆滿如要續約需得雙方同意，如有一方不同意則被授權人須立即交回商標使用權並立即停止使用該商標；期間訴外人范坤炎於98年1 月22日自被告公司離職，被告公司董事長已更換為被告吳志勇。至98年9 月5 日系爭商標授權使用期限屆至，被告從未向原告徵詢有關商標繼續授權之事宜，原告遂於98年9 月8 日寄發竹北光明郵局存證信函第495 號通知被告公司停止使用前揭商標。詎被告公司竟於98年10月23日寄發湖口鳳凰郵局存證信函第76號予原告，主張商標權屬於被告公司，雖經原告發函告知商標申請註冊費用係原告支付等情，被告仍置之不理。事後經原告自行蒐證，被告公司於營業處所、營業用車、網站、產品包裝、出貨單、發票等處，仍繼續使用原告商標至100 年3 月22日本院至被告公司保全證據時止。是被告基於侵害商標權之故意，於商標授權期間屆滿後，明知未獲原告繼續授權，仍使用系爭商標於相同之商品並販賣之，業已侵害原告之商標權，原告爰依商標法第61條第1 項前段、第63條第3 款及民法第184 條、第185 條、第195 條、第28條及公司法第23條第2 項請求被告連帶負損害賠償責任，另依商標法第61條第1
項後段請求排除侵害。
㈡經閱覽保全證據所扣得之被告公司98年9 月6 日至100 年3
月22日期間之銷貨資料，此期間被告公司銷貨1,364,693 件，銷貨總金額77,964,853元。依商標法第63條第1 項第3 款，被告公司銷售之商品超過1,500 件，原告得向被告求償
77,964,853元。然斟酌被告公司主要從事工業塑膠製品製造，該行業99年度同業利潤標準毛利率為21% ，被告公司侵權期間之獲利毛利為16,372,619元【計算式：77,964,853 元
×21% ＝16,372,619元】，再佐以被告公司97年度股東分配
之盈餘為8,000,000 元，而被告公司侵害商標權期間長達1
年6 個月又16天，以此推估，獲利在12,000,000元以上，然因被告侵害原告商標權屬於惡意，如僅令其被告賠償前開
12,000,000元至16,372,619元之金額，實不足以昭炯戒，而請求77,964,853元或又過高，是以原告在法定77,964,853
元之範圍內請求被告賠償25,000,000元，應屬相當。
㈢聲明：
⒈被告應連帶給付原告25,000,000元及其中8,000,000 元自起訴狀送達翌日起，餘17,000,000元自100 年12月1 日起，均至清償之日止，按年息5%計算之利息。
⒉被告公司不得就其所製造、銷售之發泡板、發泡管、泡棉、橡膠條、泡棉板、橡膠壓濾板、工業用各種橡膠製裡襯、港口用橡膠製防舷板、港口用橡膠製防舷條、港口用橡膠製防舷塊、輸送帶用橡膠製之外壁、輸送帶用橡膠製之隔板、車輛雨刷用橡膠葉片、油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、密封劑、橡膠軟管、橡膠高壓軟管、橡皮管類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KATON 及圖」相同之商標圖樣。
⒊被告公司不得於油封、金屬製油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、減摩用襯墊（機械用）、油環（機械零件）、模具、鋼模、塑膠模、壓鑄模類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KA
TON 及圖」相同之商標圖樣。
⒋就聲明第1項，原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則抗辯以：
㈠被告公司原名晶昇密封件有限公司（下稱晶昇密封件公司），92年3 月20日設立，原公司登記負責人為彭淑玲，93年11月12日變更登記負責人為彭淑玲之配偶范坤炎，94年12月13日，晶昇密封件公司由有限公司變更登記為股份有限公司，登記負責人仍為范坤炎，95年5 月24日，晶昇密封件公司變更登記彭淑玲為董事，嗣於95年8 月23日，晶昇密封件公司辦理現金增資1,000 萬元，將登記資本總額由800 萬元增加為1,800 萬元，再於95年10月23日辦理公司名稱變更登記為科騰密封股份有限公司（登記負責人仍為范坤炎，彭淑玲仍登記為董事），同時以被告公司營運、財務狀況極佳，為擴大經營規模，所以要增資釋股為由，並以出示被告公司2006年至2009年營業展望、固定資產分析表等增資計劃資料之方式，遊說林滿欣、周微玲、李政和、陳英武、詠誠國際有限公司、亮雲科技股份有限公司（下稱亮雲公司）、明利科技股份有限公司、敘豐公司等客戶投資入股，亮雲公司即因此認購范坤炎、彭淑玲等人所擁有被告公司發行之新股股權，成為被告公司股東。被告吳志勇為亮雲公司派任之股東代表（即法人代表），於97年10月17日，經被告公司董事會決議選任為董事長，並於97年11月3 日辦理公司變更登記。
㈡原告不得享有系爭商標之權利：
⒈系爭商標相關申請服務報酬，係由被告公司帳下申報預扣繳，而相關商標登記費用係由原告以被告公司銀行帳戶內之存款轉帳支付，是原告所稱相關申請費用均由伊支付云云，並非事實。
⒉93年11月間，原告乃晶昇密封件公司負責人，且在此之前，系爭商標早為晶昇密封件公司所使用之標識。又晶昇密封件公司負責人嗣雖變更為原告之配偶范坤炎，惟原告仍任職晶昇密封件公司負責財務會計工作，並支領薪資直至97年8 月31日離職，而晶昇密封件公司員工於任職期間所參與製作、設計之任何著作物，其著作人為公司，其著作財產權應屬被告公司所有。
㈢系爭商標早在原告於93年11月12日向經濟部智慧財產局申請註冊商標之前，即為晶昇密封件公司所使用之標識，原告擅將被告公司早已使用之名稱及標識，以被告公司所有之費用支付，而以其個人名義申請註冊商標，並登記其個人為商標權人，核其所為，顯已涉犯刑法背信罪嫌無疑，且系爭商標依商標法第23條第1 項第14款有不得註冊之事由。
㈣被告公司未侵害原告商標權：
⒈亮雲公司於入股被告公司之前，原為晶昇密封件公司之客戶，而「KATON 」為晶昇密封件公司所使用之標識，晶昇密封件公司辦理公司名稱變更登記後，仍予沿用，被告公司並向經濟部國貿局辦理廠商名稱登記在案，即「KATON
SEAL CO. ,LTD.」為被告公司之英文名稱，是被告公司使用自己公司登記名稱「KATON 」，合於商標法第30條第1
項第1 款，並無違反商標法可言。
⒉系爭商標早在原告於93年11月12日向經濟部智慧財產局申請註冊商標之前，即為晶昇密封件公司所使用之標識，是依商標法第30條第1 項第3 款，被告公司得主張「善意先使用」，不受商標權拘束。
⒊又被告公司內部未存有原告所提於95年1 月5 日與晶昇密封件公司簽訂之「商標使用授權書」，且依該文件所載，原告係於95年1 月5 日始授權晶昇密封件公司使用系爭商標，但晶昇密封件公司早於95年1 月5 日之前，即已使用KATON 之名稱及標識，又該「商標使用授權書」之有效期間自95年1 月5 日至98年9 月5 日止，計3 年8 個月，亦與一般授權期間通常係以「年」為計算單位之習慣不符，佐以該「商標使用授權書」上所蓋用之晶昇密封件公司大、小印章為范坤炎於98年1 月間離開被告公司時所帶走，還蓋錯晶昇密封件公司之小章，足認該「商標使用授權書」應係原告、范坤炎因為箝制被告公司欲訴究其等所涉前述偽造文書、背信及侵占等犯行，而於事後串謀編造之不實文書。
⒋系爭商標之使用人為被告公司，消費者亦認識其為表彰被告公司商品或服務之標識，並無混淆誤認之虞。
⒌本件保全證據時原告彭淑玲之代理人即其配偶范坤炎導引本院至被告公司現場所見印有系爭商標之包裝袋及紙箱，乃被告公司在原告及其配偶范坤炎擔任公司負責人期間之96年5 月、9 月、97年3 月間向廠商訂製，並無於98年9
月5日後始製作者。又被告公司未於製造之密封產品上打
印任何記號。
㈤被告無侵害商標權之故意、過失：
依被告公司於95年釋股時提予投資者之「科騰密封股份有限公司投資釋股計劃書」，其內頁「公司簡介、營運目標」記載「科騰…本公司…並擁有KATON 的商標註冊專利」等字，致被告公司現經營者以為系爭商標為被告公司所有，主觀上並無侵害他人商標權之故意或過失。
㈥原告並未使用系爭商標，並無損害可言，被告自毋庸賠償。㈦爰聲明：
⒈原告之訴駁回。
⒉訴訟費用由原告負擔。
⒊如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
三、兩造不爭執下列事實（本院卷㈠第213 -214 頁參照）：
㈠原告為註冊第01179677號、第01168479號「KATON 及圖」商標（下稱系爭商標）之商標權人，專用期間分別至104 年10月31日及104 年8 月15日。
㈡被告公司原名晶昇密封件有限公司，於92年3 月20日設立，原公司登記負責人為彭淑玲，93年11月12日變更登記負責人為彭淑玲之配偶范坤炎；94年12月13日，晶昇密封件公司由有限公司變更登記為股份有限公司，登記負責人仍為范坤炎；95年5 月24日晶昇密封件公司變更登記彭淑玲為董事；95年8 月23日，晶昇密封件公司將登記資本總額由800 萬元增加為1,800 萬元；95年10月23日變更公司名稱為科騰密封股份有限公司，登記負責人仍為范坤炎，彭淑玲仍登記為董事。嗣訴外人林滿欣、周微玲、李政和、陳英武、詠誠國際有限公司、亮雲科技股份有限公司（下稱亮雲公司）、明利科技股份有限公司、敘豐企業股份有限公司等向彭淑玲、范坤炎、訴外人胡一新購買股份成為被告公司股東，而被告吳志勇為亮雲公司派任之法人代表，於97年10月17日經被告公司董事會決議選任為董事長，並於97年11月3 日辦理公司變更登記。
㈢被告公司於96年5 月24日向經濟部國貿局辦理廠商名稱登記，以「KATON SEAL CO.,LTD」為公司之英文名稱。
㈣原告於89年10月23日成立永昇應用材料行，又於90年9 月20日成立晶昇科技股份有限公司（下稱晶昇科技公司），於92年1 月9 日辦理解散登記。
四、得心證之理由：
㈠原告是否為系爭商標之商標權人：
按「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊」、「商標自註冊公告當日起，由權利人取得商標權，商標權期間為十年」，商標法第2 條、第27條第1 項分別定有明文，足見我國商標制度係採註冊主義，僅註冊之權利人取得商標權利。查原告主張其於93年11月12日申請註冊系爭商標，於94年8 月16日獲准核定，94年11月1 日公告等情，業經提出經濟部智慧財產局商標資料檢索為證（本院卷㈠第9-10頁），且為被告所不爭執，自堪信為真實，從而，原告即因註冊公告而取得系爭商標之商標權，為系爭商標權利人。被告雖抗辯系爭商標申請費用由其支付，且為原告於任職被告公司前身晶昇密封件公司期間所參與製作、設計，其著作財產權應屬被告公司所有云云，然為原告否認，而無論被告所辯是否屬實，均無損原告為系爭商標權利人之事實，至多僅生系爭商標有無不得註冊事由或被告有無得對抗原告商標權之抗辯而已，又原告乃主張商標權，與著作財產權之歸屬無涉，是被告以此辯稱原告非系爭商標之商標權人云云，要非可採。
㈡原告之商標權有無商標法第23條第1 項第14款之不得註冊事由，而不得對被告主張權利：
⒈按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本條立法意旨在於，有關智慧財產之民事訴訟中，被告主張智慧財產權不存在，而提起行政爭訟時，或有第三人對智慧財產權之有效性提出評定、舉發及行政爭訟時，民事訴訟如依首揭規定停止審判，其權利之有效性與權利之侵害事實無法於同一訴訟程序一次解決。當事人每以此拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時的保障；故設立本條，使審理智慧財產訴訟之民事法院，於訴訟中就其商標權或專利權有無應撤銷或廢止原因之爭點為實質判斷，並排除行政訴訟法、民事訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟規定之適用，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護，但並非給予被告在民事訴訟中較諸行政訴訟就智慧財產之有效性更大的抗辯範圍。從而，上揭法文立法意旨亦揭示，「訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性」，即明此旨。
⒉次按商標有「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」之情形，不得註冊，商標法第23條第1 項第14款固定有明文，然同法第51條第1 項亦規定，商標之註冊違反上開條款時，自註冊公告之日起滿5 年者，不得申請或提請評定。查系爭商標分別於94年11月1 日、94年8 月16日註冊公告，有經濟部智慧財產局商標資料檢索結果在卷為憑（本院卷㈠第9-10頁），是被告於100 年12月19日始以民事答辯㈢狀主張系爭商標有商標法第23條第1 項第14款不得註冊之事由，顯已逾註冊公告之日起5 年之法定除斥期間，揆諸前揭說明，被告既不得再行舉發或申請評定，在本件民事訴訟自亦不得再以該事由爭執原告系爭商標權之有效性。
㈢被告公司有無未經原告同意或授權，使用系爭商標之行為：⒈原告主張：原告前將系爭商標以無償方式授權予被告公司前身即晶昇密封件公司使用，授權使用期間自95年1 月5
日起至98年9 月5 日止，授權書並約定：合約期限屆滿如要續約需得雙方同意，如有一方不同意則被授權人須立即交回商標使用權並立即停止使用該商標；嗣98年9 月5 日系爭商標授權使用期限屆至，兩造就系爭商標並未達成繼續授權之合意，被告公司即不得繼續使用系爭商標等情，業據提出「商標使用授權書」1 紙在卷可稽（本院卷㈠第18頁）。被告雖以：晶昇密封件公司早於「商標使用授權書」上所載之授權起日即95年1 月5 日前，即已使用系爭商標，且該「商標使用授權書」之授權期間計3 年8 月，與一般以「年」為計算單位之習慣不符，佐以該「商標使用授權書」上所蓋用之晶昇密封件公司大小印章為范坤炎於98年1 月間離開被告公司時所帶走，足認「商標使用授權書」應係原告與范坤炎事後為箝制被告公司欲訴究其等所涉偽造文書、背信及侵占等犯行，而串謀編造之不實文書云云置辯，惟被告自承「商標使用授權書」上被告公司大章為真正（本院卷㈠第214 頁），至其所稱：「商標使用授權書」上所蓋用之晶昇密封件公司印章為范坤炎於98年1 月間離開被告公司時所帶走云云，並未舉證證明，自難遽信。至於「商標使用授權書」上被告公司法定代理人「范坤炎」之小章雖與公司登記使用者不同，但法律並未限制公司法定代理人於簽署文件時必須使用公司登記之印章，公司法定代理人是否確有為文件上所載之意思表示毋寧為探求法律文件形式真正之重點所在。而被告對於原告及范坤炎共同簽署「商標使用授權書」之事實並無爭執，僅謂此乃原告與范坤炎事後為箝制被告公司欲訴究其等所涉偽造文書、背信及侵占等犯行而串謀編造，核其抗辯實乃主張原告與范坤炎簽署「商標使用授權書」乃通謀虛偽意思表示，惟被告就此，並未舉證以實其說，僅以上述晶昇密封件公司早於95年1 月5 日前即已使用系爭商標，且「商標使用授權書」之授權期間與一般以「年」為計算單位之習慣不符云云質疑，經核仍屬臆測，要難據以認定原告與范坤炎確有通謀虛偽而簽署「商標使用授權書」之情事。綜上，應認原告主張其前將系爭商標以無償方式授權予被告公司前身即晶昇密封件公司使用，授權使用期間至98年9 月5 日止等節，尚有所據，較為可採。
⒉次查，原告主張系爭商標授權於98年9 月5 日終止後，被告仍繼續使用系爭商標於同一商品乙節，業經本院於100
年3 月22日執行100 年度民聲字第6 號保全證據程序中勘驗結果發現被告公司產品外包裝貨及包裝紙箱上確有系爭商標之圖案無訛，並有列印相片17張在保全證據卷宗可稽（外放於贓證物箱），被告公司在保全證據程序中亦表示不否認包裝上有「KATON 」圖樣（保全證據卷第54頁），足見被告公司於系爭商標授權於98年9 月5 日終止後，確有繼續使用系爭商標之行為。被告雖辯稱：被告公司未於製造之密封產品上打印任何記號；又載有系爭商標圖案之包裝袋與紙箱乃97年11月3 日前就訂製之庫存云云，惟按商標法第6條 所訂「商標使用」之定義為「為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標」，而徵諸被告公司於產品外包裝上標示系爭商標，客觀判斷即在為行銷之目的，將商標用於包裝商品之物件，自屬商標使用；至於該等包裝袋及包裝紙箱乃何時訂製，要與商標使用行為之判斷及時點無涉，要非所問，從而，被告上開抗辯，自無可取。
⒊至於被告雖稱系爭商標之使用人為被告公司，消費者亦認識其為表彰被告公司商標或服務之標識，並無致消費者混淆誤認之虞云云，惟被告公司行為為商標法第29條第2 項第1 款「於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者」，並不以有致相關消費者混淆誤認之虞為要件，是被告此一辯解，亦非可採。
㈣被告得否依商標法第30條第1 項第1 款、第3 款，主張不受原告商標權之拘束：
被告辯稱：被告公司之英文名稱即為「KATON SEAL CO.,LTD. 」，故被告公司使用自己公司登記名稱「KATON 」，符合商標法第30條第1 項第1 款所訂「善意合理使用」；又系爭商標早在原告申請註冊之前，即為晶昇密封件公司使用，晶昇密封件公司變更登記為被告公司後，仍予沿用，符合商標法第30條第1 項第3 款所訂之「善意先使用」，故不受原告商標權效力所及，況是系爭商標之使用人為被告公司，消費者亦認識其為表彰科騰公司商標或服務之標識，亦無致消費者混淆誤認之虞云云。經查：
⒈按商標法第30條第1 項第1 款規定「凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者」，不受他人商標權之效力所拘束。故自法文觀之，「善意合理使用」必以「非作為商標使用」為其前提要件。查被告將系爭商標標示於商品外包裝之行為，為商標使用，已如前述，並不符合「非作為商標使用」之要件，從而，被告自無從主張前揭條款之適用。⒉次按商標法第30條第1 項第3 款規定，「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者」，亦不受商標權效力所及。此款立法意旨，在基於公平原則，參酌使用主義之精神緩和註冊主義，避免在他人申請商標註冊前已善意先使用者，受到他人商標權效力所拘束，而此款既屬緩和註冊主義之例外，自應嚴格解釋，以免過度擴大善意先使用之抗辯致侵蝕註冊主義之商標立法根基。經查，被告抗辯其前身晶昇密封件公司於原告在93年11月12日申請系爭商標註冊前即已先使用系爭商標乙節，固據提出人事資料表、遷移通知、便箋等件為證（本院卷㈠第138-140 頁），堪信實在，惟被告公司前身晶昇密封件公司既於原告註冊取得系爭商標權利後之95年1 月5 日，與原告簽訂前揭「商標使用授權書」，由原告授權其使用系爭商標至98年9 月5 日，業如前述，則按諸論理法則，使用權利之原因不可能競合，即被告公司前身晶昇密封件公司不可能基於原告授權使用系爭商標，同時又基於善意使用自己商標，是應認被告公司及其前身晶昇密封件公司自95年1 月5 日起至98年9 月5 日止，已非基於善意先使用自己商標之意思使用系爭商標，而係本於被授權人之地位使用他人註冊商標，是以，被告公司自不得於授權關係屆期終止後，再主張善意使用系爭商標而不受商標權拘束，從而，被告亦無從依商標法第30條第1
項第3 款主張「善意先使用」之抗辯。
㈤被告有無侵害原告商標權之故意或過失：
被告辯稱：依被告公司於95年釋股時提予投資者之「科騰密封股份有限公司投資釋股計劃書」，其內頁「公司簡介、營運目標」記載「科騰…本公司…並擁有KATON 的商標註冊專利」等字，致被告公司現經營者以為系爭商標為被告公司所有，主觀上並無侵害他人商標權之故意或過失云云，並提出上開投資釋股計劃書為憑（本院卷㈠第26頁）。然查，原告否認該「科騰密封股份有限公司投資釋股計畫書」為其製作，且註冊商標均經公告，任何人可輕易透過網路或向該管機關查詢商標權誰屬，徵諸被告公司股東皆係公司法人或從事工商業營生之人，注意能力遠高於一般人，於購買被告公司股份成為股東前，難以想像就被告公司之有形及無形資產未作查證即遽而投資，是縱認其確實不知原告為系爭商標權人，亦至少有應注意而未注意之過失。況原告主張其於前開98年9 月5 日授權期滿後之同年月8 日，曾寄發竹北光明郵局第495 號存證信函予被告公司，通知被告公司不得再使用系爭商標，被告公司則以湖口鳳凰郵局第76號存證信函否認原告所述，有該等存證信函在卷可稽（本院卷㈠第19-22 頁），足見被告公司至少自收訖原告寄發之竹北光明郵局第
495 號存證信函起，即可查知原告為系爭商標之註冊權利人，且原告已表示不願繼續授權之意思，則被告公司仍繼續使用系爭商標至少至本院於100 年3 月22日進行保全證據時止，益難謂無侵害商標權之故意。從而，被告辯稱其無故意、過失，毋庸負損害賠償責任云云，自屬無由。
㈥原告請求排除侵害部分：
按商標權人對於侵害其商標權者，得請求排除其侵害，商標法第61條第1 項有明文規定。被告既有侵害原告商標權，已如前述，則原告請求：⑴被告公司不得就其所製造、銷售之發泡板、發泡管、泡棉、橡膠條、泡棉板、橡膠壓濾板、工業用各種橡膠製裡襯、港口用橡膠製防舷板、港口用橡膠製防舷條、港口用橡膠製防舷塊、輸送帶用橡膠製之外壁、輸送帶用橡膠製之隔板、車輛雨刷用橡膠葉片、油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、密封劑、橡膠軟管、橡膠高壓軟管、橡皮管類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KATON 及圖」相同之商標圖樣；及⑵被告公司不得於油封、金屬製油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、減摩用襯墊（機械用）、油環（機械零件）、模具、鋼模、塑膠模、壓鑄模類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KATON
及圖」相同之商標圖樣，為有理由，應予准許。
㈦原告請求損害賠償部分：
⒈按「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償」、「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，商標法第61條第1 項前段、公司法第23條第2 項分別定有明文。被告公司既自授權關係終止後之98年9 月6 日起侵害原告之商標權，且有故意、過失，而被告吳志勇自彼時迄今均為被告公司之法定代理人，均如前陳，原告自得依上揭法文請求被告連帶負侵害商標權之損害賠償責任。被告雖辯稱：原告並未使用系爭商標，並無損害可言，其毋庸賠償云云，惟原告曾授權被告公司使用系爭商標，已如前述，授權他人使用亦為商標使用態樣之一，是要不得謂被告公司未經原告授權繼續使用系爭商標，對原告未造成損害，從而，被告此一抗辯，誠非足取。
⒉次按商標法第63條第1 項規定，「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」原告雖主張依商標法第63條第1 項第3 款計算損害賠償金額，惟據其所稱：被告公司自98年9
月6 日起至100 年3 月22日止，銷貨1,364,693 件，銷貨總金額77,964,853元；斟酌被告公司主要從事工業塑膠製品製造，該行業99年度同業利潤標準毛利率為21% ，被告公司侵權期間之獲利毛利為16,372,619元等節，參以原告於保全證據程序並未清點現場查獲侵害商標權之商品，而其主張之銷貨件數1,364,693 件，乃被告公司自98年9 月6 日至100 年3 月22日之銷貨件數，並非所查獲之侵害商標權商品件數，是原告實乃主張以商標法第63條第1 項第3 款為損害賠償金額計算依據之事實，僅引用法條有所誤會，先予敘明。次查，原告所主張上開被告公司自98年9
月6 日起至100 年3 月22日止之銷貨金額，有銷售資訊明細分析表1 紙附卷可稽（本院卷㈡第16頁），且為被告所未爭執，自堪信為真實。又原告自承被告公司侵權期間之獲利毛利為16,372,619元等語（本院卷㈡第14頁），是原告得請求被告連帶賠償之金額為16,372,619元。至原告雖稱：被告惡意侵害原告商標權，如僅令其賠償12,000,000元至16,372,619元之金額，實不足以昭炯戒，而請求總銷售金額77,964,853元或又過高，應以賠償25,000,000 元
為相當云云，惟原告該等認定損害賠償金額之方式並無法律依據，自非可採。
㈧結論：
綜上所述，原告請求：⒈被告連帶給付原告16,372,619元，及其中8,000,000 元自起訴狀繕本送達翌日即100 年4 月22日（參本院卷㈠第49頁送達回證）起，餘8,372,619 元自
100 年12月1 日（兩造不爭執為被告收受原告100 年11月30日民事擴張聲明狀之翌日，參本院卷㈡第75-76 頁）起，均至清償日止，按年息5%計算之利息；⒉被告公司不得就其所製造、銷售之發泡板、發泡管、泡棉、橡膠條、泡棉板、橡膠壓濾板、工業用各種橡膠製裡襯、港口用橡膠製防舷板、港口用橡膠製防舷條、港口用橡膠製防舷塊、輸送帶用橡膠製之外壁、輸送帶用橡膠製之隔板、車輛雨刷用橡膠葉片、油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、密封劑、橡膠軟管、橡膠高壓軟管、橡皮管類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KATON 及圖」相同之商標圖樣；及⒊被告公司不得於油封、金屬製油封、襯墊、墊片、墊圈、封環、護油圈、減摩用襯墊（機械用）、油環（機械零件）、模具、鋼模、塑膠模、壓鑄模類商品上，或於店招、店內裝潢、名片、網頁使用與商標號數00000000號「KATON 及圖」相同之商標圖樣，為有理由，應予准許。逾此部分之請求則無理由，應予駁回。至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
五、假執行之宣告：
就原告請求金錢損害賠償部分，兩造均陳明願供擔保，以代釋明，聲請宣告假執行或免為假執行。經核原告勝訴部分，均與法律規定相符，爰分別酌定相當之擔保金額予以准許；至原告敗訴部分，其假執行之聲請，因訴之駁回而失所附麗，不應准許。
六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第79條。
中　　華　　民　　國　　101　 年　　2　　 月　　29　　日智慧財產法院第三庭
法　官　歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　101 　年　　2 　　月　　29　　日書記官　葉倩如