智慧財產及商業法院100年度民專訴字第83號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議等
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 101 年 06 月 20 日
• 當事人: 樂雅有限公司

智慧財產法院民事判決
100年度民專訴字第83號原 告　樂雅有限公司
法定代理人　林美惠
訴訟代理人　謝易達律師
被 告　鼎美股份有限公司
法定代理人　李進興
被 告　環球購物中心股份有限公司
法定代理人　馬玉山
被 告　新光三越百貨股份有限公司
法定代理人　吳東興
被 告　美麗華城市發展股份有限公司
法定代理人　黃固榮
共 同
訴訟代理人　李保祿律師
鄭錦堂律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國101年5月28日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、本件原告法定代理人於起訴時原為周步香，於民國101 年1
月11日變更為林美惠，此有公司變更登記表附卷可稽（見本院卷第345 頁），並經其具狀聲明承受訴訟（見本院卷第
341 頁），經核並無不合，應予准許。
二、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限。又被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第2
、7 款、第2 項分別定有明文。本件原告主張被告販售侵害其所有中華民國專利證書第M314062 號「組合式玩具蛋糕」之新型專利權（下稱系爭專利），訴之聲明第2 項原係依專利法第108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款之法律關係請求被告負連帶損害賠償責任（見本院卷第5 、15頁）。嗣於101 年2 月7 具狀追加民法第188 條第2 項之法律關係（見本院卷第288 、289 頁），因請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，且被告對於訴之追加並無異議，而為本案之言詞辯論，即應視為同意上開訴之追加，原告所為之追加應予准許。
貳、實體方面：
一、本件原告主張：
（一）原告分別於98年10月29日在被告環球購物中心股份有限公司（下稱環球購物公司）、98年10月30日在被告美麗華城市發展股份有限公司（下稱美麗華公司）、98年10月30日在被告新光三越百貨股份有限公司（下稱新光三越百貨公司）購買如附件1 所示之「玩具蛋糕（兒童玩具）」產品（下稱系爭產品），而系爭產品係由被告鼎美股份有限公司（下稱鼎美公司）自中國大陸進口，並於被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司設櫃販賣，因系爭產品之技術特徵落入系爭專利申請專利範圍內，被告販賣、進口系爭產品已侵害系爭專利。原告自得依專利法第
108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款規定、民法第188 條第2 項規定請求被告連帶賠償新台幣（下同）50萬元，並排除侵害，為此提起本件訴訟。
（二）對被告抗辯之陳述：
１、系爭產品經鑑定後侵害系爭專利更正後之請求項第1 、2
、4 至8 項，且各該請求項具有新穎性及進步性：
（１）系爭專利請求項第1 項具新穎性及進步性：
被告所提證據1 僅揭露「蠟燭部的凸塊可插固在插孔內」，並未揭露夾設片，且夾設片與證據1 之凹凸面緊密配合的固定手段並不相同，夾設片具有較佳的夾持功能及使用性，不因長久摩擦等凹凸面變化而改變其功能。其次，系爭專利請求項第1 項之插孔，雖有類似證據1
承接凹面功能，但不等同於證據1 凹面，因插孔孔壁形狀及大小要求，與證據1 承接凹面不同。而系爭專利請求項第1 項之組合裝置，雖與證據1 扣件相同，具有接合功能，但系爭專利請求項第1 項之組合裝置可隱藏於基座結構中，無需如證據1 第一圖所示，凸設於蛋糕塊之側面，以公扣件與母扣件形式互相扣合，故系爭專利請求項第1 項有新穎性及進步性。
（２）系爭專利請求項第2項具新穎性及進步性：
第2 項乃第1 項之附屬項，除具有第1 項所有特徵外，再加上具有「該基座係組合成圓形蛋糕的形狀」特徵。雖然證據1 揭露多個蛋糕塊組合成的蛋糕玩具，但證據1 無揭露夾設片及無揭露複數個基座，故系爭專利請求項第2 項有新穎性及進步性。
（３）系爭專利請求項第4 項具新穎性及進步性：
①第4 項乃第1 項之附屬項，除具有第1 項所有特徵外，再加上具有「各基座係由複數塊片體所組合而成，並於各片體上設有可相互組合的結合塊與結合槽」特徵。請求項第4 項之複數個基座，與證據1 蛋糕塊或蛋糕部比較，其差異處：⑴複數個基座，例如系爭專利第一圖所示之基座10，由複數薄片層疊所構成，可構成一塊小蛋糕形狀，與證據1 之蛋糕塊雖有類似之處，但藉由複數個基座之種類不同，可組合出不同的顏色、形狀之蛋糕塊，具有美觀、展示及娛樂效果，反觀證據1 之蛋糕塊不具有此功能，僅在其兩側邊具有突出之公、母扣件，以便與其他蛋糕塊組成一完整的圓形蛋糕玩具；⑵複數個基座的組合，可提供不同顏色、形狀之蛋糕玩具；⑶複數個基座，藉由組合裝置與相鄰基座組合，由於本案係藉由複數個基座組合，且基座的側面設有組合裝置，可藉由整合組合裝置於基座的結構中，使原告玩具蛋糕具有美觀、展示及娛樂效果。
②被告所提證據3 揭露玩具積木用積木元件，其利用凸塊與槽溝配合之揭露，已為熟習本技藝者習知的技術，廣泛應用於各種機械組合方式，然證據3 無揭露關於複數個基座（即「由複數薄片層疊所構成，可構成一塊小蛋糕的形狀」）組合成蛋糕形狀或蛋糕塊之揭露，沒有揭露複數個基座以及夾設片，故系爭專利請求項第4 項具新穎性及進步性，所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術不能輕易完成。
（４）系爭專利請求項第5項具新穎性及進步性：
第5 項乃第1 項之附屬項，除具有第1 項所有特徵外，再加上具有「該基座各面設有圖案」特徵。請求項第5
項之複數個基座，與證據1 之蛋糕塊或蛋糕部比較，其差異處在於藉由複數個基座的種類不同，可以組合出不同圖案、顏色及形狀之蛋糕塊，具有美觀、展示及娛樂效果，反觀證據1 之蛋糕塊不具有此功能，僅在其兩側邊具有突出之公、母扣件，以便與其他蛋糕塊組成一完整圓形蛋糕玩具，故系爭專利請求項第5 項具新穎性及進步性。
（５）系爭專利請求項第6至8項具新穎性及進步性：
請求項第6 至8 項乃第1 項之附屬項，除具有第1 項所有特徵外，再加上分別具有「該插塊之本體為蠟燭形狀」、「該插塊之本體為水果形狀」及「該插塊之本體為奶油形狀」特徵。請求項第6 至8 項之插塊，分別具有各種形狀，相較於證據1 之蠟燭部，更具美觀、展示及娛樂效果，故系爭專利請求項第6 至8 項具新穎性及進步性。
２、被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司與專櫃間雖有約定條款，然消費者係針對被告環球購物公司、新光三越百貨公司、美麗華公司之商譽前來消費，信賴其所販售之商品不會仿冒，是被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司與專櫃間之約定不得對抗第三人，並應監督專櫃有無違法行為，如未予監督，任由專櫃違法，不得謂其無過失，外觀上可類推適用民法188 條第2 項僱用人連帶責任。
３、原告所提統一發票上系爭產品每個銷售699 元，但該金額並非銷售之唯一金額，蓋原告99年4 月29日再度於被告新光三越百貨公司購買系爭產品時，銷售金額已調漲為999
元，被告鼎美公司雖表示系爭產品分別於98年4 月18日、99年1 月10日及99年1 月17日進口三次，數量為600 個、240 個及240 個，惟原告係於98年10月及99年4 月分別以699 元及999 元價格購得，其大幅調漲銷售金額，顯示系爭產品銷售業績極佳，是被告鼎美公司謂99年1 月後即未再進口系爭產品，絕非真實。
（三）聲明求為判決：
１、禁止被告製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附件一所示之「玩具蛋糕（兒童玩具）」產品。２、被告應連帶給付原告50萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。
３、原告願供擔保請准宣告假執行。
二、被告則以：
（一）系爭專利不具新穎性、進步性，應予撤銷：
１、系爭專利請求項第1項不具新穎性、進步性：
證據1 揭露一種由多個蛋糕塊所組合而成的蛋糕玩具，其中，各該相鄰之蛋糕塊係以扣件而相互扣合，該蛋糕玩具係具有蛋糕部及蠟燭部，該蛋糕部具有凹面，該蠟燭部具有凸塊，該蠟燭部可藉由其凸塊而插固於該蛋糕部，因為蠟燭部的凸塊可插固在插孔內，故可直接無歧異得知蛋糕部的承接凹面應具有夾設片，如此方能插固蠟燭部。另證據2 揭露有一種組合玩具接頭，其包括有一本體，在本體四環周外面各向外延設有一組平行相對且具夾合力之夾板，利用夾板的彈性特性而夾住不同造型設計之直行鋼骨，等同於系爭專利中關於「插塊係透過夾設片而夾固於基座」之描述，為可輕易思及之特徵，而不具備專利要件，透過證據1 、證據2 可得到系爭專利請求項第1 項所載之全部技術特徵，故系爭專利請求項第1 項不具新穎性、進步性。
２、系爭專利請求項第2項不具新穎性、進步性：
證據1 揭露有利用多個塊體組合成圓形蛋糕形狀之特徵，系爭專利請求項第2 項之附加特徵已完全揭露，故系爭專利請求項第2 項不具新穎性、進步性。
３、系爭專利請求項第4 項不具新穎性、進步性：
證據3 揭露一種玩具積木組用積木元件，藉由連接柱壓入上積木元件下方的一空穴，而組合成所要之形體，證據3
揭露有利用凸塊與槽溝的配合而組合多個片狀體之特徵，亦即證據3 已揭露系爭專利請求項第4 項之附加特徵，故系爭專利請求項第4 項不具新穎性、進步性。
４、系爭專利請求項第5項不具新穎性、進步性：
證據1 已揭露有蛋糕玩具之基座各面具有圖案，故證據1
已全部揭露系爭專利請求項第5 項之附加特徵，故系爭專利請求項第5 項不具新穎性、進步性。
５、系爭專利請求項第6 項不具新穎性、進步性：
證據1 已揭露有蛋糕玩具之插塊具有蠟燭形狀，故證據1
已全部揭露系爭專利請求項第6 項之附加特徵，故系爭專利請求項第6 項不具新穎性、進步性。
６、系爭專利請求項第7項不具新穎性、進步性：
證據1 已揭露有蛋糕玩具之插塊具有水果形狀，故證據1
已全部揭露系爭專利請求項第7 項之附加特徵，故系爭專利請求項第7 項不具新穎性、進步性。
７、系爭專利請求項第8項不具新穎性、進步性：
證據1 已揭露有蛋糕塊上表面設有奶油形狀塊體，故證據1 已全部揭露系爭專利請求項第8 項之附加特徵，故系爭專利請求項第8 項不具新穎性、進步性。
（二）被告鼎美公司進口系爭產品後，再於被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司之賣場設櫃出售，與被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司無涉：
１、被告鼎美公司於被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司設櫃，依約定需以其等名義開立發票，故原告所購買之系爭產品發票，方有被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司名稱。
２、被告鼎美公司設專櫃於被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司賣場時，所訂立之「專櫃廠商約定條款」均明確要求銷售之產品不得有侵害他人商標、專利、著作權等不法情事，如被告新光三越百貨公司之專櫃廠商約定條款第10條第2 項、被告美麗華公司之約定條款第7 條第2 項、被告環球購物公司之約定條款第14條第3 項。是被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司，僅單純提供場地予被告鼎美公司設櫃出售產品，且百貨公司與設櫃廠商間有抽成關係，設櫃廠商出售產品之發票雖然名義上為百貨公司，然扣除抽成後之價金餘額，仍須轉付予設櫃廠商，被告鼎美公司乃實質之出賣人，且事發後被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司已命被告鼎美公司將系爭產品下架，不得販售，益徵被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司並無過失或故意。
（三）系爭產品每個成本至少為237.35元，售價為699 元，實際銷售1,033 個，銷售所得共318,030 元：
１、被告鼎美公司分別於98年4 月18日進口系爭產品600 個，完稅價格132,923 元；99年1 月10日進口系爭產品240 個，完稅價格55,990元；99年1 月17日進口系爭產品240 個，完稅價格55,219元，總計進口1,080 個系爭產品，總價額為244,132 元，每個系爭產品進口完稅成本為226.05元（計算式：244,132 ÷1,080 ＝226.05），加計百分之5
之進口人事費用、報關行費用、營業稅，則每個實際成本至少為237.35 元（計算式：226.05×1.05＝237.35 ）。
２、系爭產品每個售價為699 元，扣除百貨公司之抽成、人員獎金、刷卡手續費以及成本，每個系爭產品被告所得利潤為307.87元，乘以被告實際銷售1,033 個系爭產品，被告銷售所得共計318,030 元。
（四）答辯聲明：
１、原告之訴駁回。
２、如受不利判決，請准供擔保免為假執行。添
三、兩造不爭執事項：（見本院卷第286頁）
（一）原告為中華民國專利證書第M314062 號「組合式玩具蛋糕」新型專利權人，專利權期間自96年6 月21日起至105 年10月19日止，並於99年10月13日申請更正系爭專利之申請專利範圍，於100 年1 月1 日公告准予更正。
（二）原告分別於98年10月29日在被告環球購物公司、98年10月30日在被告美麗華公司、98年10月30日在被告新光三越百貨公司購買系爭產品。系爭產品由被告鼎美公司所進口，並於被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司設櫃販賣。
（三）系爭產品已落入系爭專利之申請專利範圍。
四、本件經依民事訴訟法第271 條之1準用同法第270 條之1 第1項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷第286頁）
（一）系爭專利是否因不具新穎性或進步性而有得撤銷之原因？（二）如構成侵權行為，原告得請求損害賠償金額為何？被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司應否負連帶賠償責任？原告可否請求排除侵害？
五、本院之判斷：
（一）系爭專利是否因不具新穎性或進步性而有得撤銷之原因？１、按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被告既抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院即應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷。又系爭專利申請日為95年10月20日，經智慧財產局形式審查於96年6 月21日公告准予專利，嗣專利權人即本件原告於99年10月13日申請更正申請專利範圍，經智慧財產局審查准予更正，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以更正後之申請專利範圍，並以93年7 月1 日施行即現行專利法規定論斷。
２、系爭專利之技術內容，包括複數個基座與複數個插塊，各基座於至少一側面設有能與相鄰基座組合的組合裝置，並於上表面設有複數個插孔，各插塊具有本體以及延伸自該本體一端的凸塊，該凸塊係插設於該插孔中，藉由基座側面的組合裝置，可讓各基座結合在一起以形成蛋糕的形狀，之後再將具不同造型的插塊插入插孔中，以讓孩童製作出自己喜愛造型的蛋糕，增加遊戲的多元性（見本院卷第153 頁系爭專利新型摘要）。
３、系爭專利請求項更正後共計8 項（主要圖示如附圖1 所示），其中請求項第1 項為獨立項，其餘為附屬項。而原告主張系爭產品侵害系爭專利請求項第1 、2 、4 至8 項，請求項第1 項內容為：一種組合式玩具蛋糕，其係包括：複數個基座，其係組合成蛋糕的形狀，各基座於至少一側面設有能與相鄰基座組合的組合裝置，並於上表面設有複數個插孔，該插孔周緣向下內縮並延伸有複數個夾設片；複數個插塊，其各具有本體以及延伸自該本體一端的凸塊，該凸塊係插設於該插孔中，並夾設於夾設片之間。第2
項：如申請專利範圍第1 項所述之組合式玩具蛋糕，其中該基座係組合成圓形蛋糕的形狀。第3 項：如申請專利範圍第1 項所述之組合式玩具蛋糕，其中該基座係組合成長條形蛋糕的形狀。第4 項：如申請專利範圍第1 項所述之組合式玩具蛋糕，其中各基座係由複數塊片體所組合而成，並於各片體上設有可相互組合的結合塊與結合槽。第5
項：如申請專利範圍第1 項所述之組合式玩具蛋糕，其中該基座各面設有圖案。第6 項：如申請專利範圍第1 項所述之組合式玩具蛋糕，其中該插塊之本體為蠟燭形狀。第7 項：如申請專利範圍第1 項所述之組合式玩具蛋糕，其中該插塊之本體為水果形狀。第8 項：如申請專利範圍第1 項所述之組合式玩具蛋糕，其中該插塊之本體為奶油形狀。
４、被告主張系爭專利請求項第1 、2 、4 至8 項不具新穎性或進步性，所引用之證據包括：
（１）證據1 ：我國公告第129954號「蛋糕玩具」新型專利，公告日為79年3 月1 日（主要圖示如附圖2 所示，專利說明書見本院卷第319至323 、第361至 365頁）。
（２）證據2 ：我國公告第335689號「組合玩具接頭」發明專利，公告日為88年4 月11日（主要圖示如附圖3 所示，專利說明書見本院卷第324至332 、366至374頁）。
（３）證據3 ：我國公告第436310號「玩具積木組用積木元件」新型專利，公告日為90年5 月28日（主要圖示如附圖4 所示，專利說明書見本院卷第333 至340 、375 至
381 頁）。
（４）證據1 至3 之公告日均早於系爭專利申請日即95年10月20日，且與系爭專利屬相同技術領域，自得為系爭專利合理查詢及參考之相關先前技術。
５、證據1 不足證明系爭專利請求項第1 、2 、4 至8 項不具新穎性：
（１）按新穎性之審查應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對，不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。有關新型專利新穎性之審查，亦適用發明審查之基準（智慧財產局2009年版專利審查基準第二篇第三章2.3.2 可資參照）。準此，就新穎性之判斷而言，原告所提證據1 、證據2 自應分別單獨與系爭專利各該請求項比對是否具有新穎性，而非將證據1 、證據2 組合進行比對，此與進步性之判斷有別。
（２）證據1 為我國公告第129954號「蛋糕玩具」新型專利，其技術內容揭示由一蛋糕部10及一蠟燭部20所組合而成，該蛋糕部10，係可由數等份之蛋糕塊11所組合而成，每一個相鄰之蛋糕塊11接合面110 具有二者可相扣合之扣件（如其中之一為公扣件，則相鄰者為母扣件，俾可相互扣合），於蛋糕塊之頂面11具有向上透空之圓形承接凹槽12；該蠟燭部20，係可由多支蠟燭21所組合而成，每一支蠟燭21底端外徑約略等於承接凹槽12之內徑且為推拔狀，使底端可插植在承接凹槽12內（見本院卷第362 頁）。
（３）系爭專利請求項第1 項與證據1 相較，系爭專利請求項第1 項內容為：一種組合式玩具蛋糕，其係包括：複數個基座（此部分相當於證據1 之蛋糕部10），其係組合成蛋糕的形狀，各基座於至少一側面設有能與相鄰基座組合的組合裝置（此部分相當於證據1 之扣件），並於上表面設有複數個插孔（此部分相當於證據1 之承接凹槽12），該插孔周緣向下內縮並延伸有複數個夾設片；複數個插塊（此部分相當於證據1 之蠟燭部20），其各具有本體以及延伸自該本體一端的凸塊（此部分相當於證據1 之蠟燭21底端外徑約略等於承接凹槽12之內徑且為推拔狀），該凸塊係插設於該插孔中，並夾設於夾設片之間。是證據1 僅揭示系爭專利請求項第1 項之基座、組合裝置、插孔、插塊、複數塊片體等技術特徵，並未揭示或隱含系爭專利請求項第1 項之「該插孔延伸有複數個夾設片」及「該插塊係插設於該插孔中，並夾固於夾設片之間」之技術特徵。至被告雖辯稱：因證據1
蠟燭部的凸塊可插固在插孔內，故可得知蛋糕部的承接凹面具有夾設片，如此方能插固蠟燭部等語（見本院卷第358 頁）。惟系爭專利固定插塊之技術手段，係藉由凹槽內之夾設片直接夾制於插塊本體延伸之凸塊上，反觀證據1 之插固蠟燭部20之技術手段，則係藉由蠟燭21底端為推拔狀而與承接凹槽21相互匹配而達穩固之目的，兩者技術手段並不相同，難謂系爭專利所屬技術領域中具通常知識者，依證據1 形式上記載之內容即能直接且無歧異得知其實質上隱含系爭專利「夾設片」之技術特徵，被告所辯，尚不足採。準此，證據1 不能證明系爭專利請求項第1 項不具新穎性。
（４）系爭專利請求項第2 、4 至8 項係直接依附於系爭專利請求項第1 項，進一步界定請求項第1 項之技術特徵，而證據1 既未揭示系爭專利請求項第1 項之所有技術特徵，無法證明系爭專利請求項第1 項不具新穎性，已如上述，自亦無法證明系爭專利請求項第2 、4 至8 項不具新穎性。
６、證據2 不足證明系爭專利請求項第1 、2 、4 至8 項不具新穎性：
（１）證據2 為我國公告第335689號「組合玩具接頭」發明專利，其技術內容揭示由一本體10、第一轉體20及第二轉體30所組成，其中轉體20、30之夾板211 、311 與本體10之夾板11具有相同夾合功效，可以與直形鋼骨50、弧形鋼骨60或其他各種不同造形之鋼骨配件作組裝，而具有旋轉動作並可以用手操作之特徵（見本院卷第366 頁反面）。
（２）系爭專利請求項第1 項與證據2 相較，證據2 並未揭示系爭專利請求項第1 項之主要技術特徵，包括蛋糕形狀之基座、組合裝置等技術特徵，尚不足證明系爭專利請求項第1 項新型不具新穎性。至被告雖援引證據2 揭示夾設片之相關技術內容，認為系爭專利請求項第1 項中「插塊係透過夾設片而夾固於基座」乃為可輕易思及的特徵，證據1 及2 足證系爭新型不具新穎性等語（見本院卷第358 頁）。惟新穎性之判斷，係以請求項之整體技術特徵是否已見於先前技術為斷，而請求項之技術特徵是否為其所屬技術領域中具通常知識者可輕易思及者，則屬進步性之審查範疇，自難執此主張系爭專利請求項第1 項不具新穎性，被告此部分所辯，尚無可採。準此，證據2 不能證明系爭專利請求項第1 項不具新穎性。
（３）系爭專利請求項第2 、4 至8 項係直接依附於系爭專利請求項第1 項，進一步界定請求項第1 項之技術特徵，而證據2 既未揭示系爭專利請求項第1 項之所有技術特徵，無法證明系爭專利請求項第1 項不具新穎性，已如上述，自亦無法證明系爭專利請求項第2 、4 至8 項不具新穎性。
７、證據1 及證據2 之組合足證系爭專利請求項第1 、2 、4
至8 項不具進步性：
（１）系爭專利請求項第1 項與證據1 相較，系爭專利請求項第1 項內容為：一種組合式玩具蛋糕，其係包括：複數個基座（此部分相當於證據1 之蛋糕部10），其係組合成蛋糕的形狀，各基座於至少一側面設有能與相鄰基座組合的組合裝置（此部分相當於證據1 之扣件），並於上表面設有複數個插孔（此部分相當於證據1 之承接凹槽12），該插孔周緣向下內縮並延伸有複數個夾設片；複數個插塊（此部分相當於證據1 之蠟燭部20），其各具有本體以及延伸自該本體一端的凸塊（此部分相當於證據1 之蠟燭21底端外徑約略等於承接凹槽12之內徑且為推拔狀），該凸塊係插設於該插孔中，並夾設於夾設片之間。是證據1 業已揭示系爭專利請求項第1 項之基座、組合裝置、插孔、插塊、複數塊片體等技術特徵，已如上述，而證據1 雖未揭示系爭專利請求項第1 項之「該插孔延伸有複數個夾設片」及「該插塊係插設於該插孔中，並夾固於夾設片之間」之技術特徵。惟系爭專利說明書載有「該凸塊22係插設於該插孔12中，俾使得該夾設片121 能夠夾設該凸塊22，以增加凸塊22在插孔12內的穩定性」（見本院卷第63頁反面），是「夾設片」之設置係為增加凸塊於插孔內之穩定性，而證據1 之插固蠟燭部20之技術手段則是藉由蠟燭21之推拔狀底端與承接凹槽21之相互匹配而達穩固之目的，兩者技術手段雖略有不同，然證據2 組合玩具接頭，業已揭示利用夾板完成不同造形玩具組裝配件之技術特徵；而系爭專利請求項第1 項相較於證據1 、證據2 ，並未產生無法預期之功效（均可達穩固之功能），僅為證據1 之簡單改變，且系爭專利與證據1 、證據2 為相同技術領域，具有組合之動機。則系爭專利請求項第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之證據1 、證據2
先前技術所能輕易完成，故證據1 、證據2 之組合可證明系爭專利請求項第1 項不具進步性，而有得撤銷之原因。
（２）系爭專利請求項第2 項直接依附於第1 項，進一步界定「該基座係組合成圓形蛋糕的形狀（此部分相當於證據1 之蛋糕部10）」，是請求項第2 項之技術特徵業經證據1 所揭露，與證據1 之差異僅在於上開請求項第1 項「該插孔延伸有複數個夾設片」及「該插塊係插設於該插孔中，並夾固於夾設片之間」之技術特徵，惟此部分相較於證據1 、證據2 ，並未產生無法預期之功效，且系爭專利與證據1 、證據2 為相同技術領域，具有組合之動機。則系爭專利請求項第2 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之證據1 、證據2 先前技術所能輕易完成，故證據1 、證據2 之組合可證明系爭專利請求項第2 項不具進步性，而有得撤銷之原因。
（３）系爭專利請求項第4 項直接依附於第1 項，進一步界定「其中各基座係由複數塊片體所組合而成，並於各片體上設有可相互組合的結合塊與結合槽」。惟將基座拆解由片體所組成，及藉由可組合之結合塊與結合槽，以凹凸相配合而達組裝之目的，均屬習知組合玩具之技術手段，對系爭專利所屬技術領域中具通常知識者並無困難；且夾設片之技術特徵相較於證據1 、證據2 ，並未產生無法預期之功效，系爭專利與證據1 、證據2 復為相同技術領域，具有組合之動機，均如上述。則系爭專利請求項第4 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之證據1 、證據2 先前技術所能輕易完成，故證據1 、證據2 之組合可證明系爭專利請求項第4 項不具進步性，而有得撤銷之原因。
（４）系爭專利請求項第5 項直接依附於第1 項，進一步界定「其中該基座各面設有圖案」，惟該限定並非形狀、構造上之創作，非屬新型之標的，則比對是否具有進步性時應不予考量，故與證據1 之差異亦僅在於上開請求項第1 項「該插孔延伸有複數個夾設片」及「該插塊係插設於該插孔中，並夾固於夾設片之間」之技術特徵，惟此部分相較於證據1 、證據2 ，並未產生無法預期之功效，且系爭專利與證據1 、證據2 為相同技術領域，具有組合之動機，均如上述。則系爭專利請求項第5 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之證據1
、證據2 先前技術所能輕易完成，故證據1 、證據2 之組合可證明系爭專利請求項第5 項不具進步性，而有得撤銷之原因。
（５）系爭專利請求項第6 項直接依附於第1 項，進一步界定「插塊之本體為蠟燭形狀（此部分相當於證據1 之蠟燭部20）」，是請求項第6 項之技術特徵業經證據1 所揭露，與證據1 之差異亦僅在於上開請求項第1 項「該插孔延伸有複數個夾設片」及「該插塊係插設於該插孔中，並夾固於夾設片之間」之技術特徵，惟此部分相較於證據1 、證據2 ，並未產生無法預期之功效，且系爭專利與證據1 、證據2 為相同技術領域，具有組合之動機，亦詳如前述。則系爭專利請求項第6 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之證據1 、證據2 先前技術所能輕易完成，故證據1 、證據2 之組合可證明系爭專利請求項第6 項不具進步性，而有得撤銷之原因。
（６）系爭專利請求項第7 、8 項均直接依附於第1 項，進一步限定第1 項之插塊形狀，請求項第7 項限定「插塊之本體為水果形狀」，請求項第8 項則限定「插塊之本體為奶油形狀」，而證據1 申請專利範圍雖未明確揭示其插塊可為水果或奶油形狀，然其圖示第1 圖已揭示玩具蛋糕上具有草莓、奶油等裝飾物（詳如附圖2 所示），是系爭專利所屬技術領域中具通常知識者參考證據1 之圖式，顯能輕易將插塊製成水果或奶油等形狀；且夾設片之技術特徵相較於證據1 、證據2 ，並未產生無法預期之功效，系爭專利與證據1 、證據2 復為相同技術領域，具有組合之動機，均如上述。則系爭專利請求項第7 、8 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之證據1 、證據2 先前技術所能輕易完成，故證據1
、證據2 之組合可證明系爭專利請求項第7 、8 項不具進步性，而有得撤銷之原因。
８、證據1 及證據3 之組合足證系爭專利請求項第4 項不具進步性：
（１）證據3 為我國公告第436310號「玩具積木組用積木元件」新型專利，其技術內容揭示之玩具積木組包含數個積木元件，該積木元件1b具有數個管狀連接凸緣7b設在積木元件1b下方，且連接凸緣7b設有啣接凸緣8 ，第二積木元件1a的連接柱5a可插入並摩擦地啣接在管狀連接凸緣7b內，因此完成兩積木元件的摩擦互接（見本院卷第381 頁反面) 。
（２）系爭專利請求項第4 項直接依附於第1 項，進一步界定「其中各基座係由複數塊片體所組合而成，並於各片體上設有可相互組合的結合塊與結合槽」。惟將基座拆解由片體所組成，及藉由可組合之結合塊與結合槽，以凹凸相配合而達組裝之目的，均屬習知組合玩具之技術手段，對系爭專利所屬技術領域中具通常知識者並無困難，如證據3 揭示之「連接柱5a可插入並摩擦地啣接在管狀連接凸緣7b內」，即是利用凹凸相匹配之組裝技術手段，是系爭專利請求項第4 項亦僅為證據1 之簡單改變，系爭專利與證據1 、證據3 復為相同技術領域，具有組合之動機。則系爭專利請求項第4 項為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之證據1 、證據3 先前技術所能輕易完成，故證據1 、證據3 之組合可證明系爭專利請求項第4 項不具進步性，而有得撤銷之原因。９、從而，證據1 及證據2 之組合可證明系爭專利請求項第1
、2 、4 至8 項不具進步性；證據1 及證據3 之組合亦可證明系爭專利請求項第4 項不具進步性，而有得撤銷之原因。
（二）如構成侵權行為，原告得請求損害賠償金額為何？被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司應否負連帶賠償責任？原告可否請求排除侵害？
證據1 及證據2 之組合既可證明系爭專利請求項第1 、2
、4 至8 項不具進步性；證據1 及證據3 之組合復可證明系爭專利請求項第4 項不具進步性，而有得撤銷之原因，則就原告得請求損害賠償金額為何？被告環球購物公司、新光三越百貨公司及美麗華公司應否負連帶賠償責任？原告可否請求排除侵害等爭點，既不影響上開判斷，自無庸逐一審酌論究。至原告聲請向稅捐機關函查或命被告提出何時將系爭產品之售價調高為999 元，因不影響上開判斷，尚無調查之必要，併此敘明。
六、綜上所述，證據1 及證據2 之組合可證明系爭專利請求項第1 、2 、4 至8 項不具進步性；證據1 及證據3 之組合復可證明系爭專利請求項第4 項不具進步性，有得撤銷之原因。而主張權利受有侵害，應以權利確實有效存在為前提，故智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。本件系爭專利請求項第1 、2 、4 至8 項既有得撤銷理由，揆諸智慧財產案件審理法第16條第2 項之規定，原告於本件民事訴訟自不得主張權利。從而，本件原告起訴請求禁止被告製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品；被告應連帶給付原告50萬元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為無理由，不應准許，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　101 　年　　6 　　月　 20 　日智慧財產法院第三庭
法　官　陳容正
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　101 　年　　6 　　月　 29 　日書記官 劉筱淇