智慧財產及商業法院101年度民專訴字第134號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 08 月 29 日
• 法官: 蔡如琪
• 法定代理人: 林昌慧
• 原告: 姜海寰
• 被告: 肯昌股份有限公司法人

智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第134號原　　　告　 姜海寰
訴訟代理人　 曾信嘉律師
複代理人　　 袁裕倫律師
被　　　告　 肯昌股份有限公司
兼法定代理人　林昌慧
送達代收人　朱陽昇
共 同
訴訟代理人　 陳居亮律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於102 年8
月13日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴及其假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、原告主張：
（一）原告為新式樣第D142582 號「折疊式手工具組」專利之專利權人（民國102 年1 月1 日原稱新式樣專利者改稱設計專利），專利權期間自100 年9 月11日起至111 年10月20日止（下稱系爭專利），詎被告肯昌股份有限公司（下稱肯昌公司）未經原告同意或授權，所製造、販售之MINI
BIKE TOOL 折疊式手工具組產品（即待鑑定物1 至4 ，下稱系爭產品），不僅與系爭專利之視覺性設計整體相似，亦包含系爭專利之新穎特徵，自落入系爭專利之專利權範圍。
（二）被告前已不爭執系爭專利有效性，依民事訴訟法第270 條之1 第3 項規定自不得事後再為爭執。且原告於99年8 月10 日 至香港商曄欣股份有限公司（下稱曄欣公司）時即請曄欣公司應就依系爭專利所製樣品負保密義務，曄欣公司未為反對即屬默示同意，而曄欣公司之經銷商視為曄欣公司之內部人員亦負有保密義務，故曄欣公司縱將樣品交付該等經銷商觀覽亦非公開使用之態樣，且曄欣公司係於歐展會場將樣品展示與經銷商觀覽，並未將樣品放在公開場合展示，非不特定多數人可得知悉之狀態，自與「公開使用」之要件不符，故系爭專利仍具新穎性。又被告所提之引證外觀上與系爭專利具有相當程度之落差，縱加以組合，亦非通常知識者可易於思及，是系爭專利具創作性。此外，曄欣公司為應負保密義務之人，被告與曄欣公司共同故意侵害原告專利權，若令被告得主張新穎性抗辯，自有違誠信原則。
（三）原告於拍賣網站仍持續購得系爭產品，且被告曾於雜誌刊登系爭產品之廣告，是被告辯稱只提供35組給代理商試賣，與常情不符。被告於原告101 年10月8 日起訴後至102
年5 月間，仍繼續販售系爭產品，顯見被告實為故意侵害系爭專利。而據被告公司出口報單明細表，被告公司出口販賣系爭產品共777 組，金額總計為4,880.69歐元，以
102 年8 月1 日之匯率為1 歐元兌換39.14 新台幣計算，銷售金額為新台幣（下同）191,030 元（小數點以下四捨五入）；據被告公司三聯式發票，被告內銷系爭產品組數達4,372 組，金額達1,168,913 元；是合計上開被告外、內銷金額，被告所得利益達1,359,943 元，原告暫先請求賠償最低金額60萬元。被告林昌慧為被告肯昌公司之法定代理人，依公司法第23條第2 項規定，自應與被告肯昌公司負連帶賠償責任。爰依修正前專利法第129 條準用第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、第3 項、公司法第23條第2 項規定，提起本件請求，並聲明：⑴被告等應連帶給付原告60萬元整，及自起訴狀繕本送達翌日起，按年利率百分之5 計算之法定遲延利息。⑵訴訟費用由被告等連帶負擔。⑶第一項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告等則以下列等語置辯：
（一）系爭產品不落入系爭專利之專利權範圍：
１、由系爭專利與待鑑定物1 、3 之立體圖、前視圖、後視圖、俯視圖、仰視圖及使用狀態參考圖之各個比較圖示視之，待鑑定物1 、3 之本體造型明顯可見是由左右兩片略呈ㄇ型之框體組合而成、其下端則向上方傾斜、靠近上方側之框體較細及靠近下方側之框體較粗、框體之上下端則顯露出六角扳手組之圓形端而無法看見折疊其下方之六角形扳手，與系爭專利之本體係一體成型之框體者，二者顯然不同，二者所呈現之視覺性設計整體印象亦因之顯有不同，待鑑定物1 、3 亦未包含系爭專利之所有新穎特徵，自未落入系爭專利之專利權範圍。
２、待鑑定物2 、4 與系爭專利雖都呈現如車輛之造型，但由兩者之立體圖、前視圖、後視圖、俯視圖、仰視圖及使用狀態參考圖之各個比較圖示視之，待鑑定物2 、4 於本體具有兩側中央處具有右側向上凹陷、左側向下凹陷之造型與系爭專利具有差異，其整體略呈梯形、其下端則向上方傾斜、下方則向上方傾斜、框體顯露出六角扳手組之圓形端而無法看見折疊其下方之六角形扳手，故二者所呈現之視覺性設計整體印象亦因之顯有不同，待鑑定物2 、4 亦未包含系爭專利之所有新穎特徵，自未落入系爭專利之專利權範圍。
（二）系爭專利有應撤銷事由存在：
１、系爭專利不具新穎性：
系爭專利係於99年10月21日提出申請，惟於原告曾於99年8 月10日協同其所設立之奎貝克有限公司（下稱奎貝克公司）員工王釗杰前去訴外人曄欣公司並出示系爭專利產品之樣品，並於99年8 月13日提供報價單，99年8 月底、9
月初之歐洲產品展覽會上，原告並提供樣品予曄欣公司去參展，99年9 月7 日起至同年10月21日間原告與曄欣公司就產品報價事宜一直有以信函往來洽商，於99年10月25日曄欣公司開始下訂單予原告。由此可知，原告於系爭專利申請日前即已製造出系爭專利產品之樣品以及提供報價單予曄欣公司，是原告已有製造及為販賣之要約等公開使用之行為，系爭專利當不具新穎性。
２、系爭專利不具創作性：
證據1 、2 、3 之組合或證據1 、2 、4 之組合，已揭露系爭專利整體設計特徵，且未產生特異之視覺效果，應認定系爭專利之設計為易於思及，而不具創作性。
（三）被告僅製作系爭產品35組無償提供給徐俊斌及曄欣公司試賣，並未獲利，原告亦未受有損害，且原告並未證明被告有侵害系爭專利之故意過失，是其請求損害賠償於法不合。
（四）並聲明：⑴原告之訴駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利之判決願供擔保請准免為假執行。
三、兩造不爭執之事項：
（一）原告於99年10月21日向智慧局申請「折疊式手工具組」新式樣專利，經該局審查核准後，發給第D142582 號專利證書，專利權期間自100 年9 月11日起至111 年10月20日止。
（二）本院卷第129 至130 頁所示之四種手工具組，確實為被告所製造（下稱系爭產品）。
四、原告主張被告所製造之系爭產品侵害系爭專利權等情，為被告所否認，並以前詞置辯。是以，本院應審酌者厥為系爭產品是否落入系爭專利之專利權範圍？系爭專利是否不具新穎性、創作性而有應撤銷之原因存在？被告是否有侵害系爭專利權之故意、過失？本件損害賠償金額應如何計算？茲就本院之判斷分述如下：
（一）按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」，智慧財產案件審理法第16條第1 項定有明文。本件被告抗辯系爭專利有應撤銷原因存在，本院就此抗辯應自為判斷。又系爭專利係於99年10月21日申請，經審定核准專利後，於100 年9 月11日公告等情，有系爭專利公報及新式樣圖說公告本附卷可參（見本院卷第7 至13頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法為斷（下稱92年專利法），合先敘明。
（二）系爭專利之技術內容：
系爭專利係為一種「折疊式手工具組」之外觀，具備複數支不同規格之六角扳手工具，且可收折於堪作為握把使用之本體內。系爭專利外觀特點在於整體造型酷似車子，猶如車體之本體，其上前方與下後方係為傾斜邊之矩形框體，兩側具有對稱內凹槽，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手工具，本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓，整體外觀具流線造形之視覺效果（見本院卷第10頁背面系爭專利說明書創作說明）。其主要示意圖如附圖1 所示。
（三）系爭產品之技術內容：
１、原告主張待鑑定物1 至4 之4 件手工具組侵害系爭專利權（見本院卷第129 至130 頁），然待鑑定物1 、3 之外觀造型相同僅手工具件數不同（下稱系爭產品1 ），待鑑定物2 、4 之外觀造型相同僅手工具件數不同（下稱系爭產品2 ），此為兩造所不爭執（見本院卷第172 頁），是以下就系爭產品1 、2 與系爭專利為比對，合先敘明。
２、系爭產品1 之技術內容：
系爭產品1 外觀特點在於整體造形似一車體之本體，其上前方與下後方係呈傾斜邊之矩形框體，兩側具有對稱具斜邊內凹槽，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手（8 支或12支）工具，本體靠近二末端各穿設一圓形定位栓，於矩形之兩短邊框體中段，設有一橫切之水滴形線，使框體形成一組對稱之「ㄇ」字狀組成，如是為呈現其整體外觀之視覺效果。其照片如附圖2所示。
３、系爭產品2 之技術內容：
系爭產品2 外觀特點在於整體造形為一四邊形框體狀，其整體之上前方與下後方係呈傾斜邊，兩側長邊框體之內外表面具有對稱斜邊之凹槽，且由其一側之頂、底緣分別形成內凹之大圓弧缺口，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手（8 支或12支）工具，本體靠近二末端各穿設一圓形定位栓，於框體之兩短邊框體中段，設有一橫切之水滴形線，使框體形成一組對稱之「ㄇ」字狀組成，如是為呈現其整體外觀之視覺效果。其照片如附圖3 所示。
（四）專利侵權部分：
１、解釋新式樣（設計）專利權之範圍：
⑴按新式樣專利（設計專利）新穎特徵，指申請專利之新式樣（設計）對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。又解釋設計專利權範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對設計專利權與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。
⑵依系爭專利圖說，系爭專利「折疊式手工具組」主要外觀特點在於整體框體概為一矩形造形，且似一車子之本體，框體之上前方與下後方係為傾斜邊，兩側具有對稱具斜邊之內凹槽，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手工具，其中本體兩側靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓，如是呈現其整體外觀之視覺效果。而依原告所提專利侵害鑑定意見書，系爭專利相關先前技藝為我國第D113139 號、D106896 號、D105522 號、D101960 號及公告第288935號專利（以上均見附圖4 ），經比對系爭專利與上開申請前之先前技藝後，應認系爭專利之新穎特徵為「本體其上前方與下後方係為傾斜邊之矩形框體，及兩側具有對稱內凹槽，又框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手工具，並本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓」。綜上所述，系爭專利之新穎特徵可歸納為滿足如是之特徵: 「1.略呈矩形之一本體框體，本體之上前方與下後方係為傾斜邊」、「2.本體兩側具有對稱內凹槽」、「3.整體造型似一車狀」及「4.本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓」。
２、系爭產品1 落入系爭專利之專利權範圍：
⑴解析系爭產品1 ：
系爭產品1 外觀整體造形似一車體之本體，其上前方與下後方係呈傾斜邊之矩形框體，兩側具有對稱具斜邊內凹槽，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手（8 支或12支）工具，本體靠近二末端各穿設一圓形定位栓，於矩形之兩短邊框體中段，設有一橫切之水滴形線，使框體形成一組對稱之「ㄇ」字狀組成，如是為呈現其整體外觀之視覺效果。
⑵物品相同或近似判斷：
系爭產品1 與系爭專利之功能、用途應相同，故判斷系爭產品1 與系爭專利物品相同。
⑶整體視覺性外觀相同或近似判斷：
經比對系爭專利與系爭產品1 ，兩者皆於整體造形似一車體之本體，其上前方與下後方均係呈傾斜邊之矩形框體，兩側具有對稱具斜邊內凹槽，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手（8 支或12支）工具，本體靠近二末端各穿設一圓形定位栓，該些造形特徵兩者均相同；而系爭產品1 於矩形之兩短邊框體中段雖設有一橫切之水滴形線，惟該線條係因應開模時能由兩「ㄇ」字狀框組合而形成之連接線，其變更並未使系爭產品1 整體造形成為另一不同之視覺效果，故以普通消費者選購商品之觀點，經異時異地整體比對並綜合判斷兩者整體視覺性外觀時，所產生的視覺印象足使該普通消費者產生混淆並誤認系爭產品1
為系爭專利，應認定系爭產品1 之整體視覺性外觀與系爭專利屬近似。
⑷系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：
按若待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣（設計專利權）範圍中之視覺性外觀整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該設計之新穎特徵，若待鑑定物品包含該新穎特徵，待鑑定物品始有落入專利權範圍之可能。查系爭產品1因具有「略呈矩
形之框體且其上前方與下後方係為傾斜邊」、「框體兩側面具有對稱內凹槽」、「框體造型似一車殼體狀」及「本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓」等造形特徵，顯然已包含系爭專利之新穎特徵，故系爭產品1 落入系爭專利之專利權範圍。
３、系爭產品2 未落入系爭專利之專利權範圍：
⑴解析系爭產品2 ：
系爭產品2 外觀特點在於整體造形為一四邊形框體狀，其整體之上前方與下後方係呈傾斜邊，兩側長邊框體側表面具有對稱斜邊內凹槽，且其各頂、底緣具有內凹之大圓弧缺口，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手（8
支或12支）工具，本體靠近二末端各穿設一圓形定位栓，於框體之兩短邊框體中段，設有一橫切之水滴形線，使框體形成一組對稱之「ㄇ」字狀組成，如是為呈現其整體外觀之視覺效果。
⑵物品相同或近似判斷：
依系爭產品2 觀之，其與系爭專利之功能、用途應相同，故判斷系爭產品2與系爭專利物品相同。
⑶整體視覺性外觀相同或近似判斷：
系爭專利與系爭產品2 比對，兩者雖於整體上皆呈現四邊形框體狀，其上前方與下後方均亦呈傾斜邊之矩形框體，兩側框表面也設有對稱具斜邊內凹槽，本體靠近二末端亦各穿設一圓形定位栓；然系爭產品2 之四邊形框體中，兩側長邊框體各由其頂緣及底緣分別向下、上形成一內凹大圓弧缺口，該圓弧缺口與兩端非為等距，係略靠近一端，故因比例之故，側框自凹陷弧缺口至兩端之面積有如「蛇頭」之側影，另於整體框體兩短邊框體中段設有一橫切之水滴形線，該些差異為系爭產品2 與系爭專利造形上不同之處。因系爭產品2 之兩側長邊框體由其頂、底緣互相對稱處形成內凹之大圓弧缺口之變化已然形成另一不同之視覺效果，有脫離系爭專利以直線條構成如車體之視覺意象，故以普通消費者選購商品之觀點，經異時異地整體比對並綜合判斷兩者整體視覺性外觀時，所產生的視覺印象足使該普通消費者可明顯分辨其間之不同，不致有混淆誤認之虞，應認定系爭產品2 之整體視覺性外觀與系爭專利並不近似。
⑷系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：
判斷被控侵權物是否包含系爭專利之新穎特徵，係以其已構成視覺性外觀整體相同或近似為前提，系爭產品2 之整體視覺性外觀與系爭專利已認定不構成近似，故毋庸再予比對判斷系爭產品2 是否包含系爭專利之新穎特徵，因此系爭產品2未落入系爭專利之專利權範圍。
４、小結：系爭產品1 落入系爭專利之專利權範圍，系爭產品2 未落入系爭專利之專利權範圍，惟被告抗辯系爭專利有應撤銷原因存在，是以下續就此爭點為判斷。
（五）系爭專利不具新穎性：
１、按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點。當事人就其主張之爭點，經依第1 項第3 款或前項為協議者，應受其拘束。但經兩造同意變更，或因不可歸責於當事人之事由或依其他情形協議顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項定有明文。經查，本院於102 年2 月4 日依上開規定與兩造整理並協議簡化爭點時，兩造雖協議不爭執事項為：「被告對系爭專利之有效性並不爭執」（見本院卷第172 頁），惟被告嗣後於102 年5 月29日又提出系爭專利不具新穎性、創作性之抗辯（見本院卷第282 頁背面），因原告曾於系爭專利申請前由訴外人曄欣公司向其潛在客戶為販賣之要約而有公開使用之行為（詳後述），被告既事後始由曄欣公司得知此事，此顯為不可歸責於當事人之事由，且若不許被告提出顯失公平，揆諸上開說明，應准許被告主張之，合先敘明。
２、按凡可供產業上利用之新式樣，無申請前有相同或近似之新式樣已公開使用者，得申請取得新式樣專利，92年專利法第110 條第1 項第1 款後段定有明文。所謂「公開使用」中之「使用」，並不單指施於物品上而應用其技術功能之使用行為，尚包括製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為。而所謂「公開使用」，則指透過前述使用行為而揭露技藝內容，使該技藝能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用或已真正得知該先前技藝之內容為必要。
３、被告主張，原告於系爭專利申請前已出示系爭專利所製之產品與訴外人曄欣公司，並由曄欣公司攜至歐洲展覽會招攬客戶，其等於99年9 月7 日起至同年10月21日間就產品報價事宜一直有以信函聯繫，曄欣公司並於99年10月25日開始下訂單予原告所設立之奎貝克公司，是系爭專利已喪失新穎性等語，並提出奎貝克公司人員與訴外人曄欣公司人員之往來電子郵件及報價單、訂單、採購單為證（見本院卷第287 至298 頁）。經查，證人即曄欣公司員工陳順天證稱：其所服務的曄欣公司與原告所成立的奎貝克公司有過交易，當初是在99年6 、7 月間，原告姜海寰至曄欣公司展示MINI8 及MINI 11 的折疊式手工具扳手，原告說這東西有專利，其因相信原告所以未請原告提出專利證明。99年8 月底9 月初時有歐展，其告知原告因為歐展是全世界前三大自行車展覽，希望可以將上開產品帶去歐展給客戶看有無機會取得訂單，奎貝克公司有在歐展前提出樣品並報價，其將上開樣品帶到歐展現場，因為曄欣公司在歐展沒有攤位，所以向曄欣公司的客戶借歐展攤位的桌子，當場將上開樣品展示給曄欣公司的日本、俄羅斯經銷商及德國客戶看，之後俄羅斯有下單，又當時原告所提出之MINI8 產品與當庭所提示之系爭專利圖說相同等語（見本院卷第362 至367 頁），曄欣公司與奎貝克公司之往來電子郵件亦記載：「（2010年8 月11日曄欣公司陳順天）謝謝您及姜先生昨日的來訪。請參看我司的商標稿如附件，麻煩請提供Mini8 and Mini11樣品給我司以利跟客人做介紹... 」（見本院卷第287 頁背面）、「（2010年8 月13日奎貝克公司王釗杰）... 至於8 月16日提供貴司CycleDesign 工具樣品事宜，經與協力廠溝通後，樣品提供有時間上的困難；我建議16日早上先提供現有樣品給你，以便貴公司能夠暫時present 給客戶，CD的樣品則在歐展前提供給你，不知這樣如何... 」（見本院卷第287 頁）、「（2010年9 月7 日曄欣公司陳順天）很快的歐展已經圓滿的落幕了。我帶著貴司趕製出來給我的折疊工具，每個客人都很滿意產品的品質，謝謝貴司的鼎力幫忙。不過回到現實面，我們仍有許多改善的空間要努力，客人的意見如下... 」（見本院卷第288 頁）、「（2010年9 月9 日奎貝克公司王釗杰）煩請查詢附加檔為我司此次對於迷你工具組重新報價單，但對於您對方所提及的付款方式，我將與姜'r討論後，再回覆讓你知道。最後謝謝你提供您歐展的客戶資訊及對於我司產品的支持」（見本院卷第288 頁背面），再觀之證人陳順天所提Mini8 手工具組照片，其整體框體概為一矩形體，框體之上前方與下後方可看出具傾斜狀，兩側亦可見及具有斜邊之內凹槽，框體內收納可轉動複數支不同規格之扳手工具，本體之一側靠近二末端穿設有定位栓，該造形與系爭專利之立體圖頗為近似，足見證人陳順天證稱系爭專利申請前原告已提供與系爭專利圖說相同之產品予曄欣公司攜至歐展出示予客戶並報價等語，應堪採信，又系爭專利所製之樣品既已因原告向曄欣公司報價而有販賣之要約行為，且系爭專利之樣品已因曄欣公司向客戶展示而使系爭專利技藝內容處於能為公眾得知之狀態，揆諸上開公開使用之說明，自應認系爭專利於申請日前已公開使用，而喪失新穎性。
４、至原告雖稱：原告與原告奎貝克公司員工拜訪曄欣公司時，有請曄欣公司應就依系爭專利所製樣品負保密義務，曄欣公司未為反對即屬默示同意，而曄欣公司之經銷商應視為曄欣公司之內部人員亦負有保密義務，且曄欣公司僅係於歐展會展將樣品展示與經銷商觀覽，並未將樣品放在公開場合展示，非不特定多數人可得知悉之狀態，自與「公開使用」之要件不符，是系爭專利仍具新穎性等語。經查，證人陳順天於本院102 年度民專訴字第10號另案審理時已證稱：「（問：原告或原告設立之奎貝克有限公司在與證人往來洽談上述交易之過程中，原告或原告設立之奎貝克有限公司有無要求證人、被告公司或者被告公司之客戶必須對原告或原告設立之奎貝克有限公司負擔保密之責任，不得將上述交易往來之標的物（包含樣品）洩漏予其他第三人？）沒有做此要求」（見本院卷第421 頁），且證人陳順天於本院審理時證稱：原告當時告知系爭產品有專利權，其因相信原告所以未請其出具專利證明亦未查證等語（見本院卷第366 至367 頁），則就證人當時所為之認知，系爭產品既已申請專利，其技藝內容自屬公開而無保密可言，準此，自難認曄欣公司依商業交易習慣與奎貝克公司間有默示之保密約定存在。復參諸奎貝克公司與曄欣公司上開往來電子郵件內容，並無任何應負保密義務之字眼，尤有甚者，奎貝克公司更積極報價並提供樣品由曄欣公司至歐展會場向曄欣公司之潛在客戶進行販賣之要約行為，而無懼系爭專利之技藝內容遭公開，此益證原告稱訴外人曄欣公司已默示同意負保密義務云云，並不足採，原告既無證據證明曄欣公司應負保密義務，則其主張曄欣公司之經銷商為曄欣公司內部人員亦應負保密義務云云，亦屬無據，況由上開往來電子郵件可知，原告既事前同意曄欣公司將系爭專利所製之樣品向曄欣公司之潛在客戶推銷展示，該等客戶為曄欣公司之交易相對人而非曄欣公司員工，自無保密義務可言，系爭專利之技藝內容即已因曄欣公司向其客戶為販賣之要約並展示而揭露。此外，訴外人曄欣公司雖未將原告所提供之樣品置於歐展攤位公開展覽，惟其係置於歐展攤位桌上向客戶展示樣品，該場所並非處於封閉之狀態，任何至歐展參展之廠商或至歐展參觀之不特定人，亦有可能因曄欣公司上開行為而得知系爭專利樣品之技藝內容，自屬「公開」無誤。綜上，應認系爭專利之技藝內容已處於公眾得知悉之狀態，核與92年專利法第110 條第1 項第1 款後段「公開使用」之要件相符，自不具新穎性之要件。至原告雖稱被告與曄欣公司為共同侵權行為人，故被告以新穎性為抗辯有違誠信原則云云，然原告既無法證明曄欣公司對原告負有保密義務，系爭專利即因於申請前公開使用而喪失新穎性，被告以之為抗辯並無違反誠信原則可言。
五、綜上所述，系爭產品1 雖落入系爭專利之專利權範圍，然系爭專利於申請前已公開使用不具新穎性，而有應撤銷原因存在，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，原告於本件民事訴訟中不得對被告主張權利，從而，原告依修正前專利法第129 條準用第84條第1 項前段、第85條第1 項第2 款、第3 項、公司法第23條第2 項規定，請求被告連帶賠償60萬元及法定遲延利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法、所提證據及其餘爭點（即系爭專利是否不具創作性、被告是否有侵害系爭專利之故意過失存在、本件損害賠償金額應如何計算等），經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，自無逐一詳予論駁之必要。另原告聲請傳喚證人王釗杰，證明原告已告知被告提供之樣品設計外觀將申請專利，並明確告知被告切勿仿冒，當時被告公司亦保證其不會侵害專利權等語（見本院卷第382 頁背面），然本院由證人陳順天證詞、奎貝克公司與曄欣公司往來電子郵件及報價單、訂單、採購單等資料相互勾稽，認曄欣公司與原告或奎貝克公司間並無明示或默示之保密約定存在，業如前述，至曄欣公司是否保證不會侵害系爭專利權，與系爭專利是否不具新穎性無關，是上開證人並無傳喚之必要，併此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　8　　 月　　29　　日智慧財產法院第一庭
法 官　蔡如琪
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　102　 年　　8　　 月　　30　　日書記官 王英傑