智慧財產及商業法院101年度民專訴字第37號

• 裁判案由: 專利權移轉登記
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 01 月 04 日
• 法官: 歐陽漢菁
• 法定代理人: 鄧效仁
• 原告: 臺灣綠牆開發股份有限公司法人
• 被告: 馬克旦

智慧財產法院民事判決
101年度民專訴字第37號原 告　臺灣綠牆開發股份有限公司
法定代理人　鄧效仁
訴訟代理人　廖宸和律師（兼送達代收人）
張香堯律師
張必昇律師
被 告　馬克旦
訴訟代理人　徐偉峯律師
複代理人 　尤彰澤律師
上列當事人間專利權移轉登記事件，本院於101 年12月5 日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：
㈠原告聲明第2 項請求被告應將系爭大陸專利轉讓予原告，故本事件涉及在中華人民共和國之專利權標的，有臺灣地區與大陸地區人民關係條例之適用。而該條例第1 條規定，該條例未規定者，適用其他有關法令之規定；而該條例並無關於管轄權之規定，自應類推適用民事訴訟法之規定。另訴訟，由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。訴之原因事實發生於被告居所地者，亦得由其居所地之法院管轄，民事訴訟法第1 條第1
項定有明文。本件被告之住居所地在我國境內臺灣地區，揆諸上開說明及規定，我國臺灣地區法院就本件民事事件有管轄權。又依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一、二審民事訴訟事件，智慧財產法院有管轄權，智慧財產法院組織法第3 條第1 款復有明文，故本院就本件有管轄權。至於被告固稱：原告得否主張系爭大陸專利之申請權及專利權為原告所有，係由中華人民共和國知識產權局依中華人民共和國專利相關法規認定，中華民國法院之判決也未必能拘束中華人民共和國之知識產權局云云，惟此乃關於此部分聲明之準據法及本院判決在中華人民共和國執行力之問題，與管轄權無涉，尚不得以此否認本院之管轄權。
㈡次按關於以權利為標的之物權，依權利成立地之規定，臺灣地區與大陸地區人民關係條例第51條第2 項定有明文。專利權為準物權，應可類推適用上開規定，以系爭專利核准與成立地之規定為準據法。是系爭臺灣專利應依中華民國之法律，而系爭大陸專利應適用中華人民共和國之法律。
㈢按不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加。原告起訴時就聲明第2 、3 項原請求被告「被告應將中華民國第100206851 號新型專利權轉讓予原告」、「被告應將依中華民國第100206851 號新型專利權而於中華人民共和國所申請之專利權轉讓予原告」（本院卷第4 頁），嗣於民國101 年8 月3 日準備程序時，當庭請求將上開聲明第2 、3 項更正為被告移轉之專利權證書號為中華民國新型專利第M417768 號及中華人民共和國專利號
000000000000.2實用新型專利權（本院卷第65頁），惟請求轉讓之標的並未變更，揆諸上揭法條，非為訴之變更或追加，自應准許。
二、原告起訴主張：
㈠原告係以環境景觀工程之設計及施作為主要營業項目之工程公司，主要將植裁立體化而形成一綠色之牆面。原告公司成立之緣起，乃於97年11月間被告以其所有之第M367678 號專利與方智股份有限公司簽訂合作開發案，方智公司之股東與被告共同成立原告公司，嗣因被告將第M367678 號專利授權原告公司使用，故原告公司設立之初即由被告擔任原告公司之董事長兼總經理。詎料被告在受雇期間就其職務上完成之專利，卻私自申請，取得新型第M417768 號「花槽」專利（下稱系爭臺灣專利），更依此專利資料向中華人民共和國申請，取得中華人民共和國實用新型專利號000000000000 .2
「花槽」之專利（下稱系爭大陸專利）（系爭臺灣專利及系爭大陸專利合稱系爭專利）。系爭專利依專利法第7 條第1
項規定係屬於職務上完成之新型專利，應歸屬於原告，被告於在職期間對原告要求高額專利費用未果，對外宣稱原告侵害被告系爭專利，原告遂提起本件訴訟。
㈡原告公司成立以來，所有員工僅10餘位，由原告公司規模觀之，並無成立研發部門並僱請被告單純為原告管理公司之必要，被告擔任原告公司總經理期間，並非僅負責管理職務，被告於原告公司工作之內容，包括客戶開發、產品之開發等，原告公司為使公司員工能得到開發新產品之靈感，經常出資使原告公司員工出國參觀花卉展覽，不論上海世博或2011年廣州花博，原告公司均提供旅費供被告至上海世博或廣州花博參觀。99年7 月間，原告公司董事長鄧效仁前往上海
2010世界博覽會展場參觀，回國後，向被告告知立體綠化產品改善方向，於100 年年初將上海世博所拍攝之照片交予公司之繪圖工程師郭柏亨，並指示郭柏亨應配合被告開發並完成系爭專利，系爭專利說明書中除第1 、2 圖以外，其餘第3 至9 圖均為郭柏亨所繪製，郭柏亨完成繪圖後與生元模型企業有限公司聯絡製作模型，再由原告公司之協理楊宸欣、郭柏亨與被告共赴年勝塑膠工業有限公司洽商生產與開模事宜，可知系爭專利之研發過程並非被告獨立創作完成。且由原告公司所營業項目及公司組織架構可知，系爭專利包含原告公司營業項目內；又系爭專利之申請系爭專利審查費等相關費用，均為原告公司所支出，系爭專利繪圖完成後，製作「模型」及「生產模具」之費用，亦係由原告公司支出，故系爭專利係屬職務上發明，自屬無疑。
㈢縱認系爭專利非職務上發明，系爭專利既為被告利用原告公司繪圖工程師繪製完成，不論系爭專利模型之完成、模具之開模、專利費用之聲請，均由原告公司負擔一切費用，系爭專利乃被告利用原告公司資源所完成。故依兩造所簽之專利授權書第4 條約定，被告亦應將系爭專利權利之二分之一移專登記予原告。
㈣爰聲明：
⒈被告應將中華民國第M417768 號新型專利權轉讓予原告。⒉被告應將中華人民共和國專利號000000000000.2實用新型專利權轉讓予原告。
三、被告則抗辯以：
㈠系爭臺灣及大陸專利為被告獨立創作，研發過程並未使用原告資源：
⒈被告曾任職原告公司總經理職務，被告並未就從事參與或執行與原告公司之產品開發、生產研發等工作另為契約約定，是被告總經理職務內容依民法及一般社會通念，僅為經營管理公司事務，不包含研發工作。又被告之薪水從擔任總經理以來均是領固定薪水，其結構並無針對研發專利技術約定對價或相當報酬，顯見被告職務內容不包括研發工作，其所為之研發創作，並非履行其工作契約上之義務，即非職務上之發明，則其專利申請權及專利權即不屬於雇用人，其理甚明。
⒉被告任職原告公司前，即已獨立研發立體綠化相關產品，且已申請多項新型專利獲准，原告主張被告利用原告資源進行研發，僅為原告片面之詞，原告公司內並無具研發系爭專利專長之人，原告公司負責人鄧效仁亦未提供具體研發內容之意見，而證人郭柏亨負責專利說明書之繪圖僅為專利申請行政程序所需之文件，如同專利事務所為客戶繪圖角色，並非研發過程，所謂研發過程應指以智力創造、反覆嘗試試驗的過程，專利說明書之繪製僅是將創作成果之手繪圖形，以符合專利申請所需的電腦圖形呈現出來，屬單純之繪圖，並非研發創作過程。而製作模型及生產模具，係為生產系爭專利之產品所為之生產準備工作，屬生產製造流程之一部分，與專利之研發創作毫無關係，故被告研發創作系爭專利之過程並未使用原告公司之資源，自不待言。
㈡系爭臺灣及大陸專利皆於100 年4 月19日申請，臺灣專利於100 年12月11日核准公告，大陸專利於100 年11月9 日核准公告，被告於99年底即辭去原告公司董事長一職（即僅任總經理職位），由現任董事長鄧效仁接任，系爭專利之申請及核准，皆在現任董事長鄧效仁任內，核准後所領取之專利證書亦高掛於原告公司牆上，原告公司之業務、工程人員與客戶洽談綠化承攬工程的過程中，亦須提示相關產品之專利證書，原告自始知悉且同意系爭專利之專利申請權人及專利權人為被告，更代為繳納系爭專利1 到3 年之年費，則系爭專利之專利權人當屬被告無誤。縱使系爭專利為被告職務上發明或有使用原告公司資源（假設語），原告自系爭專利申請時即知悉且承認系爭二項專利之專利申請權及專利權歸屬於被告，故原告請求被告轉讓專利權予原告當屬無據。
㈢爰聲明：原告之訴駁回。
四、兩造不爭執下列事實（參本院卷第65、66頁之準備程序筆錄）：
㈠被告係系爭臺灣專利之專利權人，專利期間自100 年12月11日至110 年4 月18日止。
㈡被告係系爭大陸專利之專利權人。
㈢被告曾為原告公司之總經理，目前已離職。
五、得心證之理由：
㈠按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣」，中華民國專利法第7 條第1 、2 項定有明文。次按「執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位；申請被批准後，該單位為專利權人。非職務發明創造，申請專利的權利屬於發明人或者設計人；申請被批准後，該發明人或者設計人為專利權人。利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定」，中華人民共和國專利法第6 條亦有明文規定。是在受雇人與雇用人就職務發明專利申請權及專利權歸屬有所約定時，應優先從其約定，若未約定，方適用上開法文定其歸屬。
㈡原告主張：被告前擔任原告公司總經理，工作內容包含研發，而系爭專利即為被告於擔任原告公司總經理期間，利用原告公司資源而於職務上所完成之新型等語，被告則辯稱：被告前為原告公司總經理，職務內容為負責原告公司之經營管理，並非專門從事研發之人員；系爭專利之發明內容，為一花槽之新型專利，均非被告為履行其總經理職務之義務所為之創作，況系爭專利自繪圖、申請、領證、繳年費，皆在現任董事長鄧效仁任期內，原告知悉且承認以被告為專利權人等語。經查，原告主張其與被告簽有專利授權書，而專利授權書第4 條約定被告如使用原告資源進行研發，研發成果由雙方共享之（本院卷第6 頁），但所謂「研發成果由雙方共享」，係指由兩造共享專利申請權及專利權，或透過授權之方式安排，並不明確，原告亦未舉證證明上開「研發成果由雙方共享」之真意係指由兩造共享專利申請權及專利權，但顯然兩造已約定非由原告獨有專利申請權及專利權。再查，系爭專利申請之專利審查費、領證及第1 年年費、委任長江國際專利商標法律事務所之手續費等乃由原告支付，此有原告提出之各該收據為憑（本院卷第76至79頁），且證人即前在原告公司擔任繪圖工程師之郭柏亨結證稱：系爭專利說明書上的圖3 至9 是我畫的；系爭專利核准的事我知道，有一天專利公報上有一份文件下來，公司會計吳宛真請我把它掃瞄進電腦檔等語（本院卷第106 、108 頁），又原告自述其為10餘人之小型公司，專利繪圖完成後，有委請他人製作模型及生產模具（本院卷第134 頁反面），則衡諸原告公司之規模不大、系爭專利之申請費、領證及年費均由原告繳納、連原告公司員工亦知悉系爭專利核准之事、原告有請他人製作模型及生產模具而實施專利等情狀，實難認原告於專利申請時不知系爭專利將以被告為專利權人，及於專利核准後仍不知被告為系爭專利之專利權人，而於兩造交惡後方起訴主張系爭專利應為其所有。從而，應認兩造實有系爭專利以被告為專利權人之合意，揆諸前揭法條及說明，自應尊重兩造上開約定，是原告依專利法第7 條及專利授權書，請求被告將系爭專利權轉讓予原告，為無理由，應予駁回。
㈢至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　1　　 月　　4　　 日智慧財產法院第三庭
法　官　歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　1 　　月　　7　 　日書記官　葉倩如