智慧財產法院民事判決

原告

東躍發企業有限公司

法定代理人

顏秀愛

原告

東發貿易有限公司

兼法定代理人

許文昌

共同訴訟代理人

李淑欣律師

被告

羅吳樹子

兼上一人

訴訟代理人

羅賜萬

訴訟代理人

兼上二人共同 羅家慧

訴訟代理人

被告

王裕民

上二人共同訴訟代理人

謝凱傑律師

楊聖芬律師

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於101 年9月17日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者不在此限，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款定有明文。查原告東躍發企業有限公司（下稱東躍發公司）等起訴時聲明第1 項原為：「被告四人應連帶給付原告各新台幣150 萬元，及自起訴狀繕本最後送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息」，嗣其於民國101 年9 月17日言詞辯論期日變更該項聲明如下：「被告四人應連帶給付原告三人新臺幣150 萬元，及自起訴狀繕本最後送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。」（見本院卷第5 頁、第339 頁），核屬訴之聲明之減縮，揆諸上開說明應予准許。

貳、實體方面：

一、原告主張：

㈠原告許文昌為註冊第01288211號「TUNG FAN設計圖」（下稱系爭商標）之商標權人，權利期間自96年11月16日至106 年11月15日止（商標圖樣、指定提供之商品或服務如附件一所示）。緣原告許文昌於91年間即設計系爭商標圖樣並交付訴外人林烈章做成電子圖檔，並分別於91年2 月起、94年9 月起將系爭商標授權原告東發貿易有限公司（下稱東發公司）及東躍發企業有限公司（下稱東躍發公司）使用。92年間原告委託被告羅賜萬代工製鞋，並請其開設模具將上開圖樣使用於鞋底，被告羅賜萬即使用附件二圖樣於所製造之鞋子中（下稱系爭產品），並交付予原告，詎被告羅賜萬未經原告之同意或授權，竟製造販售系爭產品予他人，且長達數年之久，嗣原告許文昌於96年註冊系爭商標後，隨即告知被告羅賜萬不得再有仿冒行為，惟原告仍於註冊後查獲被告將仿冒商品販賣予他人。

㈡系爭商標圖樣既屬原告許文昌所有，且東躍發公司、東發公司與被告間是承攬（代工）之關係，是被告羅賜萬是為專履行承攬（代工）契約才製作附件二所示圖樣模具並加以使用，則在未經原告同意下，被告羅賜萬自不得擅自使用附件二所示圖樣，意即被告不得主張商標法第30條第1 項第3 款之善意先行使商標。

㈢被告羅吳樹子於92年即知悉系爭商標圖樣為許文昌所有，而由錄音譯文可知被告羅家慧、王裕民於99年9 月回製鞋廠幫忙時，即知系爭商標圖樣非被告羅賜萬所有，卻仍與被告羅賜萬共同製鞋販售予他人，自應與被告羅賜萬負共同侵權責任。

㈣被告羅賜萬所生產之系爭產品至少有亮皮小皮鞋，售價350元，迷彩皮鞋，售價650 元，因數量龐大，原告難以計算其損害，故原告以上開二項產品之單價總和1,000 元乘以1,500 倍計算損害賠償，請求被告連帶給付150 萬元之賠償。又被告羅賜萬受原告東發公司、東躍發公司委託生產系爭商標圖樣鞋子，卻違反約定將之售與第三人，亦應對原告東發公司、東躍發公司負債務不履行賠償責任。爰依商標法第61條第1 、2 項、第63條第1 項第3 款、民法第227 條規定，請求被告等連帶賠償原告150 萬元。並聲明：⑴被告四人應連帶給付原告三人新臺幣150 萬元，及自起訴狀繕本最後送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。⑵訴訟費用由被告負擔。⑶原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則以下列等語置辯：

㈠附件二所示圖樣與附件一所示商標不構成相同或近似：附件二所示圖形與系爭商標在FAN 英文字上確有不同，原告的FAN 有噴火、子彈，但被告FAN 完全沒有，只是單純的英文字。原告稱此乃技術問題，無法表現流動之感覺云云，但鞋模要做有噴火和一顆子彈是很簡單的，跟無法呈現流動之感覺毫無關係，故附件二所示圖樣與附件一所示商標不構成相同或近似。

㈡被告之行為符合商標法第30條第1 項第3 款之善意先使用商標，而不為系爭商標權效力所及：附件二圖樣係被告羅賜萬出資委託他人設計，並支付開模費用，且於92年就開始以附件二所示圖樣製作鞋子，販賣至全省及外島，自得主張善意先使用而不為系爭商標權效力所及。若該圖樣係原告許文昌於91年設計，何以原告許文昌於91年間委託唐萬昌製鞋廠所生產之鞋子並無系爭商標圖樣？且為何遲至96年始註冊？足見原告許文昌主張系爭圖樣係其所設計並不可採。

㈢原告東躍發公司與東發公司，與被告間無契約關係：被告與原告間係買賣關係而非委任關係，原告主張委任關係存在卻無法提出委託代工合約書以實其說。

㈣被告羅賜萬自92年間經營該製鞋工廠迄今，負責對外招攬業務，其妻即被告羅吳樹子即依訂單安排工作，並負責記帳、接電話等行政雜務，原告稱被告羅吳樹子曾數次與羅賜萬一同前去原告的公司洽公云云，與事實明顯不符，又原告亦未以口頭或存證信函告知被告羅吳樹子有註冊之事，如何認定被告羅吳樹子知情？至被告羅家慧及王裕民於製鞋工廠僅負責製鞋等內部事務，甚少與廠商接觸，根本無以獲悉許文昌業已註冊取得系爭商標權及相關爭議，而無侵害商標權之故意過失存在。

㈤原告請求被告等連帶賠償原告150 萬元及法定遲延利息，並無理由：原告主張之系爭產品即亮皮小皮鞋及迷彩皮鞋，被告之售價分別僅為190 元、360 元，倘原告主張之損害賠償有理由，亦應以被告上開售價為準，非以各該店家販售予消費者之市價（即原告主張之350 元、650 元）為準。再者，被告羅賜萬製鞋利潤平均一雙20元左右，獲利極其有限，原告逕以零售單價之1,500 倍為損害賠償計算標準，實屬過高。

㈥並聲明：⑴原告之訴及假執行之聲請均駁回。⑵訴訟費用由原告負擔。⑶如受不利之判決願供擔保請准免為假執行。

三、兩造不爭執之事項（見本院卷第216至217頁）：

㈠原告為註冊第01288211號「TUNG FAN設計圖」（下稱系爭商標）之商標權人，權利期間自96年11月16日至106 年11月15日止。

㈡被告羅賜萬於92年間至100 年3 月止，生產鞋底印有附件二所示圖樣之鞋子，並於92年開始至100 年3 月止，交付上開鞋子與原告東發公司；於94年9 月至100 年3 月止，交付上開鞋子與原告東躍發公司。

四、本院之判斷：查商標法雖於100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行，惟本件原告主張被告侵害系爭商標權之時間為96年12月11日起至100 年3 月11日止，係新修正商標法施行前，是以系爭商標權是否受到侵害，應以當時有效之92年5 月28日修正公布之商標法（下稱修正前商標法）為法規依據，合先敘明。原告為附件一商標之商標權人，商標期間自96年11月16日至106 年11月15日止，並分別授權予原告東發公司、東躍發公司使用，被告羅賜萬於92年間至100 年3 月止，生產鞋底使用附件二所示圖樣之鞋子，除交付予原告東發公司、東躍發公司外，並出售予他人等情，為兩造所不爭執，並有商標註冊證、授權證明書等附卷可參（見本院卷第13頁），自堪信為真實。原告主張附件二所示圖樣與系爭商標相同或近似，被告等未經同意使用相同或近似於系爭商標之商品將之販賣予原告以外之人，自屬侵害原告商標權，被告羅賜萬並應對原告東發公司、東躍發公司負債務不履行損害賠償責任等語，被告則辯稱附件二圖樣與系爭商標不同，且被告羅賜萬與原告間為買賣關係而非原告所稱委任關係，被告於92年間即使用附件二圖樣製作鞋子販賣予原告及第三人，符合善意先使用規定，被告羅賜萬亦無債務不履行情事等語，經查：

㈠附件二圖樣與附件一商標構成近似：

1.按未經商標權人同意，而於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標者，或於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標，商標法第29條第2 項第1 、3 款定有明文。而所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。而衡酌商標在外觀或觀念上有無混淆誤認之虞，應本客觀事實，按下列原則判斷之：1.以具有普通知識經驗之購買者，施以普通所用之注意為標準；2.商標之文字、圖形或記號，應異時異地隔離及通體觀察為標準；3.商標以文字、圖形或記號為聯合式者，應就其各部分觀察，以構成主要之部分為標準。又判斷二商標是否近似，應就其商品之相關購買人之整體印象（即外觀、讀音或觀念組成）是否相近以為斷，不能違反通體觀察原則，任意將商標圖樣割裂觀察（最高行政法院91年度判字第1559號判決參照）。

2.被告辯稱附件二圖樣與附件一商標不同云云，經查，原告許文昌所有之附件一商標，與系爭商品上之附件二圖樣相較，兩者均為「一支手槍圖案」搭配「UNGFAN英文字」，其中手槍係置於左邊，UNG 置於槍管下方，FAN 置於手槍右側，且F 字母字體較大與手槍高度近乎齊高，UNG 與AN等齊且高度較低，兩者手槍圖案與字母之形狀、位置配置、大小等不僅均相同，連手槍本體所繪製之紋路亦完全相同，差異僅在於附件一商標F 字母有流動線條以表現子彈發射後之感覺，而附件二之F 字母無上開流動線條，然兩商標在觀念或讀音上完全相同，而上開外觀差異占整體商標並非顯著，具有普通知識經驗之一般消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離及通體觀察，仍會有所混淆誤認，自屬構成近似之商標。被告雖辯稱系爭商標之流動線條技術上仍可製成鐵模，原告稱系爭商標無法開模並不可採，兩商標並不近似等語，並提出照片1 紙為證（見本院卷第218 、222 頁），然附件二圖樣與系爭商標雖有F 字母流動線條之差異，惟兩者仍構成近似，業如前述，至於系爭商標之流動線條可否製成模具並不影響兩商標圖樣近似之判斷，被告以此主張兩者並不近似云云，並不足採。

㈡本件不構成善意先使用：

1.原告主張附件一商標圖樣係原告許文昌於91年間設計等情，業據證人陳依杉到庭證稱：91年間有看見許文昌在東發公司畫上開圖樣草稿，許文昌把圖稿給廠商作電子檔，廠商做好後交給許文昌，其有親眼目睹等語（見本院卷第295 至296頁），證人林烈章於另案偵查中證稱：其不清楚TUNG FUN商標是否許文昌設計，但許文昌曾寄上開商標圖樣請其修改，讓該圖樣可印在塑膠袋上，許文昌寄圖時間如庭呈照片等語（見高雄地方法院檢察署100 年度他字第98號卷第136 頁），觀之證人林烈章所提照片（見高雄地方法院檢察署100 年度他字第98號卷第154 頁），其圖稿之圖樣與附件一商標相同，該電子檔並記載「東發（大）- 曲」、「修改日期：2002 年1月19日」，其日期與證人陳依杉所述相符，是原告主張附件一商標圖樣係原告許文昌於91年間設計等情，應堪採信。被告辯稱原告許文昌於91年間委託唐萬昌製鞋廠所生產之鞋子並無系爭商標圖樣、若許文昌於91年就設計系爭商標為何遲至96年始註冊云云，然原告選擇以何種圖樣表彰自己產品來源、其選擇何時將該圖樣申請商標註冊，涉及商業利益考量，尚難以此即認系爭商標圖樣並非原告許文昌於91年間設計，是被告上開置辯，並無足採。

2.再者，原告主張附件二圖樣係許文昌委託羅賜萬開模使用於鞋底等情，業據證人陳依杉到庭證稱：92年間羅賜萬夫婦來找許文昌談合作事宜，許文昌評估後認為只要找代工廠，有一次雙方談到製鞋細節時，許文昌將公司印有系爭商標圖樣的包裝袋交給羅賜萬夫婦，跟他們說這支槍的圖案要印在鞋底和鞋盒等語（見本院卷第296 頁），證人陳依杉與被告素無嫌隙，自無誣攀被告之動機與必要，且其所述與證人林烈章證稱其於91年間幫許文昌修改圖樣以使用在包裝袋上之時間點相符，其證言應屬可採。至被告雖辯稱附件二圖樣係羅賜萬於92年間出資委託他人設計等語，並提出證人黃永標之證詞為證，然被告所稱出資委託他人設計圖樣之時間點為92年間，晚於許文昌設計系爭商標之時間（91年），且系爭商標圖樣具有高度創作性，而附件二圖樣除F 字母之流動線條外其餘均與系爭商標完全相同，若非許文昌將系爭商標圖樣交由被告羅賜萬，豈有相似度如此高之理？況附件二圖樣之英文字母為「TUNG FUN」，即原告東發公司之英譯名稱，若為被告羅賜萬自行設計，何需使用原告公司名稱？此益證被告羅賜萬辯稱系爭圖樣係其所設計等語並不可採。至證人黃永標到庭證稱：92年間羅賜萬夫婦來請其製作橡膠鞋底，其帶羅賜萬夫婦找鐵模師傅開模具，其沒注意羅賜萬是否有拿附件二的圖樣或鐵模給師傅看，開鐵模的訂金是由羅賜萬付給鐵模師傅等語（見本院卷第249 至253 頁），縱模具費用係由被告羅賜萬支付，亦難證明附件二圖樣係由被告羅賜萬所自行設計，是由上開情節相互勾稽，應認原告主張附件二圖樣係其將附件一商標圖樣委託被告羅賜萬開模等語，應堪採信。

3.按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，修正前商標法第30條第1 項第3 款定有明文，所謂「善意」，應指不知情、非惡意而言。被告辯稱其於系爭商標申請前之92年起即已使用附件二圖樣製作鞋子販售台灣全省及外島，依上開規定不受原告商標權拘束云云，並提出客戶支票往來記錄為證，然被告所提客戶支票往來紀錄（見本院卷第111 至117 頁），僅有支票發票人、金額、到期日等資料，無從證明本件待證事實，又縱使被告羅賜萬確實於92年間即將使用附件二圖樣之鞋子售與他人，惟被告既明知該圖樣係原告許文昌所有，被告僅受委託使用該圖樣製作鞋子，則原告許文昌縱當時未將該圖樣申請商標權註冊登記，被告斯時之使用行為亦難謂有「善意」可言，是被告主張依商標法第30條第1 項第3 款規定不受原告商標權拘束云云，即不足採。

㈢被告有無侵害原告商標權之故意、過失？

1.被告羅賜萬部分：被告羅賜萬雖辯稱不知原告許文昌已於96年間將系爭商標圖樣註冊登記云云，然證人陳依杉證稱：許文昌95年間去台南出差時發現羅賜萬偷賣系爭商標圖樣鞋子給他人，於是去申請商標註冊，96年間商標權核准後，羅賜萬來收款時，許文昌有拿商標權證書給羅賜萬看，並告知若再賣給他人就是違法等語（見本院卷第296 至297 頁），是被告羅賜萬辯稱其不知情云云，並不足採，被告羅賜萬未經原告同意，於同一商品使用近似系爭商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，而侵害原告商標權，且其主張善意先使用並不足採，被告羅賜萬自應依商標法第61條第1 項、第63條規定對原告負損害賠償責任。

2.被告羅吳樹子部分：原告雖主張被告羅吳樹子應與被告羅賜萬就侵害系爭商標權負共同侵權行為責任，然由證人陳依杉證詞可知，證人僅告知被告羅賜萬有關原告許文昌取得商標權之事，且原告亦自承許文昌未告知羅吳樹子商標權註冊情事（見本院卷第328頁），自無從證明被告羅吳樹子亦已知悉，又被告陳依杉雖證稱92年間係由羅賜萬夫婦找許文昌討論合作事宜，且許文昌係交付印有系爭商標圖案之包裝袋給羅賜萬夫婦等語（見本院卷第296 頁），然此僅能證明被告羅吳樹子不得主張善意先使用抗辯，亦難證明被告羅吳樹子知悉96年起原告許文昌已取得商標權而有侵害系爭商標權之故意。又被告羅吳樹子在系爭商標未註冊前即與被告羅賜萬將附件二圖樣之鞋子持續販售予原告及第三人，在不知原告何時會申請商標註冊登記之情形下，自難課與被告羅吳樹子隨時查證系爭商標是否辦理註冊登記之義務，故其亦無過失可言，以上，被告羅吳樹子辯稱其並無侵害原告商標權之故意、過失等語，應堪採信。

3.被告羅家慧、王裕民部分：原告雖主張被告羅家慧、王裕民應與被告羅賜萬就侵害系爭商標權負共同侵權行為責任，然證人陳依杉證稱：許文昌與羅賜萬夫婦洽談合作事宜時，羅家慧與王裕民並不在場，本件訴訟前亦未曾見過該二人到原告公司收帳等語（見本院卷第297 頁），又被告羅家慧、王裕民係分別於97年間、99年9 月以後始至被告羅賜萬工廠幫忙等情，為原告所是認，而被告羅賜萬於92年起即製造販賣系爭產品，被告羅家慧、王裕民豈有可能得知被告羅賜萬與原告間商標權歸屬爭議？至原告所提錄音譯文雖謂：「羅家慧：我有跟我爸爸講，為什麼不用自己的LOGO？許文昌：對啊！妳爸爸有自己的YESSIR 商標，為何不用？羅家慧：我就是因為這樣才跟他（註：羅賜萬）吵架的。」（見本院卷第21頁），然上開對話錄音時間為100 年3 月11日，而原告於上開錄音前已對被告羅賜萬提出刑事告訴（見高雄地方法院100 年度他字第5101號卷第1 頁追加告訴狀），是上開對話僅得證明被告羅家慧於100 年3 月11日時已知悉系爭商標為原告許文昌所有，尚難證明被告羅家慧、王裕民於97年及99年9 月間至工廠幫忙時即已知悉，自難認被告羅家慧、王裕民有侵害原告商標權之故意、過失存在。

㈣損害賠償之計算：按商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，修正前商標法第61條前段定有明文，本件被告羅賜萬侵害原告商標權業如前述，則原告自得請求被告羅賜萬賠償其損害。原告請求被告賠償150 萬元，被告則辯稱損害賠償金額過高等語，經查：

1.按商標權人請求損害賠償時，得就查獲侵害商標權商品之零售單價500 倍至1,500 倍之金額請求賠償，但所查獲商品超過1,500 件時，以其總價定賠償金額。前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。修正前商標法第63條第1 項第3 款、第2 項分別定有明文。原告主張被告每月超過原告委託生產之數量至少為900 雙，則自96年12月11日起至100 年3 月11日止，仿冒數量至少達35,000雙以上，以亮皮小皮鞋零售價350 元及迷彩皮鞋零售價650 元，合計1,000 元乘以1,500 倍計算，則原告請求賠償150 萬元應屬有據云云。然原告稱被告侵害系爭商標商品之數量高達35,000雙以上，僅為臆測之詞，尚乏證據以資佐證，自應以原告實際查獲被告販賣仿冒商品之數量為計算基礎，而原告自99年11月17日至99年11月24日，共查獲被告販賣仿冒商品計21雙等情，有仿冒商品照片及收據等附卷可參（見本院卷第24至69頁），所查獲之商品未超過1,500 件，應以其零售單價計算損害賠償金額。

2.又按同時查獲多種侵權商品之情形，以商品單價加倍計算損害額時，並無區分不同商品，應個別計算損害額之規定，故查獲商品，應以各種侵權商品之平均商品單價乘以一定倍數計算。經查，原告主張其所購入之仿冒商品售價為350 元及650 元，應以總和1,000 元乘以1500倍計算損害賠償云云，其係以商品單價總和計算而非以商品平均單價計算，已有未合，且原告所指金額係向零售商購入之金額，然被告羅賜萬販售之金額為190 元及360 元等情，有被告販賣予原告東發公司之估價單可佐（見本院卷第304 至305 頁），自應以190 元及360 元作為基礎計算，故本件查獲商品之平均單價應為275 元（計算式：190 ＋360 ＝550 ，550 ÷2 ＝275 ）。本院審酌被告羅賜萬侵權情狀、侵權時間、查獲之仿冒商品數量等，認原告主張以1,500 倍計算賠償金額顯然過高，應以1,000 倍計算較為妥適，是本件賠償金額應為275,000元（計算式：275 ×1,000 ＝275,000 ），原告逾此範圍之請求不應准許。

3.原告主張被告羅賜萬未經同意侵害原告商標權，且違反與原告東發公司、東躍發公司之約定致其受有損害，依修正前商標法第61、63條及民法第227 條規定，請求擇一判決（見本院卷第146 頁），本院認原告依商標法規定請求被告羅賜萬負損害賠償責任，洵為正當，已如前述，故原告另依民法第227 條規定請求損害賠償，核屬請求權競合之合併，其為選擇訴之合併，因原告對被告羅賜萬主張商標法第61、63條之損害賠償請求權，為有理由，其起訴之目的已達，自無庸再審究民法第227 條之損害賠償請求權是否有理由，併此敘明。

五、綜上所述，原告依修正前商標法第61條第1 、2 項、第63條第1 項第3 款規定，請求被告羅賜萬賠償275,000 元及自起訴狀繕本送達翌日起即101 年2 月17日起（見本院卷第80頁送達證書）至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許，逾此範圍之請求為無理由，應予駁回。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

七、假執行之宣告：原告就金錢給付部分，陳明願供擔保聲請宣告假執行，被告並陳明願供擔保請求免為假執行，查就主文第1 項原告勝訴部分，所命給付之金額未逾50萬元，爰依民事訴訟法第389條第1 項第5 款、第392 條第2 項規定，依職權宣告假執行及免為假執行。至原告就敗訴部分所為假執行之聲請，因訴之駁回而失所依附，不予准許。

八、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條、第389 條第1 項第5 款、第392 條第2 項，判決如主文。

智慧財產法院第三庭