智慧財產及商業法院101年度民專上易字第5號

• 裁判案由: 侵害專利權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 06 月 06 日
• 法官: 陳忠行、熊誦梅、林洲富
• 當事人: 泱博實業股份有限公司、三洋窯業股份有限公司、三洋興業股份有限公司

智慧財產法院民事判決
101年度民專上易字第5號上 訴 人　 泱博實業股份有限公司
法定代理人　 葉 杰
訴訟代理人　 陳郁倫 律師
葉華雄
被 上訴人 三洋窯業股份有限公司
兼法定代理人　陳福吉
被 上訴人 　三洋興業股份有限公司
兼法定代理人　陳力維
共 同
訴訟代理人　 范綱祥 律師
複 代理人 　陳冠州 律師
上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國101 年8 月24日本院100 年度民專訴字第65號第一審判決，提起上訴，本院於中華民國102 年5 月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。本件係專利法所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定，本院依法自有管轄權。二、按訴狀送達後，原告雖不得將原訴變更或追加他訴，然擴張或減縮應受判決事項聲明，不在此限。第二審程序所為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之。但第255 條第1 項第3 款之情形，不在此限。民事訴訟法第255 條第1 項第3
款、第446 條第1 項分別定有明文。查上訴人於原審起訴請求被上訴人應連帶給付新臺幣（下同）100 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息（見原審卷一第4 頁）。原審判決駁回上訴人之訴，上訴人不服，提起上訴，並於民國102 年4 月23日提出民事爭點整理（四）狀，請求被上訴人應給付上訴人165 萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息，暨被上訴人應停止製造、銷售及使用本案之侵權產品（見本院卷一第368 頁）。論其性質為增加請求之金額，其屬擴張應受判決事項聲明，揆諸前揭說明，應予准許。至於上訴人嗣於本院102 年5 月23日言詞辯論期日時撤回被上訴人應停止製造、銷售及使用本案之侵權產品之聲明，被上訴人亦同意上訴人撤回該訴之聲明，合先敘明（見本院卷二第14頁）。
貳、實體方面：
一、上訴人主張：
(一)上訴人起訴主張：
上訴人取得冠季科技股份有限公司（下稱冠季公司）前於93年6 月30日申請，由龍清勇、葉杰及王德宗等人所發明之中華民國發明第I276476 號「無機板材表面防護之方法」專利權（下稱系爭專利），專利範圍於96年3 月21日公告。上訴人取得系爭專利權後，並函知所有相關公會團體知悉系爭專利之訊息及範圍，故業界均知悉系爭專利權之存在。詎被上訴人未經上訴人之專利授權，竟長期持續製造、販賣侵害上訴人系爭專利之無釉磚（下稱系爭產品）迄今。上訴人將系爭產品委託財團法人臺灣經濟科技發展研究院鑑定（下稱臺經院），進而確認被上訴人侵害上訴人所有系爭專利權之事實。況依專利法第87條，亦應推定系爭產品，是以系爭專利方法所製造者，被上訴人確實侵害系爭專利權。上訴人於98年5 月7 日委託林言丞律師以崇律甲字第98050701號律師函，告知被上訴人不得繼續不法侵害上訴人之系爭專利權，被上訴人均置之不理，並故意製作或販賣侵害上訴人所有系爭專利權之磁磚，其中被上訴人三洋窯業股份有限公司（下稱三洋窯業公司）至100 年5 月間仍有侵權之行為。再者，系爭專利無應撤銷原因，因被上訴人所提之被證6 乃於系爭專利申請日後公告，自無證據能力，且被證5 、6 與系爭專利分屬不同技術領域。準此，上訴人聲明求為判決：1.被上訴人應連帶給付上訴人100 萬元，暨自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。2.原告願供擔保，請准宣告假執行。
(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴並主張：
1.被上訴人於前案自承磁磚製造商PT.KIM LIONGKERAMIK INDO-NESIA於生產RF8951奈米拋光磚，所使用之機器設備、流程等均與訴外人TAICERA ENTERPRISE CO.,LTD（下稱TAICERA
公司）相同。被上訴人曾於另案稱該磁磚所使用之藥劑係二氧化矽、矽酸鉀，落入系爭專利請求項1B之內涵。被上訴人以上訴人專利請求項1B之鍍液置於無機板材表面上，如使用磨頭旋轉塗佈鍍膜，落入上訴人專利請求項1C之範圍。被上訴人雖否認有用拋磨之方式，惟印尼製造商生產流程內容及分級至超潔亮拋光機，A 蠟及B 蠟先後上至拋片、防污蠟、包裝成品入庫等，即分級前為一般拋光磚，分級後再以上訴人之專利方法製作使用二氧化矽、矽酸鉀後，再以超潔亮拋光機重複拋磨，落入上訴人專利請求項1D之範圍。被上訴人自承於基材表面將二氧化矽、矽酸鹽類作為專用藥劑置於磁磚上，並使用超潔亮專用拋光機進行拋磨，落入系爭專利範圍內。依照專業之分析與邏輯推論，系爭專利請求項第1 項對應之系爭產品之技術內容，符合全要件原則而落入文義讀取，成立系爭專利侵權，復無逆均等論之適用，系爭產品之內容已落入於系爭專利之專利權範圍。
2.系爭專利就侵權物或方法落入全部欲解決問題特徵、解決問題之方法特徵、發明所得之技術效果等特徵，均為侵權證據，故所覆蓋超潔亮產品證據為新產品，有足夠之品質改變特徵，可作為侵權判斷。上訴人發明申請日為93年6 月30 日
，而公開發表超潔亮技術於94年以後生產之產品，為完全相同領域技術方法及產品結構。被上訴人侵害系爭專利權利保護之範圍，涉及專利權保護發明技術方案範圍之設備、材料或產品，暨市場銷售獨占利益使用該方法製造使用販賣之要約、販賣或進口該方法直接製成物品之權利。被上訴人侵害系爭專利權利之保護範圍，係侵害系爭專利權利所屬技術領域之技術方案全部之技術特徵。侵害專利權利技術方案認定成立，係以證據證明所得結論，作為認定基準。被上訴人使用系爭專利方法生產產品，係侵害系爭專利直接生產填補平整高效、高增亮、高防污專利而直接生產產品。被上訴人侵害系爭專利權之拋光石英磚，除RF8951或RF8962外，包含進口稅則碼6907之所有無釉拋光石英磚，暨被上訴人進口潔亮生產設備所產出潔亮防污產品，均屬侵權產品。
3.被上訴人之行為侵害系爭專利權，迄今仍有繼續製造、販賣等方法，持續不斷侵害系爭專利之產品，係具有繼續性之侵權行為，故請求時效未開始進行。上訴人於起訴前於市面上購買取得侵權行為產品，可證明被上訴人之侵權行為仍持續進行。爰上訴聲明：(1) 原判決廢棄。(2) 被上訴人應連帶給付上訴人165 萬元，並自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。(3) 上訴人願供擔保，請准宣告假執行。
二、被上訴人答辯：
(一)被證5 為89年6 月28日公告之大陸專利第CN2384736 號自動拋光打蠟機，被證6 為94年4 月1 日公告之我國專利第I230186 號防污性材料及其製造方法、用於此材料之塗覆組成物，兩者之組合可證明系爭專利不具進步性。上訴人前以同一事由，對被上訴人及TAICERA 公司提起訴訟，由本院99年度民專訴字第144 號事件受理，上訴人嗣於法院公開心證後，撤回該民事起訴，可知系爭專利不具進步性。上訴人始終未證明侵權情事，在上訴人未證明系爭專利方法所製成之物品，在該方法申請專利前為國內外所未見者前，亦無從依專利法第87條推定系爭產品以系爭專利方法製造。上訴人雖將待鑑定物品委託臺經院鑑定，並提出鑑定報告，主張被上訴人侵權。然該鑑定報告係針對RF8951磁磚所作成，而上訴人主張侵權者為RF8962磁磚，兩者無關。且該鑑定報告作成時間為98年4 月21日，而上訴人律師函發函時間為同年5 月7 日，則依上訴人之主張其自98年4 月間已知悉系爭專利權有受侵害之事實，其遲至100 年6 月28日始提起本件訴訟，縱使其主張有理由，因請求權已罹於時效而消滅。上訴人復未提出被上訴人持續販賣侵權之證據，難謂有持續侵權之情事。侵權行為之請求權係陸續發生，時效應分別起算，上訴人主張係持續侵權，請求時效未開始進行，顯屬有誤。
(二)被證5之自動拋光打臘機，係用於磁磚拋光打臘機器設備，
而被證6 之防污性材料及其製造方法、用於此材料之塗覆組成物，係用於基材之上表面塗裝方法，故被證5 及被證6 均係磁磚及表面塗裝等相關技術領域，任何熟習該項技術領域者，均可輕易達成系爭專利之技術。而磁磚之打拋及表面之材料之塗佈，本屬相關技術領域，均為處理表面光滑、亮度及防污等問題，且磁磚之拋光打臘及磁磚表面塗佈，就一般磁磚業者本有組合之動機。被證6 僅係眾多防污性材料製造方法之一種，其公告時間在何時，不影響系爭專利不具進步性之事實。系爭專利之無機板材表面防護之方法，充其量僅為市面上眾多塗料及塗裝方法之一種，其不具進步性。再者，上訴人所主張之侵權產品，應為RF8962磁磚而非RF8951磁磚。而上訴人所引用之證據及陳述，均為針對RF8951而非針對RF8962，上訴人並未提出實質之證據，證明兩者係相同產品。前案所針對之標的雖為RF8951磁磚，然本件上訴人主張之侵權標的物為RF8962磁磚。縱使認上訴人可援用被上訴人上開主張作為依據，然該答辯內容已積極主張被上訴人使用無機及有機之混合防護液，其與上訴人所使用之無機防護液不同，並非自認。
(三)上訴人雖主張系爭專利請求項1 並無載明限定不可含其他成分，然系爭專利請求項1 已表明為無機鍍液，倘可使用其他有機成分即非無機，況上訴人主張因未載明限定不可含之文字，故可含有其他成分，則上訴人之專利範圍漫無邊際，顯非可採。依上訴人之專利說明，足證其確實僅使用特定之無機鍍液。大陸拋光磚專用化學拋光劑發明專利權利要求書中說明其成分僅有硅砂，而無其他矽酸鹽類，已與系爭專利請求項1B二氧化矽與矽酸鹽類混合之要件不合。且其採用之表面活性劑多為有機成分，有機溶劑本指有機化合物成為溶劑，本質上均為有機成分，亦與系爭專利請求項1B要件完全相反，上訴人主張該藥劑落入系爭專利範圍，顯然有誤。上訴人主張被上訴人以塗佈方式鍍膜純屬推論，並無證據。其要件為先以特定方式鍍膜，再行拋磨，則被上證1 流程並無鍍膜之流程，而先拋光再分級，其後再將A 蠟及B 蠟先後上至拋片，拋光完成後再上防汙液，顯然未落入上訴人專利申請範圍1C及1D，故上訴人無論就RF8951或RF8962磁磚，均未能證明侵權成立。而被上訴人原證3 可證明被上訴人之磁磚具有超潔亮之效果，上證2 並非上訴人之著作或技術，遑論上訴人亦無法證明與系爭專利之關聯性。原證10為大陸之建築材料標準匯編，僅為其裝飾裝修材料標準，至多僅能證明該製造方法所達成之光澤度比其標準高，並非製造專利所製成之物，為國內所未見之證明。上訴人所提大陸專利或技術之申請人或發表人均非上訴人，亦不能證明上開證據與本件侵權有關，況上訴人主張所謂超潔亮技術即為上訴人之專利，亦乏其據。
(四)上訴人於前案中有發律師函提示被上訴人有可能侵權，故律師函僅係針對RF8951，而被上訴人於收受原證4 律師函後，為避免爭議旋即停售，並無故意或過失侵權問題。本件上訴人起訴RF8962之侵權，然其為聚晶奈米拋光磚，而與RF8951磁磚型號不同，被上訴人豈有預見販賣該產品有侵權之可能，況RF8951之微粉佈料為印尼金龍公司生產，而RF8962聚晶佈料為印尼瑞興公司所生產，兩者製造商、結構均不同，益見被上訴人不可能有所預見，更遑論上訴人亦未證明RF8951有成立侵權，且亦未證明RF8951與RF8962是否實質相同。再者，被上訴人於收受律師函後，為避免爭議旋即先行停售，於知悉上訴人起訴後業已停售，自無後續故意侵權之問題。爰聲明請求駁回上訴人之上訴，暨訴訟費用由上訴人負擔。三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後：
(一)兩造不爭執之事實：
本院整理當事人不爭執之事實有：1.上訴人為系爭專利之專利權人，專利期間自96年3 月21日起至113 年6 月29日止。2.系爭產品為國外製造，經由被上訴人進口與販賣（見本院卷一第239 至240 頁）。該等不爭執之事實，將成為本件判決之基礎。
(二)兩造主要爭點：
兩造主要爭點厥在於：1.系爭產品是否使用系爭專利方法製造，成立侵害系爭專利請求項1 ？2.系爭專利請求項1 是否具新穎性與進步性？3.上訴人之請求權是否已罹於時效？4.RF8951及RF8962是否為侵權產品？（見本院卷一第240 至241 、310 、336 頁）。準此，本院參諸上揭爭點，首應探究系爭專利是否符合專利要件？倘系爭專利有效，繼而審究系爭產品是否侵害系爭專利之申請專利範圍，最後探討上訴人請求被上訴人連帶賠償之金額，是否適當。
參、本院得心證之理由：
一、專利有效性之判斷：
按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。上訴人雖主張被上訴人侵害系爭專利申請專利範圍第1 項云云。然被上訴人抗辯系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性等語。因系爭專利是否符合專利要件，其為上訴人請求侵害系爭專利損害賠償之前提要件，本院自應探究系爭專利是否合法有效。系爭專利於93年6 月30日申請，經審定核准專利後，復於96年3 月21日公告（見原審卷第9 至10頁）。故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布施行之專利法規定為斷。職是，本院先分析系爭專利之申請專利範圍第1 項及引證案之技術內容，繼而組合引證案，比對是否可證明系爭專利之申請專利範圍第1 項不具新穎性及進步性。經查：
(一)系爭專利技術與申請專利範圍之分析：
1.系爭專利之技術分析：
系爭專利為提供一種無機板材表面修復之方法，係以無機鍍液使用於玻璃、磁磚、拋光石英磚、大理石、花崗石及人造石材等，將其表面分佈之大量毛孔，以物理拋磨方式，將鍍液均勻分散及填補，使其具有較高平整度，表面增亮、親水、抗污、耐候及抗化學等特性，此有系爭專利說明書之中文發明摘要附卷可稽（見本院卷一第262頁）。
2.系爭專利之申請專利範圍：
系爭專利公告申請專利範圍共計5 項，請求項1 為獨立項，其餘為附屬項，上訴人主張受侵害之請求項為102 年1 月23日公告之更正請求項1 ，因上訴人主張被上訴人侵害系爭專利請求項1 ，故本院僅探究系爭專利請求項1 之申請專利範圍。系爭專利請求項1 為一種無機板材表面修復之方法，係於基材表面先將無機鍍液以旋渡、塗佈、浸渡等方式鍍膜，再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材（見本院卷一第266 頁背面）。
(二)有效性證據分析：
1.被證5之技術分析：
被證5 為89年6 月28日公告中國第CN2384736Y號專利，公開日早於系爭專利申請日即93年6 月30日，其可作為系爭專利之先前技術。被證5 揭示一種磁磚表面處理裝置及其使用方法，該裝置由噴蠟機、拋磨機及輸送裝置構成，其處理方法係將燒成、拋光後之拋光磚置於輸送裝置上，先經噴蠟機噴上地板蠟或防污劑，然後經拋磨機拋磨處理，在拋磨機之拋磨頭施壓拋磨下，拋光磚表面之蠟等防污劑，被均勻塗敷並在拋磨頭之壓力作用下滲入至拋光磚上的毛孔內（見原審卷二第57頁）。
2.被證6之技術分析：
被證6為94年4月1日公開之我國公告第I230186號專利，公開日晚於系爭專利申請日，不足做為系爭專利之先前技術。被證6 揭示有關對表面之防污性，尤其是含有油性成分之污穢之防污性優異之防污性材料及其製法，暨用於該方法之塗覆組成物及裝置。
(三)系爭專利請求項1有效性之分析：
系爭專利之申請日為93年6 月30日，並於96年3 月21日公告，系爭專利之專利權人嗣於101 年12月27日向經濟部智慧財產局提出更正，並經准予更正，故其是否有應撤銷之原因，應以更正後之內容，有無違反核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法（下稱審定時專利法）為斷。被上訴人抗辯系爭專利請求項1 有應撤銷之原因，雖引用證據有被證5 之89年6 月28日公告大陸第CN2384736Y號專利與被證6 之94年4 月1 日公開之我國公告第I230186 號專利，然僅被證5 為適格之先前技術。本院茲分析系爭專利請求項1 有效性如後：
1.被證5不足證明系爭專利請求項1不具新穎性：
比較系爭專利請求項1 與被證5 可知，系爭專利請求項1為
一種無機板材表面修復之方法，係於基材表面先將二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液以旋渡、塗佈、浸渡等方式鍍膜，再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。其係以物理拋磨方式將無機鍍液（二氧化矽與矽酸鹽混合物）均勻分散及填補於無機板材表面。反觀被證5 之表面處理方法中，係將地板蠟或防污劑塗敷在地磚表面，地板蠟或防污劑成分並未限制如系爭專利界定之無機鍍液。職是，系爭專利請求項1 之「無機鍍液」技術特徵，並未見於被證5 之技術特徵，故被證5 不足證明系爭專利請求項1 不具新穎性。
2.被證5 與6 之組合不足證明系爭專利請求項1 不具進步性：被證6 之公開日94年4 月1 日晚於系爭專利申請日，無法作為系爭專利之先前技術，故本院僅應判斷被證5 是否足證系爭專利請求項1 不具進步性。因系爭專利請求項1 為一種無機板材表面修復之方法，係於基材表面先將二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液以旋渡、塗佈、浸渡等方式鍍膜，再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。可知系爭專利發明目的在於放棄習用之有機修復劑，改以物理拋磨方式將「無機鍍液」均勻分散及填補於無機板材表面（見本院卷一第126 頁背面）。依系爭專利所屬技術領域申請時之通常知識，被證5 之地板蠟或防污劑，屬系爭專利說明書先前技術所載之修復劑，是被證5 之內容屬系爭專利之先前技術，且被證5 所採之修復劑，為系爭專利發明所欲解決之問題之一，故系爭專利請求項1 已提出解決上揭先前技術缺點之具體技術手段而採用「無機鍍液」，且可改善習知使用含氟樹脂及有機矽烷類之防污劑之缺點。準此，系爭專利請求項1 具無法預期之功效，被證5 無法證明系爭專利請求項1 不具進步性。
二、侵害系爭專利之認定：
本院依據系爭專利請求項1 之申請專利範圍解析要件，以認定被上訴人進口、販賣之系爭產品之製造方法（下稱系爭方法），是否落入系爭專利請求項1 之專利權範圍，而成立專利侵權。故首先依據系爭專利請求項1 之專利權範圍解析技術特徵要件，繼而與系爭方法之技術內容，進行比對與分析，以判斷系爭方法是否落入或讀取系爭專利請求項1 之範圍。茲探討如後：
(一)解析系爭專利請求項1之要件：
解析申請專利範圍，通常得依申請專利範圍之文字記載，將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生特定功效之元件、成分、步驟及其結合關係解析為特定要件。準此，系爭專利更正後請求項1 應解析為要件A 至C 等要件：1.要件A 為一種無機板材表面修復之方法；2.要件B 係於基材表面先將無機鍍液，以旋渡、塗佈、浸渡等方式鍍膜；3.要件C 為再行拋磨，將無機鍍液均勻分散及填補，形成平整度較高之被覆基材。職是，系爭專利請求項1 之「無機板材之修復方法」，係依序實施「無機鍍液鍍膜」、「拋磨」等特定步驟，故判斷系爭方法是否侵害系爭專利，應以系爭專利請求項1 要件A 至C ，是否對應表現於系爭方法為斷。
(二)系爭方法：
系爭方法為被上訴人進口、販賣之系爭產品之製造方法。上訴人提出系爭產品之一為被上訴人進口、販賣「RF8962聚晶奈米拋光磚」，並另提「RF922 拋光磚」作為比對組，經證人即被上訴人三洋窯業公司職員○○○證稱上開拋光磚均為公司之產品（見本院卷一第284 頁之102 年3 月8 日準備程序筆錄) 。本院茲以上訴人主張例示之系爭產品「RF8951奈米拋光磚」與「RF8962聚晶奈米拋光磚」作為本件比對分析之標的。
(三)RF8962磁磚之製造方法未落入系爭專利請求項1：
上訴人雖主張作為系爭產品之「RF8962聚晶奈米拋光磚」，為一種具有表面修復之板材云云。惟上訴人無法證明該拋光磚係使用無機鍍液鍍膜後，再經拋磨而製得，故無法據以比對是否落入系爭專利請求項1 之範圍。申言之，上訴人除無法證明被上訴人係使用包含二氧化矽與矽酸鹽類混合之無機鍍液，作為鍍膜方式外，亦無法證明其有無拋磨或製造方法之先後順序，故無法據以比對「RF8962聚晶奈米拋光磚」之製造方法，是否落入系爭專利請求項1 之範圍。
(四)RF8951磁磚之製造方法未落入系爭專利請求項1：
1.未落入系爭專利請求項1要件B、C：
上訴人固主張被上訴人於本院99年度民專訴字第144 號民事事件之民事答辯狀曾自承「型號RF8951」拋光磚產品使用「無機鍍液」鍍膜（見本院卷一第29至38頁之上證1 ）。且由上證1 所附被證2 即原審原證8 ，可證被上訴人實施「無機鍍液鍍膜」及「拋磨」之步驟云云（見本院卷一第187 至188 頁）。惟上證1 之型號「RF8951磁磚」係含有酸性膠態二氧化矽之塗佈組合物，並含有可溶性矽酸鉀與水溶性矽溶膠之塗料塗佈於產品表面後加熱，以達防污效果，僅能得知型號「RF8951」製造方法中包含「鍍膜」步驟，至鍍液中除「酸性膠態二氧化矽之塗佈組合物」及「可溶性矽酸鉀與水溶性矽溶膠之塗料」外，是否含有其他有機物質、鍍膜後是否再經「拋磨」步驟，均無法得知。職是，上訴人無法證明系爭專利請求項1 要件B 、C 對應表現於上訴人所提之上證1
，故上證1 無法證明系爭方法落入系爭專利請求項1 之權利範圍。
2.原證8無法證明RF8951磁磚之製造方法成立侵權：
⑴原證8 揭示「型號P67702N 」拋光磚之製程，雖載有超亮潔拋光機即A 蠟及B 蠟先後上到拋片→防污蠟→包裝成品入庫之製程，而可對應系爭專利請求項1 之要件C ，惟未實施無機鍍液鍍膜之步驟，是系爭專利請求項1 要件B 未對應表現於上訴人所提之原證8 ，而無法證明系爭方法落入系爭專利請求項1 之權利範圍。況上證1 及原證8 分屬不同型號之產品之製造方法，上訴人未舉證證明被上訴人有組合上證1 及原證8 製備拋光磚產品之事實，自不得因該等證據揭示系爭專利請求項1 部分要件，即認被上訴人有侵害之事實。
⑵上訴人雖主張於本院99年度民專訴字第144 號民事事件，TA-ICERA公司述及被上訴人進口、販賣之「型號P67702N 」奈米拋光磚，其使用之流程、技術為大陸「拋光磚專用化學拋光劑」發明專利，由該專利內容可證系爭方法落入系爭專利請求項1 之權利範圍云云（見本院卷一第188 至189 頁）。惟上訴人提供上開大陸專利所使用之拋光劑組成為：奈米級液體矽砂(SiO2)8~40% ；一種或一種以上之有機溶劑混合物0.1~ 5% ；去離子水60~90%。依一般化學知識可知，該拋光劑因含有一種或一種以上的有機溶劑混合物0.1~5%，其應屬「有機鍍液」，並非系爭專利所界定「無機鍍液」，上訴人僅因該拋光劑含有二氧化矽及矽酸鹽，即率認該化學藥劑為「無機鍍液」，實為斷章取義。
⑶上訴人於102 年3 月18日民事準備程序（一）狀雖主張上訴人專利說明書並無「限定使用不可含」字眼，而是「除放棄慣用之有機防護劑外」云云。然申請專利之發明權利範圍係以申請專利範圍所載之文字為斷，系爭專利請求項1 已界定所使用之鍍液為「無機」，自無法擴張文義範圍至「有機鍍液」，因「有機」與「無機」為不同屬性之物，亦無上、下位之關聯性，是上訴人之主張，要無可採。準此，「型號P67702N 」奈米拋光磚之製法所採拋光劑為一種「有機鍍液」，其文義不同於系爭專利請求項1 要件B 。況系爭專利說明書第5 頁之先前技術已揭示有機拋光劑即有機鍍液與無機鍍液之功能及所產生之結果，兩者不同，足認「型號P67702N
」奈米拋光磚之製法並非系爭專利均等範圍所及，是系爭方法未落入系爭專利請求項1 之權利範圍，上訴人於一審時委由連邦國際商標事務所製作之專利侵害鑑定報告（見原審卷二第224 至238 頁之原證11），亦為相同結論。
3.臺經院鑑定報告無法證明RF8951磁磚之製造方法成立侵權：⑴上訴人固主張其於原審提出原證3 之臺經院製作之鑑定報告，足證被上訴人實施系爭專利請求項1 之方法云云（見原審卷一第25至28頁）。然上揭原證3 係就「型號RF8951」產品與系爭專利「更正前」申請專利範圍為比對分析（見原審卷一第20、42頁），因上訴人係以102 年1 月23日更正後之申請專利範圍主張權利（見本院102 年4 月2 日準備程序筆錄），是原證3 比對基礎，並非更正後之系爭專利請求項1 。⑵上訴人雖主張更正後之申請專利範圍仍適用臺經院鑑定報告之鑑定結果，惟參諸臺經院鑑定報告之鑑定方法，係檢測待鑑定產品之表面材質、平整程度、光亮程度及抗污性質等情（見原審卷一第46至74頁），該等檢測結果，僅能得知待鑑定產品表面所含部分元素及表面性質，顯無法得知解析證明待鑑定產品製造方法之相關證據。職是，臺經院鑑定報告難以證明系爭方法侵害系爭專利請求項1 。
⑶臺經院鑑定報告第59至60頁之第二節文義讀取之鑑定分析，其內容載有：證物含有大量之氧及矽元素，鍍膜之方法如旋鍍、塗佈、浸渡為一般大眾所知之技術；可知證物對應專利之要件於文義上未有差異。證物經檢測結果，可知證物為平整度高之被覆基材，可推得基材表面有進行拋磨之手續，使其基材表面平整，並使無機鍍液可均勻分散及填補，故證物與專利分析項所主張之手段相同，是證物對應專利之要件於文義上未有差異云云（原審卷第85至86頁）。然審究其上、下文之內容，均難以推論如何自元素分析、性質測定，得知製造方法。反觀，系爭專利說明書第5 頁第15至20行載有：目前市售修復劑以氟樹脂及有機矽烷類為主之組成物，強調其疏水性及抗污性，矽烷酮如矽氧基矽烷等情。足見有機鍍液亦可形成含有氧、矽元素之鍍膜，是臺經院鑑定報告僅由待鑑定產品表面含氧、矽元素，即逕行推論該產品以無機鍍液進行鍍膜，實與系爭專利所揭示之先前技術相悖。
⑷審視臺經院鑑定報告之鑑定方法，可知其均未有量測待鑑定產品表面是否殘留有機物質，是無法排除該產品以有機鍍液形成鍍膜之可能。換言之，臺經院鑑定報告未進行科學分析，即推論待鑑定產品為無機鍍液鍍膜，容有率斷，故該鑑定結論並不足採。至上訴人雖稱鑑定報告第26頁之EDS 檢測報告未檢驗出有機物質，足證被上訴人均未使用市售修復劑，而係使用無機鍍液云云（見本院卷一第190 頁）。然EDS 儀器僅能為元素鑑定本質上無法界分有機及無機物質。職是，雖臺經院鑑定報告以EDS 儀器分析結果，認待鑑定產品主要係由氧(O) 、矽(Si)所構成（見原審卷一第46頁），其僅能得知待鑑定產品表面含有氧、矽等元素。至於是否含有其他元素，如碳，而構成之化合物或聚合物為何，均無從得知，尚須經由其他儀器分析始能證明。臺經院鑑定報告未為進一步科學驗證，則無法證實待鑑定產品表面不含有機物質，是上訴人主張未檢驗出有機物質云云，即不足採。
4.上證2 無法證明有機修復劑無法達系爭專利之結果：
上訴人雖主張周文鵬等人合著之瓷質拋光磚超亮潔技術之第16頁記載：目前國內市場上拋光磚表面修復劑或防污劑，普遍採用有機矽酸類與石蠟乳液類材料。此類防污劑之塗覆製膜普遍採用防污材料→刷塗→拋勻之工藝方法，採用現有防污劑與防污刷塗設備，加工出來之陶瓷拋光磚表面防污膜之防污能力不強，僅能修復某類污染物質；防污膜之耐久性差，時間長久候會發黃、發霉、變質，有些修復材料塗覆到磚面會造成表面光澤度降低，足證有機修復劑無法達到系爭專利之結果云云（見本院卷一第190 至191 頁之上證2 ）。然比較上證2 與系爭專利請求項1 之方法，參諸上證2 圖3 揭示之工藝流程圖，超亮潔技術包含加A 料、磨頭勻化、拋刷、磚面清潔、加B 料等步驟，該書第17頁左欄之「2.1 工作原理」記載：保護膜層的材料是一種奈米功能性材料，材料粒度在5nm 至1 μm 間。反觀，系爭專利請求項1 ，並無上證2 流程中二次加料、清潔、重覆數次等步驟，且無機鍍液並未限定於特定粒度。準此，系爭專利請求項1 與上證2 之方法不同，故無法以上證2 之分析結果，逕認有機修復劑無法達到系爭專利方法之結果，是上訴人上揭主張，即無依據。
5.上訴人之侵害系爭專利比較技術特徵無法證明成立侵權：
⑴上訴人雖於102 年2 月22日主張以民事上訴爭點整理狀製表之專利比較技術特徵證據，欲證明系爭方法落入系爭專利請求項1 權利範圍之事實（見本院卷一第255 至257 頁）。然上揭表格左欄之權利要求1 所載內容，均非系爭專利請求項1所載之技術特徵，比對事實顯然有誤。至上訴人於102 年
5月23日言詞辯論庭庭呈簡報首頁，雖載有該簡報內容，係
委由中華經濟研究院所為之侵害鑑定比對分析（見本院卷二第18頁）。惟觀諸該簡報內容，無非重行主張被上訴人侵害上訴人系爭專利比較技術特徵證據內容，即不足為憑。
⑵上訴人之「被告侵害原告專利比較技術特徵證據內容」，其右欄所稱被上訴人相同侵權證據，係組合上證4 、8 至19之內容。詳言之：①上證4 為有關「探討佛山陶瓷之十二五之路」報導；②上證8 為大陸發明第ZL200610112089.6號專利③上證9 為97年4 月17日陶城報刊載「一鼎科技公司之納米抗污生產線」廣告；④上證10有關「柯林公司推出新型化學拋光劑」新聞報導；⑤上證11為大陸發明第ZL200610035936.3號專利、上證12為大陸發明第ZL200410056942.8號專利；上證13為大陸發明申請第200410096661.5號專利；⑥上證14為95年2 月10日陶城報刊載「丰業公司之陶瓷顏料」及「大鴻製釉公司之納米超光防污抗菌劑」廣告；⑦上證15有關「大陸製釉發表奈米高階釉料」新聞報導、上證16有關「嘉俊銀盾奈米防污磚領先上市」新聞報導；⑧上證17為大陸發明申請第200410 096662.X 號專利；⑨上證18、19為94年9 月16日陶城報有關新中源陶瓷公司「超洁亮拋光磚」產品及廣東科達機電股份有限公司「科達納米超洁鍍膜生產線」之廣告。參諸上揭證據報導內容、刊載廣告之公司或專利權人，均非被上訴人，被上訴人亦否認上揭證據與系爭方法有關（見本院卷一第312 至313 頁之102 年4 月2 日準備程序筆錄），實無法知悉上揭證據與待證事實之間有何關聯性，況上訴人亦未證明有何關係。準此，上訴人所製之侵權比對表，並未以系爭專利請求項1 之技術特徵為比對基礎，且未舉證證明系爭方法之技術內容，而係提出無關之證據，該比對結論，實不足採。
6.本件不適用修正前專利法第87條第1項之規定：
按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證責任，民事訴訟法第277 條前段定有明文。倘負舉證責任之人先不能舉證，以證實自己主張之事實為真實，則他造就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，法院亦不得為負舉證責任之人有利之認定（參照最高法院100 年度臺上字第1189號民事判決）。職是，本院自應審究上訴人對系爭產品侵害系爭專利方法之成立要件，是否已盡舉證責任。茲探討如後：
⑴修正前專利法第87條第1 項即係就製造方法專利所為之特別規定，即製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。上訴人雖主張依修正前專利法第87條推定系爭產品乃以系爭專利方法所製造之部分云云。然修正前專利法第87條考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定，明定具備一定要件時，得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，在適用第87條第1 項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或勘驗物之義務。準此，上訴人主張被上訴人侵害系爭專利方法部分，應先舉證證明：①符合該製造方法直接製得之物品於申請專利前為國內外未見者；②被上訴人製造之物品同於該製造方法直接製得之物品。上訴人已盡舉證責任，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須由主張責任原因成立之上訴人，就被上訴人侵害其所有之系爭方法專利權，負舉證之責任（參照最高法院98年度臺上字第367 號民事判決）。
⑵上訴人固主張依系爭專利說明書表一記載，以系爭專利方法製造之板材光澤度達90% ，高於原證10之大陸國家標準之60% ，防污率亦達5 級之最高等級，此為系爭專利方法申請專利前為國內外未見者云云。然磁磚本身為習知物品，而上訴人就其主張以系爭專利方法製造之板材光澤度達90% 、防污率達5 級等情，並未舉證以實其說，縱認屬實，自系爭專利說明書第9 頁記載：在每種測試基材上，在10 cmX20cm處，以膠帶貼其面積為對照組等情（見原審卷一第112 頁）。而系爭專利說明書表一所載系爭專利方法處理後板材之增亮、防污、吸水性等效果（見原審卷一第115 頁）。其係與未經處理之板材比較，而非與先前技術比較。而原證10為大陸之建築材料標準匯編（見原審卷二第221 至223 頁），乃大陸關於裝飾裝修材料所設之標準，並非先前技術可達到水準之證明。準此，上訴人上開主張，均與先前技術水準無涉，除不足以證明依系爭專利方法所製成之物，於該專利申請前為國內外所未見外，亦未證明系爭產品之增亮、防污、吸水性等與以系爭專利方法製成之物品相同。
⑶上訴人雖於102 年2 月22日庭呈民事上訴爭點整理狀主張上證4 、8 、10、11、13、16至19足證系爭專利方法直接製得之拋光磚為前所未見者（見本院卷第252 至第258 頁、102
年4 月2 日準備程序筆錄) 。惟參諸上證4 為有關「探討佛山陶瓷的十二五之路」報導、上證10有關「柯林公司推出新型化學拋光劑」新聞報導、上證16有關「嘉俊銀盾奈米防污磚領先上市」新聞報導，上揭新聞報導對象並非上訴人。再者，上證8 為大陸發明第ZL200610112089.6號專利、上證11為大陸發明第ZL200610035936.3號專利、上證13為大陸發明申請第200410096661.5號專利、上證17為大陸發明申請第200410096662.X號專利，上揭專利之專利權人均非上訴人，且內容亦與系爭專利不同。至上證18、19為2005年9 月16日陶城報有關新中源陶瓷公司「超洁亮拋光磚」產品及廣東科達機電股份有限公司「科達納米超洁鍍膜生產線」廣告，均無法得知與系爭專利有何關聯。準此，依上揭證據內容，除無法得知與待證事實之關聯性外，亦無法證明系爭專利之方法所製成之物品在申請專利前為國內外所未見。
⑷本院固於102 年4 月2 日準備程序諭知上訴人說明，系爭專利之方法所製成之物品在申請專利前為國內外所未見，惟上訴人迄今均未具體說明。況臺經院鑑定報告未分析待鑑定產品之表面是否包含有機物質，且其鑑定方法及結論有所謬誤，是無法證明系爭產品是否同於系爭專利請求項1 直接製得之物品，上訴人亦未提出其他鑑定報告佐證。職是，縱使上訴人可證系爭專利方法直接製得之物，為申請專利前國內外未見者，然因未提供證據證明，系爭產品同於系爭專利請求項1 直接製得之物品，無從依修正前專利法第87條第1 項推定系爭產品為以系爭專利方法所製造。
7.上訴人之鑑定方法無法證明系爭產品成立侵權：
上訴人雖於102 年4 月23日庭呈民事爭點整理（四）狀，聲請以光度計及油性奇異筆，當庭勘驗「RF8962聚晶奈米拋光磚」之表面平整度及防污性，亮度達90度者必然為使用系爭專利方法所製造。然系爭專利請求項1 為方法發明，技術特徵在於步驟、條件，至於亮度、防污性之量測，並無法還原產品之製造方法，是上訴人所提鑑定方法，實無法證明待證事實。再者，上訴人於102 年4 月23日準備程序自承系爭專利說明書表一所列「實驗組」，均為使用系爭專利之方法所製之產品，而該表一拋光石英磚實驗組之「亮度」值係介於78至92之間，足見以系爭專利方法所製之產品並非均為「亮度大於90度」者，是上訴人稱「亮度達90度者必然為使用系爭專利方法所製造」之前提，容有誤會，益徵上訴人所稱之鑑定方法，不足為憑。縱使有囑託專業機關以上訴人之鑑定方法從事鑑定，亦無法證明系爭產品落入系爭專利方法之專利範圍。
三、本件上訴無理由：
綜上所論，被上訴人之被證5 雖不足證明系爭專利請求項1
不具新穎性，被證5 與被證6 之組合亦不足證明系爭專利請求項1 不具進步性。然上訴人未能證明系爭產品使用系爭專利方法製造，致侵害系爭專利請求項1 之專利範圍，亦未能依一般舉證責任之分配原則，證明其於本件關於侵權事實之證明可適用修正前專利法第87條第1 項而推定系爭產品為以系爭專利方法所製造，則上訴人依修正前專利法第84條第1
項前段、第85條第2 項、民法第184 條、第185 條及公司法第23條第2 項等規定，請求被上訴人連帶給付165 萬元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償之日止，按年息5%計算之利息，均無理由，不應准許，其假執行之聲請，亦無所據，應併予駁回。職是，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，即無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，上訴應予駁回。
四、無庸論述之攻防方法：
本件為判決之基礎已臻明確，兩造其餘爭點、陳述及所提其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果無影響，自無庸逐一論述，併此敘明。準此，被上訴人未侵害系爭專利，本院自無庸審究上訴人之損害賠償請求權是否已罹於時效，亦無調查稅則6907號所有產品進出口廠商與其數量之必要性（見本院卷一第364頁）。
據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　6　　 月　　6 　　日智慧財產法院第二庭
審判長法 官　陳忠行
法 官　熊誦梅
法 官　林洲富
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1
項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　6　　 月　　6 　　日書記官　吳羚榛
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。