101年度民專抗字第10號｜智財：排除侵害專利權｜裁判日期：101 年 05 月 31 日

智慧財產法院民事裁定 101年度民專抗字第10號抗告人　南光化學製藥股份有限公司法定代理人　陳立賢代理人　翁雅欣律師施志遠律師相對人　輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（Pfizer Irela法定代理人　杜菲彼得（Duffy Peter）代理人　蔣大中律師湯舒涵律師林芝余律師上列當事人間排除侵害專利權事件，抗告人對於中華民國101 年3 月14日本院100 年度民專訴字第125 號裁定，提起抗告，本院裁定如下：主文抗告駁回。抗告費用由抗告人負擔。理由一、按原告於中華民國無住所、事務所及營業所者，法院應依被告聲請，以裁定命原告供訴訟費用之擔保；訴訟中發生擔保不足額或不確實之情事時，亦同。前項規定，如原告在中華民國有資產，足以賠償訴訟費用時，不適用之，民事訴訟法第96條定有明文。依此但書規定，倘原告在我國之資產，足以賠償訴訟費用時，即無命其供訴訟費用擔保之必要。所謂資產，並不以有形財產為限，無形財產如專利權、商標權，既得以之讓與、授權他人實施或設定質權，而有客觀交換價值存在，自屬資產之一種。（最高法院96年台抗字第771 號裁判意旨參照）二、緣當事人間本院100 年度民專訴第125 號請求排除侵害專利權事件，抗告人（即被告）聲請命相對人（即原告）供訴訟費用之擔保，原審於101 年2 月29日裁定命相對人應於裁定送達後7 日內為抗告人供訴訟費用擔保新台幣（下同）101,504 元，惟相對人於原審中提起抗告，抗告意旨略以其雖為外國公司，但於我國境內擁有第083372號發明專利（下稱系爭專利）及5 項註冊商標，系爭專利經商品化製成藥品價值甚高，99年於台灣地區之銷售額達7 億4 千萬元等語，原審於101 年3 月14日另以裁定將原裁定撤銷，並駁回抗告人之聲請。抗告人不服，提起本件抗告，抗告意旨略以：系爭「威而鋼」藥品或「立普妥」「Lipitor 」等相關藥品進口許可證皆為第三人「台灣輝瑞大藥廠股份有限公司」所有，其與相對人為不同法人，又系爭專利所謂之「式Ⅰ化合物」即中華民國第65897 號專利，已於100 年6 月17日到期（抗證3 ），已屬公共財，故系爭專利是否具有可專利性，仍有疑義，則系爭專利為本案訴訟爭執所在，其價值仍有疑義，豈能作為相對人敗訴之訴訟費用擔保，另相對人提出之抗證5 「Xarator 」、「Zarator 」及彩色重疊圈圈圖三商標，應無使用於任何藥品，有藥品許可證查詢資料可稽等語。三、經查：㈠本件訴訟標的價額，業經本院核定為165 萬元，相對人並已繳納第一審裁判費17,335元，其為得上訴第三審之案件，經據以計算第二、三審裁判費應各為26,002元（計算式：17,335元×1.5=26,002）。又第三審律酬金部分，依法院選任律師及第三審律師酬金核定支給標準第4 條第1 項第1 款、第5 條規定，應參酌案情之繁簡、訴訟之結果及律師之勤惰，且不得逾訴訟標的金額3%，即不得逾49,500元（計算式：1,650,000x3%=49,500 ），即以此計算本件第三審律師酬金及第二、三審裁判費，合計為101,504 元（計算式：26,002+26,002+49,500=101,504）。㈡次查相對人於我國境內擁有系爭專利，就系爭專利可經由實施專利獲得相當之商業利益，且實施系爭專利而製造之威爾鋼藥品年銷售額達7 億元之事實，已據抗告人所不爭執，並有剪報1 件附於原審卷可證（詳原審卷第54、66頁），自堪認系爭專利得經由讓與、授權他人實施或設定質權等方式可取得相當之經濟價值。雖抗告人指稱相對人與第三人「台灣輝瑞大藥廠股份有限公司」並非同一法人乙節，惟相對人之系爭專利既係讓與自國外原廠「瑞輝愛爾蘭藥廠」（即原瑞輝海外藥廠），有專利權讓與登記申請書1 件附於原審卷足憑（詳原審卷第65頁），並經智慧財產局於101 年1 月11 日公告專利權讓與在案（詳本院卷第69頁），亦堪認相對人確為系爭專利之專利權人。㈢抗告人雖主張：系爭專利所謂之「式I 化合物」雖獲我國公告第65897 號專利，然已於100 年6 月17日到期，則系爭專利之主成分專利既已經過期，則系爭專利是否具有可專利性即有疑義，且依據我國第65897 號專利製造生產之學名藥亦無侵權之可能云云。惟按專利並不以申請專利範圍之各構成要件均具有可專利性為必要，縱使全部之構成要件均屬於習知技術，只要全部構成要件所界定之申請專利範圍具有新穎性與進步性，仍具有可專利性。則抗告人以系爭專利主成分專利不具可專利性為由，否認系爭專利之有效性，已無可採。況系爭專利之專利權期間原自1996年年12月11日起至2014年5 月13日止，嗣經延長至2016年7 月2 日，且專利縱使經認定不具可專利性而無效，惟於專利經主管機關撤銷專利權前締結之專利授權契約亦不因之而隨同無效，則專利於經主管機關撤銷專利權前，仍屬有相當之經濟價值。又申請專利範圍之特定構成要件雖不具可專利性，然若利用人實施申請專利範圍之全部構成要件仍屬侵害專利權，並不會因申請專利範圍之特定構成要件不具可專利性，即可認定不侵害專利權，此為專利侵害判斷所應具有之最基本常識。核抗告人主張：系爭專利之主成分不具可專利性，故學名藥即無侵害系爭專利之可能云云，亦顯不足採。四、綜上所述，本件二、三審之訴訟費用約為101,504 元，經本院審酌相對人所擁有系爭專利權之價值，足認相對人於我國之資產應遠超過101,504 元足以賠償抗告人之訴訟費用，則相對人主張：系爭專利外加另五件註冊商標之客觀交價價值足以賠償本件訴訟費用等語，自屬可採，核抗告人聲請裁定命相對人供本件訴訟費用之擔保，為無理由。從而，原審撤銷原裁定，而駁回抗告人所為命相對人供本件訴訟費用擔保之聲請，並無不合，抗告意旨指摘原裁定不當，聲明廢棄，為無理由，應予駁回。據上論結，本件抗告為無理由，依民事訴訟法第495 條之1 第1 項、第449 條第1 項、第95條、第78條，裁定如主文。中　　華　　民　　國　　101　年　　5　　月　　31　　日智慧財產法院第一庭審判長法官　李得灶法官　蔡惠如法官　何君豪以上正本係照原本作成。本裁定除以適用法規顯有錯誤為理由外，不得再抗告。如提起再抗告，應於收受後10日內委任律師為訴訟代理人向本院提出再抗告狀，並繳納再抗告費新台幣1,000 元。中　　華　　民　　國　　101　年　　6　　月　　 1　　日書記官　張君豪

智慧財產及商業法院101年度民專抗字第10號

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