智慧財產法院民事判決

原告

群邁通訊股份有限公司 （原名：奇美通訊股份有限公司）

法定代理人

池育陽

訴訟代理人

藍弘仁律師

被告

盛達紡織股份有限公司

被告

兼 法 定

代理人

張福相

共同訴訟代理人

連銀山律師

黃慈姣律師

張芸郁

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於民國102 年8 月12日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

壹、程序方面：本件原告起訴時原名奇美通訊股份有限公司，於民國102 年7 月15日更名為群邁通訊股份有限公司，此有經濟部102 年7 月15日經授商字第10201137740 號核准函及公司變更登記表附卷可稽（見本院卷㈢第5 至6 頁、第7 至10頁），合先敘明。

貳、實體方面：

一、本件原告主張：

（一）原告係一從事無線通訊技術研發及終端設備製造、服務銷售之國際化公司，成立於2001年，主要業務範疇為無線通訊終端設備，包含：GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/LTE 通訊模組與手機、智慧型手機及整合藍芽技術之終端設備等；無線終端產品則含括一般功能手機（Feature Phone ）、各式Android 及Windows Mobile作業系統平台之智慧型手機及平板電腦。原告對於上開無線終端產品之周邊商品投入研發心力與經費，於2010年12月13日將「保護袋（Protecting Bag）」申請新式樣專利，經智慧財產局審查後於2011年10月11日准予核發新式樣第D143152 號專利證書（下稱系爭專利），並委由被告盛達紡織股份有限公司（下稱盛達公司）代工生產保護袋，被告盛達公司則交由其關係企業長安冠迪皮具製品廠（下稱冠迪皮具廠）製造。詎被告盛達公司見系爭專利設計新穎，明知未獲原告授權，竟另行由冠迪皮具廠製造侵權保護袋（下稱系爭產品），由被告盛達公司進口供應予訴外人宏碁電腦股份有限公司（下稱宏碁公司），業已侵害原告之專利權，依92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行之專利法（下稱修正前專利法）第123 條第1 項、第84條及第129 條規定，請求被告盛達公司應停止為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口系爭型號LT-128-F0381產品及LT 268-KD159產品，且於系爭專利期間且不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之其他物品，並請求被告等應連帶賠償損害新台幣（下同）136 萬8 千元，為此提起本件訴訟。

（二）對被告抗辯之陳述：

１、原告委託被告盛達公司代工生產保護袋，由被告盛達公司出具供應商保密切結書及簽定採購合同，被告盛達公司再交冠迪皮具廠負責製造。詎被告盛達公司未經原告授權，另行進口系爭產品販賣予宏碁公司，並於網路行銷系爭產品，且提供系爭產品之圖檔供人下載瀏覽。冠迪皮具廠總經理0000，取得系爭專利技術資料後，向我國智慧財產局申請取得新型專利。被告盛達公司並於該公司網站「關於盛達」、「專利認證」網頁張貼專利證書，與系爭產品照片並列，對於0000上開行為知情容認，故被告盛達公司未獲原告授權之系爭產品侵害原告系爭專利權。

２、系爭專利並非純功能設計之物品造形，且具有新穎性：系爭專利雖具有功能，然具有功能性之設計未必屬純功能性考量，系爭專利並無純功能性設計不得不然之限制，且不排除其造形均有可自由發揮創作之設計空間。系爭專利大致呈矩形，創作特點在於該頂壁設有規則排列的數個不同形狀的區域，數個區域之間形成有多條分隔槽；週壁設有開口，開口兩側延伸有片體，片體上開設由通槽，便攜式電子裝置收納於保護袋內，週壁被撐起。使用保護袋支撐便攜式電子裝置時，該數個不同形狀的區域沿多條分隔槽彎折形成支撐體。該專利整體造形特徵及該殼體外觀之線條修飾，具有訴諸視覺之創意及效果，並不是純粹因應其本身或他物之功能或結構。其次，被告盛達公司所提出冠迪製品廠為德國Volkswagen UP 車款設計之「City box」立體折疊式冰袋保護套，乃使用於有保溫需要之汽車攜帶物品，且該「City box」立體折疊式冰袋保護套之立體圖及六面視圖與系爭專利完全不同，自不得作為引證系爭專利不具新穎性之證據。

３、被告並無參與系爭專利之創作行為：被告主張系爭專利係由被告盛達公司及被告張福相所共同發明云云，惟被告提出「研發過程之照片及說明」，僅記載「工序名稱」，每一工序並分別再載明其「操作指引」、「品質要求」及「注意事項」，可知該照片文件乃工廠為代工生產原告系爭專利保護袋，用以指導生產線上作業員所製作文件，並非「研發過程之照片及說明」。其次，系爭專利係由盧禮泓、000000、林靜旻及000000共同創作，於2010年8 月23日已有創作初稿，2010年9 月2 日亦由該等人員製作檔名為Bag_V1_0902 檔案，檔案中包含19個圖樣（原證14號第1 頁），其創作之新穎特徵係具有收納及支撐便攜式電子裝置兩種形態之「保護袋」，被告並無參與系爭專利之創作。再者，原告委託被告盛達公司先行製作樣品（俗稱打樣），先於2010年9 月15日會議中由創作人盧禮泓及林靜旻將系爭專利內容向被告盛達公司說明，並提出相關質材要求，並依被告盛達公司人員張芸郁要求，提供工程圖Bag_V3_0915 檔案（原證22號）及收納保護袋使用情境圖（原證23號），被告並非系爭專利之創作人。

４、系爭專利相關智慧財產權屬原告所有：依採購合同第2.24條約定：「知識產權：如有因產品生產所需而由本公司提供之繪圖、設計、型式、資料、工具、設備、及其他與產品相關之資料文件及所設之所有權及知識產權，均屬本公司（即原告公司）所有…」。其次，被告盛達公司曾與原告就該公司自行製造銷售系爭保護袋產品應給付原告權利金等相關事宜進行磋商，被告盛達公司提出「設計銷售授權合約」修正版本之前言、第1.3 條及3.1 條，可知被告亦認同系爭專利創作乃原告自主研發設計，相關智慧財產權並屬原告所有。

５、被告進口銷售系爭產品落入系爭專利申請專利範圍：被告主張原告系爭專利只能站立，但不能穩固支撐平板電腦（按壓後檔片易翹起而無法支撐），與0000在我國取得新型第M418583 號「多功能平板電腦保護套」能穩固站立，具穩固支撐平板電腦之功能不同。且被告進口銷售系爭產品，係經專利權人授權，並未侵害原告系爭專利等語，惟系爭專利並無被告所稱只能站立但不能穩固支撐平板電腦之情形。且被告進口銷售系爭產品之整體視覺性設計與該新式樣專利完全相同，包含系爭專利之所有新穎特徵，已落入系爭專利範圍，構成專利權侵害。

６、被告並非履行契約行為：被告主張係依契約出貨予宏碁公司，此為履行買賣契約給付標的物義務之行為，並非侵權行為云云，惟依相關電子郵件之內容觀之，被告盛達公司乃提議前3,500 片保護袋願給付原告公司每片1 美元之授權費，而原告並不同意，堅持每片1 美元之授權費之條件應僅適用於銷售超過10萬片以上之情形。故雙方於該等電子郵件並未達成任何意思表示合致。因此，被告出貨予宏碁公司，並非履行契約行為。

７、被告不得主張先用權：被告主張雙方共同開發系爭產品前，於2010年7 月20日與冠迪製品廠0000及該廠工程部人員製造出可側背之IPAD立體保護套，在原告申請系爭新式樣專利申請前已有製造或使用之必要準備，故其仍得主張先用權云云。惟依專利法第59條第3 款先用權之要件為「申請前已在國內實施」，該側背之IPAD立體保護套既在位於中國大陸之冠迪皮具廠製作，亦不符合專利法關於先用權之規定。

８、被告侵害原告專利權，應負損害賠償責任：被告盛達公司未經原告授權，進口系爭產品販售予宏碁公司，且被告盛達公司原與原告進行協商欲取得授權，惟並未達成協議，被告盛達公司更將關係企業冠迪皮具廠總經理0000違法取得專利之證書二紙與系爭產品照片並列張貼於該公司網頁招攬業務，該行為係出於故意。被告張福相為被告盛達公司之負責人，執行職務侵害原告專利權，依修正前專利法第84條第1 項、公司法第23條、民法第184條第1 項及第2 項、民法第28條，被告盛達公司與被告張福相應負連帶賠償責任。

９、損害賠償之計算：原告依修正前專利法第85條第1 項規定，以被告盛達公司為原告代工製造系爭專利之保護袋之單價為11.4美元，被告盛達公司販賣予宏碁公司保護袋之數量為4,000 個，被告侵害系爭專利所得之利益為1,368,000 元( 計算式：11.4 ×30×4,000 ＝1,368,000)。

（三）聲明求為判決：

１、被告盛達公司應停止為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口型號為LT-128-F0381及LT268-KD159 保護袋，被告盛達公司於系爭專利期間，亦不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利權之其他物品。

２、被告應連帶給付原告136 萬8,000 元，暨自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。

３、原告願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：

（一）系爭專利不具新穎性及創作性：

１、依證人0000證詞可知約96年，冠迪皮具廠即有為德國Volkswagen UP 車款設計出「City box」（立體折疊式冰袋保護套）之經驗，此種折疊式保護套有種類型，除「City box」外，尚有「travel box」」及「kid box 」。證人0000證詞所證明之時間點與Volkswagen UP 車款推出始於2007年之時間點吻合，證言為可信。其次，依證人楊信勇之證詞，無論是兩造共同創作的系爭專利抑或是兩造另外為美商優派(ViewSonic) 設計製造的7 吋折疊式平版電腦保護套，因折疊而「自然」形成（意謂非經視覺效果設計）的形狀、區塊均是因應結構、功能上之要求而生，故系爭專利無創作性。

２、系爭專利與系爭型號LT-128-F0381產品所揭露之保護套，皆為設有頂壁端規則排列的數個不同形狀的區域，數個區域之間形成有多條分隔槽之多功能保護裝置。如除去功能性設計，就外觀視覺性設計而言，倘僅將系爭專利「頂壁端規則排列的數個不同形狀的區域，數個區域之間形成有多條分隔槽」視為唯一具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，在外觀上不足以產生創新視覺性的設計效果。其次，系爭專利圖形係以矩形、三角形與正方形等數區塊之線條組成，該線條實際上為各不同形狀區塊間之分隔槽線，用以指示消費者依分隔槽線折疊而成立體樣式，而達支撐攜帶式電子裝置（如平板電腦）之目的，其創作空間受限於展現特定功能之繪圖方式、受保護標的之尺寸等要求，造成表達方式之差異有限，難以顯示出作者之個性及獨特性，系爭專利圖形線條，僅係為展示分隔槽線之特定功能所組成，為技術思想之表達，而欲以此種相類似之技術原理製成折疊分隔槽線達成支撐功能之保護袋，均係由不同形狀區塊之分隔槽線條組成之圖形，難免造成相同或近似之結果即有思想與表達合一之情形。且著作權法所保護之著作其所謂原創性之程度，不如專利法中所舉之發明、新型、新式樣等專利所要求之原創性程度（即新穎性）高。因此，系爭專利不具備新穎性、創作性。

（二）系爭產品未落入系爭專利申請專利之新式樣範圍：

１、系爭產品之保護套大致呈一袋體，正面及底座結合固定膠板，上膠板與底座膠板於上、下座之相應位置均嵌入外觀可見之磁塊。系爭產品與系爭專利雖皆為平板電腦保護套設計，以「普通消費者」觀點論，可自其上膠板、兩側支撐物與底座區塊之形狀、大小，參以金屬面積、擋片樣式及外觀可見之磁塊配置，輕易於選購時認定屬不同物品。系爭產品與系爭專利之整體視覺性設計及所產生的視覺印象可輕易區別，就兩者於「形狀」、「花紋」與「色彩」之差異分述如下：

（１）形狀：因擋片位置不同，使系爭專利圖2 、3 、4 中大面積的八邊形產生較扁狹，而系爭產品的八邊形部分卻因包含長方形擋片呈現較寬大兩種不同的形狀。當消費者為立體摺疊後之圖4 ，其餘三角形與正方形等圖案收縮於內側，倘放上平板電腦擋於消費者面前，該些圖形與彼此間存在的間距即隱身於IPAD後方、更非視線所及，長方形擋片、露出的八邊形區域，系爭專利中央矩形與八邊形之間距較寬，左右兩方對稱之三角形與八邊形之間距較窄，與系爭產品相反，兩者底板所承載之八邊形形狀上顯有不同。其次，兩者之三角形、三角形與矩形所夾之四邊形因夾角角度不同，其中四邊形頂端之傾斜角度以系爭產品者較大，係被告基於力學上之考量。系爭產品擋片面積大於系爭專利之擋片，因此為一高度較大之梯形，此種設計使得平板電腦於站立時重心穩固、不倒塌。系爭專利之擋片係一狹長之梯形，金屬logo以外僅存一淺薄之邊緣，當受力於平板電腦之重量時，定將翻倒。

（２）花紋：系爭專利之圖2 、3 、6 ，在線條上無車縫線的設計；而系爭產品卻以明亮色系的虛線強調該些圖形上的分隔槽線，用以指示消費者依分隔槽線折疊而成立體樣式以達成支撐攜帶式電子裝置之目的。其次，系爭專利之圖1 至圖6 均無任何紋路設計，然系爭產品卻因使用日本進口之PU鋪底、上方植絨特殊材料，細看有微顆粒的花紋。再者，系爭專利之圖1 至圖6 均無就金屬Logo、擋片等為花紋設計，系爭產品所使用之五金在式樣上呈現極細緻之紋理，至於擋片則選擇光滑的表面、並不使用顆粒或刮痕等特殊技法處理。

（３）色彩：系爭專利之圖1 至圖6 就正面擋片、分隔槽線、各區塊圖形與背面封口部或是背板之色彩為何、表現技法等與系爭產品不同。被告以紡織技藝，染製成其他業者難以仿傚之特殊色彩，目前成功開發的黑色、灰色、紅色、白色及葡萄紫，系爭產品係以保護套整體採用同一深色調為底色、搭配明亮色系的虛線車縫出各區塊，再置上幾近透明之擋片與銀色Logo，色彩豐富多樣又能兼顧產品質感。

２、系爭產品之整體視覺性設計與系爭專利不構成視覺性設計整體近似，即無須進一步判斷系爭產品是否利用該新式樣之新穎特徵。因此，系爭產品未落入系爭專利申請專利之新式樣範圍，原告主張系爭專利受侵害而請求被告連帶賠償且請求被告不得自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭專利之物品或為其他必要之處置，為無理由。

（三）被告係依契約出貨予宏碁公司，此為履行買賣契約給付標的物義務行為，並非侵權行為：2011年1 月27日鴻海集團之富士康公司創新設計中心部門（下稱FID ）員工要求被告協助將系爭產品推銷予被告盛達公司其他客戶，藉以擴展產品之市場占有率，被告為求慎重，更於同年4 月5 日再次確認FID 有將此產品銷售給宏碁公司之意思，被告盛達公司方於同年5 月26日，出售200 件系爭產品。富士康集團之江宜景（Debbie Chiang）於2010年12月23日，即以email 知會被告依最新進度開始備料（含皮革及超纖兩種材質），至於皮革料部分之量產單需求數目則由呂軍甫於2011年4 月5 日促請本件被告「盡速簽回附檔合約及表格，以利進行客戶代碼之申請」之email 可知，雙方意思表示合致之製造銷售授權範圍為：（１）對象為Acer即「宏碁公司」；（２）上開客戶下單「100k以上」均屬之。被告盛達公司生產系爭產品，係經原告之同意，被告盛達公司及其負責人張福相所為並未逾越契約所定範圍，依約出貨予宏碁公司，並非侵權行為。

（四）原告之損害賠償請求並無理由：

１、系爭「多功能平板電腦保護套」雖係於99年9 月15日，由被告盛達公司與FID 以共同開發之名義進行交涉，惟因按FID 之構想施作無法成功開發，故產品功能性修改設計及生產製造之核心技術事實上係由被告盛達公司之研發團隊階段性逐步完成，縱被告曾將系爭產品賣予他人，充其量僅有兩造間就銷售所得如何為利益分享之問題，並不構成損害賠償請求事由。

２、被告張福相主觀上並無侵權故意或過失：被告盛達公司之成員與負責人張福相就原告將系爭設計圖據以申請新式樣專利，而0000持另紙修改完成之設計圖申請新型專利一事均不知情，被告於100 年7 月因獲悉原告就系爭平板電腦保護套產品曾向宏碁公司表示有所謂專利權爭議，即停止製造與銷售行為。

３、被告有專利法第59條第1 項第3 款規定即修正前專利法第57條第1 項第3 款規定之適用：雙方在共同開發系爭「平板電腦保護袋」之前，被告即於99年7 月20日與冠迪皮具廠0000及該廠工程部人員製造出可側揹之具背帶IPAD立體保護套，其式樣與系爭產品極為近似，原告於同年12月13日為系爭專利申請前已經製造出相同產品、使用相同方法且已經完成製造或使用之必要準備，被告仍得依專利法第59條第1 項第3 款本文主張先用權，故無侵犯原告之專利權。

４、依100 年度之同業利潤標準可知，本件涉及紡織品項目，其淨利僅有銷售金額百分之6 。被告雖曾依原告之指示出貨予宏碁公司，其數量為200 件，惟被告所支出之開發費用，包括模具製作及R.D 費用即已達人民幣662,878 元，而102 年8 月6 日於臺灣銀行營業時間牌告匯率，賣出匯率4.958 ，折合新臺幣達3,286,549 元，成本遠逾利得，又系爭產品出貨期間冠迪皮具廠仍繼續有若干開銷，如黃剛檢附辯證12相關單據，被告盛達公司亦在此段期間投入相當人力為系爭產品之開發，薪資總計841,000 元，故原告亦不得依修正前專利法第85條第2 款主張損害賠償。

（五）被告可主張抵銷，原告並無損害賠償數額可資主張：FID 於100 年4 月13日開始至同年5 月23日，以原告名義陸續向被告盛達公司購買系爭產品，原告本應於100 年8月25日前付清之貨款，迄今僅支付部分，原告尚應支付299,476 元，此部分可主張抵銷等語，資為抗辯。

（六）答辯聲明：

１、原告之訴駁回。

２、如受不利益判決，願供擔保請准宣告免於假執行。

三、兩造不爭執事項（見本院卷㈡第38頁）

（一）原告於100 年10月11日取得新式樣第D143152 號保護袋中華民國專利證書，其新式樣圖說公告本記載創作人：00000000,0000000（TW）、0000000000,0000 0000（TW）、000000000,00000 000 （TW）、00000000,000 00000（US）。

（二）0000於西元2010年申請，於西元2011年6 月29日取得中國大陸「多功能平板電腦保護套」實用新型CZ000000000U專利權，其發明人為0000。

（三）0000就上開保護套，另於西元2011年12月21日取得中華民國新型M418583 號專利權證書，其說明書公告本記載創作人為0000。

（四）0000曾書立「專利授權許可合同」記載，同意將其取得大陸實用新型專利「多功能平板電腦保護套」專利權，授權許可被告盛達公司在「除中國大陸外」區域內，實施許可。授權範圍包括在上述區域販售、進出口及使用專利權所及之商品。

（五）被告盛達公司曾向0000所經營之冠迪皮具廠進口上開0000有專利權之「多功能平板電腦保護套」來台，販售予宏碁公司。

四、本件經依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理並協議簡化爭點如下：（見本院卷㈡第38頁）

（一）系爭型號LT-128-F0381、LT268-KD159 產品及原證42號產品是否落入系爭專利申請專利之新式樣範圍？

（二）系爭專利是否違反修正前專利法第12條第1 項規定，而應依修正前專利法第128 條規定撤銷？

（三）原告可否請求被告連帶賠償損害？如可請求，損害賠償金額應如何計算？

（四）原告可否請求排除損害或防止損害？

五、得心證之理由：

（一）系爭型號LT-128-F0381（下稱系爭產品一）、LT268-KD159 產品（下稱系爭產品二）及原證42號產品（下稱系爭產品三）是否落入系爭專利申請專利之新式樣範圍？

１、解釋專利權之範圍：

（１）系爭專利「保護袋」係用於收納或支撐便攜式電子裝置之套體。系爭專利大致呈矩形，其包括頂壁、底壁及連接頂壁與底壁週緣的可伸縮的週壁，該頂壁設有規則排列的數個不同形狀的區域，該數個區域之間形成有多條分隔槽；週壁設有開口，開口上蓋有封口部，便攜式電子裝置收納於保護袋內，週壁被撐起。使用保護袋支撐便攜式電子裝置時，該數個不同形狀的區域沿多條分隔槽彎折形成支撐體，整體支撐體係於一底座上延伸一具有ㄇ形口之錐形屋體，如是保護袋具有收納及支撐便攜式電子裝置之兩種形態，構成系爭專利之造形特徵（主要圖面如附圖1 所示）。

（２）按新穎特徵，指設計專利對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性外觀，不得為功能性外觀。另解釋設計專利權之範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對設計專利權與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。故依設計專利圖說及與審查時諸參考文獻比對，綜合系爭專利之新穎特徵應為：①頂壁設有規則排列的數個不同形狀的區域，該數個區域之間形成有多條分隔槽，近封口部具有一微梯形凸塊。②近封口側之微凸區域呈多邊形，近護套底端側區域略有中央形成之矩形、兩旁成對稱之小型凸體。③數個不同形狀的區域沿多條分隔槽彎折形成支撐體，於一底座上延伸形成具有ㄇ形口之錐形屋體。

２、解析系爭產品：

（１）系爭產品共計3 件，系爭產品一為型號LT-128-F0381者，為一攜式電子裝置之「保護袋」，造形上大致呈矩形，其包括頂壁、底壁及連接頂壁與底壁週緣的可伸縮的週壁，該頂壁設有規則排列的數個不同形狀的區域，該數個區域之間形成有多條分隔槽，近封口側之微凸區域呈多邊形，且近封口緣嵌入一微梯形凸塊；近護套底端側區域略有中央形成之矩形、兩旁成對稱之小型凸體；週壁設有開口，開口上蓋有封口部，便攜式電子裝置收納於保護袋內，週壁被撐起；使用保護袋支撐便攜式電子裝置時，該數個不同形狀的區域沿多條分隔槽彎折形成支撐體，整體支撐體係於一底座上延伸一具有ㄇ形口之錐形屋體，如是保護袋具有收納及支撐便攜式電子裝置之兩種形態（主要圖面如附圖2 所示）。

（２）系爭產品二為型號LT268-KD159 者，大致與系爭產品一之形狀近似，惟頂壁所設排列的數個不同形狀的區域，於近護套底端側，兩旁成對稱之小型凸體，其中之一於系爭產品一係為梯形，於系爭產品二為三角形（主要圖面如附圖3 所示）。

（３）系爭產品三之形狀則與系爭產品一近乎相同，僅於微凸區域之比例略有差異（主要圖面如附圖4 所示）。

３、物品相同或近似判斷：被告不爭執系爭產品之功能、用途均與系爭專利相同，系爭產品亦為具收納及支撐之保護袋，因此系爭產品與系爭專利之物品種類為相同，故系爭產品與系爭專利物品相同。

４、整體視覺性外觀相同或近似判斷：

（１）將系爭專利與系爭產品一比對，於頂壁設有數個不同形狀的區域、該區域間之多條分隔槽、該數個區域沿多條分隔槽彎折所形成之支撐體等兩者造形幾乎相同；僅於微梯形凸塊所在位置有些微差異，系爭產品一之微梯形凸塊所在位置偏置於該形狀區域塊體內緣，而系爭專利之微梯形凸塊則位於相對應區塊之外側，惟此位置座落之些微差異並不足以引起明顯視覺效果之特異感；故系爭專利與系爭產品一之整體外觀經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性外觀，以普通消費者選購商品之觀點，已使系爭產品一與系爭專利所產生之視覺印象，會使普通消費者易將系爭產品一之整體外觀誤認為是系爭專利而產生混淆之視覺印象，應認系爭產品一整體視覺性外觀與系爭專利近似。

（２）將系爭專利與系爭產品二比對，系爭產品二於頂壁設有數個不同形狀的區域，其中有兩個相對稱區域形狀因較近似三角形體，及微梯形凸塊所在位置等與系爭專利之梯形有些許差異，其餘如區域間之多條分隔槽、該數個區域沿多條分隔槽彎折所形成之支撐體等，兩者造形皆極為近似；故系爭專利與之系爭產品二之整體設計經異時異地整體比對，綜合判斷整體視覺性外觀，以普通消費者選購商品之觀點，已使系爭產品二與系爭專利所產生的視覺印象，會使普通消費者誤將系爭產品二之整體設計認為是系爭專利而產生混淆的視覺印象，應認系爭產品二整體視覺性外觀與系爭專利近似。

（３）系爭產品三之形狀與系爭產品一近乎相同，故應認系爭產品三整體視覺性外觀與系爭專利近似。

５、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：若待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣範圍中之視覺性設計整體相同或近似，仍不足以認定其落入專利權範圍，尚須判斷待鑑定物品是否利用該新式樣之新穎特徵，本件因系爭產品之整體視覺性外觀與系爭專利極為近似，且系爭產品之外觀皆具有①頂壁設有規則排列的數個不同形狀的區域，該數個區域之間形成有多條分隔槽，近封口部具有一微梯形凸塊。②近封口側之微凸區域呈多邊形，近護套底端側區域略有中央形成之矩形、兩旁成對稱之小型凸體。③數個不同形狀的區域沿多條分隔槽彎折形成支撐體，於一底座上延伸形成具有ㄇ形口之錐形屋體之造形特徵，故系爭產品應包含系爭專利之新穎特徵。

６、被告固主張系爭產品與系爭專利之「形狀」、「花紋」與「色彩」不同；惟該差異不具有明顯之視覺效果，且係將系爭專利與系爭產品拆解至極細微之部分，再加以比對，不符新式樣（設計）專利侵害鑑定原則，被告此部分所辯，尚不足採。

７、準此，系爭產品既與系爭專利之整體視覺性設計構成近似，系爭產品並包含系爭專利之新穎特徵，物品亦屬相同，是系爭產品業已落入系爭專利之申請專利範圍。

（二）系爭專利是否違反修正前專利法第12條第1 項規定，而應依修正前專利法第128 條規定撤銷？

１、按民事訴訟當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第16條定有明文。本件被告既抗辯系爭專利有得撤銷之原因，本院即應就系爭專利有無撤銷之原因自為判斷。又系爭專利申請日為99年12月13日，經智慧財產局審查於100 年10月11日核准公告，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行即修正前專利法規定論斷。其次，專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，修正前專利法第12條第1 項定有明文。本件被告既主張其係系爭專利之共有人，自應由其舉證證明之。

２、被告主張其係系爭專利之共有人，無非以研發紀錄（見外放資料1 本）及證人0000之證詞（見本院卷㈡第103 至110 頁）為憑。惟研發紀錄所附兩造或FID 往來之電子郵件、會議紀錄、冠迪皮具廠工程變更單等相關資料充其量僅得證明兩造或FID 曾針對系爭專利產品之顏色、材料選擇、設計圖稿、磁鐵擺置、樣品站立角度測試調整等技術事項有所聯繫，被告並曾提供修改建議等事項，尚無法證明系爭專利產品為兩造所共有或共同開發。其次，證人0000雖證稱：在2010年9 月到同年11月間，被告張福相與張芸郁，還有原告人員曾經至冠迪皮具廠，是做設計修改的事務等語（見本院卷㈡第104 至105 頁）。然亦無法證明系爭專利產品為兩造共有或共同開發。準此，依被告所提證據資料尚無法證明其係系爭專利之共有人。況依被告所簽署之採購合同第2.24載有「知識產權：如有因產品生產所需而由本公司（提供之繪圖、設計、型式、資料、工具、設備及其他與產品相關之資料文件及所涉及之所有權及知識產權，均屬本公司所有…」等語（見本院卷㈠第39頁），業已約定該採購案所涉及之所有權及知識產權均屬原告或其關係企業所有，而非兩造所共有。

３、至被告雖辯稱該採購合同第2.24違反消費者保護法第11條之1 及民法第247 條之1 規定無效；然88年4 月21日民法債編增訂第247 條之1 ，係鑑於我國國情及工商發展之現況，經濟上強者所預定之契約條款，他方每無磋商變更之餘地，為使社會大眾普遍知法、守法起見，乃於本法中列原則性規定，明定附合契約之意義，並為防止此類契約自由之濫用及維護交易之公平，列舉四款有關他方當事人利害之約定，如按其情形顯失公平者，明定該部分之約定為無效。是該法條第1 款所謂：「免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者」，及第3 款所謂：「使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者」，應係指一方預定之該契約條款，為他方所不及知或無磋商變更之餘地，始足當之。而該法條所稱「按其情形顯失公平者」，則係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯失公平之情形而言（最高法院96年度台上字第168 號判決意旨參照）。再者，依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為加重他方當事人責任之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效，為民法第247 條之1 第2 款所明定。所謂加重他方當事人之責任，乃係指一方預定之契約條款，為他方所不及知或無磋商變更之餘地者而言，所稱按其情形顯失公平者，則係指依契約本質所生之主要權利義務，或按法律規定加以綜合判斷，有顯失公平之情形而言（最高法院94年度台上第2340號判決意旨參照）。本件被告盛達公司為實收資本額達1,888 萬元之公司，有公司基本資料查詢在卷足憑（見本院卷㈠第17頁），有相當之資力及足夠之磋商能力，並非屬經濟上弱者，且對於是否與原告簽立契約，悉由被告自由決定，被告不因未與原告簽訂契約即生不利益，或處於附合地位，於經濟生活受制於原告不得不訂立該採購合同情形。另該採購合同第2.24關於智慧財產權之約定亦難認有何免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者、加重被告之責任、使被告拋棄權利或限制其行使權利者、其他於被告有重大不利益，並顯失公平情事，尚難謂有民法第247 條之1 或消費者保護法第12條所定情形而有無效情事，被告此部分所辯，尚有未合。

４、從而，依被告所提證據資料尚無法證明其係系爭專利之共有人，則其主張系爭專利違反修正前專利法第12條第1 項規定，而應依修正前專利法第128 條規定撤銷，自無可採。

（三）被告雖另提出附件A （見本院卷㈡第82至83、278 頁、卷㈢第115 至116 頁）欲證明系爭專利不具新穎性或創作性；另主張系爭專利為一純因應結構、功能之設計，故不具創作性等語。惟查：

１、姑不論本件兩造於101 年8 月27日本院言詞辯論期日依民事訴訟法第271 條之1 準用同法第270 條之1 第1 項第3款、第3 項規定，業經爭點整理簡化協議，並達成兩造均不得提出其他未經主張爭點之協議等情，有本院上開期日言詞辯論筆錄附卷可稽（見本院卷㈡第37、38頁）。則被告自應受該期日協議之拘束，不得再提出其他未經主張之爭點即上開答辯，亦無庸予以審酌。況被告所提附件A 即Volkswagen汽車所使用之立體折疊式冰袋保護套，其外觀造形係一矩形體，與系爭專利之造形截然不同，普通消費者應可輕易辨認兩者差異，整體視覺性外觀有別，亦未揭露系爭專利①頂壁設有規則排列的數個不同形狀的區域，該數個區域之間形成有多條分隔槽，近封口部具有一微梯形凸塊。②近封口側之微凸區域呈多邊形，近護套底端側區域略有中央形成之矩形、兩旁成對稱之小型凸體。③數個不同形狀的區域沿多條分隔槽彎折形成支撐體，於一底座上延伸形成具有ㄇ形口之錐形屋體之新穎特徵，該設計所屬技術領域中具有通常知識者尚難由附件A 之造形特徵輕易得知系爭專利一之整體造形特徵。準此，附件A 不足以證明系爭專利不具新穎性或創作性。

２、系爭專利外觀具有其設計形狀、花紋等造形，該造形特徵非純粹因應其本身或另一物品之功能或結構，即並非僅取決於純功能性考量，致系爭專利必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途，是系爭專利本身自具獨立之功能、用途，況被告亦未說明與系爭專利相因應之另一物品為何，故系爭專利尚難認係屬純功能性設計之物品造形。其次，依原告所提原證50至53（見本院卷㈢第217 至253 頁）之平板電腦保護袋專利，均與系爭專利屬近似物品類別且具可折疊功能之保護套，其造形與系爭專利相較，皆有明顯差異處，足徵系爭專利有其獨自造形及具視覺特徵之設計，尚難謂一純功能性設計之物品造形，被告此部分之主張，亦無可採。

（四）原告可否請求被告連帶賠償損害？如可請求，損害賠償金額應如何計算？

１、被告雖主張其於99年7 月20日，即原告99年12月13日為系爭新式樣專利申請前，即與冠迪皮具廠0000及該廠工程部人員製造出相同產品、使用相同方法且已經完成製造或使用之必要準備，有修正前專利法第57條第1 項第3 款規定之適用等語。惟修正前專利法第57條第1 項第3 款已限定在「國內」使用，被告既係主張與冠迪皮具廠0000及該廠工程部人員製造出相同產品，自係在大陸地區使用，與該條款之規定不符。

２、被告雖另主張係依契約出貨予宏碁公司，為履行買賣契約給付標的物義務行為，並非侵權行為等語。然依原告公司呂軍甫電子郵件係記載「請盡速簽回附檔合約及表格，以利進行客戶代碼之申請」（見本院卷㈢第181 頁），係要求被告盛達公司先簽訂授權合約，始出貨予宏碁公司，而其間雙方電子郵件往來內容（見本院卷㈢第181 至183 頁）均係就授權金之金額磋商，尚難認就授權合約之授權金意思表示業已達成合致，是依被告所提證據資料亦無法證明原告同意授權被告使用系爭專利出貨予宏碁公司，被告此部分主張，洵無可採。

３、按新式樣專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之；修正前專利法第129 條第1 項、第84條第1 項定有明文。而上開條文雖未規定專利權受侵害時，得請求損害賠償之主觀要件，惟侵權行為損害賠償之債，係為填補權利人因侵權行為所生財產上或非財產上之損害，旨在調和個人自由及社會安全之基本價值下，並採過失責任主義為原則，亦即以加害人有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。故在專利法未明文排除過失原則之情形下，侵害專利權所生之損害賠償責任，須加害人有故意或過失始能成立。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。至於過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。本件被告盛達公司曾向0000所經營之冠迪皮具廠進口系爭產品來台，於100 年4 、5 月間販售予宏碁公司，並在其網站刊登系爭產品照片，有宏碁公司101 年11月21日函文（見本院卷㈡第94至100 頁）、被告盛達公司網頁資料（見本院卷㈠第50至61頁）在卷足憑。而被告盛達公司負責人即被告張福相早於99年9 月15日即簽訂供應商保密切結書（見本院卷㈠第35頁），切結不洩漏所知之保密資訊，復簽署上開採購合同（見本院卷㈠第36至45頁），知悉依採購合同第2.24記載「知識產權：如有因產品生產所需而由本公司（提供之繪圖、設計、型式、資料、工具、設備及其他與產品相關之資料文件及所涉及之所有權及知識產權，均屬本公司所有…」，業已約定該採購案所涉及之所有權及知識產權均屬原告或其關係企業所有，且約定該採購合同自99年11月3 日生效；另依上開雙方電子郵件往來內容（見本院卷㈢第181 至183 頁），原告尚未同意授權被告使用系爭專利出貨予宏碁公司，詎被告仍向黃剛所經營之冠迪皮具廠進口系爭產品來台，並於100 年4、5 月間販售予宏碁公司，復在其網站刊登系爭產品照片，則其對於販賣系爭產品構成專利侵權之事實，縱非明知並有意使其發生，亦應已達預見其發生而其發生並不違背其本意之程度，即難謂其無侵害系爭專利之故意。故被告辯稱並無故意或過失，尚不可採。被告盛達公司應對原告專利權受侵害之事實負損害負賠償責任。再者，公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償責任，公司法第23條第2 項亦有明文。本件被告張福相於被告盛達公司侵害系爭專利之期間係擔任該公司之負責人，並實際負責經營，已如上述，且販售侵害系爭專利之系爭產品，為該公司業務執行範圍，依上開規定，被告張福相對原告所受之損害，自應與被告盛達公司負連帶賠償之責。

４、損害賠償金額之計算：

（１）按依修正前專利法第129 條第1 項準用第84條、第85條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，新型專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，修正前專利法第129 條第1 項、第85條第1 項分別定有明文。

（２）原告主張被告盛達公司為原告代工製造系爭專利之保護袋之單價為11.4美元，而被告盛達公司販賣予宏碁公司保護袋之數量為4,000 個，認被告侵害系爭專利所得之利益為1,368,000 元（計算式:11.4 ×30×4,000 ＝1,368,000 ），另請求參酌宏碁公司上開函文以單價美金10元乘上販賣數量10,200個計算損害賠償等語（見本院卷㈢第128 頁）。而宏碁公司於100 年4 月底向被告盛達公司訂購系爭產品25,500個，每個單價美金10.01元，首批於100 年6 月30日交貨1 萬個（此部分金額為美金100,100 元），嗣因本件兩造發生侵權糾紛，宏碁公司遂取消剩餘尚未交貨之系爭產品交易；另於101 年5 月11日向被告盛達公司購買系爭產品200 個，每個單價美金15.24 元（此部分金額為美金3,048 元），於100 年5 月26日交貨完畢之事實，有宏碁公司101 年11月21日函文及所附訂貨單、商業發票、出貨單附卷可稽（見本院卷㈡第94至100 頁），則被告盛達公司販賣系爭產品予宏碁公司之金額合計為美金103,148 元。

（３）被告固主張依100 年度之同業利潤標準可知，紡織品項目淨利僅有銷售金額百分之6 ，且被告所支出之開發費用，包括模具製作及R.D 費用即已達人民幣662, 878元，折合新台幣達3,286,549 元，成本遠逾利得，又系爭產品出貨期間冠迪皮具廠仍繼續有若干開銷，被告盛達公司亦在此段期間投入相當人力為系爭產品之開發，薪資總計841,000 元，故原告亦不得依修正前專利法第85條第1 項第2 款主張損害賠償。惟查：

①修正前專利法第85條第1 項第2 款係規定專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。原審既謂上訴人所提會計師事務所協議程序執行報告及意見書均不足證明巨擘公司產銷CD－R 之成本及必要費用，上訴人復未提出巨擘公司產銷CD－R 所支出之成本及必要費用之帳冊等財務資料，而認其未依修正前專利法第85條第1 項第2款後段規定為舉證，卻逕以財產部同業利潤標準表之毛利率、淨利率來估算巨擘公司所得之利益，顯有理由矛盾之違法（最高法院102 年度台上字944 號判決意旨參照）。而修正前專利法第85條第1 項第2 款對於何謂成本與必要費用並未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，修正前專利法第85條第1 項第2 款所規定之成本與必要費用，應界定為會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本。準此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵權人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，即會計學上之「毛利」，而非再予扣除間接成本或稅捐之「淨利」或「稅後淨利」。

②本件被告雖提出冠迪皮具廠出具之各項單據（見本院卷㈢第69至113 頁）、被告盛達公司99年度薪資表（見本院卷㈢第114 頁），主張為其成本或必要費用；然冠迪皮具廠之各項成本支出尚非屬被告盛達公司之成本或必要費用，又被告盛達公司人事薪資亦非專利法得予扣除之成本或必要費用，否則豈非發生由專利權人負責支付侵害人薪資費用之不合理現象，且此部分亦屬無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的之間接成本；另被告主張支出開發費用，包括模具製作及R.D 費用即達人民幣662,878 元部分，亦未提出任何證據資料證明，則依被告所提證據資料尚無法證明其成本或必要費用，自無從予以扣除，亦難逕以財產部同業利潤標準表之毛利率、淨利率估算被告盛達公司所得之利益。

（４）按因故意侵權行為而負擔之債，其債務人不得主張抵銷，民法第339 條定有明文。被告雖主張對原告享有貨款債權可資抵銷等語。惟本件被告對於販賣系爭產品構成專利侵權之事實，縱非明知並有意使其發生，亦應已達預見其發生而其發生並不違背其本意之程度，即難謂其無侵害系爭專利之故意，已如上述，是本件既屬被告故意侵權行為而負擔之債，則被告主張抵銷，亦無可採。

（５）準此，被告盛達公司販賣系爭產品予宏碁公司所得利益合計為美金103,148 元，而原告起訴日即101 年3 月20日（見本院卷㈠第4 頁）新台幣對美元成交之收盤匯率為29.558元，有中央銀行新台幣對美元成交之收盤匯率在卷足憑（見本院卷㈢第305 至306 頁），則依此匯率計算被告盛達公司所得利益為3,048,848.584 元，然本件原告僅請求1,368,000 元，未逾上開金額，即無不合，應予准許。

（五）原告可否請求排除損害或防止損害？

１、按新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權，修正前專利法第123 條第1 項定有明文。此與同法第56條第1 項、第2 項發明專利及同法第106 條第1 項新型專利之規定相同，均於92年2 月6 日修正，93年7 月1 日施行，並係參照世界貿易組織（WTO ）中「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement onTrade-Related Aspects of Intellectual PropertyRights，TRIPs ）第28條第1 項規定，將「為販賣之要約」（offering for sale ）列為專利權之效力範圍。所稱「為販賣之要約」（offering for sale ），除為販賣要約行為外，亦包括意圖銷售專利產品之行為，然不包括提供授權或出租之行為，故應採廣義或擴張解釋，包含要約及要約之誘引，行為人明確表示其販賣意思者即屬之，如於物品上標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或其他傳播媒體為廣告等；另為販賣而為價目表之寄送、廣告、陳列、展示，均屬之。至是否為公開之販賣要約、是以口頭或書面為之、是否已經有專利物品製造完成、專利物品是否為販賣要約之人或第三人所製造，均非所問。而其目的在擴大對權利人之保護，使專利權人能及早對欲從事侵權之行為人採取行動，在其準備與他人訂立契約階段，即可防止其干擾專利排他權之行使，故採廣義或擴張之解釋。準此，專利法關於「販賣之要約」之解釋，應著重於能否擴大及完善發明之保護，民法區別「要約」或「要約之引誘」之立法考量並非重點，解釋上自不宜逕採民法之判斷標準，此亦係立法者在立法修正理由中特別指明專利法上「販賣之要約」之意涵源自TRIPs 第28條規範之原因所在。

２、被告業已販賣系爭產品予宏碁公司，已如上述。至被告雖否認販賣系爭產品二。惟被告盛達公司在其網站刊登系爭產品二照片，並與其他產品併列之事實，有被告盛達公司網頁資料（見本院卷㈠61頁）在卷足憑。則被告盛達公司於網路刊登系爭產品二之廣告，自欲吸引包含我國在內之買家向其購買系爭產品二，而被告在網路刊登系爭產品二廣告之行為，揆諸上開說明，自係意圖銷售侵害系爭專利二產品之行為，依TRIPs 第28條規定已屬「為販賣之要約」（offering for sale ），自亦屬我國專利法所規定之「為販賣之要約」，而非未構成專利侵害。

３、依修正前專利法第129 條準用同法第84條第1 項規定，新式樣專利專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。該規定並未規定專利權受侵害時，請求排除侵害之主觀要件，惟排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論侵害人之主觀要件，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除該妨害，以保全權利之完整性，即與侵權人之主觀要件無關。對此，無體財產權亦同，專利權人所享有之排他權利，因加害人之妨害行為而喪失其完整性，或有妨害之虞，而可能喪失完整性，專利權人當然可請求排除侵害或防止侵害，而毋庸論其主觀上是否有故意或過失，則原告依修正前專利法第129 條準用同法84條第1 項規定，請求被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品一、二，或其他侵害系爭專利之物品，即無不合，應予准許。

六、綜上所述，原告依修正前專利法第129 條準用同法第84條第1 項規定請求被告盛達公司不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭產品一、二或其他侵害系爭專利之物品；被告應連帶給付原告136 萬8,000 元，及自起訴狀繕本送達翌日即101 年4 月13日（見本院卷㈠第117 頁）起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許。又原告請求勝訴部分，兩造均陳明願供擔保，聲請假執行或免為假執行之宣告，均核無不合，爰酌定相當擔保金額分別准許之。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條、第85條第2 項、第390 條第2項、第392 條，判決如主文。

智慧財產法院第三庭