智慧財產及商業法院 - 102年度民商上字第11號（侵害商標權有關財產權爭議）

智慧財產法院民事判決 102年度民商上字第11號上　訴　人　開元盛世文化創意股份有限公司(原貴胄設計股份有限公司) 法定代理人　蔡叔燕訴訟代理人　徐仲志律師複代理人　李承書律師被上訴人　丙子潮流行銷有限公司法定代理人　許朝欽被上訴人　安禾傳媒行銷有限公司法定代理人　陳淑儀訴訟代理人　楊宗儒律師複代理人　陳褘褘上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國101 年12月28日臺灣臺北地方法院100 年度智字第11號第一審判決提起上訴，本院於中華民國102 年12月5 日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。事實及理由壹、程序方面：一、按在第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項但書、第255 條第1 項第2 款、第3 款分別定有明文。所謂請求基礎事實同一，係指變更或追加之訴與原訴之主要爭點有其共同性，各請求利益之主張在社會生活上可認為同一或關聯，而就原請求之訴訟及證據資料，其於審理繼續進行在相當程度範圍內具有同一性或一體性，得期待於後請求之審理予以利用，俾先後兩請求在同程序可加以解決，避免重複審理，俾符訴訟經濟，進而為統一解決紛爭者，即屬同一基礎事實（最高法院90年度臺抗字第2 號、90年度臺抗字第287 號、91年度臺抗字第552 號、91年度臺抗字第648 號民事裁定參照）。本件上訴人提起第二審上訴後，追加起訴時所未主張之著作權法第88條規定為請求權基礎，並上訴聲明為：㈠原判決廢棄。㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人新台幣（下同）300 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。㈢第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。嗣於民國102 年12月5 日變更上訴聲明第2 項為：㈡上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人6,677,664 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息（見本院卷㈠第311 頁至第312 頁）。核上訴人上開所為訴之追加，與上訴人於起訴主張之事實，均源於主張被上訴人為發行仿品「boil」雜誌而侵害訴外人財源滾滾文化創意股份有限公司（下稱財源公司）旗下「滾！BOIL」雜誌之發行權等事實，此等均在社會事實上具有共通性及關聯性，屬請求之基礎事實同一，且無害於被上訴人之防禦及訴訟之終結，揆諸上揭規定及說明，應准許上訴人為上開訴之追加。至上訴人上開所為訴之變更，係屬擴張應受判決事項之聲明，依首揭規定，亦應准許。二、上訴人之法定代理人原為譚燕媚，於100 年7 月22日變更為蔡叔燕，此有股份有限公司變更登記表附卷可稽（見本院卷㈠第59頁至第63頁），並經其具狀聲明承受訴訟（見本院卷㈠第56頁至第57頁），經核並無不合，應予准許。貳、實體方面：一、上訴人主張：㈠上訴人於原審起訴主張： ⒈訴外人財源滾滾文化創意股份有限公司（下稱財源滾滾公司）自98年11月起共發行7 期「滾!BOIL 」雜誌，該雜誌銷售甚佳，為知名雜誌品牌。訴外人財源公司於99年6 月間將「滾!BOIL 」雜誌之版權、發行權及追訴之權利讓與上訴人，並經上訴人向經濟部智慧財產局申請登記成為「滾GET OUT 」與「沸騰BOILING 」之商標權人，申請商標範圍含各種書刊雜誌之編輯、網站規劃建置、提供網址之登記在內。被上訴人丙子潮流行銷有限公司（下稱丙子公司）之法定代理人許朝欽原係「滾!BOIL 」雜誌之總編輯，竟因覬覦雜誌收入，自行創立被上訴人丙子公司，並與經營被上訴人安禾傳媒行銷有限公司（下稱安禾公司）之法定代理人陳淑儀，為仿冒「滾!BOIL 」雜誌，而自99年7 月間起發行「boil」雜誌以掠奪「滾!BOIL 」雜誌原有之銷售量以及廣告收益，侵害上訴人就「滾!BOIL 」雜誌之發行權及商標權。被上訴人安禾公司之法定代理人陳淑儀擔任「boil」雜誌發行人，而被上訴人安禾公司原已發行「跋折羅團雜誌」，其所經營之跋折羅團與被上訴人安禾公司係同一團體，且跋折羅團在「 boil」雜誌封面上列為共同發行之成員，故被上訴人安禾公司應為「boil」雜誌之共同發行人，亦為實際行為人，又「boil」雜誌係被上訴人安禾公司作為收取通路銷售之窗口，應收款項均向被上訴人安禾公司給付，並非向被上訴人丙子公司，足見被上訴人安禾公司與丙子公司應係共同從事「 boil」雜誌之經營，因此被上訴人二公司確實有共同侵害行為。 ⒉被上訴人明知「滾!BOIL 」雜誌之發行權及商標權屬於上訴人，卻故意發行令消費者混淆之「boil」雜誌，有侵害上訴人權利之認知與故意，且其竊取上訴人之客戶資料、雜誌內容草稿等文件以自行發行雜誌，並將其中電子資料檔案刪除無法復原，上訴人無從接續於99年6 月後繼續發行「滾!BOIL 」雜誌，又誤導消費者其所發行之雜誌乃上訴人「滾!BOIL 」雜誌之改版，足見被上訴人係以仿冒「滾!BOIL 」雜誌而發行「boil」雜誌之方式，侵害上訴人就「滾!BOIL 」雜誌之發行權及商標權，顯屬以背於善良風俗之方式為侵害行為，上訴人自得請求其賠償。 ⒊上訴人受侵害之商標為「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」、「滾BOIL」等商標，至「滾!BOIL 」商標係100 年6 月16日註冊，被上訴人為侵害時尚不及受保護。至訴外人蕭翰弦申請商標被撤銷，其所提起之訴願，已於100 年6 月21日被駁回，足證被上訴人安禾公司相信訴外人蕭翰弦有合法之商標權，應非正確。被上訴人二公司除於共同製作「boil」雜誌99年7 月號中，以印有「boil PRODUCE」字樣之手提袋作為與該期雜誌共同銷售，並再將該月號庫存手提袋與99年11月號雜誌共同銷售，甚至上訴人對被上訴人聲請假扣押後，被上訴人為避免其後續之收益、債權被上訴人假扣押，竟更改雜誌名稱微「霸BAR 」，並於FACEBOOK上發佈「boil潮流滾滾沸點書已正式更名為霸BAR 」、「boil已正式改名為霸BAR 」，然「霸BAR 」雜誌除續將印有「boil PRODUCE」字樣之庫存手提袋外，其以訴外人芮安公司為名代為發行，然該公司地址與被上訴人安禾公司之地址相同，足見該公司與被上訴人安禾公司係為一體。又被上訴人丙子公司、安禾公司及芮安公司竟於100 年7 月將印有「boil雜誌特刊系列」之仿品「boil」雜誌整裝後置於7-11便利商店銷售，足認被上訴人丙子公司、安禾公司及訴外人芮安公司上開行為已屬故意侵害之行為。 ⒋訴外人王國信為被上訴人安禾公司之實際負責人，其設計利用「滾! BOIL」雜誌實體店面來結合仿品「boil」雜誌，並在其經營之訴外人芮安公司網站上發布廣告，並在網站上標明「boil雜誌東區期間限定店」之宣傳標題，以及在其經營「HOT DOG TOYZ」網站於101 年2 月4 日銷售「boil」雜誌99年7 月號、8 月號、50周年特刊，其中並標示「BOIL潮流滾滾沸點書」，又記載「boil暑期限定店鋪REOPEN開催! 」等，顯然是繼續利用仿冒之商標以混淆消費者，足見訴外人王國信不但知悉侵害行為，亦實際參與。是被上訴人丙子公司、安禾公司就許朝欽、陳淑儀發行「boil」雜誌係其執行公司之職務，以及訴外人王國信之侵害行為，不僅侵害上訴人之著作物，致上訴人之著作物停刊，更發行仿品混淆視聽，迫使上訴人之著作物損失廣大之市場利益，渠等侵害之行為明確，並與上訴人所受之損害間有明顯之因果關係，依民法第28條及公司法第23條規定，均應與公司對上訴人負連帶賠償責任。上訴人爰依民法第184 條第1 項、第185 條第1 項前段、第28條、公司法第23條及100 年6 月29日修正前之商標法第61條第1 、2 項規定，請求被上訴人共同賠償侵害雜誌發行權、廣告收益、商標權部分損害，以總收益24,405,797元，扣除總成本13,422,253元後，淨利為10,983,544 元，每發行一期雜誌可獲利1,569,078 元，而被上訴人連續侵害6 個月，應賠償9,414,468 元，然上訴人僅就其中300 萬元一部起訴請求。並聲明：⑴被上訴人應連帶賠償上訴人300 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⑵上訴人願供擔保，請准宣告假執行。㈡原審為上訴人敗訴之判決，上訴人據此提起上訴，並主張：⒈訴外人大智通文化行銷股份有限公司（下稱大智通公司）、高見文化行銷股份有限公司（下稱高見公司）函覆有關「滾！BOIL」雜誌最末期出刊銷售期間，係自99年5 月19日起至99年9 月16日，嗣於99年12月27日至100 年4 月26日再將過刊置於訴外人高見文公司銷售，足證「滾！BOIL」雜誌與仿品「boil」雜誌之銷售日期有重疊，非於99年5 月5 日即未發行，且於99年5 月5 日後，仍有「滾！BOIL」雜誌商品售出，而「滾！BOIL」雜誌版權頁已載明訴外人財源滾滾公司之公司全銜與聯絡方式，況由被證3 可知被上訴人安禾公司既能利用經濟部網站查詢訴外人財源滾滾公司之基本資料，顯見被上訴人安禾公司並非無管道向訴外人財源滾滾公司查詢「滾！BOIL」圖文之所有權之歸屬，則被上訴人安禾公司稱其於發行雜誌時不知「滾！BOIL」雜誌，顯係辯詞。 ⒉被上訴人丙子公司之法定代理人許朝欽原係受雇訴外人財源滾滾公司，此乃上訴人與被上訴人丙子公司法定之代理人許朝欽於臺灣高雄地方法院101 年度雄小字第1823號事件所不爭執之事項，亦經證人蕭翰弦於臺灣臺北地方法院101 年度北簡字第15168 號審理中具結所為之證述可稽。又被告丙子公司之法定代理人許朝欽既原受僱於訴外人財源滾滾公司，對於「滾!BOIL 」雜誌名稱之著作財產權係屬訴外人財源滾滾公司難推諉不知，況且「滾!BOIL 」各期雜誌版權頁均記載「發行所：財源滾滾文化創意有限公司」、「版權所有，未經本公司書面同意，不得以任何方式作全面或局部翻印、仿冒或轉載」等文字，足見該雜誌之版權及著作權皆屬上訴人所有，且被上訴人有侵害之故意。是以，被上訴人安禾公司與丙子公司合作發行之「boil」雜誌商標已侵害上訴人之「滾GETOUT」、「沸騰BOILING 」、「滾!BOIL 」三商標，且上訴人已證明被上訴人安禾公司確有侵害三商標權之故意過失。 ⒊由訴外人大智通公司、高見公司、日翊文化行銷股份有限公司（下稱日翊公司）等通路函覆之「通路牌價總額」、「進貨金額」等資料，可知仿品「boil」雜誌各期之銷售數量皆已超出1,500 件，故上訴人得依商標法第63條第1 項第3 款規定為損害賠償金額之計算。復由上訴人匯整「boil雜誌」損害期別、數量、期間、金額一覽表可知「滾！BOIL」雜誌僅於上開三通路即銷售22,936本、零售單價金額總計6,677,664 元，是上訴人爰請求被上訴人連帶給付損害賠償金額為6,677,664 元。 ⒋被上訴人於雜誌之外包裝硬盒及雜誌封面記載「boil雜誌特刊系列」字樣，縱使一般消費者施以普通注意時，亦可能誤認其係與「滾！BOIL」雜誌為同一來源此，況被上訴人安禾公司與王國信及證人汪海清將過期之仿品「boil 」雜誌特刊系列「三麗鷗50週年紀念特刊」，傾銷予訴外人吉利企業社對外大肆批發，鈞院102 年度民商上易字第4 號事件審理中已認定仿品「boil」雜誌與特刊系列「三麗鷗50週年紀念特刊」足使一般消費者誤認其係與「滾！BOIL」雜誌為同一來源，故確實已侵害系爭商標，並當庭諭勸訴外人吉利企業社賠償和解，足證仿品「boil」雜誌特刊系列「三麗鷗50週年紀念特刊」已侵害「滾！BOIL」等商標。 ⒌被上訴人引用新聞報導無非欲藉以指稱訴外人胡晶南違反法律之規定，顯見被上訴人係以法院之判決為圭臬，然證人胡晶南既於他案已經檢察官為不起訴處分確定在案，被上訴人應尊重法院之判決，並依相同之標準，接受法院之檢視，而非以過時之不實新聞，作為轉移被上訴人不法占有訴外人財源公司電腦設備、資料、廣告費與侵害上訴人商標權益之藉口。 ⒍上訴人就「滾!BOIL 」雜誌同時擁有該雜誌名稱及「滾!BOIL 」商標分別所衍生之著作財產權及商標權，且被上訴人丙子公司侵害上訴人之系爭商標權及著作財產權，為原審認定之事實，詎原審竟以「上訴人請求被上訴人賠償發行權受侵害之損害，係以財源滾滾公司發行『滾!BOIL 』雜誌期間之獲利據為賠償金額，又就『滾!BOIL 』商標權部分，上訴人所提出『滾!BOIL 』雜誌發行期間之獲利金額實非係『boil』雜誌發行侵害上訴人『滾！BOIL』商標權上訴人所受之損害，上訴人既未另舉證證明被上訴人銷售『boil』雜誌之收入、數量、所得利益，亦未舉證證明『滾BOIL』商標若授權他人使用可收取之權利金數額為何，則上訴人請求被告賠償商標權損害300 萬元，亦屬無據，不應准許。」為由，認定上訴人就被上訴人侵害其所有之系爭商標權及著作財產權或製版權未盡相關舉證責任，殊嫌速斷。 ⒎爰上訴聲明：⑴原判決廢棄。⑵上開廢棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人6,677,664 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。⑶第一、二審訴訟費用由被上訴人負擔。二、被上訴人則以：㈠被上訴人安禾公司部分： ⒈程序部分：被上訴人不同意上訴人所為訴之變更、追加，且上訴人所為訴之變更、追加並不合法。縱認上訴人依著作權法第88條規定之請求權追加合法，惟上訴人至遲即於99年7 月間即知被上訴人二人發行「boil」雜誌而有侵害伊主張所謂之權利，然迄102 年2 月5 日始追加請求著作權法第88條規定之損害賠償，依著作權法第89條之1 規定，上訴人之請求權實已罹時效而消滅。 ⒉由訴外人蕭翰弦於原審100 年11月3 日之證述及訴外人林世元於原審101 年2 月16日之證述，可知「滾！BOIL」之商標文字意象名稱為被上訴人丙子公司之許朝欽及蕭翰弦所構思，並由訴外人許朝欽主導證人林世元就定案後之雜誌LOGO即「滾！BOIL」進行美術設計，是訴外人許朝欽及蕭翰弦均有參與「滾！BOIL」之商標文字意象之設計，是上訴人主張「滾！BOIL」為訴外人胡晶南或財源滾滾公司所構思，顯非可採。又訴外人胡晶南為上訴人及訴外人財源滾滾公司之實際負責人，其證詞自有偏頗，而訴外人吳彥霖為訴外人胡晶南之五專同學，至訴外人翁珮儀則為上訴人之董事，渠等之證詞難期為公正，亦與經驗法則及事實相去甚遠。況由訴外人蕭翰弦及林世元之證述可知，訴外人胡晶南、翁珮儀及吳彥霖證述「滾！BOIL」雜誌名稱之由來並無可採。再者，「滾BOIL」商標係由上訴人與被上訴人丙子公司合作時，由被上訴人丙子公司所創作，且訴外人蕭翰弦之「滾！BOIL」商標申請案尚於行政救濟中，故上訴人主張「滾！BOIL」為訴外人胡晶南或財源滾滾公司所構思、原審判認被上訴人丙子公司確有侵害上訴人之商標權之故意，與事實不符。 ⒊依經濟部93年4 月28日經授智字第00000000000 函所公告之「混淆誤認之虞審查基準」2.1.2 規定可知，商標是否有混淆誤認之虞應就商標識別性及商標是否近似進似暨其近似之程度等因素加以斟酌，而「boil」商標與「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」及「滾BOIL」因均屬任意性標識，且文字均未有特別設計，故商標識別性之強度相同。又「boil」商標與「沸騰BOILING 」及「滾BOIL」二商標，均有「boil」之外文，惟「boil」一字乃交易上使用屬標識力薄弱之文字，區分服務來源之功能有限，被上訴人實際使用之標章圖樣中縱有「boil」字樣，不足構成混淆之虞，縱認「boil」與「滾BOIL」商標中之英文文字相同，然「滾BOIL」商標之主要部分應係明顯給予國人較大印象之中文「滾」字，普通消費者應對該商標之主要印象為中文「滾」字而非外國文字，故對施以普通注意之消費者而言，難謂有近似之情。另「boil」商標之主要部分為英文「boil」，而「沸騰BOILING 」商標之組成方式乃係由中文「沸騰」二字及英文BOILING 上下並列所構成，二商標外觀組成方式相異，無論施以異時異地通體觀察、比較主要識別部分及施以一般消費大眾施以普通注意之原則，二商標圖樣亦無近似之情，自無使具備普通知識經驗之相關消費者有混淆誤認之可能，即無侵害可言。是上訴人主張被上訴人有商標法第61條第1 、2 項規定侵害上訴人商標之情事，與事實相悖，委無足採。 ⒋倘認「boil」之名稱有侵害上訴人商標權，然被上訴人安禾公司相信被上訴人丙子公司確實享有「滾！BOIL」商標專用權而與被上訴人丙子公司共同發行「boil」雜誌，縱認被上訴人丙子公司與上訴人公司為僱傭關係，被上訴人安禾公司亦無從知悉，是被上訴人安禾公司於本件並無故意或過失。另據最高法院58年台上字第1421號判例及82年台上字第267 號判決意旨，上訴人依商標法第61條規定請求損害賠償，該規定為民法第184 條第1 項規定之特別規定，上訴人應就被上訴人侵害上訴人權利之故意或過失負舉證責任，惟上訴人至今仍未舉證證明被上訴人安禾公司主觀上有故意或過失侵害上訴人之權利，其主張商標權受侵害，自無理由。 ⒌上訴人取得「滾GET OUT 」及「沸騰BOILING 」商標權後均未實際使用，且未舉證實際使用商標之情形，縱認「boil」雜誌侵害上開二商標，亦無商標法第63條規定之適用，上訴人自不得以「滾！BOIL」雜誌無法發行等損害，向被上訴人請求損害賠償。又上訴人自99年5 月起因財務問題而無法繼續發行「滾！BOIL」雜誌，且上訴人遲至99年10月1 日始取得「滾BOIL」商標專用權，並於取得「滾BOIL」商標權後未再使用，本件自無商標法第63條第1 項第3 款規定之適用。縱認上訴人得以「滾！BOIL」雜誌未發行等損害向被上訴人求償，然上訴人以被上訴人「boil」雜誌發行6 期之總數量以為其得請求之賠償價額，與最高法院84年度台上字第2151號判例意旨不符，其請求自無所據。 ⒍上訴人主張依商標法第61條第1 項第3 款請求賠償，該條規定之查獲應指實際查獲之仿冒商品為限，並非上訴人所稱以被上訴人丙子公司之法定代理人許朝欽於原審坦承仿品「boil」雜誌數量，每期大約4 萬本左右，是被上訴人所有侵權之商品顯逾1,500 件，而應以總價賠償，一本定價249 元，佐以仿品雜誌發行6 期，上開仿品市值59,760,000元。惟被上訴人丙子公司於原審101 年11月29日所稱之雜誌發行數量係指上訴人之「滾！BOIL」雜誌之發行量，而非被上訴人「boil」雜誌之發行量，且「boil」雜誌並非每期售價均為249 元，例如第3 至5 期之售價為199 元，是上訴人主張之計算數額方式顯有錯誤。 ⒎上訴人主張鈞院102 年度民商上易字第4 號事件審理中已認定仿品「boil」雜誌與特刊系列「三麗鷗50週年紀念特刊」足使一般消費者誤認其係與「滾！BOIL」雜誌為同一來源，故確實已侵害系爭商標，惟「三麗鷗50週年紀念特刊」與本件無關，自無調查之必要。況據訴外人大智通公司、高見公司、日翊公司等通路函覆資料可知，上訴人自99年5 月第5 期雜誌出刊後即未再發行雜誌迄今，被上訴人則自99年7 月開始發行雜誌迄今，故與被上訴人之後所發行之雜誌無涉。⒏爰答辯聲明：⒈上訴人之上訴駁回。⒉第二審訴訟費用由上訴人負擔。⒊如受不利益之判決，願供擔保請准免為假執行。㈡被上訴人丙子公司部分： ⒈被上訴人丙子公司之法定代理人許朝欽原係受雇訴外人財源滾滾公司，受僱期間自99年10月起至100 年5 月止。訴外人王國信於99年4 月間表示「滾!BOIL 」雜誌銷售優異，遂邀請被上訴人丙子公司合作發行雜誌，被上訴人丙子公司建議由被上訴人丙子公司與安禾公司合作發行雜誌。訴外人王國信認為可先收取「滾!BOIL 」雜誌之廣告費及接收「滾!BOIL 」雜誌之廣告客戶至新雜誌刊登廣告，以支付未來編輯部薪資來源。而訴外人王國信於99年5 月決定使用「boil 」雜誌之名稱。又被上訴人丙子公司之法定代理人雖為許朝欽，然於製作「boil」雜誌期間，被上訴人丙子公司實際負責人為訴外人王國信、其配偶陳玉芬及被上訴人安禾公司之法定代理人陳淑儀，並由渠等負責「boil」雜誌之發行與收取廣告費，此有證人蕭翰弦之證詞可證。而被上訴人丙子公司之法定代理人許朝欽僅領固定薪水。 ⒉訴外人財源滾滾公司未能於99年5 、6 月之後發刊「滾!BOIL 」雜誌，乃因被上訴人丙子公司實際負責人即訴外人王國信、陳玉芬及陳淑儀先收取「滾!BOIL 」之廣告費，導致訴外人財源滾滾公司未能收取至少200 萬元之廣告費。 ⒊爰答辯聲明：⒈上訴人之上訴駁回。⒉第二審訴訟費用由上訴人負擔。⒊如受不利益之判決，願供擔保請准免為假執行。三、兩造不爭執之事實：㈠被上訴人安禾公司曾與被上訴人丙子公司於97年底合作發行「BASA RADAN跋折羅團」生活潮流雜誌，由被上訴人安禾公司任發行所、被上訴人安禾公司之法定代理人陳淑儀擔任發行人、被上訴人丙子公司代編所、被上訴人丙子公司之法定代理人許朝欽任總編輯，合作方式為被上訴人丙子公司負責一切編輯費用，被上訴人安禾公司負責印刷製作費用，而雜誌之廣告營收由被上訴人丙子公司取得，雜誌之銷售營收則由被告安禾公司取得，該雜誌並自97年11月起開始發行迄至98年9月止，共計發行9 期。㈡訴外人財源滾滾公司於98年11月起，共發行7 期「滾!BOIL 」雜誌，並於99年6 月間將「滾!BOIL 」雜誌之版權與發行權以及追訴之權利讓與上訴人，而「滾!BOIL 」雜誌自99年5 月5 日出刊最末期後迄今未再有任何出刊（見原審卷㈠第18頁）。㈢上訴人於99年7 月1 日取得「滾GET OUT 」商標權，並於99年7 月16日取得「沸騰BOILING 」商標權，復於99年10月1 日取得「滾BOIL」商標權，另於100 年6 月16日取得「滾! BOIL」商標權（見原審卷㈠第19頁至第22頁、第110 頁）。㈣被上訴人安禾公司與丙子公司自99年7 月1 日起共同合作發行「boil」雜誌。㈤被上訴人安禾公司之法定代理人為陳淑儀，被上訴人丙子公司之法定代理人為許朝欽（見原審卷㈠第40頁至第45頁）。㈥訴外人蕭翰弦於99年5 月7 日以「滾!BOIL 」向經濟部智慧財產局申請商標註冊，經該局審查，准列為商標註冊第99021509號，嗣經該局於100 年2 月15日以商標核駁第0329108 號審定書為「應予核駁」處分，訴外人蕭翰弦於100 年3 月16日提起訴願，經經濟部於100 年6 月22日以經訴字第10006100630 號訴願決定書訴願駁回（見原審卷㈠第87頁至第90頁、第131 頁至第133 頁、第186 頁至第191 頁）。四、兩造之爭點：㈠訴外人財源滾滾公司於99年6 月間將「滾!BOIL 」雜誌之版權與發行權以及追訴之權利讓與上訴人，「滾!BOIL 」雜誌自99年5 月5 日出刊最末期後，是否仍有任何雜誌售出？㈡被上訴人安禾公司與丙子公司合作發行之「boil」雜誌商標是否有侵害上訴人之「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」、「滾!BOIL 」三商標？㈡上訴人是否已舉證證明被上訴人安禾公司確有侵害上開三商標之故意過失？㈢縱認被上訴人「boil」確實侵害上訴人權利，惟上訴人就本件侵害究有無損害之發生？五、本院判斷如下：㈠訴外人財源滾滾公司於98年11月起，共發行7 期「滾!BOIL 」雜誌，該雜誌自99年5 月5 日出刊最後一期後迄今即未再有任何出刊（參原審卷㈠第18頁），嗣後財源滾滾公司於99年6 月間將「滾!BOIL 」雜誌之版權與發行權以及追訴之權利讓與上訴人（原為「貴冑設計股份有限公司」，後更名為「開元盛世文化創意股份有限公司」，參原審卷㈠第93頁）。而上訴人於取得上開「滾!BOIL 」雜誌之版權及發行權後，隨即於同年6 月分別申請「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」及「滾!BOIL 」等商標，其中「滾!BOIL 」商標於100 年6 月16日取得商標註冊（參原審卷㈠第110 頁原證12）。而被上訴人丙子公司負責人許朝欽於99年10月起至100 年5 月間原任職於財源滾滾公司，擔任「滾!BOIL 」雜誌之總編輯，惟在財源滾滾公司發行最後一期「滾!BOIL 」雜誌後（即99年5 月5 日），即與安禾公司於99年7 月共同發行「 boil 」雜誌，其間在99年11月間雖曾將「boil」雜誌更名為「霸BAR 」，惟相關文宣及雜誌內容上仍宣稱係「boil」雜誌之系列期刊，銷售行為迄至101 年2 月4 日止，而在丙子公司及安禾公司99年7 月開始發行「boil」雜誌之前，訴外人即丙子公司員工蕭翰弦於99年5 月7 日曾以「滾!BOIL 」向智慧財產局申請商標註冊（早於開元公司於99年6 月29日以相同商標向智慧財產局申請註冊，但晚於財源滾滾公司以相同名稱發行雜誌），經該局審查，初步准列第000000000 申請號，惟嗣後貴冑公司以該商標之註冊有違申請當時商標法第23條第1 項第13款為由，對之提起異議，經該局審查後，認該商標確實有違上開規定，乃於100 年2 月15日以商標核駁第0329108 號審定書為商標「應予撤銷」之處分，蕭翰弦不服，乃於100 年3 月16日提起訴願，經經濟部於100 年6 月22日以經訴字第10006100630 號訴願決定書訴願駁回（參原審卷㈠第87頁至第90頁、第13 1頁至第133 頁、第 186 頁至第191 頁）。上開事實除有上揭證據資料可供佐參之外，並為兩造所不爭執，均堪認為真正（有關兩造間事實發生之時間順序，參附件時間軸圖所示）。是綜合整理兩造上開事實發生時間先後順序，可知本件被上訴人於99 年7月開始發行「boil」雜誌時，上訴人僅有取得「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」商標，尚未取得「滾!BOIL 」等商標，是以，在被上訴人99年7 月開始發行「boil」雜誌時，有關侵害商標權之比對標的，應在於「boil」與「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」商標之間，而在10 0年6 月16日上訴人取得系爭「滾!BOIL 」商標之後，有關侵害商標權之比對標的，則在「boil」雜誌與「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」及「滾!BOIL 」商標之間。㈡本件被上訴人安禾公司援引被上訴人丙子公司負責人許朝欽及訴外人蕭翰弦於原審100 年11月3 日之證述，以及訴外人林世元於原審101 年2 月16日之證述，主張「滾！BOIL」之商標文字意象名稱為被上訴人丙子公司之許朝欽及蕭翰弦所構思，並由許朝欽主導證人林世元就定案後之雜誌LOGO即「滾！BOIL」進行美術設計，訴外人許朝欽及蕭翰弦均有參與「滾！BOIL」之商標文字意象之設計，並非由訴外人胡晶南或財源滾滾公司所構思云云。惟查，被上訴人丙子公司之法定代理人許朝欽受雇訴外人財源滾滾公司之期間為99年10月起至100 年5 月止（參本院卷㈠第304 頁），而財源滾滾公司所發行之系爭「滾！BOIL」雜誌，則早在98年11月（即第一期），時間早於許朝欽任職財源滾滾公司前一年，則許朝欽及蕭翰弦如何在尚未任職於財源滾滾公司之前為財源滾滾公司設計系爭雜誌名稱及美術設計？況許朝欽於本院以證人身分作證時證稱「滾!BOIL 」雜誌名稱係由胡晶南所想出來的，非許朝欽自己或蕭翰弦（參本院卷㈠第304 頁）。再依被上訴人安禾公司上開辯詞，可知不論丙子公司之負責人許朝欽或蕭翰弦等人，於財源滾滾公司發行系爭「滾!BOIL 」雜誌時，均知悉此一名稱係為財源滾滾公司所使用，且使用之始期早在98年11月（即第一期雜誌發行）之前，則訴外人蕭翰弦在翌年即99年5 月7 日以「滾！BOIL」雜誌名稱申請商標註冊，有無搶註他人已使用之商品名稱之嫌，非無疑問？事實上智慧財產局亦以蕭翰弦申請註冊之「滾！BOIL」商標有申請時商標法第23條第1 項第13款前段「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」規定情形，而為核駁蕭翰弦有關「滾！BOIL」商標申請註冊之處分，蕭翰弦不服，提起訴願，仍經經濟部訴願審議委員會為訴願駁回之決定，此有訴願決定在卷可參（參原審卷㈠第131 頁）。雖經濟部智慧財產局及訴願委員會係以上訴人所有之「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」商標作為比對依據，非以「滾！BOIL」雜誌名稱與「滾！BOIL」商標比對，惟對於丙子公司負責人許朝欽及訴外人蕭翰弦明知上訴人使用「滾！BOIL」作為所發行之雜誌名稱，並無影響。而訴外人蕭翰弦於商標核駁行政爭訟程序中雖主張其所申請之「滾！BOIL」商標申請日早於上訴人「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」商標之註冊日（蕭翰弦之商標係在99年5 月7 日，而上訴人所有之「滾 GET OUT 」、「沸騰BOILING 」商標註冊日分別為99年7 月1 日、99 年7月16日），惟實際上上訴人所有之「滾GET OUT 」、「沸騰BOILING 」商標之申請日均為98年9 月22日，早於蕭翰弦所申請之「滾！BOIL」商標申請日，而依92年版商標法第23條第1 項第13 款規定意旨，其目的在於保護已註冊商標或先申請註冊之商標，上訴人所有之上開二商標申請日期既早於蕭翰弦所申請之「滾！BOIL」商標申請日，則智慧財產局及經濟部訴願委員會以此為由核駁蕭翰弦系爭「滾！BOIL」商標之申請，自非毫無所據。而丙子公司負責人許朝欽及蕭翰弦在99年5 月7 日「滾！BOIL」商標申請之前既已明知訴外人財源滾滾公司早以「滾！BOIL」作為所發行雜誌之名稱，則其嗣後以「滾！BOIL」申請商標註冊，自有剽竊上訴人創作之嫌，不能以蕭翰弦之申請行為，作為丙子公司使用「滾！BOIL」名稱之權源依據。況許朝欽於本院亦結證稱當時與伊同任職於財源滾滾公司編輯部之蕭翰弦所以以「滾！BOIL」雜誌名稱申請商標註冊，係因當時財源滾滾公司之相關企業「夠壞堂」發生盜刷案，編輯部因而解散，當時之協力廠商寬越科技公司之杜小姐、盧叔叔乃請蕭翰弦以「滾！BOIL」名稱申請註冊（參本院卷㈠第304 頁）。由是可知，系爭「滾！BOIL」名稱不僅並非許朝欽、蕭翰弦等人所創，且係利用財源滾滾公司發生財務問題時，持以申請註冊，是安禾公司上開辯詞，顯無足採。㈢按近似之商標有致相關消費者混淆誤認之虞，須考量商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品或服務是否類似暨其類似程度、先權利人多角化經營之情形、實際混淆誤認之情事、相關消費者對各商標熟悉之程度、系爭商標之申請人是否善意、其他混淆誤認等因素。又其判斷首先應以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意為準。商品性質之不同亦會影響其消費者之注意程度，就普通日常消費品而言，消費者之注意程度較低，對二商標間之差異辨識較弱，容易產生近似之印象；至於專業性商品如藥品，或單價較高之商品如汽車，購買時會施以較高注意，對二商標間之差異較能區辨。是以，應併採異時異地，隔離觀察原則，蓋一般消費者都是憑著對商標未必清晰完整的印象，異時異地為選購，而非拿著商標併列比對，故細微部分之差異，難以區辨。經查，本件訴外人財源滾滾公司於99年6月間將「滾!BOIL」雜誌之版權與發行權以及追訴之權利讓與上訴人，上訴人並向智慧財產局申請登記成為「滾GET OUT 」與「沸騰BOILING 」及「滾BOIL」之商標權人，申請之商標範圍含各種書刊雜誌之編輯、網站規劃建置、提供網址之登記在內，有上訴人提出之「滾!BOIL 」雜誌發行權移轉契約書、經濟部智慧財產局函等件影本在卷足稽（見原審卷㈠第18頁至第22頁）。而被上訴人丙子公司或訴外人蕭翰弦並未取得「滾！BOIL」商標之註冊或授權，而被上訴人安禾公司亦未取得「滾！BOIL」商標之授權，詎渠等竟自99年7 月開始，以「boil」為名發行雜誌，被上訴人等所使用之「 boil」名稱，與上訴人註冊商標「滾GET OUT 」、「沸騰 BOILING 」及「滾BOIL」，其中有相同之「BOIL」英文字樣，差異僅在大小寫，而以「滾」中文字或「BOIL」外文字作為商標使用者，究非習見，將此一文字指定使用於雜誌、書刊類等商品，彼此間並無關聯性，更應認為屬任意性商標，是「滾BOIL」二字均應認為具有識別性，被上訴人使用相同於上訴人所有之商標、僅小寫差別之「boil」字作為雜誌名稱，與上訴人所有之上開商標構成近似，且近似程度不低。另就上訴人所有上開商標均係指定使用於雜誌、書刊商品及服務，與被上訴人將「boil」名稱使用在雜誌相較，兩者指定使用之商品或服務亦構成高度類似，甚或相同，其販售之場所亦高度重疊，相關消費者於相同地點同時觀察，或異時異地隔離觀察，甚有可能會誤以為被上訴人所發行之「boil」雜誌與上訴人所發行之「滾！BOIL」雜誌來源相同，或雖不相同但彼此間具有關係企業之印象，是本院綜合前揭各項因素判斷，應認被上訴人所發行之「boil」雜誌名稱確有致相關消費者混淆誤認之虞，而有侵害上訴人申請註冊之上開「滾！BOIL」、「沸騰BOILING 」商標之商標權。㈣承前所述，本件被上訴人丙子公司負責人許朝欽為財源滾滾公司之受僱人，而訴外人蕭翰弦、林世元亦為財源滾滾公司之受僱人，渠等均證述於「滾!BOIL 」雜誌發行時受僱於財源滾滾公司（參原審卷㈠第239頁、原審卷㈡第2頁反面），是縱然本件兩造對於「滾!BOIL 」名稱係由何人發想、是否屬於著作權法所稱之著作等事項尚有爭議，即以著作權法第11條第2項前段有關受雇人於職務上之創作其著作財產權歸雇用人所有之規定，系爭「滾!BOIL 」名稱之著作財產權依上開規定亦應歸屬雇用人即財源滾滾公司享有，要屬無疑。而被上訴人丙子公司之法定代理人許朝欽原受僱於財源滾滾公司，對於「滾!BOIL 」雜誌名稱之著作財產權依法歸屬財源滾滾公司一節自難推諉不知，詎被上訴人丙子公司竟於99年7 月間發行「boil」雜誌，使用近似於上訴人申請註冊之「滾GET OUT 」與「沸騰BOILING 」及「滾BOIL」商標，且於「boil」雜誌所附之問卷設計中問及「對於雜誌整體內容而言，你覺得以前的好看還是現在的《boil》好看」，其下方供勾選之項目復有「以前的《滾！》好看」等語，不僅明知上訴人前曾發行「滾！BOIL」雜誌之事實，且有意使消費者將「boil」雜誌聯想為係「滾！BOIL」雜誌之後續刊物，參諸證人蕭翰弦復證述在99年7 月發行第一本雜誌，雜誌的名稱就是「boil」，主要是希望延續讓讀者知道有這一本雜誌，讓讀者對這本雜誌不這麼陌生，因為跋折羅團不好記，當時也曾討論過用新的名稱，惟因讀者會有波動，對新的雜誌會比較陌生，因此希望讀者會認為「boil」雜誌就是「滾！BOIL」的延伸等語（參原審卷㈠第240 頁反面）；此外，「boil」雜誌之實體店面係開設於原「滾！BOIL」雜誌實體店面位置，且「boil」雜誌於開幕時告示亦記載為「REOPEN」一詞，上開事實復有照片可參（參原審卷㈠第219 頁、第220 頁），由是益證被上訴人丙子公司之定代理人許朝欽發行「boil」雜誌確有使消費者誤認該雜誌係「滾!BOIL 」雜誌延伸之意，被上訴人丙子公司之法定代理人許朝欽有侵害上訴人商標權及「滾!BOIL 」雜誌發行權之侵權行為故意，至為明確。㈤至於安禾公司部分，依證人即被上訴人丙子公司負責人許朝欽於本院作證稱夠壞堂發生盜刷問題後，王國信曾請伊一同辦雜誌，因當時丙子公司沒錢，王國信表示沒關係，因此伊乃將丙子公司大小章及存摺交與王國信，成為芮安公司編輯部員工，而芮安公司、安禾公司及信鴻（音譯）公司設立地點均相同，負責人亦同為王國信，伊薪水係由芮安公司撥給，至於「boil」雜誌名稱則係由業務建議，王國信也同意，當時如此命名係想要吸引原BOIL雜誌之消費者來買，並且使消費者誤以為「boil」和「滾！BOIL」有關係；蕭翰弦曾說過王國信知悉財源滾滾公司嗣後有註冊系爭「滾！BOIL」商標，而芮安公司在發行boil雜誌時，芮安公司業務有收取財源滾滾公司原「滾！BOIL」雜誌之廣告費用，王國信及陳玉芬均知情等語（參本院卷㈠第306 頁至第307 頁），可知安禾公司確實明知財源滾滾公司使用「滾！BOIL」作為雜誌名稱，惟卻仍執意以近似之「boil」文字作為雜誌名稱，以使消費者產生兩者間存有關係之錯誤印象，不惟如此，安禾公司更進一步收取「滾！BOIL」雜誌之廣告費，用以作為發行「boil」雜誌之開銷，足見安禾公司負責人陳淑儀等人不僅明知，且故意侵害原財源滾滾公司之權益。按修正前商標法第30條第1 項第3 款之「善意」，係指「並非以不正當競爭為目的」，即使商標權人已使用商標，未申請註冊，但第三人明知該商標已使用，卻使用他人商標，在商標權人註冊商標後，第三人仍使用該商標，自不得主張係善意使用。經查，本件上訴人申請註冊之「滾！BOIL」商標雖係於100 年6 月16日始經公告註冊，惟財源滾滾公司於之前即以此商標使用於「滾!BOIL 」雜誌，並為被上訴人所知悉，揆諸前揭說明，尚難認被上訴人係善意使用系爭「滾BOIL」商標。㈥惟可茲質疑者，乃「滾!BOIL 」雜誌於99年7 月起未繼續發行，其緣由為何？上訴人固指稱係因許朝欽、蕭翰弦等人竊取財源滾滾公司之電腦資料並發行「boil」雜誌緣故，然查： ⒈證人蕭翰弦證述：後來到99年4 月的時候，夠壞堂相關企業發生詐刷的案件，是胡晶南本人的相關企業都是有好幾個負責人、刷卡機、實際店面，都有不實的交互刷卡，這是伊從媒體知道的，但實際情形伊沒有參與不清楚，99年4 月中旬或下旬時，我們很緊張，因為雜誌是月初發行，雜誌一般是在中旬就要確認內容，大概80% 的部分都要做好，實際印刷的時間要7 天左右，之前我們還會校稿、印刷，月初發行。雜誌的通路部份，我知道有全家、統一的部分，4 月中旬過後，要開始確認時，胡晶南發生了交互刷卡的事情，雜誌已經準備要印刷了，合作印刷的廠商與胡晶南也認識，向我們詢問雜誌的出刊是否會受到影響，我與許朝欽、編輯們有去問胡晶南有無影響，但我們聯絡不到他，一直到約4 月底或5 月初時，胡晶南說雜誌的發行要我們跟臺灣愛買聯絡，事後我們就與臺灣愛買聯絡，負責人是施定遠，我們當初是與施定遠的特助羅先生聯繫，胡晶南說以後雜誌的部分就由其負責，我們跟羅先生聯繫之後，他表示雜誌部分要結束，那時候已經是5 月初，我們與臺灣愛買聯繫時，99年5 月的雜誌已經發行了。就我瞭解臺灣愛買與胡晶南也有債權債務的關係，是臺灣愛買的人員告訴我們的，整個夠壞堂的企業是由臺灣愛買接收，羅先生告訴我們有關雜誌編輯的部分他們不接手，硬體的部分比如器具、電腦，他們要接收，但是人員不接收，要我們在一定時間內必須把器材點交給他們。臺灣愛買接收的是地下室與11樓的部分，都是承租的，臺灣愛買是希望將來這兩個地方都退租，東西要打包等語（參原審卷㈠第239 頁反面、第240 頁），並提出蓋有臺灣愛買公司印章之夠壞堂資產清單影本（參原審卷㈠第256 頁）。 ⒉證人劉自強即原財源滾滾公司之受僱人亦證述：伊是99年5 月離職，離職就是因為原本配合的印刷廠告訴我們老闆的票跳票，所以不打算繼續印，出刊到幾期伊忘記了，但應該都查的到，當時是有一個愛買公司貼公告告知我們在幾月幾號就必須離開那個辦公室，當時伊也有問胡晶南接下來要去哪裡，但當時他要不就是聯絡不到，且一開始胡晶南是說愛買要接手，但貼公告卻是表示我們都要搬離，之後伊就沒有聯絡到胡晶南等詞（參原審卷㈡第136 頁）。證人翁珮儀復證稱：臺灣愛買有來公司要我們搬走，請我們搬離那個地方，我們財源滾滾是向胡先生租賃的，他與臺灣愛買有糾紛等語（參原審卷㈠第247 頁）。 ⒊綜合上開證人證詞，再參諸被上訴人提出之99年4 月16日新聞剪報其上記載：潮牌商店「夠壞堂」負責人胡晶南，涉嫌假消費、真刷卡，兩年來請親友當人頭辦逾百張信用卡，不實刷卡四億元，把營額灌水後向銀行申請高額貸款套取銀行現金周轉，昨遭警方逮捕等語（參原審卷㈠第82頁、第65頁），100 年10月22日蘋果日報亦報導：知名潮店夠壞堂前老闆胡晶南，2 年前另辦滾雜誌經營不善倒閉，疑似積欠薪水，前員工在臉書抱怨卻被胡男告妨害名譽等情（參原審卷㈠第236 頁），而胡晶南名義簽發予王國信之支票，復經銀行以存款不足及拒絕往來退票，有支票及退票理由單在卷可參（參原審卷㈠第295 頁至第309 頁，金額合計逾新台幣420 萬元），足見「滾!BOIL 」雜誌係因實際負責人胡晶南涉嫌不實刷卡及財務困難，始停止發行，實與上訴人所指稱許朝欽等人竊取財源滾滾公司客戶資料或99年7 月間「boil」雜誌發行無關。 ⒋至上訴人指稱其雖然停止發行「滾！BOIL」雜誌，惟實際上市場仍有過期之「滾！BOIL」雜誌續行販賣，足見其仍有發行之事實云云。惟查，上訴人所稱繼續販賣之雜誌乃停刊前之舊雜誌，不能認為係新發行之新雜誌，是縱使當時市場上仍有可能同時購得過期「滾！BOIL」雜誌與被上訴人發行之「boil」雜誌，仍不能因此認為上訴人於停刊後有「繼續發行」之事實，上訴人上開主張，自非可採。㈦本件上訴人主張被上訴人丙子公司、安禾公司就許朝欽、陳淑儀發行「boil」雜誌係其執行公司之職務，以及訴外人王國信之侵害行為，不僅侵害上訴人之著作物，致上訴人之著作物停刊，更發行仿品混淆視聽，迫使上訴人之著作物損失廣大之市場利益，為此依民法第28條、第184 條第1 項、第185 條第1 項前段、第28條、公司法第23條及100 年6 月29日修正前之商標法第61條第1 、2 項規定，於提起本件上訴時，復追加依著作權法第88條規定，請求被上訴人以其所銷售之「boil」雜誌每期銷售1,500 件計算，連帶賠償上訴人損害賠償金額6,677,664 元云云，以下分別就上訴人上開主張說明其准駁依據： ⒈依前開證人及報章雜誌報導，本件財源滾滾公司係因自身財務問題而無法繼續發行「滾!BOIL 」雜誌，財源滾滾公司所發行之最後一期係99年5 月號，而被上訴人所發行之第一期「boil」雜誌係在99年7 月，時間在財源滾滾公司最後一期發行之後兩個月，是以，財源滾滾公司所以停止發行「滾! BOIL」雜誌，其事由與被上訴人發行「boil」雜誌無關，此參前揭證人即原財源滾滾公司之受僱人劉自強證稱其所以於99年5 月離職就是因為原本配合的印刷廠告訴我們老闆的票跳票，所以不打算繼續印等語即明。是以，上訴人主張其所以無法繼續發行「滾!BOIL 」雜誌，係因被上訴人發行「boil」雜誌所致云云，顯非可採，二雜誌之發行亦無零和取代之因果關係，上訴人之「滾！BOIL」雜誌「發行權」並非因「boil」雜誌發行而有受侵害，是上訴人主張其發行權因被上訴人擅自發行「boil」雜誌而受有侵害，主張依民法第28條、第184 條第1 項、第185 條第1 項前段、第28條、公司法第23條規定，請求被上訴人連帶賠償6,677,664 元云云，即無理由，不應准許。 ⒉上訴人復主張被上訴人擅自發行「boil」雜誌，侵害上訴人系爭「滾！BOIL」雜誌之著作權，爰依著作權法第88條、第89條之1 規定請求被上訴人賠償損害云云。經查，著作權法所稱之著作權分為著作財產權及著作人格權，而著作財產權之內容，約可分為重製權（第22條）、公開口述權（第23條）、公開播送權（第24條）、公開上映權（第25條）、公開演出權（第26條）、公開傳輸權（第26-1條）、公開展示權（第27條）、改作權（第28條）、散布權（第28-1 條）、出租權（第29條），至於著作人格權部分則有公開發表權（第15條）、姓名表示權（第16條）、禁止他人改作權（第17條）等。本件上訴人主要係指摘被上訴人使用「boil」一字作為發行之雜誌名稱，此一名稱與上訴人發行之「滾！BOIL」雜誌名稱構成近似，與「沸騰BOILING 」商標亦構成近似，所謂近似者，乃指同中有異而言，既有差異，則顯非著作權法所稱之對著作原件之「重製」，而除重製之外，上訴人均未說明究竟係上開何種著作權遭受侵害（例如公開傳輸權、公開展示權或禁止他人改作權等），則其所稱著作權受侵害云云，顯非有據。而「boil」一字乃指「煮、沸騰」之意，此字用於烹飪固然屬於習用之文字，而用於雜誌名稱則屬罕見，上訴人將此字作為商標使用，甚或作為雜誌名稱，固具識別性，作為著作，亦非毫無原創性，然因被上訴人係複製上訴人之創意，而非「重製」相同之內容，則基於著作權法僅在保護「表達」，而非其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理及發現（著作權法第10-1條參照），則被上訴人「模仿」上訴人之創作，而非重製，是否構成著作權之侵害，非無疑問？本件上訴人追加起訴著作權法之侵害請求，姑不論其追加是否合法，即以其未說明究竟係何種著作權遭受侵害一節，本院即無從認定其主張是否有據，是上訴人上開主張，亦屬無據。況本件上訴人係在102 年2 月5 日始追加請求著作權法第88條規定之損害賠償，而依著作權法第89條之1 規定，著作權人自知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，本件上訴人於被上訴人發行「boil」雜誌時（99年7 月），即已知悉被上訴人之不法行為，詎其於提起本件請求時，未同時主張依據著作權法併為請求，嗣於102 年2 月5 日始提出追加，就著作權法部分之主張，顯然已經罹於二年消滅時效，是上訴人此部分之主張，亦無理由，不應准許。 ⒊茲有爭議者，乃被上訴人明知上訴人有「滾GETOUT」、「沸騰BOILING 」商標，於嗣後亦知悉上訴人取得「滾！BOIL」商標之註冊，卻仍發行近似於上訴人上開商標之「boil」雜誌，且使用於類似商品，顯然故意侵害上訴人之商標權，上訴人是否受有損害，得否請求損害賠償？按99年9 月10日修正公布之商標法第63條規定，商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額（第1項）；前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之（第2 項）；商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額（第3 項）。上開有關損害賠償計算之規定，不論係依民法第216 條規定計算，抑或以侵權行為人販售仿冒商品全部收入或零售價乘以500 倍或1,500 倍，主要仍係以填補損害為前提，只是因損害金額究竟若干，商標權人往往不易計算，或無法提出確切市場調查結果供法院佐參，為利於法院判斷商標權人可能遭受之損害金額究竟若干，始列出上開計算方式供商標權人主張或法院審酌，惟上開規定並未排除「填補損害」之前提。是以，倘權利人因他人之侵權行為未有任何損害結果之發生，則權利人因無損害需被填補，自不得為損害賠償之請求。經查： ⑴本件上訴人自99年5 月19日發行最後一期「滾！BOIL」雜誌後，即因財務問題未能繼續發行，而兩個月後之99年7 月間被上訴人開始發行「boil」雜誌，在此期間，上訴人仍未發行雜誌，而迄至本件言詞辯論期日為止，上訴人亦未再提出其已重新發行「滾！BOIL」雜誌之證據供本院佐參，是以可知，本件上訴人自99年5 月發行最後一期雜誌後，即未再發行任何雜誌，而在上訴人未曾繼續發行「滾！BOIL」雜誌期間，倘被上訴人亦未發行「boil」雜誌，則此種狀態之維持下，上訴人當無任何損害產生。而本件被上訴人係在上訴人未繼續發行「滾！BOIL」雜誌期間發行「boil」雜誌，在此情況下，上訴人是否因此即受有損害？本件上訴人主張其所受之損害，即係被上訴人銷售系爭「boil」雜誌所獲得之收益云云。惟查，上訴人既未繼續發行「滾！BOIL」雜誌，則在此期間不論他人是否發行近似於上訴人所有商標之雜誌，上訴人亦無任何商品（雜誌）之銷量遭受影響而減少銷售，換言之，上訴人原來之財產狀態繼續維持，其財產並未因此減少，致受有損害。 ⑵茲有疑問者，乃商標權人本身固然未實際使用其所有之商標於其指定使用之商品或服務上，惟他人在未經授權情況下，倘加以使用，商標權人是否因此可認為完全無任何損害？按99年9 月10日修正之商標法第63條並無「以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害」方式計算損害賠償金額之規定，而係100 年6 月29日修正公布之商標法第71條第1 項第4 款始增設以相當於授權他人使用之權利金數額作為損害賠償之計算依據，然實務上在修法前，亦有以相當於權利金之金額作為損害賠償計算依據者，修法僅係將此實務上之作法明文化，並非新創。此種計算方式，主要係運用在商標權人自己未實際將商標使用於指定之商品或服務時，倘他人未經授權即擅自使用相同或近似於註冊商標之商標於相同或類似之商品或服務時，因商標權人至少受有應收取而未收取授權金之損害，乃規定得以授權他人使用所收取之權利金作為其商標遭受侵害時之損害賠償計算依據。以本件為例，上訴人之商標遭受侵害時，上訴人自己並未實際使用其所有之商標於任何商品或服務，是以，並無任何商品或服務之銷售因此銷售量減少，自無從依據民法第216 條規定以其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額作為上訴人所受損害。而倘以被上訴人銷售「boil」雜誌之全部收入作為損害賠償金額，則上訴人自己既未實際銷售雜誌，反有可能因此獲得不當得利，此在以被上訴人所銷售之「boil」雜誌乘以相當倍數之金額作為損害賠償金額之認定時亦同，是以上開計算損害賠償方式計算上訴人所受損害金額並非允洽，而應認為以倘上訴人授權他人使用系爭「滾GETOUT」、「沸騰BOILING 」或「滾！BOIL」商標時所得收取之授權金作為計算上訴人所受損害金額究竟若干較為合理。惟本件上訴人對於其所有上開商標究竟授權金若干、應如何計算始為合理等疑義均未提出任何證據供本院佐參，原審於審理時亦曾就此部分提出質疑，惟上訴人迄至本院言詞辯論期日，仍未提出相關證據資料，以證明其究竟得收取而未能收取之授權金為何，是本件上訴人既無法證明其受有何種損害、損害金額若干，其訴請被上訴人連帶賠償損害，自無理由，不應准許。六、綜上所述，本件上訴人所以無法繼續發行「滾！BOIL」雜誌，乃係因自己財務陷入危機所致，與被上訴人無涉，而被上訴人等發行「boil」雜誌係在上訴人停止發行約兩個月後，足見被上訴人發行「boil」雜誌與上訴人停止發行「滾！BOIL」雜誌無關，上訴人主張其因被上訴人發行「boil」雜誌致無法繼續發行「滾！BOIL」雜誌，侵害上訴人之發行權、著作財產權云云，自屬無稽。至侵害商標權部分，被上訴人未經上訴人授權情形下，使用近似於上訴人所有上揭註冊商標之「boil」名稱作為雜誌名稱，固然有侵害上訴人上開商標權之事實，惟上訴人究竟受有何種損害有待填補，未見上訴人舉證證明，而其得收取之授權金究竟若干，亦未見上訴人提出任何資料，上訴人在被上訴人發行雜誌之前，自己因故無法發行雜誌，對於被上訴人嗣後之發行行為請求以被上訴人所獲得之銷售金額作為損害賠償計算依據，不無在無法證明自己確有損害存在情形下獲得不當得利之嫌，是上訴人依民法第28條、第184 條第1 項、第185 條第1 項前段、第28條、公司法第23條及100 年6 月29日修正前之商標法第61條第1 、2 項規定，於提起本件上訴時，復追加依著作權法第88條規定，請求被上訴人以其所銷售之「boil」雜誌每期銷售1,500 件計算，連帶賠償上訴人損害賠償金額6,677,664 元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息云云，即無理由，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，核無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回其上訴。至上訴人提及被上訴人安禾公司實際負責人王國信等擅自收取原「滾！BOIL」雜誌之廣告費200 萬元部分，經查，財源滾滾公司負責人原簽發與王國信而未兌現之票據金額亦高達420 萬元（參原審卷㈠第295 頁至第309 頁），究竟王國信係基於何種理由收取上開金錢，非無研求空間，不能僅以王國信收取原「滾！BOIL」雜誌廣告費之行為，即認為安禾公司等亦有不法。況此部分縱認確有侵害上訴人之權利，亦與本件兩造之爭議不同，自非本院審理範圍，併此敘明。七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊防禦方法及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述，附此敘明。八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449 條第1 項、第78條，判決如主文。中　　華　　民　　國　　103　年　　1　　月　　9 　　日智慧財產法院第三庭審判長法官　汪漢卿法官　蔡惠如法官　陳容正以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　103 　年　1 　月　　15　　日書記官　邱于婷附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院102年度民商上字第11號

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