智慧財產及商業法院102年度民商訴字第5號

• 裁判案由: 侵害商標權有關財產權爭議
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 102 年 06 月 25 日
• 法官: 彭洪英
• 法定代理人: 大神輝博
• 原告: 日商‧摩天羅沙股份有限公司法人
• 被告: 林美芳即笑一笑飲食店

智慧財產法院民事判決
102年度民商訴字第5號原 告　日商‧摩天羅沙股份有限公司(株式會社モンテローザ)
法定代理人　大神輝博
送達代收人　林志剛律師
訴訟代理人　劉倫仕律師
郭佩宜律師
陳和貴律師
上 一 人
複 代理人　許睿芝律師
被 告　林美芳即笑一笑飲食店
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議事件，本院於中華民國102 年6 月4日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
被告使用「笑一笑」之字樣於被告經營之日式居酒屋之看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，均應以同一比例及同一版面方式加註「本商號與日商‧摩天羅沙股份有限公司所有之笑笑商標無任何關係」之字樣。
原告其餘之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔二分之一，餘由被告負擔。
事實及理由
甲、程序方面
一、按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。查本件係屬商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。
二、次按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、不甚礙被告之防禦及訴訟之終結者，不在此限；被告於訴之變更或追加並無異議，而為本案言詞辯論者，視為同意變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第2、7 款、第2 項分別定有明文。本件原告於民國（下同）102 年1 月19日起訴時，訴之聲明係請求被告應給付原告新台幣（下同）50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。嗣於102 年5 月2 日具狀追加請求判命被告不得於其所開設之店面暨看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上使用相同或近似原告所有如附圖所示「笑笑」之圖樣文字之商標，並將上開聲明列為先位聲明，另依商標法第36條第1 項第3 款後段規定追加備位聲明：被告使用「笑一笑」之字樣於被告相同或類似之看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，均應以同一比例及同一版面方式加註「本商號與日商‧ＯＯＯＯ股份有限公司所有之笑笑商標無任何關係」之字樣或附加其他適當之區別標示；及被告應給付原告50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。因請求之基礎原因事實同一，不甚礙被告之防禦及訴訟之終結，且被告於訴之追加並無異議，而為本案言詞辯論，原告所為之變更追加應予准許。
三、再按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意。訴之撤回，被告未於期日到場或係以書狀撤回者，自前項撤回書狀送達之日起，10日內未提出異議者，視為同意撤回，民事訴訟法第262 條第1 項、第3 項定有明文。原告於102 年5 月13日言詞辯論程序，當庭撤回備位聲明第2 項「被告應給付原告50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息」，被告既亦於前述言詞辯論期日到庭，復未當庭提出異議，揆諸前揭法條規定，視為同意撤回。
乙、實體方面
一、原告起訴主張：
（一）原告為中華民國第01467224號如附圖所示「笑笑」圖樣文字註冊商標（下稱系爭商標）之商標權人，系爭商標指定使用於提供餐飲服務，專用期間自100 年8 月1 日起至110 年7 月31日止。被告林ＯＯ即笑笑飲食店之負責人，明知系爭商標已經原告向經濟部智慧財產局申請註冊，竟未經原告同意，擅自使用系爭商標之文字「笑笑」作為其商號名稱，而於桃園縣ＯＯ市ＯＯ里ＯＯ街91號開設「笑笑」日式居酒屋，並經營與原告營業項目相同之餐館、酒精飲料等餐飲服務，致消費者有混淆誤認之虞。經原告於101 年5 月30日委請律師發函通知被告請求停止使用上開行為，然被告僅將書寫有「笑笑」之招牌改為「笑一笑」，並更改商業名稱，與原告所有之系爭商標仍有高度近似，而侵害原告之商標權甚明。
（二）原告為日本最大之連鎖居酒屋餐飲集團，設立於1983年，並於1999年1 月即於日本開設第一家「笑笑」居酒屋。被告於開庭時自承曾於93年至94年間於日本停留半年，並居住於東京都豐島區巢鴨附近之親戚家中。而原告於94年11月間，在日本已開設394 家「笑笑」居酒屋，且均設於車站附近，在與巢鴨車站僅相隔一站池袋車站，於東口、西口、東池袋亦設有三家「笑笑」居酒屋，以被告停留日本之時間不短，且池袋車站亦為東京都豐島區之交通樞紐，被告自巢鴨往返其他地區必會經過池袋車站。實難信其未於日本見過「笑笑」居酒屋，則被告於使用系爭「笑笑」商標為其餐飲店名稱前，即已知悉該名稱為原告之商標，仍執意為上開使用，並將系爭「笑笑」商標與「日式居酒屋」字樣以大型字體使用於其門口招牌，實難謂係基於不知情下善意先使用。
（三）又被告雖於101 年6 月27日將其商號名稱更改為「笑一笑飲食店」，惟該商號名稱與系爭商標均有吸引消費者注意之「笑笑」字樣，該中文「一」字與「笑笑」二字緊密相連接，外觀上極不易區辨，且觀念、讀音予人印象相似，故相關消費者於觀察整體商標時，自易忽略該部分，而對「笑笑」部分字樣施以較高之注意及產生較深刻之印象，致使其誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。則被告商號所使用之「笑一笑」字樣與系爭商標仍構成高度近似而侵害原告之商標權，且不論被告所使用者為「笑笑」或「笑一笑」，其看板、招牌與原告旗下之「笑笑」居酒屋之招牌同以紅色為底，「笑笑」字樣均為白色，且招牌上均註有「居酒屋」字樣，更易造成相關消費者產生混淆誤認。
（四）爰依商標法第69條第1 項規定，請求被告不得使用相同或近似原告系爭商標之圖樣文字作為其商號名稱之一部分，並依商標法第69條第3 項、第71條第1 項第4 款，向被告請求50萬元之損害賠償。退步言之，若認被告係善意先使用「笑一笑」字樣作為其飲食店名稱，則依商標法第36條第1 項第3 款後段請求被告以同一比例及同一版面方式加註「本商號與日商‧ＯＯＯＯ股份有限公司所有之笑笑商標無任何關係」或附加其他適當之區別標示。
（五）並聲明：
先位聲明：
1.被告不得於其所開設之店面暨看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上使用相同或近似原告所有如原證1 所示「笑笑」之圖樣文字之商標。
2.被告應給付原告新台幣50萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。
備位聲明：
1.被告使用「笑一笑」之字樣於被告相同或類似之看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，均應以同一比例及同一版面方式加註「本商號與日商‧摩天羅沙股份有限公司所有之笑笑商標無任何關係」之字樣或附加其他適當之區別標示。
二、被告答辯則以：
（一）被告主觀上並無侵害系爭商標之犯意：
被告為址設桃園縣ＯＯ市ＯＯ街91號「笑笑飲食店」之負責人，並於95年6 月16日取得桃園縣政府營利事業登記證，營利事業名稱為「笑笑食品行」，後更名為「笑笑飲食店」，再更名為「笑一笑飲食店」。被告以「笑笑食品行」為營利事業名稱，取得營利事業登記證之時間早於系爭商標獲准註冊之時間。又原告係於西元1975年在日本設立，並於100 年8 月始於我國註冊，實則原告反有侵害被告所有之「笑笑食品行」、「笑一笑飲食店」商標權之事實。
（二）原告雖主張其於日本所開設之笑笑居酒屋，於東京都池袋地區設有分店，惟被告對於原告在日本開設笑笑居酒屋一事並不知悉，被告至日本時雖皆居住於東京距離池袋非遠之巢鴨，然並未見過該笑笑居酒屋，被告亦未曾至池袋車站搭車。被告係因筆劃之關係，而以「笑笑」為居酒屋命名。綜上所述，被告並未侵害原告所註冊系爭商標之商標權，原告自不得向被告請求損害賠償。
並聲明：請求駁回原告之訴。
三、整理與協議簡化爭點：
按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，行獨任審判之訴訟事件準用。民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第271 條之1 定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷第147頁）：
（一）兩造不爭執之事實：
1.原告為01467224號商標權人，權利期間為100 年8 月1日
至110 年7 月31日止。
2.系爭商標係原告於99年7月23日申請。
3.「笑笑食品行」於95年6 月16日取得桃園縣政府營利事業登記，使用系爭商標之文字「笑笑」作為其商號名稱，並於桃園縣ＯＯ市ＯＯ街68號2 樓開設「笑笑」日式居酒屋，並由被告擔任負責人，96年8 月13日變更負責人為李ＯＯ後，被告即未再經營，直至98年9 月15日負責人變更為被告後，被告方繼續於ＯＯ市ＯＯ街65號1 、2 樓經營「笑笑」日式居酒屋，並於99年10月20日遷至ＯＯ街91號之現址。期間更名為「笑笑飲食店」，又於101 年6 月27日更名為「笑一笑飲食店」。
4.原告曾委請律師於101 年5 月30日發函通知被告，請其立即停止使用系爭商標之行為。
（二）兩造主要爭點：
1.本件有無善意先使用規定之適用？
2.被告有無侵害原告之商標權？
3.原告請求被告不得於其所開設之店面暨看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上使用相同或近似於系爭商標之圖樣文字，有無理由？
4.原告請求被告金錢賠償，有無理由？得請求之金額為何？5.原告請求被告使用「笑一笑」之字樣於被告相同或類似之看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，應以同一比例及同一版面方式加註「本商號與日商‧ＯＯＯＯ股份有限公司所有之笑笑商標無任何關係」之字樣或附加其他適當之區別標示，有無理由？
四、得心證之理由：
（一）先位之訴部分：
⑴按商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第36條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。又按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，商標法第35條第1 、2 項，第36條第1 項第3 款前段定有明文。
⑵原告主張其為系爭商標之商標權人，系爭商標指定使用於「提供餐飲服務」，權利期間自100 年8 月1 日起至110
年7 月31日止，而被告為笑笑飲食店負責人，在桃園縣ＯＯ市ＯＯ街91號開設「笑笑」日式居酒屋，原告於101 年5 月30日發函通知被告請求停止使用「笑笑」商標之行為，被告乃將居酒屋招牌改為「笑一笑」，及向桃園縣政府申請將商業名稱變更為「笑一笑」等事實，有原告提出商標註冊證、商業登記查詢資料、律師函、被告經營之日式居酒屋現場照片等為證（見本院卷第5 至8 頁、第155 至156 頁），堪信為真實。
⑶經查，系爭商標係99年7 月23日申請註冊，有本院調閱智慧財產局商標註冊簿檢索資料在卷可稽（見本院卷第132
頁），而被告早在95年6 月16日即以「笑笑飲食品行」之名稱，向桃園縣政府辦理營利事業登記，使用系爭商標之文字「笑笑」作為其商號名稱，並於桃園縣ＯＯ市ＯＯ街ＯＯ號2 樓開設「笑笑」日式居酒屋，由被告擔任負責人，其後商號名稱變更為「笑笑飲食店」，該商號於96年8
月13日之後陸續變更負責人為訴外人李ＯＯ、彭ＯＯ，直至98年9 月15日負責人又變更為被告，被告於99年10月20日將「笑笑」日式居酒屋遷至ＯＯ街91號之現址。嗣於收受原告101 年5 月30日律師函後，被告於101 年6 月27日向桃園縣政府申請更名為「笑一笑飲食店」並將居酒屋之招牌亦改為「笑一笑」日式居酒屋等情，有被告提出之桃園縣政府營利事業登記證、桃園縣政府97年1 月18日、98年9 月15日、101 年6 月27日函、98年9 月4 日裁處書為證，並為原告所不爭執，堪認被告辯稱系爭商標申請註冊日之前，其已使用「笑笑」作為其所經營之居酒屋名稱，堪信屬實。
⑷原告雖主張商標法第36條第1 項第3 款之善意先使用，係指不知為他人著名之註冊商標或他人之註冊商標為使用者而言，原告為日本翹楚之餐飲集團，設立於西元1983年，在亞洲各地經營「白木屋」、「笑笑」、「魚民」超過500 家知名屋酒屋連鎖餐飲店，享負盛名，且於94年11月間已在日本開設394 家「笑笑」居酒屋，且多設於車站出口附近，被告自承94年間在日本停留半年，居住於東京都豐島區巢鴨附近親戚家中，巢鴨附近之池袋車站為東京都豐島區主要車站，原告在池袋車站出口處亦設有三家「笑笑」居酒屋，被告不可能未見過「笑笑」居酒屋之招牌云云。被告則辯稱其93至94年間在美國、日本各停留半年，停留在日本期間，寄居於巢鴨附近親戚家，均在巢鴨附近活動，並未經過池袋車站等語。經查，本院依原告之聲請，調閱被告之入出境記錄所示（見本院卷第136 頁），被告除於93年11月24日至94年11月1 日出境國外停留時間約一年外，其餘89、95年間出境均僅停留數日即回國，並非經常往返國內外之人，原告雖提出池袋車站之東口、西口、東池袋所開設三家「笑笑」居酒屋之位置圖（見本院卷第171 至173 頁），惟列印時間為102 年5 月21日，無從證明被告停留日本之93、94年間，池袋車站已有該三家「笑笑」居酒屋存在，亦無積極證據足以證明被告居住巢鴨親戚家期間，必定經過池袋車站並見過該三家居酒屋之招牌，自不能僅憑被告曾居住巢鴨地區之事實，遽以推論被告早已知悉原告在日本地區使用「笑笑」商標於居酒屋之事實，原告主張被告使用系爭商標並非善意云云，尚不足採。
⑸承上，被告在系爭商標註冊申請日前，善意使用系爭商標於居酒屋之餐飲服務，並不受原告商標權專用權效力之拘束，原告主張被告使用「笑笑」商標之行為侵害其商標權，請求被告不得於其所開設之店面暨看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上使用相同或近似原告所有之「笑笑」圖樣文字商標，及被告應給付原告新台幣50萬元之損害賠償，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息，均非正當。從而，原告先位之訴部分既無理由，本院自應就原告備位之訴部分為裁判。
（二）備位之訴部分：
⑴按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條第1 項第3 款定有明文。而所謂商標有相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標，致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。次按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通注意，可能誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯。
⑵系爭商標「笑笑」與被告使用之「笑一笑」居酒屋名稱相較，均有吸引消費者注意之「笑笑」字樣，雖然被告增加「一」字，然就整體外觀、觀念、讀音予人印象而言，係具有高度近似之商標，且均使用於居酒屋之餐飲服務上，即使用於同一之服務，以具有普通知識經驗之消費者，於消費時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，自會有所混淆而誤認二服務係來自同一來源或誤認為不同來源但有所關聯，而有致相關消費者混淆誤認之虞。從而，被告於系爭商標申請日前之95年6 月16日即善意使用系爭「笑笑」商標於其經營之餐飲服務上，雖不受系爭商標效力所拘束，惟原告即商標權人得依商標法第36條第1 項第3 款後段規定，請求被告附加適當之區別標示。
⑶商標法第36條第1 項第3 款後段規定所謂適當之區別標示，係指該標示在客觀上足以區別兩者商品或服務非屬同一來源，且不致誤認為不同來源但有所關聯，並屬必要者而言。本院認原告之備位聲明，請求被告使用「笑一笑」之字樣於被告相同或類似之看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，應以同一比例及同一版面方式加註「本商號與日商‧ＯＯＯＯ股份有限公司所有之笑笑商標無任何關係」之字樣，核屬正當，應予准許，至於其請求「或附加其他適當之區別標示」部分尚非具體明確，應予駁回。五、綜上所述，被告於系爭商標申請日前已善意使用系爭商標，得主張不受系爭商標權效力之拘束，故原告先位之訴，依商標法第69條第1 項、第3 項、71條第1 項第4 款之規定，請求被告不得於其開設之店面暨看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上，使用原告所有之「笑笑」圖樣文字之商標，並應賠償50萬元及法定利息，為無理由；備位之訴依商標法第36條第1 項第3 款後段規定，請求被告於使用「笑一笑」之字樣於被告相同或類似之看板、廣告、招牌或其他任何表徵之行為上時，應以同一比例及同一版面方式加註「本商號與日商‧ＯＯＯＯ股份有限公司所有之笑笑商標無任何關係」之字樣，為有理由，逾此範圍之請求，則無理由，不應准許。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及舉證，經本院審酌後認於判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　6　　 月　　25　　日智慧財產法院第一庭
法　官　彭洪英
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　102　 年　　6　　月　　 25　　日書記官　郭宇修