智慧財產法院民事判決

原告

姜海寰

訴訟代理人

曾信嘉律師

複代理人

袁裕倫律師

被告

香港商曄欣股份有限公司

被告

兼 上

法定代理人

賴祐禧(Benjamin Lai)

共同訴訟代理人

陳居亮律師

複代理人

林雅儒律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於中華民國102 年8 月6 日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、程序方面：

㈠本件係涉及香港或澳門之民事事件，且我國法院有裁判管轄權：

⒈按「民事事件，涉及香港或澳門者，類推適用涉外民事法律適用法。涉外民事法律適用法未規定者，適用與民事法律關係最重要牽連關係地法律。」香港澳門關係條例第38條定有明文。本件被告為香港商曄欣股份有限公司（下稱被告公司）為香港商，為香港法人，具有涉及香港因素，其業經我國認許，依前開說明，本件事件為涉香港民事事件，應類推適用涉外民事法律適用法之規定。惟我國涉外民事法律適用法乃係對於涉外事件，就內國之法律，決定其應適用何國法律之法，至法院管轄部分，無論是民國100 年5 月26日修正施行前、後之涉外民事法律適用法均無明文規定，故就具體事件受訴法院是否有管轄權，得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範等為法理，本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當與迅速等國際民事訴訟法基本原則，以定國際裁判管轄。又合意定外國法院管轄，雖非單純定訴訟管轄之問題，而係排除受中華民國法院審判之權利，但衡諸處分權主義之原則，應無不許之理。惟應審酌是否並無民事訴訟法第402 條第1 項第1 、4 款規定之消極要件，及調查合意選擇管轄法院有無違背我國之專屬管轄，資為判斷（最高法院98年度台上字第1933號民事判決參照）。

⒉本件涉訟之當事人，原告為依我國法律設立之法人，其營業處所在我國，被告則為依香港法律設立之法人，其營業處所在香港。另本件依原告所起訴之事實，係主張被告於我國有侵害原告第D142582 號「折疊式手工具組」新式樣專利（下稱系爭專利）之行為，應負連帶損害賠償、不為一定行為及銷燬產品等責任。是以本件所涉及者，核其性質屬於專利權民事事件，且原告業已證明客觀上損害事實之發生及該事實發生地點均發生於我國，亦即本件訴訟爭議法律類型之形式定性，屬關於由侵權行為而生之債，故本件為涉及香港民事事件，且我國法院之對有裁判管轄權。

⒊原告就系爭專利得依我國專利法享有專利權，此為兩造所不爭執。而依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，為本院管轄案件（智慧財產法院組織法第3 條第1 款、智慧財產案件審理法第7 條規定參照），故本院得就本案為審理，並類推適用涉外民事法律適用法以定涉及香港民事事件之準據法。

㈡準據法之選定：

⒈按以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律，100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第42條第1 項定有明文。

⒉查原告依我國專利法取得專利權，主張被告在我國有侵害其專利權之行為，且侵權期間係自100 年1 月起迄今，依100 年5 月26日修正施行之涉外民事法律適用法第62條前段規定，本件關於專利權事件之準據法，應依同法修正施行後之第42條第1 項規定，依該權利應受保護地（即中華民國）之法律。而本件關於侵權與否及損害賠償部分，應適用99年8 月25日修正公布之專利法（下稱修正前專利法），業經本院當庭曉諭，兩造對之復未作何爭執（本院卷第181 頁之言詞辯論筆錄），故本院自得本此而為審判。

㈢按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1 項第2 款定有明文。原告於102 年5 月28日言詞辯論程序期日（本院卷第181 頁），將訴之聲明第1 項改為「被告等應連帶給付原告新台幣（下同）60萬元，及自102 年2月12日起至清償日止，按年息百分之5 計算之利息。」，而原告所為聲明與主張之訴訟標的均與其起訴時之爭點相同，核屬更正事實或法律上之陳述，揆諸上揭法條，應予准許，合先敘明。

二、原告聲明：㈠被告等應連帶給付原告60萬元整，及自102 年2 月12日起，按年利率百分之5 計算之法定遲延利息。㈡第1 項聲明，原告願供擔保，請准宣告假執行。並主張：原告為新式樣專利第D142582 號「折疊式手工具組」專利（即系爭專利）之專利權人，專利期間自100 年9 月11日至111 年10月20日止。被告公司曾於100 年1 月向原告購買依據系爭專利所生產之迷你手工具組計4,600 組，並將迷你手工具組刊登於其2012年版之型錄之上。未料被告公司見依據系爭專利生產之產品銷售反應良好，未經原告之同意或授權，即委由訴外人肯昌股份有限公司逕行開模生產與依據系爭專利產品相同的折疊式手工具組（下稱系爭產品一、二、三、四），並刊登於該公司2012及2013年型錄，型錄上清晰可見其外觀設計係落入系爭專利申請專利之新式樣範圍。原告將2012及2013年份型錄資料檢送長信專利商標事務所之專利侵害鑑定分析報告，鑑定結論為被告公司所販賣之待鑑定產品與系爭專利案之圖說相同，落入系爭專利權範圍。故被告公司販賣之待鑑定物產品有故意侵害原告系爭專利情事，而被告賴祐禧係被告公司之負責人。爰依99年8 月25日修正公布之專利法第129 條之規定準用同法第84條第1 項前段及85條第1 項第2 款，公司法第23條第2 項之規定，請求被告等連帶賠償如訴之聲明。

三、被告聲明：㈠駁回原告之訴；㈡如受不利益判決，被告願供擔保，請准宣告免假執行。並抗辯：

㈠系爭產品未落入系爭專利申請專利權範圍：系爭產品二係⑴本體造型明顯可見是由左右兩片略呈ㄇ型之框體組合而成。⑵由兩片框體合成之本體，本體上前方與下後方係為傾斜邊，惟右側框體與左側框體之中央處均有凹弧邊，且凹弧邊呈現一上一下錯置對應關係，右側框體中央凹弧邊係向下凹進去，左側框體中央凹弧邊則向上凹進去。整體造型不似車子。⑶由兩片框體合成之本體，本體中央處之內側框體及外側框體均呈現對稱之內凹槽。⑷本體於其靠近二末端各穿設一定位栓。其本體的前側似有一個具有眼睛（即螺栓部位）且角度略朝下的三角蛇頭造型部位，本體的後側則似有一個具眼睛（即螺栓部位）且角度略朝上的三角蛇頭造型部位。故不符合系爭專利之「外觀特點在於整體造型酷似車子，猶如車體之本體其上前方與下後方係為傾斜邊之矩形框體」之創作特點，因此系爭產品與系爭專利之整體外觀不同。

㈡系爭專利有下列應撤銷事由存在：

⒈系爭專利違反修正前專利法第110 條第1 項第1 款規定應予撤銷：原告於99年8 月10日協同其公司（原告設立奎貝克有限公司）之員工王釗杰Kevin 前來被告公司並出示系爭專利產品之樣品，嗣於99年8 月13日即已提供報價單予被告。並於99年8 月底、9 月初之歐洲產品展覽會上，原告並提供樣品予被告去參展，之後陸續於99年9 月7 日起至同年10月21日間兩造就產品報價事宜一直有以信函往來洽商。嗣於99年10月25日被告開始下訂單予原告。故原告於系爭專利申請日99年10月21日之前即已製造出系爭專利產品之樣品以及提供報價單予被告，即原告於系爭專利提出申請之前，已在公開銷售系爭專利之產品，原告之行為已該當修正前專利法第110 條第1 項第1 款規定之公開使用要件，系爭專利自因之無效。

2.證據1 、2 、3 之組合及證據1 、2 、4 之組合可證明系爭專利設計專利範圍不具創作性：

⑴證據1 係一「BBB 」公司西元2004年公開之產品型錄、證據2 係西元2006年10月21日公告之我國第M299 734號「手工具組之開瓶結構改良」新型專利案、證據3 係西元2006年3 月1 日公告之我國第D109390 號「手工具組之側板」設計（新式樣）專利案、證據4 係西元2010年5 月11日公告之我國第M380205 號「自行車工具組」新型專利案證據⑵證據1 、2 、3 、4 之技術特徵：證據1 第4 、5 、6 頁之圖示與文字說明比對可知，對於折疊式手工具組產品的外型設計業，其所屬技藝領域中具有通常知識者於系爭專利申請前之技藝水準，至少應已包括如下特點：1.整體造型似車子的造型設計（證據1 ）、2.本體上前方與下後方為傾斜邊矩形造型設計（證據1 ）、3.本體為矩形框體的造型設計（證據2 ）、4.兩側具有對稱內凹槽的造型設計（證據3 、4 ）、5.本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓（證據1 、3 、4 ）。

⑶與系爭專利相同之「折疊式手工具組」技藝領域，於證據1 已揭露「本體上前方與下後方為傾斜邊矩形造型設計」、「本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓」、「整體造型似車子的造型設計」等設計特點；證據2 已揭露「二側板之間一體式連結成矩形框造型之設計」之設計特點；證據3 已揭露「兩側具有對稱梯形內凹槽」之設計特點；證據4 已揭露「兩側具有對稱梯形內凹面形狀內凹槽」之設計特點；故系爭專利其整體設計特徵係組合複數個先前技藝中的局部設計而構成，且整體設計並未產生特異之視覺效果，是故應認定系爭專利之新式樣設計為易於思及者。

⑷證據1 、2 、3 、4 同屬「折疊式手工具組」技藝領域，整體設計並未產生特異之視覺效果，系爭專利為所屬技藝領域中具有通常知識者，由證據1 、2 、3 之組合或證據1 、2 、4 之組合而易於思及者，故不具創作性。

㈢原告並未提出被告於系爭產品二受有60萬元利益之證據，被告告亦無故意侵害原告系爭專利之事可言。被告確實認為系爭產品二顯然與系爭專利之申請專利範圍不同。原告主張應酌定上揭損害賠償額三倍之損害賠償於法不合。被告並非故意侵害系爭專利，原告主張公司法第23條第2 項負擔連帶賠償責任於法不合。

四、經查下列事實，有各該證據附卷可稽，且為兩造所不爭執（本院卷第181 至182 頁），自堪信為真實。

㈠原告於99年10月21日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請專利名稱「折疊式手工具組」設計（新式樣）專利，經實體審查核准專利，專利證書號為D142582 ，專利權期間為100 年09月11日至111 年10月20日止（即系爭專利）。

㈡原證一至原證八之證據，被告對形式上之真正不爭執。

㈢被證一之引證1 係一「BBB 」公司西元2004年公開之產品型錄、被證一之引證2 係西元2006年10月21日公告之我國第M299734 號「手工具組之開瓶結構改良」新型專利案、被證一之引證3 係西元2006年3 月1 日公告之我國第D109390 號「手工具組之側板」設計（新式樣）專利案、被證一之引證4係西元2010年5 月11日公告之我國第M380205 號「自行車工具組」新型專利案，均為系爭專利之先前技術。

五、本件兩造所爭執之處，經協議簡化如下（本院卷第182 至183頁）：

㈠系爭產品係原告民事起訴狀之原證六第3 至4 頁（本院卷第18至22頁）所示，計有系爭產品一（六角扳手工具為八件式，型號有：ATITO3468 、ATITO3469 、ATITO3470 、ATITO3471 、ATITO3472 五型）、系爭產品二（六角扳手工具為八件式，型號有：ATITO3458 、ATITO3459 、ATITO3460 、ATITO3461 、ATITO3462 五型）、系爭產品三（六角扳手工具為十二件式，型號有：ATITO3473 、ATITO3474 、ATITO3475 、ATITO3476 、ATITO3477 五型）及系爭產品四（六角扳手工具為十二件式，型號有：ATITO3463 、ATITO3464 、ATITO3465 、ATITO3466 、ATITO3467 五型），是否為被告於國內所製造、販賣？

㈡系爭產品一、二、三、四是否落入系爭專利設計專利範圍，而侵害系爭專利？

㈢系爭專利設計專利範圍是否有應撤銷之原因？

⒈證據1 、2 、3 之組合是否可證明系爭專利設計專利範圍不具創作性？

⒉證據1 、2 、4 之組合是否可證明系爭專利設計專利範圍不具創作性？

⒊系爭專利是否有違反修正前專利法第110 條第1 項第1 款而不具新穎性？

㈣被告公司有無侵害系爭專利之故意或過失？如構成侵權行為，原告得請求損害賠償金額為何？被告賴祐禧應否負連帶賠償責任？

六、得心證理由：

㈠按專利法雖於100 年12月21日修正公布，經行政院核定於102 年1 月1 日施行，惟本件原告主張被告侵害其專利權之時間為101 年間，是以系爭專利權是否受到侵害，應以當時有效之99年8 月25日修正公布專利法為法規依據（最高法院98年度臺上字第997 號民事判決參照，下稱修正前專利法）。又100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行之專利法業將「新式樣專利」修正為「設計專利」，然本件有關侵權之準據法為99年8 月25日修正公布之專利法，已於前述，是本院仍沿用原「新式樣專利」之用語，核先敘明。又原告對於前開爭點中系爭產品一、系爭產品三及系爭產品四部分，因無法提出系爭產品供比對，而撤回該部分之請求，並經被告之同意（本院卷第236 頁），是本件本院就前開爭點㈠、㈡、㈣部分僅就系爭產品二部分（下稱系爭產品）為審理，先予敘明。

㈡關於新式樣專利侵權判斷，首應審酌系爭產品是否落入系爭專利申請專利權範圍，此係比對系爭產品之技藝內容與系爭專利申請專利之新式樣範圍，而與專利權人依系爭專利所實施之產品無涉。至其判斷流程，分為「解釋申請專利之新式樣範圍」，以及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與系爭產品」。關於第二階段「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與系爭產品」包括下列步驟：

⑴解析系爭產品之技藝內容：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就系爭產品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。

⑵判斷系爭產品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後系爭產品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。如是，則進入⑶之判斷；如否，則未落入專利權範圍。

⑶判斷系爭產品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似：以普通消費者之水準，判斷解析後系爭產品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。如是，則進入⑷之判斷；如否，則落入專利權範圍。

⑷若系爭產品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵：以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷系爭產品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵。如是，則進入⑸之判斷；如否，則未落入專利權範圍。

⑸若系爭產品包含新穎特徵，且行為人主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷系爭產品是否適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」。

①被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。

②若系爭產品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷系爭產品未落入專利權範圍。若系爭產品不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則判斷系爭產品落入專利權範圍。

㈢系爭專利之技藝內容：系爭專利之創作係一種具備複數支不同規格之六角扳手工具，且可收折於堪作為握把使用之本體內。（本院卷第12頁反面之新式樣專利圖說【物品用途】）。其創作之外觀特點在於，整體造型酷似車子，猶如車體之本體，其上前方與下後方係為傾斜邊之矩形框體，兩側具有對稱內凹槽，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手工具，本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓，整體外觀具流線造形之視覺效果。（本院卷第12頁反面之新式樣專利圖說【創作特點】）。相關圖面如附圖1 所示。

㈣系爭專利申請專利之新式樣範圍之解釋：

⒈查系爭專利之物品用途係一折疊式手工具組。參酌系爭專利專利圖說所載【創作特點】、及其圖說可知，系爭專利之創作外觀特點在於，由俯視圖及前、後視圖觀之，整體框體為一矩形造形，由仰視視圖及立體圖觀之，似一車子之本體，又由左側視由圖及右側視圖觀之，框體之上前方與下後方係為傾斜邊，兩側具有對稱具斜邊之內凹槽，其中本體兩側靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓，再由使用狀態參考圖觀之，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手工具，是以系爭專利一新式樣之申請專利範圍解釋為：「一折疊式手工具組，其整體框體概為一矩形造形，且似一車子之本體，框體之上前方與下後方係為傾斜邊，兩側具有對稱具斜邊之內凹槽，框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手工具，其中本體兩側靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓，如是呈現其整體外觀之視覺效果。」。

⒉系爭專利之新穎特徵：按新式樣專利之新穎特徵，係指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性外觀，不得為功能性外觀。解釋新式樣專利權之範圍時，得先以創作說明中所載之文字內容為基礎，經比對新式樣專利權與申請前之先前技藝後，始能客觀認定具有創新內容的新穎特徵。經查，依原告所提原證七之附件4 至8 （見本院卷第23頁至第56頁），原告所比對系爭專利申請前之先前技藝，即我國新式樣專利第D113139 號「迷你工具組」（附件4 ）、第D106896 號「行動手工具收納器」（附件5）、第D105522 號「自行車工具組之基座」（附件6 ）、第D101960 號「自行車多用途工具」（附件7 ）以及第055017號（公告號D288935 號）「自行車工具組」（附件8）等五件設計專利之參考文獻（相關圖面如附圖2 所示），應可得知原告主張系爭專利之新穎特徵為「本體其上前方與下後方係為傾斜邊之矩形框體，及兩側具有對稱內凹槽，又框體內收納可轉動複數支不同規格之六角扳手工具，並本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓」等，應屬經比對申請前之先前技藝後，客觀認定具有之創新內容，故原告主張之系爭專利新穎特徵應屬可採。綜上，系爭專利之新穎特徵應在於整體造型似一車狀之外觀修飾，以及本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓等造形特徵，此有別於習知物品、具創新之外觀者，可歸納為：「1.略呈矩形之一本體框體，本體之上前方與下後方係為傾斜邊」、「2.本體兩側具有對稱內凹槽」、「3.整體造型似一車狀」及「4.本體靠近二末端各穿設一猶如車子前後輪之定位栓」；該新穎特徵亦為被告所不爭執（見本院卷第226 頁）。

㈤解析系爭產品：查系爭產品（即系爭產品二）為一種「折疊式手工具組」，具備八支不同規格之六角扳手工具，且可收折於框體本體內（ 如附圖3 所示）。其外觀特點在於整體造形為一四邊形框體狀，其整體之上前方與下後方係呈傾斜邊，兩側長邊框體之內外表面具有對稱斜邊之凹槽，且由其一側之頂、底緣分別形成內凹之大圓弧缺口，本體靠近二末端各穿設一圓形定位栓（如附圖3 照片⑷、⑸所示），於框體之兩短邊框體中段，設有一橫切之水滴形線，使框體由一長邊延伸至兩短邊之中段所形成之一組對稱「ㄇ」字狀組成（如附圖3照片⑹所示），如是為呈現其整體外觀之視覺效果。（如附圖3 所示）。

㈥物品相同或近似判斷：系爭產品為一折疊式手工具組且其用途、功能也與系爭專利相同等情，被告並未爭執，故系爭產品與系爭專利物品相同。

㈦整體視覺性設計相同或近似判斷：經比對系爭專利與系爭產品，兩者整體上皆呈現四邊形框體狀，其上前方與下後方均亦呈傾斜邊之矩形框體，兩側框表面也設有對稱具斜邊內凹槽，本體靠近二末端亦各穿設一圓形定位栓；然系爭產品之四邊形框體中，兩側長邊框體各由其頂緣及底緣分別向下、上形成一內凹大圓弧缺口，該圓弧缺口與兩端非為等距，係略靠近一端，故因比例之故，側框自凹陷弧缺口至兩端之面積有如「蛇頭」之側影，另於整體框體兩短邊框體中段設有一橫切之水滴形線，該些差異為系爭產品與系爭專利造形上不同之處；再者因系爭產品之兩側長邊框體由其頂、底緣互相對稱處形成內凹之大圓弧缺口之變化已然形成另一不同之視覺效果，有脫離系爭專利以直線條構成如車體之視覺意象；以普通消費者選購商品之觀點，其等應屬會使用到該類商品之採購人員，故應會注意到習知或規格制之造形所在，並以觀察可辨識之側框如「蛇頭」之側影、兩側長邊框體互相對稱等之異同為主，經其異時異地整體比對並綜合判斷兩者整體視覺性外觀時，所產生的視覺印象足使該普通消費者可明顯分辨其間之不同，不致產生混淆的視覺印象，故應認定系爭產品整體視覺性外觀與系爭專利並不近似。

㈧系爭產品是否包含新穎特徵之判斷：系爭產品之整體視覺性外觀與系爭專利已認定不構成近似，業如前述，故毋庸再予比對判斷系爭產品是否包含系爭專利之新穎特徵。退步言，縱認兩者整體視覺性外觀有近似之虞，然系爭產品之側框自凹陷弧缺口至兩端之面積有如「蛇頭」之側影，另於整體框體兩短邊框體中段設有一橫切之水滴形線等造形特徵不同於系爭專利，而致系爭產品明顯未包含前述系爭專利之新穎特徵，故系爭產品仍未落入系爭專利之專利權範圍。

㈨系爭產品與系爭專利之新式樣的視覺性設計整體並不相同或近似，是系爭產品並未落入系爭專利之新式樣專利範圍。又系爭產品既均不落入系爭專利權範圍，則原告之請求即無理由，故系爭專利是否有應撤銷事由存在等爭點，即無論述之必要，附此敘明。

七、綜上所述，系爭產品未落入系爭專利權範圍，是被告並未侵害原告系爭專利權，從而原告請求被告如前揭聲明所述，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

九、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第78條規定，判決如主文。

智慧財產法院第一庭