智慧財產及商業法院102年度民商訴字第46號

• 裁判案由: 排除侵害商標權行為
• 案件類型: 智財
• 審判法院: 智慧財產及商業法院
• 裁判日期: 103 年 01 月 24 日
• 法官: 歐陽漢菁
• 法定代理人: 曹德風、劉金生
• 原告: 佳格食品股份有限公司法人
• 被告: 福樂開發建設有限公司法人

智慧財產法院民事判決
102年度民商訴字第46號原　　　告　佳格食品股份有限公司
法定代理人　曹德風
訴訟代理人　陳世杰律師
余明賢律師
洪舒萍律師
被　　　告　福樂開發建設有限公司
法定代理人　劉金生
訴訟代理人　盧俊誠律師
上列當事人間排除侵害商標權行為事件，本院於102 年12月23日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、程序方面：按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，由智慧財產法院管轄。智慧財產法院組織法第3 條第1 款、第4 款及智慧財產案件審理法第7 條分別定有明文。查本件係屬商標法所保護智慧財產權益所生之第一審民事事件，依前揭條文之規定，本院有管轄權，合先敘明。
二、原告起訴主張：
㈠第00017483號「福樂」商標（下稱系爭商標）於民國53年3
月1 日經核准註冊，指定使用於商品類別第471 號之「鮮牛乳、合成牛乳」，專用期限至103 年2 月28日，期間原告於88年5 月16日受讓取得系爭商標，並非專屬授權予原告百分之百控股之子公司佳乳食品股份有限公司，使用於「福樂一番鮮北海道鮮乳」、「福樂北海道特級鮮乳」、「福樂高鈣牛乳」、「福樂調味乳」、「福樂自然零優酪乳」、「福樂鮮攪草莓奶茶」、「福樂黃金雞蛋奶酪」、「福樂優酪冰淇淋」、「福樂紅茶拿鐵」等相關產品迄今。系爭商標除註冊登記商品類別第471 類外，更陸續申請於各類商品中為商標註冊，先後取得包括牛乳、乳酪、巧克力粉、酸奶冰淇淋、優酪乳、保久乳、果汁、各類飲料、含醋飲料、高纖飲料、花草茶、青草植物飲料、酒、靈芝茶、人蔘茶、枸杞茶、燕窩飲料、植物萃取飲料、飯店、供膳宿旅館、旅館預約、自助餐廳、備辦筵席、外燴、飲食店、冰果店、小吃店、咖啡店等多達數十項商品及服務類別之註冊商標，迄今均在專用期間內。詎被告未經原告同意，竟以已成為著名商標之系爭商標文字「福樂」，作為其被告公司中文特取名稱，顯有致相關消費者混淆誤認之虞，並減損系爭商標之識別性，而有侵害商標權之行為，遂於102 年2 月22日委請律師發函，要求被告停止侵害系爭商標權並儘速更改公司名稱，惟被告仍置之不理，爰依現行商標法第69條第1 項、第70條第2 款提起本件訴訟。
㈡爰聲明：被告不得使用相同或近似於「福樂」字樣作為其公司名稱之特取部份，並應辦理商業名稱變更登記為不含相同或近似於「福樂」字樣之名稱。
三、被告則抗辯以：
㈠本件應適用被告設立登記時之商標法規定：
⒈被告設立於79年8 月7 日，其使用「福樂開發」之字樣，係因原創辦人劉金生先生長年於高雄地區行善，救濟貧困人家，博得「福樂仙」（台語）之雅號，所以劉金生先生於79年間投資設立建築開發公司時，即取該「福樂」雅號，作為公司名稱。其後於84年間成立「高雄市福樂慈善會」持續行善。是被告使用「福樂開發」作為公司名稱特取部份之一部份，有其歷史原由，與系爭商標無關，亦即被告於設立當時，根本就不知系爭商標存在之情事，更無所謂惡意使用之情形。
⒉被告於79年設立當時，有關規範公司名稱特取部份與商標使用之法律係適用當時商標法第65條第1 項之規定，如原告所述，87年間系爭商標之專用權人前手為臺灣福樂公司或雀巢公司，渠等公司均將系爭商標使用於乳製品上，係屬商品商標。而被告係從事於地產出租及介紹等服務性之營業，並無銷售任何產品或銷售乳製品或冰品或類似商品之情事，與系爭商標所使用之商品，既非同一商品，亦非類似商品。是系爭商標之前專用權人臺灣福樂公司或雀巢公司恐亦知悉被告公司，雖於公司名稱特取部份中之一部份有使用「福樂」字樣，然並不違反當時商標法第65條第1 項之規定，所以從未通知被告公司停止使用「福樂」之字樣作為公司名稱特取部份之一部份，自為顯然。則被告依設立當時商標法第65條之規定，被告之設立行為並無違反規定。且遍查100 年新修正之商標法，並未就商標法第70條第2 款規範發生溯及既往效力之規定，同時參照臺灣高等法院94年智上字第7 號判決意旨，本件應無商標法第70條第2 款適用之餘地。
㈡系爭商標非著名商標：
⒈經檢索經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之著名商標名錄至2012年止，均未見將系爭商標列為「著名商標」，原告稱系爭商標為著名商標乙節，純係自行片面之認定。且依被告設立當時之商標法第37條第7 款規定，商標圖樣有「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，而現行商標法第30條第11款亦有相同之規定。然查，自83年起至97年間，陸續有其他申請人以「福樂」字樣申請註冊商標，均經智慧局審查核准通過在案。顯見系爭商標，並非著名商標，否則83年至97年間當無法以「福樂」字樣申請商標註冊，自為顯然。據此，系爭商標由於識別性甚弱，含有中文「福氣快樂」語意之結合，充其量僅為通用型之商標，而非著名商標，殆為顯然，且其係屬「暗示性商標」，其識別性較獨創性商標或任意性商標為弱。
⒉被告係於79年8 月7 日即已成立，而原告係自95年起始投入大量廣告，顯見被告公司設立時，系爭商標並非「著名商標」，由於所銷售之商品與被告提供之服務完全不同，當無可能有致相關消費者混淆誤認之虞。且自被告設立迄今已逾20年，亦從未有人視被告係從事乳製品或冰品之販售。足證被告使用「福樂開發」建設有限公司亦無減損系爭商標之識別性及信譽等情事。
⒊另被告公司所登記之營業項目共有7 項，其中雖有一項為遊樂園之經營，然此僅係登記項目而已，被告並無實際從事此一遊樂園業之經營，且該遊樂園業之經營係限制於「手划船、水上腳踏車、帆船、遊艇、龍舟、水上表演平台、釣魚、動力水上摩托車、汽艇、滑水」等屬於水上活動之遊樂園，與原告所稱之經營牧場進而發展為休閒度假遊憩場所之情形不同，亦即水上樂園經營業者與乳品生產販售之經營業者，兩者間係毫無關聯，自無可能使消費者，就被告與系爭商標間產生聯想，而認為兩者間具有特定之關聯，進而對原告所提供之商品與被告所提供之服務來源發生混淆，當無可能造成「相關消費者、混淆誤認之虞」，甚為顯然。
㈢本件侵害排除請求權已罹於時效：
被告係於79年8 月7 日以「福樂開發」字樣作為公司名稱特取部份之一部份。果如原告所稱，被告此一行為有侵害其系爭商標專用權，然自79年8 月7 日至原告起訴請求止，原告所稱之侵權行為已逾十年之消滅時效（即79年8 月7日 起至89年8 月8 日止），則依民法第197 條第1 項及第144 條所定時效完成後，被告自得拒絕給付。
㈣被告係於79年間，經由主管機關經濟部審查准予以「福樂開發」建設有限公司名稱設立，而被告信賴主管機關之核准，長期以「福樂開發」建設有限公司經營，建立公司之信譽，與被告往來廠商取得長期信賴，依法繳納稅捐，均以「福樂開發」建設有限公司名稱為之，而此一公司名稱使用已逾23年。原告於96年間為與其他品牌競爭，避免被市場淘汰，不得已投入廣告，推廣廠牌知名度，然此係被告公司設立多年後之作為。原告據此要求被告更換長年使用之公司名稱，亦非事理之平。是判斷公司名稱之使用，是否侵害他人著名商標，恐應以公司設立當時所使用之名稱予以判斷，實不容就公司名稱已使用20餘年後，他人突自稱伊之商標為「著名商標」，而要求與其商標近似已使用20餘年之公司名稱予以更換，顯有違誠信原則，亦造成公司法與商標法適用之衝突，致信賴法律規定之人無法彌補之損害，恐亦非商標法第70條第2 款立法之意旨。
㈤爰聲明：原告之訴駁回。
四、兩造不爭執下列事實（參本院卷㈡第111 頁之言詞辯論筆錄）：
㈠系爭商標於53年3 月1 日經核准註冊，指定使用於商品類別第471 號之「鮮牛乳、合成牛乳」，專用期限至103 年2 月28日，期間原告於88年5 月16日受讓取得系爭商標，並非專屬授權予原告百分之百控股之子公司佳乳食品股份有限公司，使用於「福樂一番鮮北海道鮮乳」、「福樂北海道特級鮮乳」、「福樂高鈣牛乳」、「福樂調味乳」、「福樂自然零優酪乳」、「福樂鮮攪草莓奶茶」、「福樂黃金雞蛋奶酪」、「福樂優酪冰淇淋」、「福樂紅茶拿鐵」等相關產品迄今。
㈡系爭商標除註冊登記商品類別第471 類之「鮮牛乳、合成牛乳」外，更陸續申請於各類商品中為商標註冊，先後取得包括牛乳、乳酪、巧克力粉、酸奶冰淇淋、優酪乳、保久乳、果汁、各類飲料、含醋飲料、高纖飲料、花草茶、青草植物飲料、酒、靈芝茶、人蔘茶、枸杞茶、燕窩飲料、植物萃取飲料、飯店、供膳宿旅館、旅館預約、自助餐廳、備辦筵席、外燴、飲食店、冰果店、小吃店、咖啡店等多達數十項商品及服務類別之註冊商標，迄今均在專用期間內。
㈢被告於79年8 月7 日向經濟部商業司以「福樂」作為公司名稱之特取部分，設立登記「福樂開發建設有限公司」。
㈣原告於102 年2 月22日曾委請律師發函，要求被告停止侵害系爭商標權並儘速更改公司名稱。
五、得心證之理由：
㈠查系爭商標於53年3 月1 日經核准註冊，指定使用於商品類別第471 號之「鮮牛乳、合成牛乳」，專用期限至103 年2
月28日，期間原告於88年5 月16日受讓取得系爭商標權；又被告於79年8 月7 日向經濟部商業司以「福樂」作為公司名稱之特取部分，設立登記「福樂開發建設有限公司」，所營業務包括：房屋租售介紹、代理國外房地產介紹買賣、委託營造廠商興建國民住宅與商業大樓出租、出售業務、財務管理、企業管理之分析診斷及諮詢顧問、國際商情資訊提供及分析顧問、遊樂園業之經營（手划船、水上腳踏車、帆船、遊艇、龍舟、水上表演平台、釣漁、動力水上摩托車、汽艇、滑水）、室內裝潢設計工程承包等情，有商標資料檢索服務查詢結果明細、被告公司基本資料查詢明細在卷可稽（本院卷㈠第15頁、卷㈡第26頁），且為兩造所不爭執，自堪信為真實。
㈡按被告於79年8 月7 日以「福樂開發建設有限公司」作為公司名稱設立登記後，商標法關於商標與公司名稱衝突之規範迭經修正，被告設立登記時，當時有效之74年11月29日修正公布之商標法（下稱74年商標法）第63條係規定：「惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處一年以下有期徒刑、拘役或科二千元以下罰金。」嗣82年12月22日修正公布之商標法第65條規定：「惡意使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或類似商品之業務，經利害關係人請求其停止使用，而不停止使用者，處一年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣五萬元以下罰金。公司或商號名稱申請登記日，在商標申請註冊日之前者，無前項規定之適用。」後92年5 月28日修正公布之商標法增訂第62條：「未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之註冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之註冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者。」末100 年6 月29日修正公布之商標法第70條第2 款則規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。徵諸公司名稱必然會持續使用一定期間，是應認公司名稱登記之行為於登記時即已完成，其後公司名稱之持續使用應認為係行為狀態之延續，而非行為本身之一再實施，因此，被告以「福樂開發建設有限公司」為名是否侵害系爭商標，自應以被告於79年間登記公司名稱時有效之商標法為論斷之依據，否則，若謂應適用被主張侵權時有效之商標法，則企業經營者合法登記一公司名稱後，可能因法律規定要件之寬嚴浮動而忽而視為侵害商標權、忽而不視為侵害商標權，對長期以該公司名稱經營事業、與人往來並建立公司信譽之企業經營者而言，實非事理之平。從而，原告主張應依現行商標法第70條第2 款論斷被告以「福樂開發建設有限公司」為名是否侵害系爭商標云云，並非可採。
㈢查被告以「福樂開發建設有限公司」為名設立登記時，當時有效之74年商標法第63條係規定：「惡意使用他人商標之名稱，作為自己公司或商號名稱之特取部份，而經營同一或同類商品之業務，經利害關係人請求其變更，而不申請變更登記者，處一年以下有期徒刑、拘役或科二千元以下罰金。」，已如前述，此乃關於刑事處罰規定。至於公司名稱與商標權衝突時之民事規範，74年商標法並無特別規定，從而，即應回歸商標法法理去判斷被告之公司命名行為是否構成74年商標法第61條第1 項所指商標專用權之侵害。按公司名稱之目的在於識別交易主體，與其他企業相區別，並確保法律行為及權利義務歸屬之同一性，而商標主要功能則是表彰商品或服務來源，是公司名稱與商標兩者意義、功能並不相同，本不相互制限。惟當企業使用公司名稱經營業務，致公司名稱兼具表彰商品或服務來源之功能時，始因跨界兼具商標識別功能而與商標權有所扞格，而在符合法律規定要件之情形下，令公司命名自由對商標權退讓。查系爭商標固於53年間即核准註冊，惟依原告提出之使用、廣告行銷及報導等資料，被告設立公司之79年間，僅見零星關於系爭商標使用於乳品及冰淇淋之報導（本院卷㈠第77至80頁），尚難認當時系爭商標為著名商標，且當時原告前手將「福樂」2 字申請商標註冊乃集中指定使用於乳製品及周邊食品類商品（參本院卷㈠第98至134 頁商標資料檢索服務查詢結果），而被告登記所營事業為房屋租售介紹、代理國外房地產介紹買賣、委託營造廠商興建國民住宅與商業大樓出租、出售業務、財務管理、企業管理之分析診斷及諮詢顧問、國際商情資訊提供及分析顧問、遊樂園業之經營（手划船、水上腳踏車、帆船、遊艇、龍舟、水上表演平台、釣漁、動力水上摩托車、汽艇、滑水）、室內裝潢設計工程承包等，已如前述，與系爭商標指定使用之「鮮牛乳、合成牛乳」商品之商品服務類別、相關消費者、行銷管道等均差距甚遠；原告雖主張市售乳品品牌往往自營牧場，進而發展為休閒度假遊憩場所，是系爭商標指定商品「鮮牛乳、合成牛乳」，與被告登記所營事業項目中之「遊樂園業之經營（手划船、水上腳踏車、帆船、遊艇、龍舟、水上表演平台、釣漁、動力水上摩托車、汽艇、滑水）」，仍會使一般消費者混淆誤認云云，惟被告登記所營事業項目中之「遊樂園業之經營」，限定於與水上活動相關者，與酪農業發展出之休閒農牧場仍有市場區隔，是原告上開主張，尚嫌勉強，難以憑採。綜上，要難認被告以「福樂開發建設有限公司」為名乃出於惡意，更無經營與系爭商標指定商品同一或同類之業務，故不僅未違反74年商標法第63條之刑事處罰規定，因被告「福樂開發建設有限公司」為名所經營之業務，與系爭商標指定商品並非同一或類似之業務，亦難謂民事上構成商標權之侵害。
㈣至原告雖又主張：商標法於92年增訂第62條之前，對於使用他人著名註冊商標作為公司名稱之行為，早已認定屬侵害商標權之態樣，僅未明示於條文，92年修正時增訂第62條即予以明確化，並非創設新的侵權態樣，是被告公司設立登記時，以他人著名註冊商標作為公司名稱之行為，即已構成商標權之侵害等語，惟系爭商標於79年被告公司設立登記時，難認為著名商標，已如前述，是縱認原告上開法律論點可採，亦無礙於前述被告以「福樂開發建設有限公司」為名不構成系爭商標侵害之認定。
㈤綜上，被告以「福樂開發建設有限公司」作為公司名稱，並未侵害原告之系爭商標權，從而，原告依商標法第69條第1
項請求排除侵害如其聲明所示，為無理由，應予駁回。至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1 條，民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　1　　 月　　24　　日智慧財產法院第一庭
法　官　歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　103　 年　　1　　 月　　27　　日書記官　葉倩如